La Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha accolto, in data 5 settembre 2025, l’opposizione n. presentata da un’impresa di Modena contro la domanda di marchio dell’Unione europea n. ** presentata da un’azienda romana. Il marchio contestato è stato rigettato integralmente per rischio di confusione con il marchio italiano “ERCOLANI”. Il pubblico italiano potrebbe ritenere i due segni economicamente collegati.
******************Modena, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
****************** Roma, Italia (rappresentante professionale).
Il 05/09/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente
| 1. | L’ opposizione No ************è accolta per tutti i prodotti contestati. |
| 2. | La domanda di marchio dell’Unione europea No **********è totalmente respinta. |
| 3. | I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in EUR 620. |
MOTIVAZIONI
In data 23/05/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 987 938 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano No 2 021 000 006 140 ‘ERCOLANI’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio italiano n. 2 021 000 006 140.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 16: Adesivi [materie collanti] per la cartoleria o per uso domestico; agende; album; almanacchi; articoli per legatoria; biancheria da tavola di carta; biglietti di auguri; blocchi [cartoleria]; borse della spesa in plastica; borse di carta per uso domestico; borse di plastica per imballaggio; borse in carta per regali; buste [cartoleria]; calendari; carta da imballaggio; carta da lettere; carta e cartone; cartelloni pubblicitari stampati in carta o cartone; cartoleria e articoli per ufficio, tranne i mobili; cartoline postali; cartoline; cartoline illustrate; cataloghi; contenitori di cartone [imballaggi]; contenitori in carta per imballaggio; dépliant; etichette adesive di carta; etichette decorative stampate per bottiglie di vino; etichette di carta dipinta a mano per bottiglie di vino; etichette non in tessuto; etichette stampate; fermacarte; ferma-pagina; fiocchi decorativi di carta per confezionare; fogli, pellicole e buste in materie plastiche per l’imballaggio e la confezione; fotografie; gagliardetti di carta; giornali; guide; imballaggi di carta o di cartone per bottiglie; imballaggi in cartone; imballaggi in plastica; imbottiture assorbenti in carta e cellulosa per il confezionamento dei cibi; involucri per bottiglie di carta o di cartone; lacca per sigilli; libretti; libri; manuali; materiale per l’istruzione o l’insegnamento; opuscoli; pacchi regalo in cartone; periodici [riviste]; poster in carta; programmi [di eventi e manifestazioni]; rappresentazioni grafiche; sacchetti [buste, bustine, borsette] per imballaggio di carta o di materie plastiche; sacchetti di carta; sacchi in carta per imballaggio; sacchi in plastica per imballaggio; scatole di carta o di cartone; segnalibri; sigilli; sottobicchieri di cartone; sottocaraffe di carta; stampati; taccuini; tagliacarte [apribuste]; timbri; tovaglie di carta; tovaglioli di carta; volantini.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 16: Carta per alimenti; decorazioni in carta per alimenti; sacchetti di carta per alimenti; carta per la confezione di alimenti; sacchetti di carta; carta da imballaggio; contenitori in carta per imballaggio; carta di rivestimento per imballaggio; raccogligocce in carta; carte di rivestimento per imballaggi; carta semilavorata; sacchetti di carta per vivande; carta termosensibile; carta e cartone; decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; materiale filtrante in carta; materiali e supporti per l’arte e il modellismo; opere d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o cartone, e modelli di architetti; portamonete e ferma banconote; produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; stampati, cartoleria e materiale di insegnamento.
Per quanto riguarda il confronto tra i prodotti, i richiedenti sostengono che siano diversi in quanto le attività commerciali delle parti sarebbero divergenti. Tuttavia, tali argomentazioni sono irrilevanti perché il compito della divisione Opposizione consiste nel confrontare i prodotti o servizi registrati e per i quali è stata presentata la domanda e non quelli effettivamente utilizzati (16/06/2010, T‑487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), a meno che per particolari prodotti o servizi non sia stata presentata una prova dell’uso del marchio anteriore. Quanto sopra non si applica al caso di specie poiché il marchio anteriore non è soggetto al requisito dell’uso. Di conseguenza, il confronto dei prodotti deve essere effettuato in base ai prodotti del marchio anteriore così como registrati e dei prodotti del segno contestato per i quali è stata presentata la domanda e contro i quali è stata presentata l’opposizione.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Sacchetti di carta; carta da imballaggio; contenitori in carta per imballaggio; carta semilavorata; carta e cartone; stampati; materiale di insegnamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
I sacchetti di carta per alimenti; sacchetti di carta per vivande contestati sono compresi nell’ ampia categoria dei sacchetti di carta dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I prodotti carta per alimenti; carta per la confezione di alimenti; carta di rivestimento per imballaggio; carta termosensibile; carte di rivestimento per imballaggi contestati sono inclusi o si sovrappongono alla carta da imballaggio dell’opponente. Pertanto, sono identici.
Le decorazioni in carta per alimenti includono o si sovrappongono ai fiocchi decorativi di carta per confezionare dell’opponente. Pertanto, sono identici.
Le sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica contestati si sovrappongono ai sacchi in plastica per imballaggio; sacchetti [buste, bustine, borsette] per imballaggio di carta o di materie plastiche dell’opponente. Pertanto, gli stessi sono identici.
La cartoleria contestata include blocchi [cartoleria] dell’opponente. Pertanto, gli stessi sono identici.
Il raccogligocce in carta contestato è un prodotto in carta progettato per raccogliere gocce di liquido. È quindi simile alle sottocaraffe di carta, realizzate generalmente in carta assorbente ed evitano che gocce, condensa o liquidi versati accidentalmente rovinino o macchino tavoli, tovaglie o superfici. Pertanto, tali prodotti coincidono nei seguenti fattori rilevanti: pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore. Inoltre, hanno lo stesso scopo.
I portamonete, che includono anche buste di sicurezza in plastica per banconote, e ferma banconote contestati sono almeno simili a sacchetti [buste, bustine, borsette] per imballaggio di materie plastiche dell’opponente perché gli stessi coincidono almeno nei seguenti fattori rilevanti: pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore
I prodotti decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; materiali e supporti per l’arte e il modellismo; opere d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o cartone, e modelli di architetti; produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; contestati sono simili almeno in un grado basso agli stampati; rappresentazioni grafiche dell’opponente perché coincidono almeno nei seguenti fattori rilevanti: canali di distribuzione, pubblico di riferimento. Infatti, il materiale stampato comprende, tra l’altro, libri da colorare, libri di attività, agende e rubriche. Il materiale per artisti comprende, tra l’altro, penne e matite da disegno, colori e pastelli. Nei negozi di cartoleria e nei reparti dei grandi magazzini, il materiale stampato si trova accanto al materiale per artisti ed è destinato agli stessi consumatori. Inoltre, questi prodotti sono spesso venduti insieme in set. Per quanto riguarda le opere d’arte, decorazioni e produzioni artistiche al pari degli stampati, hanno lo scopo di mostrare immagini, forme e contenuti visivi, talvolta accompagnati da testo, in una combinazione che ne valorizza il messaggio. Pertanto, possono almeno condividere gli stessi canali di distribuzione, rivolgersi allo stesso pubblico di riferimento.
Il materiale filtrante in carta contestato è simile almeno in basso grado a imbottiture assorbenti in carta e cellulosa per il confezionamento dei cibi perché gli stessi coincidono nei seguenti fattori rilevanti: pubblico di riferimento e canali di distribuzione.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o similiin gradi differenti sono diretti al grande pubblico.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
ERCOLANI | |
| Marchio anteriore | Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è Italia.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’elemento verbale ‘ERCOLANI’ che è presente in entrambi i segni verrà inteso come un cognome. Pertanto, tale elemento è distintivo in grado normale perché non ha nessuna relazione con i prodotti rilevanti.
L’elemento ‘cioccolati’ del marchio contestato è la forma plurale del termine ‘cioccolato’ e si riferisce al prodotto dolciario derivato dal cacao e zucchero (informazione estratta dal dizionario Garzanti Linguistica in data 28/08/2025 al sito internet https://www.garzantilinguistica.it/it/cioccolato/689148ded53226fa46072dc2). Tale elemento è debole per una parte dei prodotti, come ad esempio per carta per alimenti; decorazioni in carta per alimenti; sacchetti di carta per alimenti; carta per la confezione di alimenti in quantoallude al fatto che gli stessi siano destinati ad uno specifico prodotto dolciario. Per la restante parte dei prodotti, come portamonete e ferma banconote, è distintivo in grado normale.
La stilizzazione dell’elemento verbale ‘ERCOLANI’ del marchio impugnato, pur essendo in certa misura distintiva, non impedisce la percezione delle lettere stesse né distoglie l’attenzione dall’elemento verbale stesso.
L’elemento ‘ERCOLANI’ nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo rispetto all’elemento verbale ‘cioccolati’.
Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale ‘ERCOLANI’ che è distintivo. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento verbale ‘cioccolati’ e nella stilizzazione grafica di ‘ERCOLANI’ nel marchio impugnato.
Pertanto, considerato il livello di distintività dei vari elementi, i segni sono visivamente simili in misura superiore alla media.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘ERCOLANI’, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘cioccolati’ del marchio contestato, che non ha controparte nel marchio contestato.
Per quanto riguarda tale elemento verbale, data la sua dimensione molto ridottae laposizione secondaria all’interno del segno, è improbabile che sia pronunciato. Come confermato dalla giurisprudenza, i consumatori generalmente citano gli elementi dominanti, mentre gli elementi secondari non sono pronunciati (03/07/2013, T‑206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44). Inoltre, i consumatori tendono per natura ad abbreviare i marchi lunghi al fine di ridurli agli elementi che trovano più facile citare e ricordare (28/09/2016, T‑539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR‑G5 (fig.) / Silicium Organique G5‑ Glycan 5‑Si‑Glycan 5‑Si‑G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Pertanto, i segni sono foneticamente simili almeno in misura alta.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati allo stesso cognome ‘ERCOLANI’, i segni sono concettualmente simili in misura superiore alla media. Gli stessi si differenziano per il concetto ‘cioccolati’ presente nel marchio impugnato. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da un significato debole almeno per una parte dei prodotti.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti sono in parte identici e in parte simili in gradi differenti. I prodotti rilevanti sono destinati al pubblico generale il cui grado di attenzione è medio. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo normale.
Secondo i richiedenti, il marchio impugnato è un marchio figurativo complesso, la cui forza distintiva risiede prevalentemente nella componente visiva e grafica. Infatti, i richiedenti sostengono che l’aspetto figurativo del segno contribuisce a differenziare nettamente l’impressione complessiva rispetto ai marchi denominativi o figurativi della controparte. Contrariamente a quanto sostenuto dai richiedenti, i segni sono visivamente e concettualmente simili in misura superiore alla media e foneticamente sono simili in misura alta poiché il marchio anteriore è totalmente incluso nel marchio impugnato. La stilizzazione del marchio impugnato, seppure visibile, avrà un impatto minore nella comparazione dei segni così come il termine ‘cioccolati’ considerata la sua posizione e dimensione delle lettere.
I richiedenti sostengono anche che, ‘con specifico riferimento all’elemento ‘ERCOLANI’, tale denominazione è stata scelta per il suo collegamento con la F. Ercolani S.r.l., ovvero la società richiedente. Trattasi di una scelta del tutto lecita e non finalizzata ad alcun agganciamento alla notorietà di marchi terzi. È, infatti, prassi consolidata nel mercato, l’uso di nomi che abbiano una forte connotazione evocativa, seppure di fantasia. Si pensi a numerosi esempi di denominazioni che si rifanno a cognomi o nomi che evocano un certo stile di vita, un’origine territoriale o valori tipici dell’eccellenza made in Italy’. Tuttavia, tale aspetto non ha rilievo nella valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) RMUE e quindi tale argomentazione non può essere presa in considerazione.
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico italiano e che pertanto l’opposizione deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Nel presente caso, l’opposizione è accolta per quanto riguarda i prodotti simili in basso grado in quanto l’alta somiglianza tra i segni controbilancia il basso grado di somiglianza di alcuni prodotti.
Poiché il diritto anteriore sopra indicato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione