Categoria: Rassegna stampa

EUIPO: respinta l’opposizione contro il marchio VISIKLEAR

Milano, 22 settembre 2025 – L’EUIPO ha respinto l’opposizione al marchio VISIKLEAR, ritenendo non sussistente il rischio di confusione con il marchio anteriore VISICLOR.

Nonostante alcune somiglianze tra i segni, l’Ufficio ha rilevato che le differenze sono sufficienti a evitare confusione per il pubblico professionale di riferimento.

OPPOSIZIONE N. ***********

******************* Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

******************* Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 10/09/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione No B 3 219 637 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 02/07/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 19 009 807 ‘VISIKLEAR’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa sullaregistrazione di marchio dell’Unione europea No 18 574 426 ‘VISICLOR’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 5: Anestetici; Preparazioni e sostanze farmaceutiche utilizzate in anestesiologia; Anestetici per uso chirurgico; Anestetici per uso non chirurgico.

A seguito della limitazione della domanda di marchio in questione, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 5: Preparati oftalmologici, tranne i seguenti prodotti: Anestetici.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
I prodotti contestati preparati oftalmologici, tranne i seguenti prodotti: anestetici sono simili in grado medio ai prodotti del marchio anteriore anestetici; preparazioni e sostanze farmaceutiche utilizzate in anestesiologia; anestetici per uso chirurgico; anestetici per uso non chirurgico. I prodotti contestati, pur escludendo gli anestetici, sono comunque prodotti medico-sanitari ed hanno pertanto la stessa natura dei prodotti del marchio anteriore. Inoltre, essi possono coincidere in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Nel presente caso, i prodotti contestati sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. I prodotti del marchio anteriore, invece, sono diretti esclusivamente a professionisti del settore medico-sanitario.

Quando i prodotti contestati sono rivolti al pubblico generale e professionale e i prodotti del marchio anteriore sono rivolti esclusivamente a un pubblico professionale (o vice versa), il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione sarà soltanto il pubblico professionale.

Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T‑331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T‑288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).

c) I segni

VISICLOR

VISIKLEAR

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

Il pubblico di riferimento, composto da professionisti del settore medico-sanitario, assocerà la componente “VISI-” di entrambi i marchi alla parola “visione” (in inglese, tedesco e danese “vision”, in francese “vision”, in spagnolo “visión”, ecc.) e gli attribuirà un carattere distintivo debole, interpretando questa componente dei marchi come un riferimento all’ambito di utilizzo dei prodotti in questione, ovvero l’ambito oftalmologico.

Una parte del pubblico attribuirà un significato, descrittivo o comunque scarsamente distintivo, anche alla seconda parte dei marchi, rispettivamente ‘-CLOR’ e ‘-KLEAR’. ‘-CLOR’ potrebbe evocare un principio attivo, la “cloro-procaina”, alla base di molti prodotti anestetici, e ‘-KLEAR’ potrebbe essere associato al termine inglese “CLEAR” (“chiaro”), che unitamente alla prima parte del marchio potrebbe essere interpretato come “visione chiara, nitida” (espressione che indicherebbe lo scopo dei prodotti in questione). Tuttavia, un’altra parte del pubblico percepirà ‘-CLOR’ e ‘-KLEAR’ come termini privi di significato e pertanto distintivi. Ai fini di questo confronto e ricordando che le somiglianze tra segni sono maggiori quando le coincidenze risiedono in elementi distintivi, la divisione d’Opposizione valuterà i segni da tale punto di vista in quanto ciò costituisce lo scenario più vantaggioso per l’opponente, nella misura in cui le componenti ‘-CLOR’ e ‘-KLEAR’ sono distintive per tutti i prodotti in questione.

Di conseguenza, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno concentrare la comparazione dei segni su tale parte del pubblico.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “VISILR” e differiscono nelle lettere “CO” e “KEA*”. Coincidono in queste lettere anche sotto il profilo fonetico, nonché nelle lettere “C” e “K” che sono generalmente pronunciate allo stesso modo nelle varie lingue del territorio rilevante. Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati al concetto di “visione”, i segni sono concettualmente simili. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da un significato debole.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti sono simili in grado medio. Il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è costituito da professionisti del settore medico-sanitario, il cui grado di attenzione è relativamente elevato. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo normale.

I segni sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in grado medio. Tuttavia, le somiglianze esistenti riguardano soprattutto la componente comune “VISI-” che presenta un carattere distintivo debole, mentre le componenti “CLOR” e “KLEAR” sono distintive per il pubblico di riferimento e sufficientemente diverse tra loro da permettere ai consumatori di distinguere facilmente i segni in questione.

Normalmente, la coincidenza in un elemento con un carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione [02/10/2014, Comunicazione comune sulla prassi comune riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione – rischio di confusione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole) (PC 5)].

Nel caso di specie, le somiglianze tra i marchi non sono sufficienti a causare un rischio di confusione da parte del pubblico e gli elementi aggiuntivi/differenti sono chiaramente percepibili e sufficienti a escludere ogni rischio di errore nell’identificazione dei marchi, anche considerando il fatto che il grado di attenzione del pubblico sarà relativamente elevato.

L’assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte di pubblico che attribuirebbe un significato (seppur debole) alle componenti “CLOR” e “KLEAR”. Il motivo risiede nel fatto che per questa parte del pubblico i marchi presenterebbero una somiglianza concettuale inferiore, determinata dai diversi significati delle componenti “CLOR” e “KLEAR”.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni e i prodotti non sono identici.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Commissione europea ha pubblicato un bando per assegnare contributi finanziari per la promozione dei prodotti artigianali e il sostegno degli artigiani.

Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno sei candidati che appartengano ad un minimo di 3 paesi UE.

Il budget complessivo disponibile è di 970.000 euro, con contributi per singoli progetti che vanno dai 5.000 ai 35.000 euro.

L’EUIPO ha respinto la domanda di registrazione del marchio “PARMAGGIO”, ritenendolo troppo simile a un marchio anteriore. I segni sono risultati visivamente e foneticamente affini e riferiti a prodotti identici (formaggi), con conseguente rischio di confusione per i consumatori.

OPPOSIZIONE N.**************

***************Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

***************Parma, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/08/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’ opposizione No *********** è accolta per tutti i prodotti contestati.

2.	La domanda di marchio dell’Unione europea No 19 020 862 è totalmente respinta.

3.	Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 28/05/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No ********** “PARMAGGIO” (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No ************ “PARMAREGGIO” (marchio verbale). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di riferimento, nell’ipotesi in cui rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, in una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti, tra cui la somiglianza dei prodotti e servizi e dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento.

a) I prodotti, il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione

I prodotti sui quali si fonda l’opposizione sono, i seguenti:

Classe 29: Latte e altri prodotti lattieri, precisamente burro, formaggi, panna, creme, yogurt, latte in polvere per uso alimentare, bevande a base di latte.

A seguito della limitazione della domanda di marchio impugnata, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Formaggio conforme al disciplinare della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano».

L’unico prodotto contestato, ovvero formaggio conforme al disciplinare della denominazione d’origine protetta «Parmigiano Reggiano» è incluso nell’ampia categoria formaggi dell’opponente. Pertanto, sono questi prodotti sono identici.

I prodotti di cui sopra si rivolgono al grande pubblico il cui livello di attenzione è medio.

b) I segni e il carattere distintivo del marchio anteriore

PARMAREGGIO	PARMAGGIO
Marchio anteriore	Segno contestato

Il territorio di riferimento è l’Union europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Una parte del pubblico di riferimento potrebbe associare la parte iniziale dei marchi, “PARMA-”, con la città/provincia di PARMA, e pertanto interpretare questa componente dei segni come un riferimento all’origine geografica dei prodotti in questione. Tuttavia, un’altra parte del pubblico percepirà i marchi come termini inventati, indivisibili e privi di significato. Al fine di evitare molteplici scenari nella comparazione concettuale dei segni, a seconda che la loro componente verbale coincidente sia compresa o meno, la divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico per la quale i marchi sono privi di significato, e pertanto distintivi in grado medio. L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il suo marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

Dal momento che la comparazione è incentrata sulla parte del pubblico per la quale i marchi sono privi di significato, una comparazione concettuale non è possibile e l’aspetto concettuale non influenzerà la valutazione della somiglianza dei segni.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere iniziali “PARMA-” e nelle lettere finali “-GGIO”, che costituiscono il segno contestato nella sua interezza. Essi differiscono esclusivamente nelle lettere “-RE-” poste nella parte centrale del marchio anteriore, dove l’attenzione del pubblico è minore. Pertanto, i marchi sono simili in misura superiore alla media.

c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici e sono destinati al grande pubblico, il cui livello di attenzione è medio. Il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco normale. I segni sono simili sotto il profilo visivo e fonetico in misura superiore alla media.

Considerando la spiccata somiglianza visiva e fonetica tra i segni e l’identità tra i prodotti, la divisione d’Opposizione ritiene che le differenze individuate tra i segni possano passare inosservate agli occhi dei consumatori. Pertanto, e considerando che i consumatori solo raramente hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i diversi marchi, queste differenze non sono sufficienti per escludere un rischio di confusione tra i marchi.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che percepirà i marchi come termini inventati, indivisibili e privi di significato. Poiché tale rischio è sufficiente per respingere la domanda contestata, non vi è alcuna necessità di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l’opposizione è fondata e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati e, di conseguenza, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

La Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha accolto, in data 5 settembre 2025, l’opposizione n. presentata da un’impresa di Modena contro la domanda di marchio dell’Unione europea n. ** presentata da un’azienda romana. Il marchio contestato è stato rigettato integralmente per rischio di confusione con il marchio italiano “ERCOLANI”. Il pubblico italiano potrebbe ritenere i due segni economicamente collegati.

OPPOSIZIONE N. ************

******************Modena, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

****************** Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 05/09/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’ opposizione No ************è accolta per tutti i prodotti contestati.

2.	La domanda di marchio dell’Unione europea No **********è totalmente respinta.

3.	I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 23/05/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 987 938  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano No 2 021 000 006 140 ‘ERCOLANI’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio italiano n. 2 021 000 006 140.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 16: Adesivi [materie collanti] per la cartoleria o per uso domestico; agende; album; almanacchi; articoli per legatoria; biancheria da tavola di carta; biglietti di auguri; blocchi [cartoleria]; borse della spesa in plastica; borse di carta per uso domestico; borse di plastica per imballaggio; borse in carta per regali; buste [cartoleria]; calendari; carta da imballaggio; carta da lettere; carta e cartone; cartelloni pubblicitari stampati in carta o cartone; cartoleria e articoli per ufficio, tranne i mobili; cartoline postali; cartoline; cartoline illustrate; cataloghi; contenitori di cartone [imballaggi]; contenitori in carta per imballaggio; dépliant; etichette adesive di carta; etichette decorative stampate per bottiglie di vino; etichette di carta dipinta a mano per bottiglie di vino; etichette non in tessuto; etichette stampate; fermacarte; ferma-pagina; fiocchi decorativi di carta per confezionare; fogli, pellicole e buste in materie plastiche per l’imballaggio e la confezione; fotografie; gagliardetti di carta; giornali; guide; imballaggi di carta o di cartone per bottiglie; imballaggi in cartone; imballaggi in plastica; imbottiture assorbenti in carta e cellulosa per il confezionamento dei cibi; involucri per bottiglie di carta o di cartone; lacca per sigilli; libretti; libri; manuali; materiale per l’istruzione o l’insegnamento; opuscoli; pacchi regalo in cartone; periodici [riviste]; poster in carta; programmi [di eventi e manifestazioni]; rappresentazioni grafiche; sacchetti [buste, bustine, borsette] per imballaggio di carta o di materie plastiche; sacchetti di carta; sacchi in carta per imballaggio; sacchi in plastica per imballaggio; scatole di carta o di cartone; segnalibri; sigilli; sottobicchieri di cartone; sottocaraffe di carta; stampati; taccuini; tagliacarte [apribuste]; timbri; tovaglie di carta; tovaglioli di carta; volantini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 16: Carta per alimenti; decorazioni in carta per alimenti; sacchetti di carta per alimenti; carta per la confezione di alimenti; sacchetti di carta; carta da imballaggio; contenitori in carta per imballaggio; carta di rivestimento per imballaggio; raccogligocce in carta; carte di rivestimento per imballaggi; carta semilavorata; sacchetti di carta per vivande; carta termosensibile; carta e cartone; decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; materiale filtrante in carta; materiali e supporti per l’arte e il modellismo; opere d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o cartone, e modelli di architetti; portamonete e ferma banconote; produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; stampati, cartoleria e materiale di insegnamento.

Per quanto riguarda il confronto tra i prodotti, i richiedenti sostengono che siano diversi in quanto le attività commerciali delle parti sarebbero divergenti. Tuttavia, tali argomentazioni sono irrilevanti perché il compito della divisione Opposizione consiste nel confrontare i prodotti o servizi registrati e per i quali è stata presentata la domanda e non quelli effettivamente utilizzati (16/06/2010, T‑487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), a meno che per particolari prodotti o servizi non sia stata presentata una prova dell’uso del marchio anteriore. Quanto sopra non si applica al caso di specie poiché il marchio anteriore non è soggetto al requisito dell’uso. Di conseguenza, il confronto dei prodotti deve essere effettuato in base ai prodotti del marchio anteriore così como registrati e dei prodotti del segno contestato per i quali è stata presentata la domanda e contro i quali è stata presentata l’opposizione.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Sacchetti di carta; carta da imballaggio; contenitori in carta per imballaggio; carta semilavorata; carta e cartone; stampati; materiale di insegnamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).            

I sacchetti di carta per alimenti; sacchetti di carta per vivande contestati sono compresi nell’ ampia categoria dei sacchetti di carta dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti carta per alimenti; carta per la confezione di alimenti; carta di rivestimento per imballaggio; carta termosensibile; carte di rivestimento per imballaggi contestati sono inclusi o si sovrappongono alla carta da imballaggio dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Le decorazioni in carta per alimenti includono o si sovrappongono ai fiocchi decorativi di carta per confezionare dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Le sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica contestati si sovrappongono ai sacchi in plastica per imballaggio; sacchetti [buste, bustine, borsette] per imballaggio di carta o di materie plastiche dell’opponente. Pertanto, gli stessi sono identici.    

La cartoleria contestata include blocchi [cartoleria] dell’opponente. Pertanto, gli stessi sono identici.

Il raccogligocce in carta contestato è un prodotto in carta progettato per raccogliere gocce di liquido. È quindi simile alle sottocaraffe di carta, realizzate generalmente in carta assorbente ed evitano che gocce, condensa o liquidi versati accidentalmente rovinino o macchino tavoli, tovaglie o superfici.  Pertanto, tali prodotti coincidono nei seguenti fattori rilevanti: pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore. Inoltre, hanno lo stesso scopo. 

I portamonete, che includono anche buste di sicurezza in plastica per banconote,  e ferma banconote contestati  sono almeno simili a sacchetti [buste, bustine, borsette] per imballaggio di materie plastiche dell’opponente perché gli stessi coincidono almeno nei seguenti fattori rilevanti: pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore

I prodotti decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; materiali e supporti per l’arte e il modellismo; opere d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o cartone, e modelli di architetti; produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; contestati sono simili almeno in un grado basso agli stampati; rappresentazioni grafiche dell’opponente perché coincidono almeno nei seguenti fattori rilevanti: canali di distribuzione, pubblico di riferimento. Infatti, il materiale stampato comprende, tra l’altro, libri da colorare, libri di attività, agende e rubriche. Il materiale per artisti comprende, tra l’altro, penne e matite da disegno, colori e pastelli. Nei negozi di cartoleria e nei reparti dei grandi magazzini, il materiale stampato si trova accanto al materiale per artisti ed è destinato agli stessi consumatori. Inoltre, questi prodotti sono spesso venduti insieme in set. Per quanto riguarda le opere d’arte, decorazioni e produzioni artistiche al pari degli stampati, hanno lo scopo di mostrare immagini, forme e contenuti visivi, talvolta accompagnati da testo, in una combinazione che ne valorizza il messaggio. Pertanto, possono almeno condividere gli stessi canali di distribuzione, rivolgersi allo stesso pubblico di riferimento.

Il materiale filtrante in carta contestato è simile almeno in basso grado a imbottiture assorbenti in carta e cellulosa per il confezionamento dei cibi perché gli stessi coincidono nei seguenti fattori rilevanti: pubblico di riferimento e canali di distribuzione. 

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o similiin gradi differenti sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

ERCOLANI
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’elemento verbale ‘ERCOLANI’ che è presente in entrambi i segni verrà inteso come un cognome. Pertanto, tale elemento è distintivo in grado normale perché non ha nessuna relazione con i prodotti rilevanti.

L’elemento ‘cioccolati’ del marchio contestato è la forma plurale del termine ‘cioccolato’ e si riferisce al prodotto dolciario derivato dal cacao e zucchero (informazione estratta dal dizionario Garzanti Linguistica in data 28/08/2025 al sito internet https://www.garzantilinguistica.it/it/cioccolato/689148ded53226fa46072dc2). Tale elemento è debole per una parte dei prodotti, come ad esempio per carta per alimenti; decorazioni in carta per alimenti; sacchetti di carta per alimenti; carta per la confezione di alimenti in quantoallude al fatto che gli stessi siano destinati ad uno specifico prodotto dolciario. Per la restante parte dei prodotti, come portamonete e ferma banconote, è distintivo in grado normale.

La stilizzazione dell’elemento verbale ‘ERCOLANI’ del marchio impugnato, pur essendo in certa misura distintiva, non impedisce la percezione delle lettere stesse né distoglie l’attenzione dall’elemento verbale stesso.

L’elemento ‘ERCOLANI’ nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo rispetto all’elemento verbale ‘cioccolati’.

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale ‘ERCOLANI’ che è distintivo. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento verbale ‘cioccolati’ e nella stilizzazione grafica di ‘ERCOLANI’ nel marchio impugnato.

Pertanto, considerato il livello di distintività dei vari elementi, i segni sono visivamente simili in misura superiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘ERCOLANI’, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘cioccolati’ del marchio contestato, che non ha controparte nel marchio contestato.

Per quanto riguarda tale elemento verbale, data la sua dimensione molto ridottae laposizione secondaria all’interno del segno, è improbabile che sia pronunciato. Come confermato dalla giurisprudenza, i consumatori generalmente citano gli elementi dominanti, mentre gli elementi secondari non sono pronunciati (03/07/2013, T‑206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44). Inoltre, i consumatori tendono per natura ad abbreviare i marchi lunghi al fine di ridurli agli elementi che trovano più facile citare e ricordare (28/09/2016, T‑539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR‑G5 (fig.) / Silicium Organique G5‑ Glycan 5‑Si‑Glycan 5‑Si‑G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).

Pertanto, i segni sono foneticamente simili almeno in misura alta.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati allo stesso cognome ‘ERCOLANI’, i segni sono concettualmente simili in misura superiore alla media. Gli stessi si differenziano per il concetto ‘cioccolati’ presente nel marchio impugnato.  Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da un significato debole almeno per una parte dei prodotti.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti sono in parte identici e in parte simili in gradi differenti. I prodotti rilevanti sono destinati al pubblico generale il cui grado di attenzione è medio. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo normale.

Secondo i richiedenti, il marchio impugnato è un marchio figurativo complesso, la cui forza distintiva risiede prevalentemente nella componente visiva e grafica. Infatti, i richiedenti sostengono che l’aspetto figurativo del segno contribuisce a differenziare nettamente l’impressione complessiva rispetto ai marchi denominativi o figurativi della controparte. Contrariamente a quanto sostenuto dai richiedenti, i segni sono visivamente e concettualmente simili in misura superiore alla media e foneticamente sono simili in misura alta poiché il marchio anteriore è totalmente incluso nel marchio impugnato. La stilizzazione del marchio impugnato, seppure visibile, avrà un impatto minore nella comparazione dei segni così come il termine ‘cioccolati’ considerata la sua posizione e dimensione delle lettere.

I richiedenti sostengono anche che, ‘con specifico riferimento all’elemento ‘ERCOLANI’, tale denominazione è stata scelta per il suo collegamento con la F. Ercolani S.r.l., ovvero la società richiedente. Trattasi di una scelta del tutto lecita e non finalizzata ad alcun agganciamento alla notorietà di marchi terzi. È, infatti, prassi consolidata nel mercato, l’uso di nomi che abbiano una forte connotazione evocativa, seppure di fantasia. Si pensi a numerosi esempi di denominazioni che si rifanno a cognomi o nomi che evocano un certo stile di vita, un’origine territoriale o valori tipici dell’eccellenza made in Italy’. Tuttavia, tale aspetto non ha rilievo nella valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) RMUE e quindi tale argomentazione non può essere presa in considerazione.

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico italiano e che pertanto l’opposizione deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Nel presente caso, l’opposizione è accolta per quanto riguarda i prodotti simili in basso grado in quanto l’alta somiglianza tra i segni controbilancia il basso grado di somiglianza di alcuni prodotti.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il diritto anteriore sopra indicato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Nuovo bando UE per la promozione dell’artigianato e delle indicazioni geografiche

La Commissione europea (DG MOVE) ha pubblicato un bando per finanziare progetti a sostegno degli artigiani e della promozione dei prodotti artigianali, con particolare attenzione alle indicazioni geografiche, anche non alimentari. L’obiettivo è valorizzare l’artigianato come leva per il turismo sostenibile.

Sono previste tre linee di intervento:

1. Supporto diretto agli artigiani (finanziamenti o assistenza tecnica);
2. Creazione di reti di collaborazione attraverso la piattaforma europea del turismo;
3. Incentivi a progetti che integrino artigianato e promozione turistica nei territori di produzione.

Il bando, rivolto a consorzi di almeno sei soggetti provenienti da almeno tre Paesi UE, dispone di un budget complessivo di 970.000 euro. I contributi per progetto vanno da 5.000 a 35.000 euro.

Scadenza: 30 settembre 2025

EUIPO respinge una domanda di marchio per vini e alcolici

Alicante, 19 agosto 2025 – L’EUIPO ha respinto una domanda di marchio dell’Unione europea per prodotti della classe 33 (vini e bevande alcoliche), ritenendolo descrittivo, privo di carattere distintivo e contenente una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) non autorizzata. La decisione si basa sugli articoli 7(1)(b), (c), (j) e 7(2) RMUE.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/08/2025
*********************
*************** Napoli
ITALIA
Fascicolo nº: *************
Vostro riferimento: CANTINEDELSANNIO
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************** Napoli
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/02/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c),
j) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche; Vini; Vino;
Vino di more; Vino d’uva; Vini da cucina; Vino bianco; Vini di frutta; Vini
alcolici; Vini dolci; Vinello; Vino di riso; Bevande a base di vino; Vini
irrobustiti; Vini da tavola; Acquavite; Acquaviti; Bevande alcoliche per
l’alimentazione umana; Assenzio; Alcoolici; Liquore al ginseng; Liquore al
ginseng rosso; Bevande distillate; Liquore bianco giapponese [shochu];
Liquore bianco cinese [baiganr]; Liquore tonico aromatizzato agli estratti di
aghi di pino [matsuba-zake]; Liquore tonico contenente estratti d’erbe
[homeishu]; Rum; Vodka; Whisky; Maraschino; Liquori tonici aromatizzati;
Liquori fermentati; Liquore tonico contenente estratti di serpente mamushi
[mamushi-zake]; Brandy per cucinare; Aguardiente [bevande alcoliche a
base di canna da zucchero]; Alcol di riso distillato [awamori]; Liquori
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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rigenerati giapponesi [naoshi]; Rum con succo di canna da zucchero;
Whisky di malto; Whisky miscelato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

• Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
  dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene la denominazione
  d’origine protetta (IG) ‘Sannio’ (PDO-IT-A0281).
• In relazione a prodotti quali “Bevande alcoliche (eccetto le birre); Vini; Vino; Vino
  d’uva; Vini alcolici; Bevande a base di vino; Bevande alcoliche per l’alimentazione
  umana” la dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalla
  denominazione d’origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione.
  Per quanto concerne “Vini da cucina; Vino bianco; Vini dolci; Vinello; Vini irrobustiti;
  Vini da tavola”, tali prodotti sono considerati comparabili a vini protetti dalla
  denominazione d’origine «Sannio».
• Il segno oggetto della domanda è inoltre inammissibile alla registrazione a norma
  dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché
  descrive alcune caratteristiche dei prodotti per i quali si richiede la protezione ed è
  privo di carattere distintivo. Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al
  segno il significato seguente: locali per la vinificazione di vini e liquori, nonché per la
  loro vendita al minuto, che si trovano in una ben precisa regione storica dell’Italia
  centro-meridionale.
• Il suddetto significato dei termini «Cantine del», contenuti nel marchio, è supportato
  dai seguenti riferimenti di dizionario: https://dizionario.internazionale.it/parola/cantina
  e https://dizionario.internazionale.it/parola/di . Per quanto concerne il termine
  «Sannio» il suo significato è riscontrabile nelle seguenti pagine web:
  https://www.sunnn.it/il-sannio-e-i-sanniti/?
  srsltid=AfmBOopkJi7XE_KZuthgbBHC74MV77VSyQ5AbLkQgxUXPzvHjRdheCV1 ;
  https://www.chianellaetrainera.com/pages/territorio . Il contenuto rilevante dei
  suddetti link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
  che i prodotti richiesti (vini, liquori, bevande alcoliche, estratti per fare bevande ecc.)
  sono prodotti o commercializzati in locali per la vinificazione di vini e liquori, nonché
  per la loro vendita al minuto, che si trovano in una ben precisa regione storica
  dell’Italia centro-meridionale (il Sannio). Pertanto, nonostante alcuni elementi
  stilizzati costituiti da caratteri a colore alquanto comuni e perfettamente leggibili, il
  consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
  sulla provenienza geografica/luogo di fabbricazione e vendita dei prodotti.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
  Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
  un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
  paragrafo 2 RMUE.
  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/03/2025, che possono essere
  sintetizzate come segue:

Si tratta di un marchio figurativo recante un particolare carattere grafico stilizzato.
Si tratta di una scritta grafica creata ad hoc, distintiva e nuova che vuole
contraddistinguere soprattutto l’attività di vendita dei prodotti di cui alla classe 3.
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Il richiedente allega un estratto della banca dati TMView.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
In primo luogo, va rilevato che il richiedente non ha trasmesso argomentazione alcuna
rispetto alle osservazioni dell’Ufficio in merito all’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j) RMUE. All’Ufficio non pertanto resta che confermare quanto stabilito nella
precedente comunicazione (v. sopra), in relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE.
In secondo luogo, è giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione
indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un
esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
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22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
rappresenti, nella mente del consumatore interessato di
lingua italiana, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o se sia ragionevole
ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua
caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile
con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.
La dicitura in questione contiene tre termini: ‘cantina’, ‘del e ‘Sannio’. È palese che per un
madrelingua italiano si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma
indicante un insieme di locali per la vinificazione di vini e liquori, nonché per la loro vendita al
minuto, che si trovano in una ben precisa regione storica dell’Italia centro-meridionale.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura l’unica interpretazione che, di primo acchito e
spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento
italiano in relazione ai prodotti richiesti, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo
interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la
dicitura in esame, se applicata a vini, bevande alcoliche, ecc. nella classe 33 indichi che essi
sono prodotti in luoghi adibiti alla vinificazione, lavorazione, conservazione, confezione di
vini e liquori localizzati in una regione dell’Italia centro-meridionale, oppure commercializzati
in locali in cui si vendono tali prodotti nella suddetta zona. Ciò è peraltro plausibile, tenendo
in conto del fatto che il Sannio è una regione ben nota per la produzione agricola, in
particolare di vini e olio, dato di comune esperienza per i consumatori italiani.
La dicitura ‘Cantine del Sannio’ trasmette informazioni ovvie e dirette relative alla
provenienza geografica/luogo di fabbricazione e vendita dei prodotti. Ciò è anche
confermato dal richiedente stesso, quando afferma che il segno “vuole contraddistinguere
soprattutto l’attività di vendita dei prodotti di cui alla classe 33”.
Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE,
Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32)
Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno ,
l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione. Il segno è,
in primo luogo, perfettamente leggibile e non necessita di uno sforzo cognitivo da parte del
consumatore affinché il messaggio trasmesso venga compreso. I caratteri a colori sono
inoltre alquanto comuni. Ciò non è sufficiente a dotare il segno di un minimo grado di
distintività, a differenza da quanto indicato dal richiedente. Va sottolineato che i prodotti
richiesti sono di largo consumo e, quindi, sostanzialmente diretti ad un pubblico composto
da consumatori medi, vale a dire da persone normalmente informate e ragionevolmente
attente e avvedute, che non svolgeranno un’analisi approfondita dei vari elementi presenti
nel segno. Seppure il marchio contenga degli elementi figurativi,
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questi non posseggano un’originalità tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di
carattere distintivo. Al contrario, gli elementi figurativi e i colori presenti nel marchio non sono
sufficienti a distogliere l’attenzione del consumatore dal chiaro messaggio promozionale
trasmesso da questo termine (v. sentenza dell’11 luglio 2012, T-559/10, “Natural Beauty”,
punto 27). Pertanto, ad avviso dell’Ufficio, nessuno degli elementi costitutivi del marchio
possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all’insieme.
Per tutti i motivi sopra esposti il segno in esame è descrittivo e, prima facie, privo di carattere
distintivo. Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere
nel segno in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine
imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di
familiarizzazione con il prodotto. Tuttavia, la richiedente non ha trasmesso prova alcuna al
riguardo.
Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali a cui fa
riferimento il richiedente con la trasmissione di un estratto dalla banca dati TMView.
In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’italiano come lingua e in cui il
segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003,
T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Il richiedente ritiene che l’Ufficio stesso abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia,
la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’otere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
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in quanto nessuno di essi contiene i medesimi termini, né la stessa veste grafica.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), j) e artico 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019138295 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’EUIPO ha accolto integralmente l’opposizione proposta contro la registrazione del marchio “GIOIE DI LUNA” ritenendo sussistente un rischio di confusione con il marchio anteriore “MILUNA”.

Nonostante le differenze tra i segni, la coincidenza nell’elemento distintivo “LUNA”, la somiglianza tra i prodotti in classe 14 e la notorietà acquisita dal marchio “MILUNA” per gli articoli di gioielleria hanno portato al rigetto totale della domanda di registrazione.

OPPOSIZIONE N.

***************(VI), Italia (opponente), rappresentata da ******************Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

***************Padova, Italia (richiedente).

Il 11/08/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’ opposizione N. B 3 220 767 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 996 543 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 23/07/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea N. 18 996 543 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano No 669 005 “MILUNA” (marchio verbale). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 14: Articoli di gioielleria, oreficeria, orologeria, metalli preziosi e pietre preziose, perle.
I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 14: Gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; orologeria; porta gioie e porta orologi; portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
I prodotti contestati gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; orologeria sono simili quantomeno in grado alto ai prodotti articoli di gioielleria del marchio anteriore. Questi prodotti hanno, in termini generali, la stessa natura di oggetti preziosi destinati all’ornamento personale e coincidono in produttore, canali di distribuzione e pubblico di riferimento.
I prodotti contestati porta gioie e porta orologi sono destinati a custodire gioielli e orologi e sono quindi complementari ai prodotti dell’opponente articoli di gioielleria e orologeria. Inoltre, questi prodotti sono destinati agli stessi consumatori e possono coincidere in canali di distribuzione e produttori. Pertanto, sono simili in grado medio.
I prodotti contestati portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati svolgono una funzione ornamentale e decorativa simile a quella degli articoli di gioielleria del marchio anteriore. Questi prodotti possono essere prodotti dalle stesse aziende e, occasionalmente, essere venduti attraverso gli stessi canali. Tuttavia, è importante notare che la natura di questi prodotti è diversa, in quanto i portachiavi sono principalmente articoli funzionali utilizzati per mantenere insieme e trasportare chiavi, mentre i gioielli sono destinati principalmente all’ornamento personale. Pertanto, questi prodotti sono simili solo in grado basso.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Nella decisione del 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la Commissione di ricorso sostiene che i consumatori, in termini generali, applichino una certa dose di riflessione alla scelta di beni di lusso o di oggetti destinati a essere regalati, come gli articoli di gioielleria o orologeria. Si può dunque presupporre un grado relativamente elevato di attenzione da parte del consumatore per una parte dei prodotti in questione, ad esempio gemme, perle e metalli preziosi, mentre per un’altra parte dei prodotti, ad esempio portachiavi e portachiavi a catenella, il grado di attenzione è da considerarsi medio.

c) I segni

MILUNA

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). Pertanto, è altamente probabile che il pubblico italiano di riferimento percepisca la parte centrale e finale del marchio, “-LUNA” come una componente indipendente dello stesso, ovvero come il nome dell’unico satellite naturale della Terra. Alle due lettere iniziali, “MI-”, invece, non verrebbe attribuito nessuno significato specifico. La parola “LUNA”, le lettere iniziali “MI-” o il marchio anteriore nella sua interezza non presentano alcun collegamento con i prodotti in questione, né sono percepibili come riferimenti diretti a questi ultimi. Pertanto, si conclude che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco di grado medio.

L’elemento “GIOIE” è un termine italiano utilizzato per riferirsi a pietre preziose, lavorate o meno, o a qualsiasi gioiello, sia o meno ornato di pietre preziose( ). Pertanto, questo elemento del marchio impugnato non è distintivo o, nella migliore delle ipotesi, è distintivo in grado basso. L’elemento “LUNA”, come menzionato in precedenza, è distintivo in quanto non presenta alcun legame con i prodotti in esame. L’elemento “DI” è una preposizione italiana usata per esprimere provenienza in senso di origine o appartenenza e non è di per sé distintivo. Nel complesso, il marchio impugnato sarà percepito come un’unità concettuale interpretabile come gioielli (o pietre preziose) della luna o provenienti dalla luna. La stilizzazione degli elementi verbali del marchio è prettamente decorativa e possiede un carattere distintivo debole.

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento “LUNA”, che è l’elemento più distintivo del marchio impugnato ed è percepibile come una componente indipendente nel marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono negli elementi “GIOIE” e “DI” del marchio impugnato, i quali non sono distintivi o possiedono un carattere distintivo debole e nelle lettere iniziali “MI-” del marchio anteriore. I marchi differiscono anche nella stilizzazione degli elementi verbali del marchio impugnato, la quale è prettamente decorativa.

La considerazione che il consumatore attribuisce normalmente maggiore importanza alla parte iniziale di un marchio non può valere in tutti i casi e rimettere in discussione il principio secondo cui l’esame della somiglianza dei marchi deve fondarsi sull’impressione complessiva da essi prodotta. Non vi è motivo di ritenere che i consumatori medi, normalmente informati, attenti e avveduti, ignoreranno sistematicamente la seconda parte dell’elemento verbale di un marchio a tal punto da ricordarne soltanto la prima parte (07/06/2023, T 33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).

Nonostante le differenze riscontrate, si evidenzia che l’elemento “LUNA” riveste un ruolo significativo sia nel marchio anteriore che in quello impugnato e che questo elemento non passerà inosservato agli occhi dei consumatori. Pertanto, si ritiene che sussista un grado di somiglianza visiva quantomeno inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nella componente distintiva “-LUNA” e differisce nelle prime due lettere del marchio anteriore, “MI-”, nonché negli elementi “GIOIE DI” del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono simili in un grado inferiore alla media.

Sotto il profilo concettuale, anche se il pubblico assocerà entrambi i marchi con il concetto di luna, ovvero l’unico satellite naturale della Terra, il marchio impugnato ha una sfumatura di significato differente, dato che trasmette l’idea di gioielli della luna o che provengono dalla luna. In tale misura, i marchi sono concettualmente simili solo in grado inferiore alla media.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà in Italia per i prodotti per i quali e stato registrato. La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L’opponente ha presentato prove a sostegno della richiesta. Poiché l’opponente ha richiesto che taluni dati economici/commerciali contenuti nelle prove fornite rimangano confidenziali e non vengano rivelati a terzi, la Divisione d’Opposizione fornirà una descrizione delle prove nei termini più generali, senza divulgare alcuna informazione specifica che possa violare la richiesta di confidenzialità. Le prove consistono, in particolare, nei seguenti documenti:

• All. 1: lista punti vendita MILUNA in Italia;
• All. 1.1: fotografie prodotti MILUNA;
• All. 2: dichiarazione della Responsabile Comunicazione della società Cielo Venezia riportante i dati di fatturato 2016 – 2024 relativi alla commercializzazione, in Italia, di articoli di gioielleria contraddistinti dal marchio MILUNA. Il fatturato totale è considerevole;
• All. 2.1 e 2.2: numerosi campioni di fatture relative ad articoli di gioielleria contraddistinti dal marchio MILUNA;
• All. 3: sito web MILUNA;
• All. 3.1: report estratto dal sistema informatico che registra gli accessi al sito web www.miluna.it;
• All. 3.2: report estratto dal sistema informatico relativo alle vendite effettuate negli ultimi anni (2022 – 2024) tramite il sito miluna.it;
• All. 4: estratto di ricerca effettuata su Google con parola chiave “MILUNA”;
• All. 4.1: citazioni marchio MILUNA sul web;
• All. 5: riferimento alla sponsorizzazione da parte del marchio MILUNA dell’evento “Miss Italia”, a partire dall’anno 1996. MILUNA fornisce, tra l’altro, la corona che viene consegnata alla vincitrice del concorso. Contratti di patrocinio pubblicitario relativi alla sponsorizzazione, da parte del marchio MILUNA, dell’evento “Miss Italia 2018” e “Miss Italia 2019”;
• All. 5.1: fatture relative alle spese di sponsorizzazione dell’evento “Miss Italia” negli anni 2016 – 2019, dell’evento “Festival di Sanremo 2025” (ed eventi collegati) e della sitcom “Un Posto al Sole”;
• All. 6: esempi di contenuti pubblicitari;
• All. 6.1: campioni di fatture relative alle spese promozionali-pubblicitarie sostenute negli anni 2019 – 2024. Le fatture fanno riferimento a pubblicità andate in onda durante programmi televisivi italiani particolarmente seguiti, come “Sanremo”, vari telegiornali, “Un posto al sole”, “Affari tuoi”, “Domenica In”, “Uomini e Donne”, “Scherzi a parte”, etc.;
• All. 6.2: piano stampa-digital campagna pubblicitaria 2022, dal quale si evince che inserzioni pubblicitaria relative a articoli di gioielleria a marchio MILUNA sono state pubblicate su giornali italiani di spicco, quali “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” o “Il Messaggero”;
• All. 6.3: certificazioni di messa in onda delle pubblicità MILUNA (anno 2022); RISERVATO
• All. 6.4: report riassuntivo inerente agli investimenti per attività pubblicitarie e di marketing (anni 2023 – 2025), per un importo totale considerevole;
• All. 7: contratti con varie società di marketing a comunicazione (anni 2023 e 2024);
• All. 8: estratti dai profili social MILUNA, con un numero rilevante di followers;
• All. 9: estratti da sondaggi di opinione e ricerche di mercato:
o Ricerca “Kantar” 2017 – “A livello di notorietà totale, Miluna risulta nota al 70% della popolazione femminile italiana; ancora più alta la penetrazione sulle fasce di età comprese tra i 35 ed i 54 anni ed al Centro-Sud”. Secondo quanto esposto dall’opponente, il quesito posto agli intervistati era “Quali di queste marche di gioielli conosce anche solo per averle sentite nominare?”;
o Ricerca quantitativa “AstraRicerche”, dicembre 2021, dalla quale risulta che l’8,8% degli intervistati ha acquistato, per sé o como regalo, un prodotto Miluna;
o Ricerca quantitativa “AstraRicerche”, Giugno 2024. Alla domanda “Quali di queste marche di gioielli conosce anche solo per averle sentite nominare?” il 65% degli intervistati ha indicato, tra gli altri, il marchio MILUNA;
Dalle prove presentate si evince che l’opponente ha effettuato importanti investimenti pubblicitari per promuovere il marchio MILUNA, sia in televisione che su giornali italiani di spicco come “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Il marchio è anche stato lo sponsor di importanti eventi e show italiani, conosciuti e seguiti da un elevato numero di consumatori, come “Miss Italia” o il “Festival di Sanremo” (allegati 5, 5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4). I sondaggi d’opinione e le ricerche di mercato (allegato 9) confermano che una parte non irrilevante del pubblico italiano conosce il marchio MILUNA. Le cifre di fatturato relative ad articoli di gioielleria a marchio MILUNA sono considerevoli (allegato 2). Pertanto, dopo aver esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione di opposizione conclude che il marchio anteriore ha acquisito un certo grado di notorietà e gode di un elevato carattere distintivo grazie all’uso che ne è stato fatto sul mercato. Tuttavia, alla luce dei prodotti menzionati nel materiale probatorio, tale carattere distintivo elevato non riguarda tutti i prodotti per i quali il marchio è stato registrato, ma solo gli articoli di gioielleria.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
22).

I prodotti sono simili in grado alto (quantomeno), medio e basso e sono destinati sia al grande pubblico che a una clientela commerciale, il cui grado di attenzione varia da medio a (relativamente) alto. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo elevato, quantomeno per quanto riguarda gli articoli di gioielleria. I segni sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in grado inferiore alla media (o quantomeno inferiore alla media).

I segni coincidono nell’elemento “LUNA”, che rappresenta l’elemento più distintivo del marchio impugnato e sarà facilmente percepito come una componente autonoma e indipendente del marchio anteriore.

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Considerato il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, il quale implica una maggiore capacità da parte del consumatore di riportarlo alla memoria e di associarlo a marchi aventi caratteristiche comuni, è possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa, ma comunque interessato dalla presenza dell’elemento distintivo e caratterizzante “LUNA” (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Pertanto, sebbene sussistano delle differenze tra i segni e nonostante il grado di attenzione relativamente alto del pubblico, le considerazioni di cui sopra portano la Divisione d’opposizione a concludere che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in relazione a tutti i prodotti contestati. Per quanto riguarda i prodotti considerati simili solo in grado basso a quelli dell’opponente, ovvero portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati, si evidenzia che, nell’ottica di una valutazione globale, l’elevato carattere distintivo del marchio anteriore è sufficiente a controbilanciare il minor grado di somiglianza di tali prodotti.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano No 669 005 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione