Categoria: Codice Proprietà Industriale

RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
art. 121 Codice Proprietà Industriale

1. L’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale (1).

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’ articolo 144 , il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte (2).

3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.

(1) Comma modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successivamente modificato dall’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
art. 121 Codice Proprietà Industriale

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di con traffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza puo` essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu` volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire (1).

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Qualora nè l’attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l’autorità giudiziaria di Roma.

3. L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. (2)

6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresi’ alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (3).

(1) Comma sostituito dall’articolo 19, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

(2) Comma modificato dall’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

GIURISDIZIONE E COMPETENZA
art. 120 Codice Proprietà Industriale

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di con traffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza puo` essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu` volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire (1).

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Qualora nè l’attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l’autorità giudiziaria di Roma.

3. L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. (2)

6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresi’ alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (3).

(1) Comma sostituito dall’articolo 19, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

(2) Comma modificato dall’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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PATERNITA’
art. 119 Codice Proprietà Industriale

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, nè la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l’istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest’ultimo (1).

3. Se un terzo presenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l’Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.

(1) Comma modificato dall’articolo 51 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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RIVENDICA
art. 118 Codice Proprietà Industriale

1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può in alternativa:

a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell’attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;

b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l’avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

6. Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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VALIDITA’ ED APPARTENENZA
art. 117 Codice Proprietà Industriale

1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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RINVIO
art. 116 Codice Proprietà Industriale

1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.

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LICENZE OBBLIGATORIE ED ESPROPRIAZIONE
art. 115 Codice Proprietà Industriale

1. Il diritto di costitutore puo’ formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.

2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalita’ di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di nuove varieta’ vegetali protette che possono servire all’alimentazione umana o del bestiame, nonche’ per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

5. Il decreto di concessione della licenza puo’ prevedere l’obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

6. L’espropriazione ha luogo, per le nuove varieta’ vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 50 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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DENOMINAZIONE DELLA VARIETA’
art. 114 Codice Proprietà Industriale

1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà.

Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest’altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all’UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l’estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d’impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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DECADENZA DEL DIRITTO
art. 113 Codice Proprietà Industriale

1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell’amministrazione competente:

a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;

b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;

c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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