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EXPLORER CASES contro GIVI EXPLORER – Divisione d’Opposizione EUIPO 11.08.2016

L’opposizione è stata parzialmente accolta. Ad esempio per I Caschi di protezione per motociclisti sono copricapi di varia foggia, usati a scopo protettivo motociclisti, e hanno pertanto natura e funzione assolutamente diverse da tutti i prodotti dei marchi anteriori. Non c’è nessun rapporto di complementarietà tra di essi né di concorrenza. Inoltre essi sono prodotti da entità economiche specializzate nella costruzione di caschi le quali sono diverse da quelle che producono tutti i prodotti su cui si basa l’opposizione, che sono principalmente valigie, custodie di vario tipo e prodotti della Classe 9 che non hanno nulla in comune con i Caschi di protezione per motociclisti. Pertanto sono dissimili.

L’opposizione non è stata accolta per quanto concerne ad esempio I Contenitori portapacchi per veicoli terrestri sono fissati al tetto di un’automobile, o applicati al telaio delle biciclette, delle motociclette, servono a trasportare oggetti e hanno pertanto funzione e destinazione diverse, in particolare, dai contenitori non metallici in Classe 20 del marchio anteriore n. 1 478 893 dell’opponente che, invece, comprendono principalmente mobili e le loro parti e prodotti. Essi pertanto hanno diversa fonte produttiva e sono commercializzati attraverso diversi canali di distribuzione. Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento agli altri prodotti del marchio anteriore. Pertanto sono dissimili.

OPPOSIZIONE N. B 2 528 605

G.T. Line – S.R.L., Via del Lavoro, 50-52, 40056 Crespellano (BO), Italia (opponente), rappresentata da Dr. Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano, Italia (mandatario abilitato)

c o n t r o

Givi Srl, Via Salvatore Quasimodo, 45, 25020 Flero (BS), Italia (richiedente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (mandatario abilitato).

Il 11/08/2016, la divisione Opposizione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

1. L’opposizione n. B 2 528 605 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 9:   Occhiali da sport; Visiere antiabbaglianti.

Classe 12: Borse da sella per motocicli; Sacche per biciclette.

Classe 18:  Zaini; Borse; Bauli e valigie; Bagagli a mano; Bagagli da viaggio; Bauli e valigie; Borse a spalla; Borse a tracolla; Borse da sport; Borse da viaggio con manici; Borse da viaggio in finta pelle; Borse di tela; Borse laterali [per motociclette]; Borse per utensili [vuote] per motocicli; Cinghie per bagagli; Sacche da viaggio; Valige; Zainetti.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 751 359 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta l’onere delle proprie spese.

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 751 359, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 12 e contro tutti i prodotti delle Classi 9 e 18. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 138 985 che designa l’Unione europea e sulla registrazione di marchio italiano n. 1 478 893. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente concernente il marchio internazionale n. 1 138 985 che designa l’Unione europea e alla registrazione del marchio italiano n. 1 478 893.
a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio internazionale n. 1 138 985

Classe 9: Borse, custodie e contenitori per il trasporto di dispositivi elettronici portatili; borse, custodie e contenitori per il trasporto di computer portatili; borse, custodie e contenitori per il trasporto di apparecchi video; borse, custodie e contenitori per apparecchi fotografici; borse, custodie e contenitori per strumenti ottici; borselli per apparecchi cinematografici; borse, custodie e contenitori per computer; borse e custodie adattate per apparecchi fotografici; borse e custodie adattate per apparecchiature fotografiche; borse e custodie adattate per computer; borse e custodie adattate per telefoni cellulari; apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disc, dvd e altri supporti di registrazione digitali; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, elaboratori elettronici; software; estintori f/c.

Classe 10: Borse [per i ferri] per chirurghi o medici; borse [su misura] per strumenti medici; valigette speciali per strumenti medici; valigette accessoriate per utensili medici; valigette accessoriate per utensili chirurgici; apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura f/c.

Classe 13: Custodie e contenitori per trasporto di armi da fuoco; custodie protettive e contenitori per armi da fuoco; casse per munizioni di grosse dimensioni; custodie e contenitori per fucili; custodie e contenitori per pistole; armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio f/c.

Classe 18: Valigie, valigette, borse, borse per utensili vuote, zaini e sacche, borse per i ferri vuote; sacchi a mano, sacchi da viaggio; cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria f/c.

Registrazione di marchio italiano n. 1 478 893

Classe 6: Cassette degli arnesi in metallo, casse in metallo.

Classe 18: Valigie, valigette, borse, borse per i ferri vuote, zaini sacche, sacchi a mano, sacchi da viaggio.

Classe 20: Contenitori galleggianti metallici, contenitori non metallici, casse non metalliche.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Caschi di protezione per motociclisti; Occhiali da sport; Visiere antiabbaglianti.
Classe 12: Portabagagli esterni per veicoli; Bagagliai speciali per veicoli a due ruote; Borse da sella per motocicli; Contenitori portapacchi per veicoli terrestri; Sacche per biciclette; Telai per portabagagli per biciclette.
Classe 18: Zaini; Borse; Bauli e valigie; Bagagli a mano; Bagagli da viaggio; Bauli e valigie; Borse a spalla; Borse a tracolla; Borse da sport; Borse da viaggio con manici; Borse da viaggio in finta pelle; Borse di tela; Borse laterali [per motociclette]; Borse per utensili [vuote] per motocicli; Cinghie per bagagli; Sacche da viaggio; Valigie; Zainetti.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 9

Gli Occhiali da sport e le Visiere antiabbaglianti sono compresi nell’ampia categoria di apparecchi e strumenti ottici dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I Caschi di protezione per motociclisti sono copricapi di varia foggia, usati a scopo protettivo motociclisti, e hanno pertanto natura e funzione assolutamente diverse da tutti i prodotti dei marchi anteriori. Non c’è nessun rapporto di complementarietà tra di essi né di concorrenza. Inoltre essi sono prodotti da entità economiche specializzate nella costruzione di caschi le quali sono diverse da quelle che producono tutti i prodotti su cui si basa l’opposizione, che sono principalmente valigie, custodie di vario tipo e prodotti della Classe 9 che non hanno nulla in comune con i Caschi di protezione per motociclisti. Pertanto sono dissimili.

Prodotti contestati in Classe 12

I Contenitori portapacchi per veicoli terrestri sono fissati al tetto di un’automobile, o applicati al telaio delle biciclette, delle motociclette, servono a trasportare oggetti e hanno pertanto funzione e destinazione diverse, in particolare, dai contenitori non metallici in Classe 20 del marchio anteriore n. 1 478 893 dell’opponente che, invece, comprendono principalmente mobili e le loro parti e prodotti. Essi pertanto hanno diversa fonte produttiva e sono commercializzati attraverso diversi canali di distribuzione. Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento agli altri prodotti del marchio anteriore. Pertanto sono dissimili.

Le Borse da sella per motocicli; Sacche per biciclette hanno identica natura e stessa funzione generale delle borse e sacche del marchio anteriore. Esse hanno le stesse finalità e lo stesso modo d’uso e in alcuni casi possono avere la medesima origine commerciale. Pertanto sono simili.

I Portabagagli esterni per veicoli; Bagagliai speciali per veicoli a due ruote; Telai per portabagagli per biciclette sono delle strutture, in generale metalliche, fissata al tetto di un’automobile, o applicate al telaio delle biciclette, delle motociclette, che servono ad assicurarvi borse, valigette, pacchi. Pertanto hanno natura e modalità d’uso diverse da tutti prodotti del marchio anteriore. Inoltre esse appartengono a settori industriali diversi che non sono tra di essi in competizione né si tratta di prodotti complementari. Pertanto sono dissimili.

Prodotti contestati in Classe 18

Gli Zaini; Borse; Bauli e valigie contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi).

Le Borse a spalla; Borse a tracolla; Borse da sport; Borse da viaggio con manici; Borse da viaggio in finta pelle; Borse di tela; Borse laterali [per motociclette]; Borse per utensili [vuote] per motocicli contestate sono comprese nell’ampia categoria di borse dell’opponente. Pertanto, sono identiche.

I prodotti Cinghie per bagagli; Bagagli a mano; Bagagli da viaggio contestati si sovrappongono con articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Le Sacche da viaggi contestate sono comprese nell’ampia categoria di sacche dell’opponente. Pertanto, sono identiche.

Gli Zainetti contestati sono compresi nell’ampia categoria di zaini dell’opponente. Pertanto, sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni
Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la divisione Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua Italiana.

Il marchio anteriore è un marchio complesso composto di elementi figurativi, quali la silhouette di una valigia, un globo terrestre stilizzato ed elementi verbali come le lettere EXPL-RER e CASES. Le lettere EXPL sono separate dalle lettere RER dal globo terrestre stilizzato che occupa evidentemente il posto della lettera “O” della parola EXPLORER la quale, pertanto, si situa in primo piano al centro stesso del segno dell’opponente. In basso a destra della parola EXPLORER appare, in caratteri decisamente più piccoli, la parola CASES, mentre la silhouette della valigia sembra restare sullo sfondo occupando la metà sinistra del segno.

Il segno contestato è un marchio figurativo caratterizzato dalla presenza di due quadrati affiancati di colore rispettivamente rosso e grigio al cui interno sono inscritte le parole GIVÌ ed EXPLORER. In particolare, la parola GIVÌ, inserita nel quadrato rosso, è scritta in caratteri dotati di un certo grado di fantasia, mentre la X di EXPLORER è rappresentata da due pennellate incrociate di colore rosso e in parte sovrapposte alle lettere E e P. Inoltre, il quadrato grigio ha sullo sfondo una sfumatura in grigio chiaro che ricorda l’ombra del profilo parziale di una sfera che potrebbe rappresentare anch’essa un riferimento al globo terrestre.

L’elemento figurativo della valigia stilizzata del segno anteriore sarà associato ad articoli di valigeria o altri dello stesso genere di cui alle Classi 12 e 18 del marchio anteriore.

Tenendo presente che i prodotti di cui si tratta sono prodotti di valigeria e borsetteria, questo elemento, con riferimento a questi stessi prodotti, deve considerarsi debole.

Per quanto riguarda la parola CASES, il pubblico di riferimento italiano non la assocerà ai prodotti di valigeria di cui sopra. In altri termini non vi individuerà il riferimento allo stesso concetto di contenitore portatile destinato a portare una diversità di oggetti che è il suo significato nella lingua inglese.

Con riferimento al segno anteriore, quindi, si può affermare che esso è composto da un elemento distintivo verbale, cioè le parole EXPL-O-RER e CASES ed elementi figurativi meno distintivi di natura puramente decorativa o descrittiva. In altri termini, l’elemento verbale EXPL-O-RER / CASES è l’elemento distintivo rispetto al resto degli elementi figurativi del segno anteriore.

D’altra parte, è necessario notare che la parola CASES occupa una posizione decisamente subordinata e di secondo piano rispetto alla parola EXPLORER e all’elemento figurativo descrittivo costituito dalla silhouette della valigia. In questo senso si può affermare che questi due ultimi elementi sono parimenti dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto alla parola CASES.

Per quanto riguarda il segno contestato, si può affermare che esso è composto da due elementi verbali aventi un carattere distintivo normale, cioè le parole GIVI ed EXPLORER, ed elementi figurativi meno distintivi di natura, anche qui, puramente decorativa. Inoltre, va rilevato che gli elementi verbali succitati sono anche gli elementi dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ai quadrati rosso e grigio che fanno solo da sfondo alla parte verbale.

Visivamente, i segni presentano una certa somiglianza per il fatto che condividono le stesse lettere EXPL – RER. Tuttavia, essi differiscono sotto ogni altro aspetto visto che nessun altro elemento della domanda di quelli descritti più sopra trova una minima corrispondenza nel marchio anteriore.

Tuttavia, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono simili in misura ridotta.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “EXPLORER” (per la “O” vale quanto detto sopra in quanto è del tutto inverosimile che il pubblico di riferimento si astenga dal pronunciare la figura del globo come una “o”), presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “GIVI” e “CASES” che non hanno controparti nel segno opposto.

Pertanto, i segni presentano un grado medio di similitudine.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico di riferimento, cioè quello di lingua italiana, percepirà l’unico elemento verbale comune EXPLORER come la traduzione in inglese della parola italiana «esploratore» («[…] chi si dedica all’esplorazione di regioni ignote o scarsamente note […] ⇑ viaggiatore» (cfr. dizionario online «Treccani»). La parola GIVÍ non ha un significato ed è parola di fantasia.

Siccome gli altri elementi verbali CASES e GIVI non hanno significato per il pubblico italiano, questi non sono in grado di influenzare l’identità semantica derivante dalla presenza simultanea della parola EXPLORER in entrambi i segni a confronto, pertanto i segni sono concettualmente identici.

Dato che i segni sono risultati simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale nel suo insieme sebbene l’elemento figurativo della valigia sia debole per alcuni prodotti, come menzionato nel precedente punto c).

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta  che ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Nel presente caso, i prodotti a confronto sono in parti identici o simili e in parte dissimili e sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I segni, considerati nel loro insieme, sono simili, in particolare, grazie all’identità concettuale e alla somiglianza fonetica. Infatti, per quanto riguarda il marchio anteriore, è molto probabile che il pubblico di riferimento faccia riferimento alla sola parola EXPLORER per indicare il prodotto, in quanto la parola CASES non significa nulla per tale pubblico ed è un elemento visivamente secondario.

Pertanto, viste le coincidenze tra i segni, si ritiene che le differenze visive e fonetiche tra i segni– limitate alle sole parole CASES and GIVÍ – non siano tali da scongiurare un rischio di confusione.

Il richiedente sostiene tuttavia che non vi sarebbe rischio di confusione in quanto l’elemento GIVI   della domanda di marchio sarebbe sufficientemente conosciuto come segno distintivo della richiedente pertanto l’attenzione del consumatore italiano di riferimento non si concentrerebbe sulla parola EXPLORER che, invece, sarebbe piuttosto considerata come elemento che specificherebbe un particolare prodotto o una serie di prodotti del richiedente stesso.

Il diritto connesso a un marchio dell’Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell’Unione europea a partire da tale data.

Pertanto, nel valutare se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente.

Si rileva inoltre che (come menzionato dalla Corte, 06/10/2005, C 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 32-34):

“L’accertamento dell’esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell’impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore.
Se si applicasse una simile condizione, il titolare del marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo conferito dall’art. 5, n. 1, della direttiva anche nel caso in cui tale marchio conservasse, nell’ambito del segno composto, una posizione distintiva autonoma, ma non dominante.
Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui il titolare di un marchio rinomato utilizzasse un segno composto giustapponendo il marchio rinomato ed un marchio anteriore che non fosse a sua volta rinomato. Ciò avverrebbe del pari se il segno composto fosse costituito da tale marchio anteriore e da un nome commerciale rinomato. Infatti, l’impressione complessiva sarebbe, quasi sempre, dominata dal marchio rinomato o dal nome commerciale rinomato inserito nel segno composto.”

Considerato quanto precede, la divisione Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione dei marchi succitati dell’opponente.

Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne deriva che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

 

La registrazione di marchio italiano n. 1 506 303, per prodotti nelle Classi 9, 10, 13, 18;
La registrazione di marchio italiano n. 876 417, per prodotti nella Classe 18.

Dal momento che questi marchi sono identici a quello che è stato messo a confronto e coprono gli stessi prodotti del marchio anteriore internazionale n. 1 138 985 già preso in considerazione, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una proceduradi opposizione sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la divisione Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
La divisione Opposizione

Andrea VALISA Mauro BUFFOLO
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata

CAFFITALY contro ITALCAFE’ – Divisione d’Opposizione EUIPO 19.10.2016

marchio CAFFITALY contro marchio ITALCAFE’

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “Caffitaly”.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura “ITALYCAFÈ” . L’elemento “ITALY” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”. Tenendo in mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, elettrodomestici, impianti di illuminazione, impianti d’essiccamento, caffettiere e utensili per cucinare, si ritiene che tale elemento sia debole dal momento che sarà visto come indicazione del luogo di produzione/provenienza dei prodotti in questione. L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Si ritiene che tale elemento sia debole per elettrodomestici, caffettiere e utensili per cucinare dal momento che sarà percepito come un riferimento al macchinario, all’apparato.

L’opposizione di Caffitaly System, marchio anteriore, è totalmente respinta.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 529 314

Caffitaly System S.p.A., Via Panigali 38, 40041 Gaggio Montano (Bologna), Italia (opponente), rappresentata da Ruffini Ponchiroli e Associati S.R.L., Via Caprera, 6, 37126 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Italy Cafe’ S.R.L., Via dei Partigiani 4, 25121 Bergamo, Italia (richiedente), rappresentata da Biesse S.R.L., Via Corfù, 71, 25124 Brescia, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 529 314 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 258 496, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 11 e 30 e contro una parte dei prodotti compresi nella classe 21. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 4 858 932. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione Europea n. 4 858 932.
a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 11: Macchine per la preparazione di caffè e di bevande calde e fredde.
Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè.
I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Caffettiere elettriche; macchine per caffè; macchine per caffè espresso; macchine per il caffè; sorbettiere; recipienti elettrotermici; recipienti frigoriferi; teiere elettriche; gelatiere; frigoriferi elettrici; elementi d’ illuminazione; apparecchi per illuminazione; apparecchi ed impianti di essiccamento; pentole per cottura a vapore; apparecchi di cottura a vapore elettrici.

Classe 21: Caffettiere.

Classe 30: Caffè; caffè verde; caffè liofilizzato; caffè macinato; caffè freddo; caffè decaffeinato; caffè solubile; concentrati al caffè; estratti di caffè; caffè in chicchi; miscele di caffè; sorbetti [sorbetti]; sorbetti [ghiacci edibili]; gelati alla frutta [sorbetti]; sorbetti [prodotti di confetteria]; miscele per la preparazione di sorbetti; riso; cereali; cereali lavorati; preparati fatti di cereali; prodotti da forno; pasticceria; pasticceria surgelata; pasticcini [pasticceria]; pasticceria fresca; dolci pronti [pasticceria]; pasticceria e confetteria; zucchero; miele; gelati; confetteria, gelati; dolci gelati; gelati misti.
Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti considerati identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “Caffitaly” in caratteri standard all’interno di un perimetro rettangolare al di sopra del quale si trova un elemento figurativo ondulato e al di sotto la parola “system” in caratteri bianchi, dimensioni leggermente più ridotte e in un rettangolo nero.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura “ITALYCAFÈ” (la lettera “C” è di colore rosso mentre le rimanenti lettere sono di colore nero) al di sotto della quale si trovano un elemento figurativo di colore bianco, rosso e verde e, in dimensioni nettamente più ridotte e appena percettibili, le parole “Miscele pregiate. gusto italiano”. Il marchio, inoltre, include nel centro in alto un elemento figurativo di colore bianco e rosso simile a un chicco di caffè stilizzato.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri, malgrado le dimensioni leggermente più ridotte di alcuni di essi.

L’elemento “Miscele pregiate. gusto italiano” nel segno contestato occupa una posizione secondaria data la sua dimensione nettamente più ridotta rispetto ai rimanenti elementi del segno.

Il Tribunale ha stabilito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (sentenza del 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Ciò per esempio quando una sola parte o tutte le parti del marchio suggeriscono un significato concreto.

L’elemento “ITALY” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”. Tenendo in mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, elettrodomestici, impianti di illuminazione, impianti d’essiccamento, caffettiere e utensili per cucinare, si ritiene che tale elemento sia debole dal momento che sarà visto come indicazione del luogo di produzione/provenienza dei prodotti in questione. L’elemento figurativo in verde, bianco e rosso presente nel marchio impugnato sarà associato anch’esso all’Italia ricordando i colori della bandiera italiana ed è pertanto debole.

L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Si ritiene che tale elemento sia debole per elettrodomestici, caffettiere e utensili per cucinare dal momento che sarà percepito come un riferimento al macchinario, all’apparato.

L’elemento figurativo ondulato presente nel marchio anteriore è privo di significato specifico per il pubblico di riferimento. La Divisione d’Opposizione ritiene che tale elemento abbia un carattere ornamentale.

L’elemento “CAFÈ” del marchio contestato sarà associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. L’elemento figurativo di colore bianco e rosso del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di riferimento a un chicco di caffè stilizzato. Allo stesso modo si ritiene che l’elemento “CAFF” nel marchio anteriore sarà anch’esso associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. Si ritiene che tali elementi siano deboli per caffettiere, macchine per il caffè, caffè e prodotti alimentari che possono essere a base di caffè o che sono strettamente relazionati con il caffè. L’elemento “Miscele pregiate. gusto italiano” sarà associata almeno da parte del pubblico italiano a uno slogan promozionale e a caffè. Pertanto, per il pubblico italiano tale elemento non è distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nella misura in cui entrambi includono le sequenze verbali deboli “CAF” e “ITALY” sebbene in posizione invertita nelle rispettive diciture dei marchi. Tuttavia, essi differiscono nell’addizionale lettera “F” e nella parola “system” del marchio anteriore, nella lettera “È” e nell’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene passerà inosservata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria) e negli elementi grafici e figurativi dei marchi che presentanto differenze notevoli e nei colori del marchio impugnato. Le differenze rilevate in termini di posizione delle lettere e perciò le sequenze verbali nelle rispettive diciture, la stilizzazione e colori così come di struttura dei due segni conducono a un’impressione visiva piuttosto diversa.

Considerato quanto precede si ritiene che i marchi sono simili in misura molto ridotta.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, sebbene la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono le sequenze verbali deboli “CAF” e “ITALY”, presenti nelle rispettive diciture dei segni queste sequenze appaiono in posizione invertita cambiando completamente il ritmo è il suono della pronuncia delle diciture. Oltre alle differenze dovute alla posizione invertita delle sequenze verbali menzionate, la pronuncia dei segni differisce nel suono dell’addizionale lettera “F” e nella parola “system” del marchio anteriore, nonché nella lettera “È” e nell’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene non verrà pronunciata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria).

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.
Sotto il profilo concettuale, il termine inglese “Italy” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”, perché è molto simile alla parola equivalente nelle lingue ufficiali del territorio di riferimento. L’elemento figurativo in verde, bianco e rosso presente nel marchio impugnato sarà anch’esso associato dal pubblico di riferimento all’Italia ricordando i colori della bandiera italiana. L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Tale parola esiste come tale in alcune lingue di riferimento (per esempio, inglese, polacco, tedesco, ecc.) o è molto simile alla corrispondente parola nazionale (per esempio, sistema in italiano, portoghese, lituano e spagnolo, système in francese, sistem in rumeno, systém in ceco e slovacco, szisztéma in ungherese, systemet in danese, systeem in olandese, sistēma in lettone, süsteem in estone ecc.). L’elemento “CAFÈ” del marchio contestato sarà associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. Tale parola esiste come tale in alcune lingue di riferimento (per esempio, spagnolo, portoghese e francese, ecc.) o è molto simile alla parola equivalente nelle lingue ufficiali del territorio di riferimento (per esempio coffee in inglese, kaffee in tedesco, caffè in italiano, cafea in rumeno, kaffe in svedese, ecc.).  Inoltre, data l’affinità con la parola inglese “coffee” si ritiene che il significato della parola “café” sarà compreso in tutti gli Stati membri. L’elemento figurativo di colore bianco e rosso del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di riferimento a un chicco di caffè stilizzato. Allo stesso modo si ritiene che l’elemento “CAFF” nel marchio anteriore sarà associato anch’esso dal pubblico di riferimento a “caffè”.  L’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” sarà associata almeno da parte del pubblico italiano a uno slogan promozionale e a caffè dato il riferimento a caffè nella dicitura “ITALYCAFÉ”. Come segnalato in precedenza, tale elemento, tuttavia, passerà inosservato in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria. L’elemento figurativo ondulato presente nel marchio anteriore è privo di significato specifico per il pubblico di riferimento.

In tal senso, tenuto conto del fatto che i vari elementi di cui si compongono sono deboli le coincidenze rilevate tra i segni possono condurre solo a  un grado di somiglianza ridotto.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione, ovvero per tutti i prodotti nelle classi 11 e 30.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I segni presentano solo limitati elementi di analogia. Essi, infatti, hanno una struttura e composizione diversa. Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il fatto che i marchi abbiano in comune un certo numero di lettere non è di per se sufficiente per considerare detti marchi simili. Nel presente caso i marchi sono composti da elementi verbali e figurativi deboli combinati in modo diverso tra loro. In particolare, con riferimento agli elementi verbali, i marchi coincidono nell’elemento “ITALY” e nelle lettere “CAF” che sono parte dell’elemento “CAFF” nel marchio anteriore e “CAFÉ” nel segno impugnato. Tali elementi sono deboli e disposti in posizione invertita nei segni. Il marchio anteriore include altresì la parola “SYSTEM” che non ha corrispettivo nel marchio impugnato il quale a sua volta include l’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” che non è presente nel marchio anteriore (sebbene come segnalato anteriormente si ritiene che tale dicitura passerà inosservata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria). Inoltre, sebbene sia vero che in linea di principio gli elementi verbali hanno un maggior impatto sul consumatore rispetto a quelli grafici/figurativi, gli elementi figurativi non possono tuttavia essere tralasciati specialmente quando gli elementi verbali in questione sono deboli. Gli addizionali e diversi elementi grafici/figurativi e i colori (nel caso del marchio contestato) presenti nei segni contribuiscono a differenziarli ulteriormente tra loro. Occorre, altresì, rilevare che il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco modesto e che detto carattere distintivo è dato dalla specifica combinazione dei diversi elementi di cui si compone.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio italiano anteriore n. 1 006 246 per il marchio figurativo   .

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto, il risultato non può essere diverso. Pertanto, in relazione a tale marchio, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione

Martina GALLE Francesca CANGERI SERRANO Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

HUSKY contro ASHI – Divisione d’Opposizione EUIPO 03.05.2016

marchio HUSKY contro marchio ASHI

Il segno contestato ASHI è un marchio figurativo costituito da una figura, di forma rettangolare, che consiste nella rappresentazione stilizzata e parziale del muso grigio di un canide, quale potrebbe essere un lupo grigio, del quale per l’appunto si vedono solo gli occhi, parte del muso e il tartufo. Al di sotto di questo elemento figurativo si trovano le lettere “a” ed “s”, riprodotte tramite caratteri di fantasia di colore grigio seguite da due linee verticali in forma di “I”, la prima delle quali è però non assimilabile ad alcun tipo di lettera dato che presenta sul lato sinistro, esattamente a metà, una linea orizzontale unita a quella verticale ora menzionata. Non pare plausibile che detto elemento possa essere riconosciuto come una lettera “K”. I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. E’ opinione della Divisione d’Opposizione che esso possa, in virtù dell’espressione intensa e vagamente minacciosa della raffigurazione, che contrasta con l’espressione tranquilla dei cani dei marchi anteriori, piuttosto essere associato a un animale selvatico quale, ad esempio, un lupo.. Alla luce di quanto sopra, i marchi in questione non sono quindi concettualmente simili.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 261 470

Husky of Tostock Limited, The Guildhall 34 Market Hill Framlingham Woodbridge, Suffolk IP13 9AZ, United Kingdom (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., Via Borgonuovo 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Gaia, C.so Bologna n. 2, 12084 Mondovì (CN), Italia (richiedente), rappresentata da Guardamagna e Associati, Piazza San Pietro in Gessate 2, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/05/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 261 470 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 11 919 495, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25 e una parte dei servizi compresi nella classe 35. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496, la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e la registrazione di marchio italiano n. 420 052. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496

Classe 25: Camicie, calzoncini, gonne, camicette, pantaloni, giacche, mantelli, panciotti, cappelli, cravatte, biancheria intima; maglieria, pigiama, camicie da notte, indumenti per la notte, vestaglie, vesti da camera, cardigan, pullover, maglioni, bluse, costumi da bagno; vestiti, salopette, sopra-pantaloni, stivali, scarpe, sandali, pantofole, top, berretti, fazzoletti di seta, mantelline, grembiuli, jeans, calzini, scaldamuscoli, indumenti per la danza, polsini, fasce per la testa, guanti, guanti che coprono solo l’avambraccio, cinture; cappelleria e scarpe.

Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cinture.

Registrazione di marchio italiano n. 420 052

Classe 25: Capi di abbigliamento esclusi jeans, stivali e scarpe.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berrette [cuffie]; Berretti; Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Bulloni per scarpe da calcio; Busti; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzerotti; Calzini; Calzoni; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copricapo [cappelleria]; Copricolletti; Copriorecchie [abbigliamento]; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta; Ferramenti per calzature; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Gabardine [indumenti]; Ghette; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere; Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti che coprono solo l’avambraccio; Guanti da sci; Guardoli per calzature; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Livree; Maglie [indumenti]; Maglieria; Magliette da bagno; Maglioni; Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Minigonne; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutandine da bagno; Panciotti; Pannolini a mo’ di mutande per bebè; Pantaloni; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Petti di camicie; Pianete; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Pullover; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al tallone per calzature; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Sari; Sarong; Scarpe; Scarpe con suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Sciarpe; Slip; Socchi; Soggoli [indumenti]; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi; Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivali; Stole [pellicce]; Suole; Suole interne; Tacchi; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Toghe; Tomaie; Tomaie di calzature; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Visiere [cappelleria]; Visiere [cappelleria]; Zoccoli [calzature].

Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che sono considerati identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea per quanto concerne la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496 e la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e l’Italia per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 420 052.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 concerne un marchio denominativo formato dal termine “HUSKY”. La registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496 consiste invece in un marchio figurativo costituito dalla raffigurazione in bianco e nero della testa di un cane dalle orecchie a punta con la lingua fuori dalla bocca dall’espressione tranquilla. Il marchio italiano n. 420 052 oltre a presentare il medesimo elemento figurativo del marchio dell’Unione Europea n. 152 496, contiene, al di sotto di esso, la parola “HUSKY” raffigurata in lettere maiuscole di colore nero.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituito da una figura, di forma rettangolare, che consiste nella rappresentazione stilizzata e parziale del muso grigio di un canide, quale potrebbe essere un lupo grigio, del quale per l’appunto si vedono solo gli occhi, parte del muso e il tartufo. Al di sotto di questo elemento figurativo si trovano le lettere “a” ed “s”, riprodotte tramite caratteri di fantasia di colore grigio seguite da due linee verticali in forma di “I”, la prima delle quali è però non assimilabile ad alcun tipo di lettera dato che presenta sul lato sinistro, esattamente a metà, una linea orizzontale unita a quella verticale ora menzionata. Non pare plausibile che detto elemento possa essere riconosciuto come una lettera “K”.

I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni non coincidono in nessuno dei loro elementi, né verbali né figurativi. Considerato che non sussiste alcuna coincidenza visiva tra i segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

Sotto il profilo fonetico, per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 420 052, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “HUS-“ del termine “HUSKY” del marchio anteriore e delle lettere “AS” del marchio contestato. La pronuncia differisce nel suono della sillaba “-KY” del marchio anteriore che non ha controparte nel marchio contestato.

Per quanto invece concerne la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939, una distinzione deve essere fatta. Per una parte del pubblico, tra i quali i consumatori di lingua italiana, come visto poc’anzi, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “HUS-“ del termine “HUSKY” del marchio anteriore e delle lettere “AS” del marchio contestato. La pronuncia differisce nel suono della sillaba “-KY” del marchio anteriore che non ha controparte nel marchio contestato. Tuttavia, per un’altra parte del pubblico rilevante, tra i quali i consumatori di lingua spagnola, non si può escludere che i marchi coincideranno solo nel suono della lettera “S”, in considerazione del fatto che le lettere “HU-” “-KY” da un lato e “A” dall’altro saranno pronunciate in forma differente.

Pertanto, la registrazione di marchio italiano n. 420 052 e, per una parte del pubblico rilevante, la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e il marchio contestato sono simili in media misura. Per quanto invece riguarda la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939, per una parte del pubblico rilevante i segni saranno invece simili in ridotta misura.

Infine, per quanto attiene alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496, si rammenta che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché quest’ultimo marchio è puramente figurativo, non è possibile procedere alla comparazione fonetica con il marchio contestato.

Sotto il profilo concettuale, la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e la registrazione di marchio italiano n. 420 052 saranno intese come facenti riferimento ad una particolare razza di cani originari delle regioni nord-occidentali della Siberia, chiamata per l’appunto “HUSKY”. Nel caso del marchio italiano, l’elemento figurativo non fa che rinforzare detto concetto, trattandosi di una raffigurazione stilizzata di un esemplare appartenente alla suddetta razza canina. Per quanto riguarda la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496, in mancanza di elementi verbali atti a definire chiaramente il significato dell’unico elemento figurativo che compone il segno, esso sarà associato al concetto di un cane. Al contrario, per quanto riguarda il marchio contestato, si deve notare come gli elementi verbali non presentino alcun significato, soprattutto alla luce della loro difficile interpretazione. Come già chiarito nella descrizione di cui sopra, le uniche lettere riconoscibili in quanto tali solo le lettere “AS” e, assai meno facilmente, una lettera “I” formato dall’ultimo degli elementi grafici del segno. L’elemento figurativo sarà associato a un concetto, fondamentalmente piuttosto vago, di canide di colore grigio. È opinione della Divisione d’Opposizione che esso possa, in virtù dell’espressione intensa e vagamente minacciosa della raffigurazione, che contrasta con l’espressione tranquilla dei cani dei marchi anteriori, piuttosto essere associato a un animale selvatico quale, ad esempio, un lupo.

Alla luce di quanto sopra, i marchi in questione non sono quindi concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi sono particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I marchi in conflitto presentano assai limitate somiglianze, e solo da un punto di vista fonetico.

Visivamente, tutti i marchi in disputa sono stati riscontrati come dissimili. Per quanto riguarda almeno una parte dei prodotti in quesitone, ovvero quelli nella classe 25, detta circostanza assume un peso particolare. Infatti in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T 117/03 – T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli differenze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza di elementi verbali aggiuntivi e delle profonde differenze nella raffigurazione degli elementi figurativi, assumono, come già rammentato, uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Tuttavia, non pare che i marchi siano facilmente associabili neppure per quanto riguarda i restanti servizi nella classe 35.

La Divisione d’Opposizione non può che ribadire le profonde differenze esistenti tra i marchi. Come visto nella sezione c) della presente decisione, i marchi sono pure concettualmente dissimili. Si è ritenuto infatti che non sia possibile concludere che i marchi evochino il medesimo concetto, dato che il marchio contestato non richiama, neppure lontanamente, il concetto di “HUSKY” o di cane presente nei marchi sui quali si basa l’opposizione. È evidente che il concetto di canide in sé sia assai vago, e ciò valga ancor di più considerando la postura, le forme e l’atteggiamento evocati dalle raffigurazioni in conflitto, che come visto sopra non presentano alcun collegamento tra loro.

Considerato quanto precede, e in particolare la diversa impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione

Karin KUHL Andrea VALISA
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

VILLE contro ZODIAKVILLE – Divisione d’Opposizione EUIPO 14.10.2016

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo raffigurante l’elemento verbale “VILLE”.

Visivamente, il marchio anteriore “VILLE” è riprodotto nelle ultime cinque lettere dell’elemento verbale del marchio impugnato.

Il segno contestato è un marchio figurativo ritraente l’elemento verbale ‘ZODIAKVILLE’ in caratteri di fantasia viola e con un effetto grafico tridimensionale. Al di sotto di esso sono rappresentati dodici esseri immaginari aventi sembianze in parte umane ed in parte d’animali, di oggetti o altre connotazioni surreali. Non si può escludere che in essi siano, ad un più attento esame, riconoscibili dodici raffigurazioni altamente stilizzate che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Tuttavia, i marchi differiscono nelle prime sei lettere “ZODIAK” presenti solo nell’elemento verbale del marchio impugnato. Pertanto, la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico

 

OPPOSIZIONE N. B 2 573 239

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, California 94103, Stati Uniti d’America (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Lorenzo De Pretto, Via Libertà 117, 36013 Piovene Rocchette (VI), Italia (richiedente).

Il 14/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 573 239 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese.
MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 13 983 572. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9 774 613. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9 774 613 dell’opponente.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, il trasferimento, l’accumulazione, la regolazione o il comando del corrente elettrico; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; software per giochi elettronici; programmi per videogiochi; piattaforme software per creazione di reti sociali; programmi per videogiochi interattivi; programmi per giochi elettronici scaricabili e piattaforme software per collegamento in reti sociali, accessibili via internet, tramite computer e dispositivi senza fili; software per caricamento, immissione, presentazione, visualizzazione, etichettatura, blogging, condivisione o fornitura d’altro tipo di supporti elettronici o informazioni in materia di comunità virtuali, giochi di denaro elettronici, divertimento ed argomenti d’interesse generale, tramite internet o altre reti di comunicazione con terzi; carte regalo codificate magnetiche.

Classe 25: Abbigliamento, calzature e cappelleria; abbigliamento, ovvero, t-shirt, felpe, calzini, giacche, camicie con bottoni, polo, vestiti, gonne, jeans, pantaloncini, pantaloni di felpa, cravatte, grembiuli, cinture, guanti, maglie e articoli di cappelleria.

Classe 41:  Istruzione o divertimento; formazione; attività sportive e culturali; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di divertimento, ovvero giochi per computer ed elettronici on-line, potenziamenti nell’ambito di giochi per computer ed elettronici on-line, nonché applicazioni di giochi nell’ambito di giochi per computer ed elettronici on-line; recensioni on-line di giochi per computer ed informazioni in materia di giochi per computer; portali di siti internet in materia di giochi per computer e giochi di denaro; servizi di divertimento, ovvero ambienti virtuali in cui gli utenti possono interagire attraverso giochi sociali per scopi ricreativi, di svago o di divertimento.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 16: Carta e cartone; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere; articoli per ufficio; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché; pubblicazioni; pubblicazioni periodiche; pubblicazioni didattiche; pubblicazioni promozionali; pubblicazioni pubblicitarie.

Classe 28: Giochi; giocattoli; articoli da ginnastica non compresi in altre classi; articoli e attrezzature sportive; decorazioni per alberi di Natale.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazioni di libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di riviste; Emissione di pubblicazioni; Pubblicazione di stampati; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di volantini; Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di canzoni; Pubblicazione e giornalismo; Pubblicazione di riviste elettroniche; Pubblicazione di testi musicali; Edizione di pubblicazioni elettroniche; Pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); Servizi di pubblicazioni elettroniche; Pubblicazioni elettroniche on-line; Pubblicazione di spartiti musicali; Pubblicazione di carte geografiche; Edizione di pubblicazioni mediche; Pubblicazione di riviste su web; Pubblicazione di calendari di eventi; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di libri d’istruzione; Pubblicazione di bollettini di informazione; Pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili); Pubblicazione di elenchi relativi al turismo; Pubblicazione di elenchi relativi ai viaggi; Pubblicazione di copioni per uso teatrale; Prestito di libri e di altre pubblicazioni; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione elettronica di libri e periodici on line; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali.

Alcuni dei servizi contestati sono identici ai servizi sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi assunti essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
VILLE
Marchio anteriore
Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo raffigurante l’elemento verbale “VILLE”.

Il segno contestato è un marchio figurativo ritraente l’elemento verbale ‘ZODIAKVILLE’ in caratteri di fantasia viola e con un effetto grafico tridimensionale. Al di sotto di esso sono rappresentati dodici esseri immaginari aventi sembianze in parte umane ed in parte d’animali, di oggetti o altre connotazioni surreali. Non si può escludere che in essi siano, ad un più attento esame, riconoscibili dodici raffigurazioni altamente stilizzate che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Visivamente, il marchio anteriore “VILLE” è riprodotto nelle ultime cinque lettere dell’elemento verbale del marchio impugnato. Tuttavia, i marchi differiscono nelle prime sei lettere “ZODIAK” presenti solo nell’elemento verbale del marchio impugnato. Pertanto, la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

I segni differiscono inoltre nella presenza di tutti gli elementi grafici, vale a dire nei caratteri di fantasia tridimensionali e nella presenza dei dodici esseri immaginari raffigurati nel solo marchio impugnato.

Pertanto, visivamente, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “VILLE” che formano il marchio anteriore e sono riprodotte nelle ultime cinque lettere di quello impugnato. La pronuncia differisce nel suono delle prime sei lettere “ZODIAK” del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore.

Pertanto, foneticamente, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, l’elemento verbale “ZODIAK” presente nelle prime sei lettere del marchio impugnato verrà inteso dalla totalità del pubblico rilevante come il complesso delle dodici costellazioni, o segni, che compongono lo zodiaco. Questo perché l’elemento “ZODIAK” è molto simile o pressoché coincide con, ad esempio, la parola italiana “zodiaco”, la francese “zodiaque” e la parola, traslitterata dalla lingua bulgara, “zodiak”. Tale concetto è evocato anche dalla presenza delle dodici raffigurazioni, benchè assai stilizzate,  che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Per quanto riguarda il marchio anteriore, per una parte del pubblico di riferimento, come ad esempio i consumatori di lingua bulgara, esso è privo di qualsiasi significato in tale territorio. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

Invece, per un’altra parte del pubblico rilevante, come ad esempio i consumatori di lingua italiana e francese, il marchio anteriore “VILLE” sarà associato rispettivamente, in italiano a delle case signorili mentre in francese al concetto di città. Essendo poi il marchio anteriore “VILLE” riprodotto nelle ultime cinque lettere del marchio impugnato, è verosimile che questa parte di pubblico associ il termine “ZODIAKVILLE” a case dello zodiaco (italiano) ovvero a città dello zodiaco (francese). Pertanto, essendo i segni associati a un significato simile, ossia quello del vocabolo “VILLE” presente in entrambi i segni, questi saranno simili in ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I segni in esame sono visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Dal punto di vista concettuale una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori di lingua bulgara, riconoscerà un significato nel solo elemento “ZODIAK” del marchio impugnato mentre il segno anteriore è privo di qualsiasi significato. Pertanto, in questo caso, i segni saranno non concettualmente simili. Al contrario un’altra parte di pubblico, come ad esempio i consumatori di lingua italiana o francese riconoscerà nei segni i significati del termine “ZODIAK” presente nelle prime sei lettere del marchio impugnato e di “VILLE” del marchio anteriore e presente nelle ultime cinque lettere di quello impugnato. In questo caso, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura. I prodotti e servizi in esame sono assunti essere identici, diretti al grande pubblico con un medio grado di attenzione.

Il marchio anteriore “VILLE” è incluso nelle ultime cinque lettere del segno contestato “ZODIAKVILLE”. Tuttavia, sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Nel caso di specie si ritiene che i marchi producano una differente impressione complessiva. Tale conclusione deriva prima di tutto dalla presenza di numerosi elementi grafici nel marchio impugnato che non hanno controparte in quello anteriore, denominativo. Per quanto concerne gli elementi verbali “VILLE” e “ZODIAKVILLE” è opportuno evidenziare che la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Infine, la differenza nel numero delle lettere (cinque nel marchio anteriore e dieci in quello contestato) ed il carattere di fantasia con effetto tridimensionale adoperato nel marchio impugnato contribuiscono ancora di più a differenziare i marchi in analisi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9176447 per il marchio denominativo FRONTIERVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9603382 per il marchio denominativo REWARDVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9000134 per il marchio denominativo FISHVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8707259 per il marchio denominativo FARMVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8531329 per il marchio denominativo PETVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8507469 per il marchio denominativo YoVille.

Gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi verbali aggiuntivi alla parola “VILLE” quali ad esempio “FISH-” o “FRONTIER” che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, indipendentemente dall’elenco di prodotti e servizi coperti dai suddetti marchi anteriori si deve notare che tutti i prodotti e servizi del marchio impugnato sono assunti essere identici a quelli dell’opponente. Pertanto, anche tenendo in considerazione i prodotti e servizi dei summenzionati marchi anteriori il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta.

Resta infine da prendere in considerazione l’argomento dell’opponente secondo il quale i marchi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza dello stesso elemento verbale “VILLE”, costituiscono una “famiglia di marchi” o una “serie di”. Ad avviso dell’opponente, tale circostanza può generare un oggettivo rischio di confusione in quanto il consumatore, trovandosi di fronte al marchio contestato contenente lo stesso elemento verbale presente nei marchi anteriori, sarà indotto a supporre che anche i prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio provengono dall’opponente.

In effetti, il concetto di famiglia di marchi è stato analizzato in modo esaustivo dal Tribunale nella sentenza del 23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.

Va rilevato al riguardo che, qualora l’opposizione nei confronti di un marchio dell’Unione europea si fondi su più marchi anteriori, che presentano caratteristiche che consentono di considerarli come facenti parte di una stessa “serie” o “famiglia”, il rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie. Tuttavia, il rischio di associazione sopra descritto può essere invocato solo se ricorrono cumulativamente due condizioni.

In primo luogo, il titolare di una serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell’uso di tutti i marchi appartenenti alla serie o, quanto meno, di un numero di marchi sufficiente a costituire una “serie”.

In secondo luogo, il marchio richiesto deve non soltanto essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Ciò potrebbe non verificarsi, ad esempio, quando l’elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie, o con un contenuto semantico diverso.

Nel caso in esame, l’opponente non ha fornito alcuna prova circa l’uso di una famiglia di marchi “VILLE” e, inoltre, che l’uso di tale famiglia riguardi gli stessi settori coperti dal marchio impugnato. Pertanto, uno dei due requisiti cumulativi per dimostrare che i marchi anteriori in oggetto sono parte di una “famiglia di marchi” non è stato comprovato dall’opponente e detta rivendicazione deve quindi essere respinta nella sua totalità.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 93 RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.
La Divisione d’Opposizione

Karin KUHL  Andrea VALISA Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

 

AZZURRA contro AZZURRA – Divisione d’Opposizione EUIPO 23.05.2016

 

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dal termine “ASSURA”, riprodotto in lettere maiuscole nere la cui particolarità risiede nel fatto che la seconda e la terza lettera sono lettere “S” la cui collocazione non è quella ordinaria ma risulta essere girata di novanta gradi, e quindi in senso orizzontale anziché verticale. I prodotti oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono identici.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio europeo n. 10 051 481 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 430 042

IN.PRO.DI – Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A., Corso di Porta Romana, 3, 20122 Milano, Italia (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale

c o n t r o

Global Fashion Distribution SA, Corso Elvezia 25, 6900 Lugano, Svizzera (richiedente), rappresentata da Racheli S.r.l., Viale San Michele del Carso 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/05/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE

L’opposizione n. B 2 430 042 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

 

Classe 25:  Abbigliamento, calzature, cappelleria.

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 026 984 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 650 EUR.

 

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 026 984, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio europeo n. 10 051 481. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera) b), RMC.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio europeo n. 10 051 48

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 25:      Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25:      Abbigliamento, calzature, cappelleria.

 Abbigliamento, calzature, cappelleria sono contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi). Questi prodotti sono pertanto identici.

 

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

C) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento per la quale i segni sono foneticamente identici e non possiedono alcun significato,        quale, ad esempio, quella dotata di una sufficiente conoscenza della lingua danese.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine “AZZURRA”.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dal termine “ASSURA”, riprodotto in lettere maiuscole nere la cui particolarità risiede nel fatto che la seconda e la terza lettera sono lettere “S” la cui collocazione non è quella ordinaria ma risulta essere girata di novanta gradi, e quindi in senso orizzontale anziché verticale.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella prima lettera “A”, nelle ultime due lettere “RA” nonché nella loro quarta lettera “U”. Tuttavia, essi differiscono nella doppia “R” del marchio anteriore e nella forma grafica della seconda e terza lettera di entrambi, ovvero le lettere “ZZ” da un lato e “SS” dall’altro.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide in tutti i loro elementi, non solo delle lettere che sono identiche ma anche le lettere “ZZ” ed “R” da un lato e “SS” ed “RR” dall’altro.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono identici.

Questa circostanza assume un particolare rilievo se si tiene conto del fatto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I marchi in disputa presentano identità fonetica e somiglianza visiva. Dal punto di vista concettuale, per la parte del pubblico rilevante presa in considerazione, ovvero quella di lingua danese, essi non presentano alcun significato che possa in qualche modo concorrere a differenziarli. Al contrario, essi presentano numerosi elementi in grado di accomunarli. Di fatto la loro struttura dal punto di vista visivo è assai simile, considerando che le prime e le ultime lettere sono identiche. La differenza di maggior rilevanza è rappresentata dalle seconde e terze lettere, le quali nel caso del marchio contestato sono raffigurate in modo più originale, essendo due lettere “A” con un orientamento orizzontale. Tuttavia, questa differenza grafica è controbilanciata dal fatto che ad esse corrispondono due lettere, ovvero la seconda e la terza “Z” del marchio anteriore, che saranno pronunciate in modo identico.

Poiché prodotti sono identici e tenendo nella dovuta considerazione l’identità fonetica e la somiglianza visiva tra i segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua danese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio europeo n. 10 051 481 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore preso in considerazione, ovvero la registrazione del marchio europeo n. 10 051 481, porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente  (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito

La Divisione d’Opposizione

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

 

ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Divisione d’Opposizione EUIPO 03.08.2016

 

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari anche tenendo conto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi .

Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all’elemento “GIUSEPPE” del marchio contestato, che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro.

 

OPPOSIZIONE N. B 270 

Società Italiana Calzature S.r.l., Viale VIII Marzo 7, 63813 Monte Urano (Fermo), Italia (opponente), rappresentata da Giuliana Cantaluppi, Via Donizetti, 20, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Di Zanotti S.a.s. di Giuseppe Zanotti e C., Corso Vendemini 30/e, 47039 Savignano Sul Rubicone (FC), Italia (richiedente), rappresentata da Porta Checcacci & Associati S.p.A., Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 03/08/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 DECISIONE:

L’opposizione n. B 270 605 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18:  Articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi.

Classe 25:  Articoli di abbigliamento, calzature, copricapo.

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 1 213 792 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 1 213 792. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 244 277 e sulla registrazione di marchio italiano n. 723 754 del marchio figurativo  . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DELLA REGISTRAZIONE DI MARCHIO ITALIANO N. 723 754

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato [regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE]

Nel presente caso, la prova presentata dall’opponente consiste in un certificato di registrazione dell’Ufficio Marchi e Brevetti italiano relativo al suddetto marchio, ovvero la registrazione di marchio italiano n. 723 754, depositata in data 14/02/1995 e registrata in data 19/09/1997.

In data 16/02/2016 l’Ufficio ha stabilito il termine del 16/03/2016, prorogato in data 05/04/2016 al 16/05/2016, in favore dell’opponente al fine di permettergli di presentare eventuali certificati di rinnovo del marchio

L’opponente non ha tuttavia presentato, nel termine di cui sopra, alcuna prova dalla quale risulti che il suddetto marchio sul quale, inter alia, si basa l’opposizione sia stato oggetto di rinnovo e si sia pertanto esteso il periodo di protezione del marchio

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMUE l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata

L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio anteriore.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla  registrazione di marchio dell’Unione europea n. 244 277 dell’opponente.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti

Classe 25:      Calzature

I prodotti contestati sono i seguenti

Classe 18:       Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e articoli di selleria

Classe 25:      Articoli di abbigliamento, calzature, copricapo. 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità

Prodotti contestati in classe 1

Le calzature della classe 25 dell’opponente  sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda. Gli articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni] comprendono prodotti come borse, borsette, sacche per lo sport, portadocumenti, portafogli, portamonete, portachiavi, eccetera. Questi prodotti sono collegati alle calzature della classe 25 in quanto è probabile che i consumatori considerino i prodotti della classe 18 quali accessori complementari delle calzature. In effetti, i prodotti in questione vengono tra loro abbinati anche in modo rigoroso. Va altresì rilevato che i prodotti di cui si tratta possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati. Inoltre, per un produttore di calzature non è insolito realizzare e distribuire direttamente i suddetti articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni]. Infine, i prodotti in esame si possono trovare negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono considerati simili

I prodotti contestati cuoio e sue imitazioni, pelli di animali della classe 18 sono vari tipi di pelli di animali (o imitazioni). Si tratta di materiali grezzi. Va osservato al riguardo che il solo fatto che un prodotto sia utilizzato per la fabbricazione di un altro (ad esempio calzature in cuoio) non è sufficiente di per sé per concludere che i prodotti sono simili. In effetti, la loro natura, il loro scopo, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere alquanto diversi. I suddetti materiali grezzi sono destinati ad un uso industriale piuttosto che ad essere direttamente acquistati dal consumatore finale. Tali prodotti sono distribuiti in punti vendita diversi ed hanno natura e scopo diversi da quelli delle calzature. Di conseguenza, i prodotti in questione sono dissimili

I contestati bauli sono grandi contenitori o scatole chiudibili, usati come bagaglio o per magazzinaggio; gli ombrelli sono dispositivi per la protezione dalle intemperie, costituiti da una cupola apribile, di solito circolare, montata su di un’asta centrale; gli ombrelloni sono ombrelli utilizzati per proteggersi dal sole; i bastoni da passeggio sono aste o bastoni usati come ausilio nella deambulazione; le fruste sono strumenti per incitare gli animali o infliggere punizioni corporali; i finimenti sono bardature con cui un animale aggiogato tira un veicolo o un attrezzo; gli articoli di selleria sono le attrezzature usate per i cavalli, quali le selle o i finimenti. La natura di tali prodotti differisce di molto da quella dei prodotti della classe 25. In effetti, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (deposito/magazzinaggio, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano). Inoltre, i prodotti in esame non sono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati dalla stessa impresa. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

Lo stesso ragionamento si applica alle valigie, che sono pure dissimili. Questi prodotti sono considerati dissimili dalle calzature dell’opponente. Le valigie sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio e non soddisfano quindi le stesse esigenze delle calzature. I prodotti in questione non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, essi non sono né concorrenti né complementari

Prodotti contestati in classe 2

Le calzature sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti

Le calzature dell’opponente hanno la medesima finalità degli articoli di abbigliamento e dei copricapo contestati: essi, infatti, sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli abiti o degli articoli di cappelleria di solito si aspettano di trovare le calzature nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è cosa comune per produttori e designer concepire e realizzare sia articoli di abbigliamento e copricapo che calzature. Di conseguenza, i prodotti in questione sono simili

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal termine “ZANOTTI”, che sarà inteso come un cognome di origine italiana, presente in particolare nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna da almeno una parte del pubblico rilevante, non necessariamente solo quella di lingua italiana

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dai termini “GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” riprodotti in caratteri neri maiuscoli poste all’interno di un rettangolo orizzontale stretto e lungo. Al di sopra di questi elementi, nella parte sinistra del marchio, si trova la rappresentazione di una firma scritta a mano, tendenzialmente illeggibile come sono solite essere le firme. Anche nel caso del marchio contestato, dal punto di vista semantico una parte del pubblico rilevante comprenderà i termini “GIUSEPPE ZANOTTI” come aventi il significato di un nome maschile di origine italiana piuttosto diffuso ed un cognome, sempre di origine italiana. Il termine “DESIGN”, di origine anglosassone, sarà invece inteso, non solo dal pubblico di lingua inglese, come la “progettazione di un oggetto che si propone di sintetizzare funzionalità ed estetica: […]; anche, la forma di un oggetto, rispondente a criteri estetici e funzionali” (per quest’ultima definizione vedasi, tra gli altri, il Dizionario di Italiano il Sabatini Coletti, edizione online).

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri

L’elemento “DESIGN” del segno contestato sarà associato al concetto di forma di un oggetto, rispondente in particolare a criteri estetici. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possiedono un nesso, più o meno importante, con l’estetica, questo elemento è non distintivo per questi nelle classi 18 e 25

Visivamente, i segni coincidono nel termine distintivo “ZANOTTI”. Tuttavia, essi differiscono nel termine altrettanto distintivo “GIUSEPPE” del marchio contestato, nel termine non distintivo “DESIGN” del medesimo e nei restanti elementi (il rettangolo e la firma illeggibile) del marchio contestato

Per quanto riguarda il marchio contestato e questi ultimi elementi, si tenga presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine “ZANOTTI”, presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “GIUSEPPE” del marchio contestato e delle lettere “DESIGN”, le quali fanno però parte di un elemento non distintivo

Di conseguenza, i segni sono simili in media misura

Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico nessuno dei due segni ha un significato, con l’eccezione del termine “DESIGN”, che però è non distintivo. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni per almeno una parte del pubblico. Tuttavia, per un’altra parte del pubblico, e in particolare quella di lingua italiana, entrambi i segni saranno percepiti come facenti riferimento al cognome “ZANOTTI”, e pertanto sono da considerarsi concettualmente simili, nonostante la presenza nel marchio contestato del nome “GIUSEPPE”, che sarà inteso come un nome maschile di origine italiana.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti dei marchi in disputa sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. Il livello di attenzione del grande pubblico al quale sono diretti i suddetti prodotti sarà medio mentre il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

A questo scenario parziale si deve aggiungere la somiglianza tra i segni, che deriva principalmente dalla coincidenza nel termine distintivo “ZANOTTI”, che costituisce il marchio anteriore nella sua interezza e un elemento normalmente distintivo del marchio contestato. La Divisione d’Opposizione non può esimersi dal notare che gli ulteriori elementi del marchio contestato non svolgano il medesimo ruolo, e in particolare l’elemento grafico della firma, che per sua natura svolge un ruolo secondario, come sottolineato nella sezione c) della presente decisione, e l’elemento non distintivo “DESIGN”.

Unico elemento aggiuntivo del marchio contestato di un certo peso nel confronto è il termine “GIUSEPPE”. Tuttavia, questo elemento sarà inteso come un nome maschile di origine italiana da almeno una parte del pubblico e messo in relazione con il cognome, sempre di origine italiana, “ZANOTTI”.

Si noti che la percezione dei segni costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell’Unione europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore valore intrinseco in quanto indicatori dell’origine dei prodotti, perché l’esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l’esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela.

Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un’origine comune ai prodotti in questione. La presenza di un nome in uno dei segni in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero, individuando così un’origine comune

La Divisione d’Opposizione ritiene che la predetta circostanza sia di calzante applicazione al presente caso: sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari anche tenendo conto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all’elemento “GIUSEPPE” del marchio contestato, che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

• Registrazione di marchio italiano n. 749 443 per il marchio denominativo “LE ZANOTTI”, avente ad oggetto di protezione prodotti nella classe 25, ossia articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.

L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente è meno simile al marchio contestato, alla luce del fatto che contiene un elemento verbale aggiuntivo. Inoltre, gli ulteriori prodotti coperti da questo marchio che non sono stati oggetto di comparazione, ovvero articoli di abbigliamento e cappelleria che sono anch’essi chiaramente dissimili da quelli, rimanenti, rivendicati dal marchio contestato, ovvero cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e articoli di selleria. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, riguardo a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese

La Divisione d’Opposizione

Karin KUHL

Andrea VALISA

Mauro BUFFOLO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

FANTASY SHOES contro FANTASY SANDALS – Prima Commissione di ricorso EUIPO 18.08.2016

Marchio anteriore  è Fantasy Shoes Srl la cui azienda di riferimento si oppone alla registrazione del marchio  Fantasy Sandals. Il marchio “FANTASY” dell’opponente è utilizzato per contraddistinguere calzature che vengono vendute in tutto il mondo; l’elemento “SANDALS” del segno impugnato è associato a una particolare tipologia di calzature estive e si ritiene privo di capacità distintiva per “scarpe, sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia”.  La Divisione di Opposizione  accoglieva  l’opposizione  e  respingeva la  domanda di  marchio dell’Unione europea  per tutti  i  prodotti  contestati.  La decisione era fondata sul fatto che tutti  i  prodotti  contestati  coincidono  (“scarpe”)  o  rientrano  nella categoria  a generale  “calzature”  (“sandali;  solette;  zoccoli  [calzature]; scarpe;  scarpe da spiaggia”) di  cui al  marchio  anteriore.  I  prodotti  sono  dunque identici.

 

DECISIONE

della Prima Commissione di ricorso del 18 agosto 2016

Nel procedimento R 2765/2014-1

Georgios Alysandratos
Litous 11, Koropi
GR-19400 Atene
Grecia

Richiedente / Ricorrente
rappresentato da Anastasia Chronopoulou, 7 Sotiros Dios str, 18535, Piraeus, Grecia

contro

FANTASY SHOES S.R.L.
Piazza Martiri di Marzabotto, 63
I-51015 Monsummano Terme (Pistoia)
Italia

Opponente / Resistente
rappresentata da Antonio Petruzzelli, Corso Italia, 43, 20122, Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. 2 281 544 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 014 619)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da Th. M. Margellos (Presidente), M. Bra (Relatore) e C. Rusconi (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

Con domanda del 25 luglio 2013, Georgios Alysandratos (in prosieguo “il richiedente”) chiedeva la registrazione del seguente marchio figurativo: in colore grigio e blu, per contraddistinguere i seguenti prodotti, in seguito alla limitazione richiesta nel corso del procedimento:
Classe 25 – Scarpe; Sandali; Solette; Zoccoli [calzature]; Scarpe; Scarpe da spiaggia.

La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dell’Ufficio n. 164/2013 del 30 agosto 2013.

In data 26 novembre 2013 la FANTASY SHOES S.R.L. (in appresso “l’opponente”) presentava opposizione alla registrazione del marchio in oggetto, relativamente ai suddetti prodotti, sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, RMUE.
L’opposizione era fondata sui seguenti marchi anteriori: Marchio figurativo seguente, oggetto delle seguenti registrazioni:
• registrazione italiana n. 489 837 [sic n. 338 048] concessa il 5 dicembre 1984, e successivamente rinnovata, nelle Classi 18 e 25 per “calzature, articoli di pelletteria e borsetteria”;
• registrazione internazionale n. 489 837, concessa il 5 dicembre 1984 e successivamente rinnovata ed estesa all’Unione europea, nelle Classi 18 e  per “borse, valigie, portafogli, porta monete, borse di pelle, cuoio e loro imitazioni, scarpe, pantofole, scarponi”.

Marchio figurativo seguente, oggetto delle seguenti registrazioni:
• registrazione italiana n. 502 110, concessa il 21 dicembre 1988 e successivamente rinnovata, nella Classe 25 per “calzature, compresi gli stivali e le pantofole”;
• registrazione internazionale, n. 533 032, concessa il 21 dicembre 1988, successivamente rinnovata, nella Classe 25 per “stivali, scarpe e pantofole”.
L’opponente faceva valere che i marchi in conflitto sono letteralmente e foneticamente identici tralasciata la dicitura descrittiva “sandals”, perché entrambi sono composti dalla parola “FANTASY” e presentano righe orizzontali. I prodotti sono in parte identici (“scarpe” e “calzature”) e in parte simili (“abbigliamento e cinture”). Il marchio “FANTASY” dell’opponente è utilizzato per contraddistinguere calzature che vengono vendute in tutto il mondo, anche tramite licenziatari e siti internet di e-commerce. Sulla base di un’impressione complessiva, sussiste un rischio di confusione. A riprova l’opponente depositava vari allegati (copie dei certificati di registrazione, tabella del fatturato per stagione della collezione FANTASY in vari paesi; copia della domanda di partecipazione alla fiera “THE MICAM” tenutasi a Milano dal 15 al 18 settembre 2013 e alla fiera “International Event for Shoes & Accessories”,tenutasi a Düsseldorf il 13 settembre 2013; estratto dal sito internet della fiera “THE MICAM”; diversi estratti da siti di e-commerce e dal sito “ brands4friends” ).
Con trasmissioni in data 5 e 6 giugno 2014 (ripetute il 23 giugno), il richiedente presentava le proprie osservazioni in lingua inglese, accompagnate da vari allegati. Il 15 luglio 2014 l’Ufficio informava il richiedente che le sue osservazioni non sarebbero state prese in considerazione poiché non erano state tradotte nella lingua del procedimento (regola 96, paragrafo 1, REMC) e ne trasmetteva copia alla opponente solo a titolo informativo. Il 18 luglio 2014 il richiedente presentava le sue osservazioni in lingua italiana, che venivano trasmesse all’opponente a titolo informativo.
Con decisione in data 1 settembre 2014 (in appresso “la decisione impugnata”) la divisione di Opposizione accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda di marchio dell’Unione europea per tutti i prodotti contestati. La decisione era fondata sui seguenti motivi:
Per motivi di economia procedurale, si esamina in primo luogo l’opposizione in relazione al marchio italiano anteriore n. 502 110.
Tutti i prodotti contestati coincidono (“scarpe”) o rientrano nella categoria generale “calzature” (“sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia”) di cui al marchio anteriore. I prodotti sono dunque identici.

Il territorio di riferimento è l’Italia.

Comparazione dei segni

Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella dicitura “FANTASY”, dato che il cavalluccio marino stilizzato di colore azzurro con righe orizzontali bianche, del marchio contestato, sarà agevolmente percepito come “S”. I segni differiscono, invece, nelle loro ulteriori componenti: la stilizzazione grafica del componente verbale “FANTASY”; lo sfondo rettangolare del marchio anteriore; la combinazione di lettere “ANDALS”, scritta in caratteri stilizzati e molto piccoli, vicino alla parte superiore del cavalluccio marino azzurro; i due puntini posizionati alle estremità della parola “FANTASY” nel marchio impugnato.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola “FANTASY” presente identicamente in entrambi i segni, posto che- come rilevato sopra- la lettera collocata tra “FANTA-” e “Y” nel marchio impugnato sarà agevolmente intesa quale “S”. Entro questi limiti i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono della dicitura “SANDALS” del marchio impugnato, che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore. Come detto, il cavalluccio marino sarà oggetto di autonoma pronuncia nella trasmissione orale del segno, in quanto percepito e pronunciato quale mera lettera “S”.

Sotto il profilo concettuale, la dicitura “FANTASY” comune ai marchi, pur se in lingua inglese, sarà percepita dal pubblico di riferimento nel proprio significato di “facoltà della mente umana di creare immagini, di rappresentarsi cose e fatti corrispondenti o no a una realtà”, attesa la sua quasi identità rispetto all’equivalente linguistico italiano “fantasia”. La combinazione “SANDALS” di cui al marchio impugnato sarà intesa nel significato di “calzatura estiva leggera, maschile e femminile, costituita da una sola fermata al piede da strisce o fasce di cuoio, pelle o altro materiale, variamente sagomate, che lasciano più o meno liberi e scoperti le dita e il tallone” , anche in questo caso in virtù della presenza nel vocabolario italiano di termine equivalente molto simile (“sandalo/i”, v. Vocabolario della Lingua Italiana Treccani). La rappresentazione stilizzata del cavalluccio marino richiamerà l’omonimo pesce marino scientificamente noto come ippocampo. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, essi sono concettualmente simili.
Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili.
Elementi distintivi e dominanti dei segni
La dicitura “FANTASY”, comune ai due segni, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un’allusione alle caratteristiche dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di calzature, lato sensu intese, fantasiose, bizzarre, originali, arbitrarie, fuori dal comune.
L’elemento “SANDALS” del segno impugnato è associato a una particolare tipologia di calzature estive e si ritiene privo di capacità distintiva per “scarpe, sandali; solette; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia”. Il pubblico capisce il significato dell’elemento e non presterà la stessa attenzione a tale elemento privo di capacità distintiva, ma si rivolgerà agli altri elementi, più distintivi del marchio. Di conseguenza, l’impatto di tale elemento privo di capacità distintiva è limitato in sede di valutazione del rischio di confusione.
In entrambi i marchi la componente “FANTASY” costituisce l’elemento dominante, in quanto dotato di maggiore impatto visivo, in virtù della sua posizione centrale e delle sue maggiori dimensioni rispetto agli altri elementi figurativi e denominativi.

Carattere distintivo del marchio anteriore
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, non è necessario valutare le prove presentate e la valutazione si baserà sul carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore. Il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento verbale che una parte dei consumatori potrebbe percepire come allusivo.
Rischio di confusione
I prodotti che risultano identici sono diretti al grande pubblico, avente un livello di attenzione medio.
I segni presentano significative analogie. Essi condividono la medesima componente verbale “FANTASY”, che, pur potendo essere intesa da una parte dei consumatori quale allusiva  delle caratteristiche  di originalità e arbitrarietà dei prodotti rilevanti, costituisce l’elemento dominante di entrambi i segni. Inoltre, occorre rilevare che le componenti grafiche dei due marchi, quali lo sfondo rettangolare nel marchio anteriore e i due puntini posizionati alle estremità della parola “FANTASY” nel marchio stilizzato, cosi come la stilizzazione grafica delle due componenti verbali “FANTASY” svolgono un ruolo decisamente ancillare, poiché si tratta di elementi tutt’affatto ordinari e non suscettibili di colpire l’attenzione visiva del consumatore. A tal riguardo, cale rammentare che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo  l’elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289).
Ne discende che l’opposizione basata sulla registrazione italiana anteriore n. 502 110 è fondata e il marchio impugnato è respinto per tutti i prodotti contestati. Di conseguenza, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori, né il motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

In data 29 ottobre 2014, il richiedente proponeva ricorso, facendo pervenire la memoria contenente i relativi motivi in data 30 dicembre 2014.
L’opponente presentava osservazioni di risposta in data 16 marzo 2015.

Conclusioni e argomenti delle parti

Il richiedente chiede l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento della domanda di registrazione per i prodotti in contestazione, facendo valere i seguenti motivi:
La decisione impugnata è viziata di errori e contraddizioni nei motivi e nella sua valutazione del rischio di confusione.
È contestato che i prodotti in paragone siano identici. Il marchio anteriore è registrato per sottocategorie differenti della Classe 25, in particolare “calciature, tra cui compresi: stivali e pantofole” , mentre il marchio contestato è registrato per “ scarpe, sandali, suole, zoccoli, scarpe da spiaggia” . La decisione impugnata non ha preso in considerazione la destinazione e la finalità dell’utilizzo dei prodotti rispettivi.
La decisione impugnata ammette che l’unico punto di somiglianza fra i marchi è l’uso del termine “FANTASY” e che i marchi differiscono nel resto. Nonostante ciò ritiene, in modo contradittorio, che i marchi siano simili, allorché l’unico punto di somiglianza, ossia la dicitura “FANTASY”, è privo di carattere distintivo, in quanto concetto generico e comunemente utilizzato, persino in Classe 25.
Sotto il profilo visivo, il marchio contestato è caratterizzato da vari elementi distintivi che lo differiscono notevolmente dal marchio anteriore: 1. L’etichetta con la parola “Fantasy” , differenziandosi completamente in modo visivo e sonoro dal marchio richiesto con la parola “Sandals”; 2. La lettera “S”, comune nei termini “Fantasy” e “Sandals”;

La forma di un ippocampo, che viene percepito principalmente come ippocampo e poi come la lettera “S”, ciò che rende il marchio singolare e distintivo; 4. Il marchio è in colore e di contrasto blu; 5. I due puntini; 6. L’assenza di sfondo. I marchi differiscono sostanzialmente in tutti i loro elementi: il marchio anteriore è in bianco e nero, in corsivo, con uno sfondo di linee orizzontali, ove spiccano le lettere “F”, “N , “T” e “Y”. La conclusione che siano simili è infondata.
Sotto il profilo orale, la dicitura “SANDALS”, verrà letta e pronunciata, dato che su lettera iniziale “S” è comune ad entrambi le parole “Fantasy” e “Sandals”. Non vi è somiglianza sonora tra il marchio anteriore costituito da una parola ed il marchio richiesto, costituito da due parole che a causa della loro posizione e illustrazione, si pronuncino insieme.
Sotto il profilo semantico, il marchio richiesto include elementi distintivi, che lo circoscrivono  concettualmente, differenziandolo da quello anteriore, come ad esempio la parola “SANDALS” e l’ippocampo – la  lettera  “S”  – che rinvia all’omonima specie marina. Di conseguenza, non vi è coincidenza sul piano concettuale. La diciture “FANTASY” , l’unico elemento in comune, è priva di carattere distintivo inerente giacché si tratta di un termino generico. Visto su debole carattere distintivo, non può godere di un ampio ambito di protezione. Un termino così generico, corrente e comune, usato in numerosi marchi, non può creare confusione. Ammettere il contrario, sarebbe in contradizione alla volontà del legislatore, che non era di conferire tutela di uso esclusivo a diciture, tali come la parola “FANTASY”, utilizzata in numerosissimi marchi. È pertanto infondata la conclusione di somiglianza concettuale tra i marchi.
In conclusione, i marchi si differenziano in tutto, mentre l’unico elemento in comune, ossia l’elemento verbale “FANTASY”, viene illustrato in modo completamente diverso. Il fatto che i marchi coincidono oralmente in parte, non è sufficiente di per sé per concludere che i marchi, visti ognuno in modo globale, siano simili (v. 23/10/2002, T-6101, Matratzen); devono essere anche presi in considerazione, fra altri, le peculiarità intrinseche di ogni componente, comparandole con le peculiarità intrinseche di altri elementi. Il marchio richiesto è composto da più elementi figurativi in vari colori (ippocampo, punti, caratteri colorati), di modo ché valutati globalmente, i marchi sono visualmente dissimili (v. 23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 35 38). In una valutazione globale trattasi di due marchi completamente diversi, che non presentano nessuna somiglianza visuale, verbale o raffigurativa, anche se includono la stessa parola (“FANTASY”).

La decisione impugnata è viziata da errore nella motivazione, giacché, mentre menziona la maggior parte delle differenze fra i marchi e ammette che l’unico punto in comune è il termine “FANTASY”, non procede alla valutazione globale dei marchi e ritiene in modo contradittorio che siano simili (v. 30/01/2014, C 422/12 P, Cloralex, EU:C:2014:57).
Riguardo all’elemento distintivo dei marchi: la dicitura “SANDALS” è uno degli elementi essenziali e non trascurabili del marchio richiesto, trattandosi della seconda componente dell’elemento verbale, con posizione distintiva autonoma. L’elemento “SANDALS” è determinante nella percezione globale del marchio richiesto e la decisione impugnata ha errato nel ritenere che sia privo di capacità distintiva, e nell’ ignorarlo nella valutazione visuale, fonetica e semantica e nella valutazione globale del rischio di confusione.
Riguardo all’elemento dominante: la decisione impugnata ha errato nel ritenere che l’elemento verbale “FANTASY” sia l’elemento dominante dei marchi “per le sue dimensioni e posizione” , ignorando tutti gli altri elementi del marchio (inclusa la parola “SANDALS”), per basare la comparazione solamente sul lemma comune “FANTASY”. Pur supponendo che tale elemento sia dominante, la comparazione dei segni non può trascurare gli altri elementi (la parola “SANDALS”, la tipografia peculiare, i colori, l’ippocampo, ecc.), importanti nell’impressione generale che genera il marchio richiesto.
La parola “FANTASY” non è dotata di carattere distintivo intrinseco forte. Trattandosi di un termine avente un significato generico laudativo, che viene usato in centinaia di marchi registrati in tutte le classi, incluso nella Classe 25, non può godere di ampio ambito di protezione.
La decisione impugnata è anche viziata da errore e contraddizione laddove ritiene, da una parte, che la componente “FANTASY” sia l’elemento dominante di forte carattere distintivo e di maggior risonanza, in quanto il consumatore percepirebbe i prodotti tutelati come “ …vivaci, splendidi, originali, fuori dall’ordinario…” (pagina 3/6, punto c, paragrafo 2), dunque come allusiva delle peculiarità dei prodotti, e d’altra parte, nell’affermare che il marchio anteriore goda “di un carattere distintivo normale”. Secondo la giurisprudenza, si dovrebbe ritenere che la combinazione del termine “FANTASY” (concetto generico e indefinito, di debole carattere distintivo e di un impatto ridotto sulla percezione dei consumatori), con scarsi elementi figurativi, rende il marchio anteriore privo di carattere distintivo. In relazione ad elementi di debole carattere distintivo, anche il rischio di associazione o di confusione è debole (v. 30/01/2014, C 422/12 P, Cloralex, EU:C:2014:57).
Viene contestata anche l’affermazione della decisione impugnata in relazione alle “proprietà ausiliari”  delle altre caratteristiche, in particolare la parola “sandals”. La dissomiglianza dei segni risulta dalle numerose differenze sostanziali, in parte menzionate nella decisione impugnata (lo sfondo, i punti, la peculiare illustrazione grafica e la parola “SANDALS”), e in parte omessi (la rappresentazione della lettera “S” a forma di ippocampo). I marchi sono dissimili, poiché si differenziano in tutti elementi, con eccezione della parola “FANTASY”, comune a centinaia di marchi registrati in tutte le classi.
Nella fattispecie, gli elementi verbali non hanno maggior impatto nella percezione del consumatore. Non esiste una regola generale sul primato degli elementi verbali rispetto a quelli figurativi. La sentenza 14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, citata nella decisione impugnata, non può applicarsi nella fattispecie. In effetti, nel marchio anteriore gli elementi figurativi sono potenti, e nel marchio richiesto sono addirittura indissolubili da quelli verbali, poiché la lettera “S” delle parole “FANTASY” e “SANDALS”, raffigurata da un ippocampo, fa parte dell’elemento verbale e di quello figurativo, in modo ché l’elemento verbale e gli elementi figurativi sono indissolubilmente correlati. Conseguentemente, i marchi in esame non sono confondibili.
La memoria imperfetta dei marchi che manterrà il consumatore non determinerà un rischio di confusione, bensì una chiara differenziazione fra i marchi, viste le numerose e importanti  differenze che li distinguono.
Il principio d’interdipendenza trova applicazione solo nel caso vi sia un basso livello di similarità fra i marchi. Nella fattispecie, viste le numerose differenze fra i marchi che hanno in comune solo l’elemento “Fantasy”, si deve ritenere che non sussiste somiglianza alcuna fra i marchi. Pertanto, si deve concludere che non sono riunite le condizioni cumulative dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, anche se i prodotti fossero altamente similari.
La richiedente presentava, tra altri, la lista delle esportazioni e dei paesi di attività commerciale per gli anni 2012 e 2013, l’opuscolo e il catalogo dei suoi prodotti per l’estate 2014, e brani tratti dal suo sito web con l’elenco dei prodotti offerti.
L’opponente chiede alla Commissione di respingere il ricorso, e di confermare integralmente la decisione contestata, per le seguenti ragioni:
I prodotti “scarpe” del marchio impugnato sono identici alle “calzature” del marchio anteriore, non solo poiché appartengono alla medesima classe, ma piuttosto perché trattasi di categorie merceologiche identiche, venduti attraverso i medesimi canali distributivi, al medesimo pubblico di riferimento. Tale conclusione è valida anche per gli altri prodotti del marchio impugnato: “sandali; scoffe; zoccoli [calzature]; scarpe; scarpe da spiaggia” .
Dal punto di vista visivo, l’elemento comune ai due marchi è la dicitura “FANTASY”, che rappresenta il cuore di entrambi i marchi, ed il loro elemento principale e distintivo. La dicitura “SANDALS” del marchio richiesto – oltre ad essere in caratteri piccoli, situata a destra e in alto rispetto alla parola “FANTASY” e quindi di poca leggibilità – è di natura descrittiva, e dunque totalmente priva di capacità distintiva e incapace da differenziare i marchi. Salvo alcune differenze grafiche, l’impressione generale determinata dal confronto grafico dei due marchi appare molto simile.
Dal punto di vista fonetico, anche laddove la S della parola “FANTASY” del marchio impugnato fosse rappresentata dalla stilizzazione di un ippocampo, la parola nel suo complesso sarebbe letta e pronunciata come “FANTASY”, e quindi del tutto identica al marchio anteriore.
Dal punto di vista concettuale, il significato che il pubblico di riferimento attribuisce alla dicitura comune “FANTASY” sarà simile. L’argomento del richiedente, quando afferma che il termine “FANTASY” sia “un termine generico senza alcun elemento descrittivo dei prodotti o servizi, che non può godere di ampio ambito di protezione causa del suo debole carattere distintivo”, vale invece per la parola “SANDALS” del marchio impugnato, totalmente descrittiva, pertanto priva di carattere distintivo. La dicitura “SANDALS” è solo una inutile aggiunta descrittiva al cuore del marchio “FANTASY”, parola di spiccata originalità, proprio perché evoca concetti di fantasia e di arbitrarietà, collocandosi al di fuori di quelle che fanno riferimento alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti.
Riguardo agli elementi distintivi e dominanti dei marchi, la parola descrittiva “SANDALS” non può conferire originalità al marchio. La decisione impugnata ha giustamente sottolineato che “(S)andals” è priva di carattere distintivo per i prodotti e dotata di un impatto visivo molto limitato in virtù delle piccole dimensioni e della posizione decentrata. Complessivamente i segni appaiono quindi quasi identici, posto che l’elemento distintivo per entrambi è la parola “FANTASY” che, salvo piccole variazioni grafiche, compare in entrambi i marchi.
Sussiste rischio di confusione per il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento, che deve affidarsi all’immagine imperfetta conservata nella propria memoria.

Motivazione

Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMUE e alla regola 48 REMC, ed è pertanto ammissibile.
La decisione impugnata ha dapprima esaminato il rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, rispetto al marchio anteriore italiano, n. 502 110. La Commissione procederà nello stesso modo.
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato», in quanto il «rischio di confusione» include il «rischio di associazione con il marchio anteriore».
Infatti, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.
Pubblico di riferimento
La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25 e 26).
Nel caso di specie, il territorio rilevante è l’Italia, poiché il marchio anteriore è registrato in tale Stato membro. Peraltro, atteso che i prodotti di cui trattasi nella specie si dirigono al grande pubblico e sono acquistati in negozi di grande distribuzione, ma anche presso negozi più specializzati, il consumatore di riferimento è il consumatore medio italiano, normalmente informato nonché ragionevolmente attento e avveduto. Il suo livello di attenzione sarà di un grado medio in relazione a questi prodotti.

Comparazione dei prodotti
Con riguardo al raffronto dei prodotti di cui trattasi, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzazione, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei prodotti e le relative reti di distribuzione e vendita. È necessario stabilire se il pubblico possa ritenere che essi provengono dalla medesima impresa (v. 04/11/2003, T 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).
Il marchio anteriore è registrato per la categoria generale “calzature” della Classe 25, e, tra altri, per le sottocategorie “ stivali e pantofole” .
La Commissione conferma che i prodotti contestati “Scarpe” sono identici a quelli del marchio anteriore, non perché appartengono alla stessa classe, ma perché coincidono con la categoria merceologica generale “ calzature” .
Gli altri prodotti, “Sandali; Zoccoli [calzature]; Scarpe da spiaggia” rientrano nella stessa categoria merceologica generale, trattandosi di varie tipologie di calzature estive.
I prodotti “Solette”, sono accessori di calzature, venduti attraverso i medesimi canali distributivi, al medesimo pubblico di riferimento, e sono pertanto, per lo meno altamente simili alle “calzature” del marchio anteriore.

Comparazione dei segni
Passando al raffronto dei marchi, si rileva che, quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata sull’impressione d’insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (v. 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l’impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (v. 12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 40, e giurisprudenza ivi citata).
Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (v. 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
I segni da porre a confronto sono i seguenti:

Domanda di marchio contestata Marchio anteriore italiano
Il segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura “Fantasy Sandals”, scritta in caratteri leggermente stilizzati, ove la lettera “S”, comune a “Fantasy” e “Sandals”, è rappresentata da un ippocampo di dimensioni più grandi e di colore azzurro contrastante con righe orizzontali bianche, cosi come la parola “Sandals”, scritta in caratteri più piccoli, situata nella parte superiore destra della parola “Fantasy”. Posizionati alle estremità della parola “FANTASY” , ci sono due puntini.
È pacifico fra le parti che la dicitura “FANTASY”, comune ai marchi, pur se in lingua inglese, sarà percepita dal pubblico di riferimento nel proprio significato di “facoltà della mente umana di creare immagini, di rappresentarsi cose e fatti corrispondenti o no a una realtà”, attesa la sua quasi identità rispetto all’equivalente linguistico italiano “fantasia”. È  pure pacifico che la dicitura comune “FANTASY”, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un’allusione alle caratteristiche positivi dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di calzature, lato sensu intese, fantasiose, bizzarre, originali, arbitrarie, fuori dal comune. La dicitura “FANTASY”, comune ai due segni, potrebbe dunque essere percepita dal pubblico di riferimento come una evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti de quibus (13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTE, § 65).
È  anche pacifico fra le parti che l’elemento “SANDALS” del segno impugnato sarà associato a una particolare tipologia di calzature estive , anche in questo caso in virtù della presenza nel vocabolario italiano di termine equivalente molto simile (“sandalo/i”). La dicitura si riterrà descrittiva di caratteristiche dei prodotti in questione, motivo per il quale il pubblico non presterà la stessa attenzione a tale concetto di per se privo di capacità distintiva intrinseca. Tuttavia, pur inerentemente privo di capacità distintiva, tale elemento può avere un impatto nella percezione d’insieme del marchio contestato, indotto accessoriamente dal suo posizionamento o delle sue caratteristiche grafiche.
Dal punto di vista visivo, non è possibile individuare nel marchio contestato una parte o elemento che prevalga sull’altra in modo da dominare l’impressione d’insieme. Da un lato, infatti, i caratteri utilizzati per gli elementi verbali “Fantasy” della parte centrale sono più nitidi e facilmente leggibili rispetto alla parola “Sandals”, in caratteri più piccoli. La rappresentazione di un ippocampo, in dimensioni più grandi degli altri caratteri, è un elemento grafico e verbale, dato che sarà agevolmente percepito come la lettera “S” e che, a causa della sua dimensione e del colore contrastante azzurro, catturerà immediatamente l’attenzione del pubblico. D’altro canto, proprio per la combinazione grafico-verbale del suo colore azzurro contrastante e dell’ ippocampo, la parola “Sandals”, presente nella parte superiore destra del segno in questione, nonostante le dimensioni ridotte dei caratteri che ne rendano la leggibilità meno agevole, guadagna in originalità e capacità distintiva, in modo da essere inclusa, in certa misura, nella percezione del pubblico.
Se ne deve pertanto concludere che è la combinazione dei vari elementi a conferire carattere distintivo al segno, senza che nessuno dei suoi elementi ne determina da solo l’impressione d’insieme memorizzata dal consumatore in modo che tutti gli altri elementi siano trascurabili (v., in tal senso, 19/05/2011, T 81/10, Air Force, EU:T:2011:229, § 30).
Il marchio anteriore consiste, secondo il suo verbale di deposito, “nella figura di un rettangolo formato da linee parallele all’interno del quale vi è iscritta a caratteri di fantasia la dicitura FANTASY”. I caratteri sono in corsivo, molto stilizzati, ove spiccano le lettere “F”, “N”, “T” e “Y”.
Se ne deve pertanto concludere che anche per il marchio anteriore, l’elemento figurativo consistente in una etichetta con righe parallele orizzontali, pur banale in se stesso, cosi come la stilizzazione grafica, sono elementi non trascurabili nell’impressione d’insieme, che devono essere presi in considerazione per la valutazione del rischio di confusione.
In quanto al raffronto visivo dei segni, occorre segnalare che vi sono degli elementi figurativi e denominativi del marchio contestato che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore, ovverosia l’espressione “SANDALS”, la particolare stilizzazione e il posizionamento degli elementi verbali, nonché i puntini e i colori nero e azzurro contrastanti, e infine, la lettera “S” raffigurante il disegno di un ippocampo, che costituisce il nesso fra le parole “FANTASY” e “SANDALS” . D’altra parte, l’etichetta rettangolare formata da linee parallele e la stilizzazione dei caratteri di fantasia del marchio anteriore non trovano corrispondenza nel marchio richiesto.
Tuttavia, questa Commissione è dell’avviso che, date le loro dimensioni e soprattutto la loro posizione centrale all’interno dei due marchi in paragone, le rappresentazioni, pur diverse, della dicitura “FANTASY” , comune ai marchi in questione, nonostante il carattere evocativo di tale parola, saranno percepite immediatamente dal pubblico destinatario, il quale non le ignorerà e, al contrario, le serberà nel proprio ricordo imperfetto.
Allo stesso modo, anche se gli rispettivi elementi figurativi addizionali entreranno a far parte della percezione del consumatore medio dei prodotti considerati, non è possibile concludere che l’attenzione di questi si concentrerà unicamente e in un primo momento su questi elementi, in modo da eliminare tutta somiglianza visiva fra le marchi in paragone, risultante dall’elemento comune “FANTASY”. Quindi, anche se l’elemento comune denominativo “Fantasy”, è di scarso carattere distintivo, occorre ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visiva, estremamente basso.
Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione considera che, nonostante la presenza di elementi figurativi visualmente significativi, la presenza dell’ elemento denominativo comune “FANTASY” conferisce ai segni un certo grado di somiglianza visiva, sebbene non si tratti, certo, di una somiglianza di grado elevato.
Sotto il profilo fonetico, la componente figurativa del marchio impugnato non è soggetta a valutazione fonetica. La pronuncia dei segni coincide nel suono della dicitura “FANTASY”, che è l’unico elemento verbale del marchio anteriore. È vero che la struttura sillabica e il ritmo del marchio richiesto è allungato se si pronuncia anche la dicitura “SANDALS”. Tuttavia, è anche vero che i segni coincidono nella pronuncia della dicitura FANTASY e sono dunque simili ad un certo punto dal punto di vista fonetico, anche se il marchio contestato verrebbe pronunciato “FANTASY SANDALS”, come fa valere il richiedente.
Sotto il profilo concettuale, gli elementi denominativi “FANTASY” e “FANTASY SANDALS” hanno un significato chiaro per il consumatore italiano, “Fantasy sandals” facendo, precisamente, riferimento ad una tipologia di scarpe fantasiose. Anche se si volesse ritenere nel paragone concettuale la figura dell’ ippocampo, è giocoforza notare che questa figura, in sé, evoca il concetto di mare, spiaggia, in modo ché il consumatore vedrebbe un’allusione alla natura delle calzature, ossia calzature estive, sandali di spiaggia, dunque  un richiamo alla natura delle calzature in oggetto. I segni in conflitto presentano, dunque, una certa affinità logica, nella misura in cui entrambi evocano il concetto di “fantasia”, anche se questo concetto, che evoca in modo laudativo caratteristiche dei prodotti, non è particolarmente distintivo, in quanto comunemente usato nel mercato.
Dalle suesposte considerazioni, la Commissione conclude che la somiglianza fra i segni è certo limitata ad un elemento non particolarmente distintivo, ossia il termine “Fantasia”. Tuttavia, visivamente, foneticamente e concettualmente, questo ricopre una posizione significativa e non del tutto subordinata in entrambi i marchi. Nonostante le differenze non trascurabili in quanto ai loro rispettivi elementi costitutivi e figurativi, questa Commissione ritiene che essi non siano in grado da annullare completamente una certa somiglianza tra i marchi, certo ridotta, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione
L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Per quanto concerne i segni, questa Commissione ha ritenuto che tra essi è possibile ammettere che esiste un grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale rilevante, pur limitata alla presenza in entrambi dell’elemento denominativo non particolarmente distintivo “Fantasy” che, da un lato, costituisce l’unico elemento verbale del marchio anteriore e uno degli elementi centrali del marchio figurativo del richiedente.
Con riguardo al carattere distintivo del marchio anteriore, la richiedente sostiene, in primo luogo, che il termine “Fantasy” sarebbe intrinsecamente descrittivo per tutti i prodotti in oggetto e che, di conseguenza, la presenza di un elemento simile nel marchio posteriore non determinerà un rischio di confusione. Tuttavia, la Commissione ritiene che, sebbene la parola “fantasy” abbia una connotazione evocativa e laudativa, essa non può ritenersi direttamente descrittiva e conserva un certo grado di capacità distintiva, certo limitato, per i prodotti oggetto del ricorso.
Va poi richiamato che la Commissione è chiamata, in questa sede, a pronunciarsi sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella fattispecie, vale a dire, da un lato, il marchio anteriore figurativo “Fantasy” e, dall’altro, il marchio contestato figurativo “Fantasy Sandals”. Se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall’altro, di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati (v. 07/07/2010, T 557/08, M Pay, EU:T:2010:287, § 42 43; 16/03/2005, T 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 62; 13/12/2007, T 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Nella fattispecie, tanto per dimensione quanto per posizione centrale, la dicitura “FANTASY” occupa, in entrambi i marchi, una posizione significativa, e ciò può determinare un rischio di confusione a prescindere dalla sua eventualmente limitata capacità distintiva (15/07/2015, T-333/13, BambinoLÜK / BAMBINO ea, EU:T:2015:490, § 40).
Alla luce delle precedenti considerazioni, nel caso di specie, la Commissione rileva che, data la identità e alta affinità dei prodotti in paragone, nonché la pur limitata somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto per il pubblico italiano, esiste un rischio che tale pubblico, che deve fare affidamento sull’immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria e che non è solito prestare un’attenzione particolarmente elevata nell’acquisto dei prodotti rilevanti, possa essere indotto a credere che i questi ultimi provengano dalla stessa impresa o, se del caso, da imprese tra loro economicamente collegate.
Anche se si supponga, quod non, che il marchio anteriore “FANTASY”, sia di scarso carattere distintivo in relazione ai prodotti in paragone, questo non è, nella fattispecie, sufficiente a scongiurare tale rischio. Tale termine, infatti, costituisce, nel marchio anteriore, l’unico elemento denominativo e, nel segno richiesto, l’elemento iniziale del componente verbale, che occupa una posizione centrale nel marchio impugnato, essendo in posizione più impattante e in caratteri di maggiori dimensioni, dal lemma “Sandals” e per lo meno tanto visibile quanto la raffigurazione dell’ ippocampo.
Tenuto conto di quanto sopra, pur ammettendo lo scarso carattere distintivo della parola “FANTASY”, visto il principio di interdipendenza, la coincidenza delle componenti verbali dei marchi nella medesima parola è comunque tale da indurre i consumatori italiani a ritenere che detti segni, apposti su prodotti identici o altamente affini, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.
In effetti, anche in questo caso, il pubblico italiano, già esposto al marchio anteriore, potrebbe ragionevolmente pensare che il marchio posteriore ne rappresenti una versione ammodernata o una linea di scarpe estive, del marchio dell’opponente.
Dal momento che l’opposizione merita d’essere integralmente accolta nella misura in cui si fonda sul marchio anteriore italiano n. 502 110, la Commissione non reputa opportuno, per ovvie ragioni di economia procedurale, procedere all’esame delle prove di reputazione addotte dall’opponente, né all’esame del rischio di confusione sulla base degli altri diritti anteriori, o sulla base dei motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Spese
La richiedente, in quanto parte soccombente ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, dovrà sopportare le spese del procedimento di ricorso. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 6, RMUE, e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, il richiedente è pertanto tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso per l’importo specificato nella regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC (550 euro). Quanto al procedimento di opposizione, la determinazione delle spese stabilita nella decisione impugnata è confermata.

Dispositivo
Per questi motivi,

LA COMMISSIONE
così decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiedente è tenuta a rifondere all’opponente la somma di 550 EUR.

 

NEON  – NEOX VISION – Divisione di Opposizione EUIPO 04.10.2016

Neon contro Neox Vision

Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dalla parola ‘neon’ in caratteri stilizzati ricurvi. Si ritiene che i segni siano simili in ridotta misura in particolare in considerazione dell’impatto nettamente diverso sotto il profilo auditivo dell’ultima lettera ‘N’ del marchio anteriore e ‘X’ del marchio impugnato.
Sotto il profilo concettuale, la parola ‘NEON’ del marchio anteriore sarà associata a un elemento chimico del gruppo dei gas nobili e che ha largo impiego nella fabbricazione di lampade e fluorescenza e di tubi per insegne luminose o a qualcosa attinente all’illuminazione. I marchi concettualmente non sono simili. Il marchio anteriore sarà associato a un concetto mentre l’elemento dominante del marchio impugnato ‘NEOX’ non sarà associato a nessun significato. Tale circostanza contribuisce a differenziare ulteriormente i marchi e a escludere così un rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 322 736

Neotric di Stefanini Gabriele, Via Mottarone, 36/A, 28041 Arona (NO), Italia (opponente), rappresentata da Studio Legale Avv. Laura Turini, Viale Matteotti, 25, 50121 Firenze (FI), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Antonio Cairoli, Via San Zefferino Papa, 41, 00167 Roma, Italia (titolare), rappresentato da Giambrocono & C. S.P.A., Via Zambianchi, 3, 24121 Bergamo, Italia (rappresentante professionale).

Il 04/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 322 736 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della registrazione internazionale che designa l’Unione Europea n. 1 160 522. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9 518 648. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici ed ottici, compresi occhiali da sole ed occhiali da vista, parti ed accessori relativi, tranne microscopi elettronici e parti relative; apparecchi e strumenti di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti atti a condurre, interrompere, trasformare, accumulare, regolare e controllare elettricità; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori d cassa, macchine calcolatrici, estintori.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 28: Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale; tranne puzzle.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Occhiali di protezione e/o anti-riflesso, occhiali da sole, occhiali, occhiali di protezione e loro parti e accessori, ovvero lenti sostitutive, asticelle per le orecchie, montature, placchette; custodie specialmente adattate per occhiali di protezione e/o antiriflesso, occhiali da sole e occhiali, e loro parti e accessori; guanti sportivi; apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, la commutazione, la trasformazione, l’accumulazione, la regolazione o il controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, materiale informatico, computer; software; estintori.
Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti ritenuti essere identici sono diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto in particolare per alcuni prodotti di carattere tecnico/scientifico e specialistico o relazionati con la sicurezza.

c) I segni

 

Marchio anteriore
Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dalla parola ‘neon’ in caratteri stilizzati ricurvi. Tale parola è preceduta da un elemento figurativo che consiste di un circolo all’interno del quale si trova un elemento stilizzato ricurvo verso il basso che con molta probabilità sarà associato alla lettera ‘n’ essendo graficamente simile alla ‘n’ della parola ‘NEON’.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della parola ‘NEOX’ in caratteri stilizzati squadrati e angolosi. La lettera ‘X’ è parzialmente sovrapposta alla lettera ‘O’ e una delle due stanghette è allungata e va quasi a unirsi a una linea che si trova al di sotto delle lettere ‘NEO’ puntellata nella sua parte iniziale e al cui interno è rappresentata la parola ‘VISION’.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. Inoltre, il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

L’elemento “VISION” del segno contestato sarà associato almeno da una parte del pubblico rilevante a “visione” dato che la parola esiste come tale in alcune lingue del territorio rilevante (per esempio in inglese, spagnolo, francese, tedesco) o perché è molto simile alla corrispondente parola nella lingua nazionale (per esempio in italiano visione, in portoghese visão, in polacco wizjia, ecc.). Tenendo in considerazione che i prodotti relativi sono, tra gli altri, occhiali e loro parti ed accessori, strumenti ottici si ritiene che questo elemento è debole per questi prodotti.

L’elemento “NEOX” nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Visivamente, entrambi i segni includono le lettere ‘N-E-O’. Tuttavia, essi differiscono nella lettera finale ‘N’ del marchio anteriore e ‘X’ del marchio impugnato cosi come nella parola ‘vision’ del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene passerà inosservato in considerazione della ridotta dimensione e della posizione secondaria), nell’elemento figurativo del marchio anteriore e nella stilizzazione che è completamente diversa. In particolare, nel marchio anteriore le lettere hanno una grafia molto curva e tonda priva di angoli e le lettere sono spaziate tra loro. Nel caso del marchio impugnato, invece, le lettere sono molto angolose e appuntite e appaiono più unite tra loro. Nel marchio anteriore la lettera ‘N’ appare come una curva continua mentre nel marchio contestato è costituita da tre stanghette e i raccordi che le uniscono ai due estremi (in alto ed in basso) sono angolosi e spigolosi. La lettera ‘E’ del marchio contestato è priva della stanghetta verticale ed è costituita unicamente dalle tre linee verticali ravvicinate tra loro e dove quella nel mezzo, ha l’estremità esterna tagliata. Nel marchio anteriore, invece, la lettera ‘E’ ha la stanghetta verticale e le tre linee sono molto spaziate tra loro. La lettera ‘O’ del segno impugnato è simile a un quadrato ed è parzialmente coperta da una stanghetta della lettera ‘X’. La lettera ‘X’ inoltre è una lettera meno comune e pertanto non passerà inosservata. Nel caso invece del marchio anteriore la lettera ‘O’ ha una forma ovalare ed è priva di angoli.

L’opponente argomenta che l’inizio dei marchi è la parte più importante dove il consumatore tende a centrare la sua attenzione. I marchi oggetto di esame, tuttavia, sono piuttosto corti e pertanto si notano maggiormente le differenze tra di essi. Nel presente caso, i marchi non solo presentano una veste grafica totalmente diversa ma hanno anche una differenza nell’ultima lettera che non passerà inosservata in considerazione del numero limitato di lettere di cui sono composti.

L’opponente inoltre sostiene che la lettera ‘n’ all’interno del cerchio dell’elemento figurativo del marchio anteriore è privo d’originalità e il pubblico non le darà importanza poiché si tratta solamente di una ripetizione della lettera iniziale della parola che segue ‘neon’. Sebbene, si ritiene probabile che la lettera ‘n’ dell’elemento figurativo venga percepita come la prima lettera di ‘NEON’, tale circostanza, tuttavia, non toglie che i marchi siano graficamente molto diversi in ragione delle osservazioni più sopra esposte.

Pertanto, in considerazione delle summenzionate differenze si ritiene che i marchi siano simili visualmente in misura ridotta.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘N-E-O’ presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nell’ultima lettera ‘N’ del marchio anteriore e nell’ultima lettera ‘X’ del segno impugnato e nella parola ‘VISION’ del marchio contestato che, tuttavia, date le sue ridotte dimensioni e la sua posizione secondaria, si ritiene probabile non verrà pronunciata dal consumatore. Si ritiene, inoltre, che la lettera ‘n’ identificabile nell’elemento figurativo del marchio anteriore non sarà articolata posto che sarà percepita come la ripetizione della prima lettera della parola ‘neon’. Sebbene la pronuncia dei marchi coincida nel suono delle lettere ‘NEO’ il suono dell’ultima lettera ‘N’ del marchio anteriore e ‘X’ del marchio impugnato è molto diverso e chiaramente riconoscibile in particolare nel caso di parole relativamente corte come nei marchi in oggetto.

Pertanto, alla luce delle considerazioni più sopra esposte si ritiene che i segni siano simili in ridotta misura in particolare in considerazione dell’impatto nettamente diverso sotto il profilo auditivo dell’ultima lettera ‘N’ del marchio anteriore e ‘X’ del marchio impugnato.
Sotto il profilo concettuale, la parola ‘NEON’ del marchio anteriore sarà associata a un elemento chimico del gruppo dei gas nobili e che ha largo impiego nella fabbricazione di lampade e fluorescenza e di tubi per insegne luminose o a qualcosa attinente all’illuminazione. Tale termine è presente come tale in una parte sostanziale delle lingue del territorio di riferimento (spagnolo, francese, italiano, inglese, tedesco, sloveno, ceco, polacco, ungaro, ecc.) o è molto simile al corrispondente termine nazionale (neonas in lituano, neons in Lettone, neoon in Estone, ecc.). La parola ‘NEOX’ del marchio impugnato è priva di significato nel territorio di riferimento. La parola ‘VISION’ del marchio impugnato sarà associata almeno da una parte del pubblico rilevante a “visione” dato che la parola esiste come tale in alcune lingue del territorio rilevante (per esempio in inglese, spagnolo, francese, tedesco) o perché è molto simile alla corrispondente parola nella lingua nazionale (per esempio in italiano visione, in portoghese visão, in polacco wizjia, ecc.). Come indicato in precedenza, tuttavia,  si ritiene che tale elemento passerà inosservato dal consumatore.

I segni, pertanto,  non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, procederà l’esame del rischio di confusione.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I marchi sono simili dal punto di vista visivo e fonetico in misura ridotta. Dal punto di vista concettuale essi non sono simili. In particolare, i marchi sono simili nella misura in cui entrambi includono le lettere ‘NEO’. I marchi, tuttavia, presentano importanti differenze nella loro veste grafica. Occorre rilevare che sebbene, in principio, l’inizio dei marchi è particolarmente rilevante e l’elemento figurativo è meno importante che l’elemento verbale, è necessario, tuttavia, procedere ad una valutazione complessiva dei marchi. Nel presente caso, trattandosi di marchi relativamente corti, le differenze sono più evidenti. In particolare, oltre alle lettere finali diverse ‘N’ (nel marchio anteriore) e ‘X’ (nel segno impugnato), si percepiscono nettamente altre differenze quali l’altissima stilizzazione dei marchi che appare in netta contrapposizione: linee curve e smussate (nel marchio anteriore) versus linee squadrate e spigolose (nel segno impugnato). Inoltre, la presenza dell’elemento figurativo nel marchio anteriore contribuisce a differenziare ulteriormente i marchi sul piano visivo. Anche alla luce del fatto che la lettera ‘n’ in esso presente venga associata alla prima lettera di ‘NEON’, tale circostanza non è sufficiente ad escludere che tale elemento sia  perfettamente riconoscibile e percettibile e che, pertanto, non passerà inosservato.  Sul piano fonetico, inoltre, il suono dell’ultima lettera ‘N’ del marchio anteriore e ‘X’ del marchio impugnato è molto diverso e chiaramente riconoscibile in particolare nel caso di parole relativamente corte come nei marchi in oggetto.
Va altresì osservato che, i marchi concettualmente non sono simili. Il marchio anteriore sarà associato a un concetto mentre l’elemento dominante del marchio impugnato ‘NEOX’ non sarà associato a nessun significato. Tale circostanza contribuisce a differenziare ulteriormente i marchi e a escludere così un rischio di confusione.

Gli elementi aggiuntivi e differenti più sopra descritti sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal titolare nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione

Martina GALLE Francesca CANGERI SERRANO Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

STAY WHITE – EUIPO 27.06.2016

 

Inizialmente il marchio Stay White viene ritenuto dall’Ufficio preposto un marchio denominativo privo di carattere distintivo.

Il richiedente presenta le sue osservazioni in base alle quali afferma che i prodotti i questione nascono colorati quindi il collegamento tra il colore bianco e il materiale richiesto è arbitrario. L’ufficio ritiene che la dicitura “STAY WHITE” non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in oggetto, ossia che essi si mantengono bianchi. Ciò è applicabile anche ai servizi, che indicano con tale dicitura la loro capacità di mantenere bianco l’oggetto a cui sono rivolti.

TESTO DELLA DECISIONE

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 27/06/2016

Alessandra Vitagliano  Via Larga, 16 I-20122 Milano  ITALIA

Fascicolo nº: 015010556 Vostro riferimento: 16024AA13 Marchio: STAY WHITE Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: ISKO S.r.l.  Viale Papa Giovanni XXIII n.48 I-24121 Bergamo  ITALIA

In data 11/02/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 04/04/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente ha già registrato/pubblicato presso l’EUIPO altri marchi simili.

2. I prodotti della classe 24 non si caratterizzano per essere, nascere o rimanere bianchi, bensì nascono “colorati”. Ciò è noto sia al pubblico specializzato, che conosce come si presenta il prodotto allo stato naturale, sia al consumatore meno esperto. Il collegamento tra il colore bianco e i materiali richiesti è arbitrario. “STAY WHITE” non indica una proprietà del prodotto, caratterizzato da altre peculiarità quali la morbidezza, la leggerezza, la trasparenza, la resistenza ecc.

3. Pur accettando il significato di “white” fornito dall’Ufficio, il richiedente sottolinea che il termine “stay” ha altre accezioni che danno origine a un “nonsignificato” in collegamento con il vocabolo “white”.

4. Per quanto concerne i prodotti della classe 25 essi non sono solo bianchi, ma di qualsiasi colore. Essi presentano caratteristiche particolari non raggruppabili in una sola categoria, ovvero quella di “rimanere bianchi”. Ciò è evidente per il pubblico di riferimento (professionale e meno esperto), con un  elevato livello di attenzione.

Questi sono trattati per varie ragioni, quali ad esempio renderli lisci, leggeri, sottili, morbidi, colorati, ecc.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:

Classe 40 Affitto di macchine per maglieria; Apposizione di monogrammi su indumenti; Controllo dell’inquinamento dell’acqua; Cucito; Cucito (realizzazione personalizzata); Demineralizzazione dell’acqua; Depurazione dell’acqua; Depurazione delle acque di scarico industriali; Depurazione di solventi; Elaborazione di immagini fotografiche; Elaborazione fotografica di stampe e diapositive; Estrazione di elementi contenuti in residui di scarto; Filtraggio di liquidi; Gestione dei rifiuti [riciclaggio]; Lavori ad uncinetto e cucito; Lavori di cucito [produzione su richiesta]; Lavori di cucito [produzione su richiesta]; Noleggio di macchine da cucire; Noleggio di macchine e apparecchi per la stampa; Noleggio di macchine per la fabbricazione di scarpe; Ricami; Ricamo; Rigenerazione dell’acqua; Rigenerazione delle acque di scarico; Servizi di cucitura; Servizi di depurazione dell’acqua sul posto; Sovracucitura a macchina di tessuti; Taglio di modelli; Taglio di stoffe; Taglio di tessuti; Trattamento dell’acqua; Trattamento delle acque reflue.
L’obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti e servizi.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
L’Ufficio pertanto ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero “stay” e “white”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.
La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.
Essa è traducibile in italiano come “rimanere bianco/che si mantiene bianco”.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali.
3. Per quanto concerne l’ulteriore significato del verbo “stay” a cui fa riferimento il  richiedente (“to continue to be in a particular place for a period of time without moving away”), esso si rivela alquanto lontano dal contesto di cui trattasi e quindi, con ogni probabilità, non verrà preso in considerazione dal pubblico di riferimento.
Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua inglese), l’Ufficio ritiene che la dicitura “STAY WHITE” non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in oggetto, ossia che essi si mantengono bianchi. Ciò è applicabile anche ai servizi, che indicano con tale dicitura la loro capacità di mantenere bianco l’oggetto a cui sono rivolti.

2., 4. Se applicata a prodotti quali “Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni di stampa in materie tessili; Tessuti elastici; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di indumenti impermeabili; Materiali tessili compositi; Denim [tessuto]; Materiali tessili in stoffa elasticizzata; Stoffe per la produzione di abbigliamento da uomo; Stoffe per la produzione di abbigliamento da donna; Tessuti per la fabbricazione di borse, Tessuti in fibre naturali, non per isolamento; Prodotti tessili in pezze per la confezione di indumenti; Tessuti per abbigliamento; Tessuti per abbigliamento” ecc. (classe 24), nonché a “Articoli di abbigliamento; Articoli di abbigliamento impermeabili; Articoli d’abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento per bambini; Cappelleria; Maglie per l’atletica; Magliette da jogging; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglieria; Indumenti per l’atletica; Uniformi” ecc. (classe 25), l’espressione “STAY WHITE” non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un’indicazione di una caratteristica positiva dei prodotti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il fatto che un tessuto, un capo di abbigliamento per bambini o sportivo, un’uniforme, ecc. siano in grado di rimanere “bianchi” più a lungo rispetto agli altri (ad esempio perché repellono le macchie, perché non si sporcano o si sporcano con più difficoltà, perché non ingialliscono con i frequenti lavaggi ecc.) sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante, che il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione, sia che si tratti del pubblico professionale con elevato livello di attenzione, sia del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
L’argomento secondo il quale i tessuti e i capi di abbigliamento “non sono, non nascono e non restano bianchi” è, di per sé, discutibile. L’Ufficio non comprende perché nel mercato di riferimento non possano esistere tessuti quali lino, canapa, cotone, flanella ecc. o magliette, pantaloncini, maglieria intima ecc. di colore bianco, a prescindere dal fatto che il bianco sia il loro colore “originale” o dovuto a tintura.
È peraltro del tutto irrilevante che i prodotti delle classi 24 e 25, a detta del richiedente, siano caratterizzati da altre caratteristiche quali la morbidezza, la sofficità, la trasparenza, la resistenza ecc.
Va ricordato che l’obiezione dell’Ufficio non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento, specializzato o meno, non percepirà l’espressione “STAY WHITE” sui prodotti di cui trattasi come un segno distintivo.
L’Ufficio ricorda che “il consumatore non si aspetta che questi tipi di espressioni promozionali siano precise o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questo genere di espressioni promozionali sono accomunate dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un’informazione di carattere astratto che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati” (2 dicembre 2014, R1068/2014-5, Free, §23).
5. Per quanto concerne i servizi della classe 40, quali ad esempio “Apprettatura di tessili, Candeggio di tessuti; Colorazione; Conciatura del cuoio; Decolorazione di stoffe; Fabbricazione di merci su ordinazione; Preparazione e trattamento di tessuti; Finitura e rivestimenti per tessuti; Follatura di stoffe; Servizi di tintoria; Tintura; Trattamento chimico di prodotti tessili; Trattamento antimuffa” ecc., il segno “STAY WHITE” è un semplice messaggio promozionale, indicante che i servizi aspirano a mantenere bianco l’oggetto a cui sono destinati, ad esempio applicando determinati trattamenti o prodotti chimici ecc.
L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.
Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione” con i prodotti e servizi di cui trattasi.
Tuttavia, la richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
1. Per quanto riguarda l’argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 010 556 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 24 Etichette in tessuto; Flanella [tessuto]; Jersey [tessuti]; Materie filtranti [materie tessili]; Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni di stampa in materie tessili; Rivestimenti per mobili in materie tessili; Stoffe da fodera per scarpe; Tela di canapa; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti per calzature; Tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; Tessuti lavorati a maglia; Tessuti non tessuti; Prodotti tessili per la confezione di articoli di abbigliamento; Etichette stampate in tessuto; Prodotti tessili utilizzati come fodere per articoli di abbigliamento; Materiali adesivi sotto forma di etichette adesive [materie tessili]; Tessuti impermeabili traspiranti; Tessuti misti in fibre chimiche; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di articoli in pelle; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di articoli di valigeria; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di indumenti impermeabili; Materiali tessili compositi; Denim [tessuto]; Materiali tessili in stoffa elasticizzata; Stoffe per la produzione di abbigliamento da uomo; Stoffe per la produzione di abbigliamento da donna; Tessuti per la fabbricazione di borse; Tessuti per la fabbricazione di portamonete; Fodere per indumenti in tessuto; Tessuti in rotoli; Tessuti ovvero prodotti tessili in rotoli; Stoffe in pezze; Stoffe in pezze per ricamo; Prodotti tessili ovvero prodotti tessili in pezze destinati al settore manifatturiero; Stoffe ovvero articoli in pezza per patchwork; Tessuti ovvero prodotti tessili in pezze costituiti da fibre miste; Stoffe con motivi da ricamare; Stoffe d’arredamento; Tessuti per uso industriale; Tessuti per decorazione di interni; Tessuti per camicie; Stoffa per camiceria; Tessuti per la fabbricazione di arredi; Stoffe da utilizzare come fodere per indumenti; Tessuti per il rivestimento di poltrone; Tessuti per la confezione di maglie; Tessuti per la fabbricazione di rivestimenti esterni per sedie; Tessuti in fibre artificiali [non per isolamento]; Tessuti in fibre ceramiche, non per isolamento; Tessuti in cotone, non per isolamento; Tessuti in lino, non per isolamento; Tessuti in fibre naturali, non per isolamento; Tessuti in nylon, non per isolamento; Tessuti in poliestere, non per isolamento; Stoffe in fili sintetici; Tessuti in lana, non per isolamento; Tessuti in fibre miste sintetiche e naturali, non per isolamento; Tessuti in fibre prodotte chimicamente, non per isolamento; Stoffe in fibre artificiali, ovvero articoli tessili in pezza; Tessuti in fibre organiche, non per isolamento; Tessuti in fibre per la produzione di articoli di abbigliamento; Tessuti in fibre per la produzione di rivestimenti interni di borse; Tessuti in fibre per la produzione di rivestimenti interni di scarpe; Stoffe vellutate; Materiali a nido d’ape [tessuti]; Tessuti industriali; Etichette per tessuti da applicare a caldo; Tessuti elasticizzati lavorati a maglia per indumenti sportivi; Materiali per la confezione di indumenti; Mussola; Tessuto non tessuto in fibra artificiale; Tessuti stampati; Prodotti tessili stampati; Tessuti imbevuti di resina; Etichette in tessuto autoadesive; Fodere per divani; Tessuti per la confezione di abiti; Materiali per abiti [stoffe]; Pezze di tessuto a quadri scozzesi [tartan]; Prodotti tessili in pezze per la confezione di indumenti; Articoli tessili (rivestiti di poliuretano) per la confezione di indumenti impermeabili; Tessuti in pezze per articoli di abbigliamento; Prodotti tessili in pezze per la confezione di articoli di abbigliamento; Prodotti tessili per la confezione di scarpe; Articoli tessili di cotone in pezze; Tessuti impermeabili all’acqua ma permeabili all’umidità; Articoli tessili di cotone; Articoli tessili di raso; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Tessuti vinilici; Tessuti di viscosa; Tessuti impermeabili per la fabbricazione di giacche; Tessuti impermeabili per la fabbricazione di pantaloni; Tessuti per il confezionamento di articoli di abbigliamento; Tessuti di imitazione del cuoio; Prodotti tessili in pezze; Tessuti ovvero prodotti tessili in pezze; Tessuti in fibre chimiche; Tessuti misti a base di cotone; Tessuti elastici per abbigliamento; Tessuti misti in filati elastici; Tessuti misti a base di canapa; Stoffe di filato di canapa; Tessuti misti canapa-cotone; Tessuti misti canapa-seta; Tessuti misti canapa-lana; Tessuti in jersey per abbigliamento; Tessuti lavorati a maglia in filati di fibre chimiche; Stoffe lavorate a maglia in filati di cotone; Tessuti in fibre miste; Tessuti stretti; Tessuti misti seta-cotone; Tessuti misti seta-lana; Tessuti in fibre sintetiche; Tessuti impermeabili; Stoffe impermeabili; Prodotti tessili impermeabili; Tessuti per abbigliamento; Fodere per calzature; Tessuti in cotone; Tessuti in maglia di cotone; Articoli tessili di lino; Tessuti in lino; Lino; Tessuti di lana; Articoli tessili di lana; Stoffe per uso tessile; Pezze (Di tessuto -); Stoffe [tessuti]; Tessuti; Tessuti di canapa; Velluti; Tessuti per uso tessile; Materiali tessili in stoffa elasticizzata; Tessuti al pezzo; Prodotti tessili per la fabbricazione di abbigliamento sportivo; Prodotti tessili in pezze per fabbricare articoli di abbigliamento; Articoli tessili di cotone in pezze; Articoli tessili di cotone; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di velluto; Tessuti rinforzati [in materie tessili]; Articoli tessili trattati con appretti ignifughi; Stoffe in filati di fibre rigenerate; Tessuti in fibre semisintetiche; Tessuto gommato; Materiali tessili; Tela; Tessuti di vera canapa; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di raion; Tessuti per la confezione di abiti; Materiali per abiti [stoffe]; Prodotti tessili in pezze per la confezione di indumenti protettivi; Tessuti impermeabili all’acqua ma permeabili all’umidità; Tessuti misti in fibre inorganiche; Prodotti tessili impermeabilizzati in pezze; Prodotti tessili per confezionare scialli per il capo e veli (indossati dalle donne musulmane); Pantaloni di flanella; Articoli tessili di flanella; Tessuti a maglia; Etichette adesive (In tessuto-); Etichette (In tessuto -) per l’identificazione di indumenti; Etichette (In tessuto -) per contrassegnare indumenti; Materiali (Tessili -) per la fabbricazione di fodere per calzature.
Classe 25 Articoli di abbigliamento; Articoli di abbigliamento impermeabili; Articoli d’abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento per bambini; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento casual; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per gestanti; Abbigliamento premaman; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento per ragazzi; Abiti; Abiti da cocktail; Abiti per il tempo libero; Abiti scamiciati; Articoli di abbigliamento; Articoli di abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Articoli d’abbigliamento per il tempo libero; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Articoli tessili in maglia; Abbigliamento per ragazzi; Bandane [foulards]; Bermuda; Blazer; Berretti; Body [giustacuori]; Boleri; Bretelle; Busti; Caffetani; Calzature; Calzature per il tempo libero; Calzoni; Calzoni larghi; Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camicie da golf; Camicie a maniche corte; Camicie da tennis; Camicie sportive a maniche corte; Camiciotti; Camiciuole; Canotte; Cappe; Cappotti; Cappotti di cotone; Cappucci [indumenti]; Cappucci [abbigliamento]; Cardigan; Cinture in materie tessili; Cinture in tessuto; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Completi per motociclisti; Completi in un pezzo solo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi da uomo; Completi pantalone; Corpetti prendisole; Coprispalle [abbigliamento]; Felpe; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Giacche; Giacche in denim; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Giacche sahariane; Giacche per la pesca; Giacche impermeabili; Giacche in denim; Giacche da equitazione; Giacche termiche; Giacche di felpa; Giacche lunghe; Giacche a vento con cappuccio; Giacche impermeabili; Gilet; Gilet antivento; Giacconi; Giacconi da sci; Giubbotti; Gonne; Gonne pantalone; Gonne da tennis; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Grembiuli senza maniche; Guanti da sci; Jeans; Jeans in denim; Impermeabile; Indumenti in denim; Indumenti resistenti alle intemperie; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti per donna; Indumenti per la ginnastica; Indumenti per l’atletica; Indumenti da infilare [abbigliamento]; Indumenti per bambini; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie; Maglie senza maniche; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Maglie per l’atletica; Magliette da jogging; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglieria; Maglioni; Maglioni polo; Manicotti [abbigliamento]; Mantelle; Mantelline; Minigonne; Pagliaccetti; Panciotti; Pantaloni; Pantaloni corti; Pantaloni casual; Pantaloni da pirata; Pantaloni termici; Pantaloni impermeabili; Pantaloni per bambini; Pantaloni da jogging; Pantaloni da sci; Pantaloni di tute; Pantaloni per esercizio fisico; Pantaloni di tute da ginnastica; Pantaloni di felpa; Pantaloni alla zuava; Pantaloni da golf; Pantaloncini [abbigliamento]; Pantaloncini da ginnastica; Pantaloni da Jogging [abbigliamento]; Papillon; Pareo; Parka; Petti di camicie; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Poncho impermeabili; Polo; Pullover; Pullover da tennis; Pullover senza maniche; Pullover a manica lunga; Salopette; Sari; Scarpe; Scarpe per il tempo libero; Scarpe per abbigliamento casual; Scarpe da ginnastica; Scarpe per lo sport; Scarpe da donna; Scialli; Sciarpe; Soprabiti; Sopravvesti; Sopravesti per ragazze; Sopravesti per uomo; Tailleur da donna; T-shirt; T-shirt stampate; T-shirt a maniche lunghe o a maniche corte; Toghe; Trench; Tute impermeabili per motociclisti; Tute da jogging [abbigliamento]; Tute [indumenti]; Tute [non sportive]; Tute da snowboard; Tutine da ginnastica; Twin-sets; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestiti a tubino; Vestiti da tennis; Visiere [cappelleria]; Uniformi per uso commerciale.
Classe 40 Abrasione; Abrasione pneumatica di superfici; Applicazione di decorazioni ad indumenti; Applicazione di finiture su tessuti; Applicazione di motivi ad indumenti; Applicazione di motivi in rilievo su superfici in cartone; Applicazione di rivestimenti resistenti all’usura mediante processi autocatalitici; Applicazione di rivestimenti resistenti all’usura mediante processi elettrolitici; Applicazione di rivestimenti resistenti all’ usura a componenti tecnici; Applicazione di rivestimenti protettivi al cuoio; Apprettatura di tessili; Apprettatura di tessuti; Assemblaggio di materiali (su ordinazione per conto terzi); Calandratura della lana; Calandratura di stoffe; Calandratura di tessuti; Candeggio di tessuti; Colorazione; Conciatura del cuoio; Conversione catalitica di composti chimici; Costruzione di macchine conformi alle richieste del cliente; Decolorazione di stoffe; Decolorazione di tessuti; Fabbricazione di merci su ordinazione; Finitura di tessuti; Finitura e rivestimenti per tessuti; Follatura di stoffe; Fornitura d’informazioni riguardanti il trattamento di materiali; Fotoincisione; Fotoincisione di articoli di abbigliamento; Fotoincisione di materiale stampato; Fotoincisione di tessuti; Galvanizzazione; Ignifugazione; Ignifugazione della lana; Ignifugazione di stoffe; Ignifugazione di tessili; Ignifugazione di tessuti; Ignifugazione [per tessuti o pellicce]; Impermeabilizzazione di articoli tessili; Impermeabilizzazione di tessili; Impermeabilizzazione di tessuti; Impermeabilizzazione [per tessuti o pellicce]; Incisione; Indumenti (Bordature per -); Laminazione di tessuti; Lavorazione del cuoio; Lavori di sartoria [produzione su ordinazione]; Levigazione [abrasione]; Lisciatura di tessuti; Modifica di abbigliamento (produzione su ordinazione); Modifica di articoli di abbigliamento (produzione su richiesta); Orditura; Orlatura di stoffe; Orlatura di tessuti; Placcatura al cadmio; Placcatura di superfici; Polimerizzazione; Pre-restringimento di tessuti; Preparazione e trattamento di tessuti; Prerestringimento della lana; Produzione di calzature; Prova termoretraibile [per tessuti o pellicce]; Restringimento di articoli d’abbigliamento; Restringimento di stoffe; Restringimento di tessuti; Rifinitura di strutture acriliche; Ritocco di abiti; Ritocco di indumenti; Rivestimento [placcatura] mediante elettrolisi; Sanforizzazione di articoli d’abbigliamento; Sartoria o confezione di articoli di abbigliamento; Sbiancamento di abbigliamento; Sbiancamento di tessuti; Servizi di consulenza in materia di tintura; Servizi di finitura di stampa; Servizi di galvanizzazione; Servizi di incisione al laser; Servizi di sabbiatura; Servizi di sarti; Servizi di sartoria; Servizi di tintoria; Servizi di tintoria [per tessuti o pellicce]; Servizi di tintura stoffe; Spazzolatura di tessuti; Stampa a corrosione; Stampa della lana; Stampa di disegni; Stampa di disegni su tessuti; Stampa di fotoincisioni; Stampa di materiale pubblicitario; Stampa di motivi su stoffe; Stampa di T-shirt; Stampa litografica; Stampa offset; Stampa personalizzata di abbigliamento con disegni decorativi; Stampa su tessuti; Stampaggio a caldo di articoli di abbigliamento [formazione di indumenti]; Stampaggio a caldo [profilatura] di articoli di abbigliamento; Stampaggio di tessuti; Tessitura; Tintura; Tintura del cuoio; Tintura della lana; Tintura di calzature; Tintura di indumenti; Tintura di pellicce; Tintura di stoffe; Tintura di stoffe non tessute; Tintura di tessili; Tintura di tessuti; Tintura di tessuti o di indumenti; Tinture di tessuti; Tinture per tappeti; Trasformazione d’indumenti; Trattamenti anti-piegatura; Trattamenti antimuffa per tessuti; Trattamenti antimuffa per abbigliamento; Trattamenti antitarme; Trattamento antipieghe di tessuti; Trattamento antitarme per tessuti; Trattamento antitarmico di stoffe; Trattamento antitarmico delle stoffe; Trattamento antitarmico di tessuti; Trattamento chimico di prodotti tessili; Trattamento con sabbiatura; Trattamento della lana; Trattamento di materiali tessili; Trattamento di materiali tessili; Trattamento di tessili; Trattamento di tessili e tessuti; Trattamento di tessuti; Trattamento di tessuti, ovvero impermeabilizzazione; Trattamento di tessuti per conferimento di proprietà antistatiche; Trattamento di tessuti per conferire proprietà anti-macchia; Trattamento per l’ingualcibilità dei tessuti.

La domanda è accolta per i rimanenti prodotti e servizi.

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Annalisa GIACOMAZZI

HYPNOSI contro HYPNOSE  – Divisione d’Opposizione EUIPO 26.09.2016

marchio HYPNOSI  contro marchio HYPNOSE

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine “HYPNOSI”. Il segno contestato è un marchio figurativo composto dal termine “HYPNOSE” scritto in grassetto e in caratteri “arial” stampatelli maiuscoli. Visivamente, i segni coincidono nella sequenza letterale “H-Y-P-N-O-S-”. Tuttavia, essi differiscono nell’ultima lettera, che è una “i” nel caso del marchio anteriore ed una “e” nel caso del marchio impugnato. Ulteriore differenza è imputabile alla caratterizzazione grafica del segno oggetto di opposizione così come sopra descritta.  Nessuno dei due segni presenta elementi dominati o maggiormente distintivi. Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua italiana il concetto di “ipnosi” (stato fisiologico, in genere indotto artificialmente, apparentemente simile al sonno, che permette una grande varietà di risposte comportamentali alla stimolazione verbale v.) Nel presente caso i marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico e identici dal punto di vista concettuale. I prodotti in comparazione sono identici.

TESTO DELLA DECISIONE

 

OPPOSIZIONE N. B 2 583 899

 

Club Couture S.R.L., Via San Faustino, 53, 56025 Pontedera (PI),  Italia (opponente), rappresentata da Italbrevetti S.R.L., Via Salvo D’Acquisto, sn, 56025, Pontedera (PI)  Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Umberto Ammendola , Via Zabatta, 2, Terzigno, 80040,  Napoli, Italia (richiedente),

Il 26/09/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

 

L’opposizione n. B 2 583 899 è accolta per tutti i prodotti contestati.

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 297 527 è totalmente respinta.

Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 297 527. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 420 181. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e  2, lettera c per il marchio notoriamente conosciuto  in Belgio, Paesi Bassi, Italia, Germania, Lussemburgo e Francia in classe 18 e 25.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 25:  Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25:  Abbigliamento, cappelleria.

Abbigliamento e cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi

 

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti  al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto a seconda della fascia di prezzo in cui i medesimi si collocan

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine “HYPNOSI”.

 

Il segno contestato è un marchio figurativo composto dal termine “HYPNOSE” scritto in grassetto e in caratteri “arial” stampatelli maiuscoli. La caratterizzazione grafica del medesimo è ascrivibile alla circostanza che all’interno della vocale “o” vi è un circolo pieno che riempie la quasi totalità della medesima.

 

Nessuno dei due segni presenta elementi dominati o maggiormente distintivi.

 

Entrambi i segni comunicano al consumatore di lingua italiana il concetto di “ipnosi” (stato fisiologico, in genere indotto artificialmente, apparentemente simile al sonno, che permette una grande varietà di risposte comportamentali alla stimolazione verbale v. http://www.treccani.it/enciclopedia/ipnosi/), stante l’elevata somiglianza dei medesimi con tale termine. Tale significato non presenta nessun tipo di relazione con i prodotti in questione: pertanto la capacità distintiva intrinseca di entrambi i segni è normale.

 

Visivamente, i segni coincidono nella sequenza letterale “H-Y-P-N-O-S-”. Tuttavia, essi differiscono nell’ultima lettera, che è una “i” nel caso del marchio anteriore ed una “e” nel caso del marchio impugnato. Ulteriore differenza è imputabile alla caratterizzazione grafica del segno oggetto di opposizione così come sopra descritta.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

 

Le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “H-Y-P-N-O-S-” presenti in modo identico in entrambi i segni. Essi differiscono nell’ultima lettera, che è una “i” nel caso del marchio anteriore ed una “e” nel caso del marchio impugnato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili sotto il profilo fonetico.

 

Sotto il profilo concettuale, per le ragioni dinanzi menzionate, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà  entrambi i segni come indicativi dell’ipnosi nel senso sopra indicato. L’elemento grafico del marchio impugnato non comunicherà nessun concetto.

 

I segni sono identici dal punto di vista concettuale.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere per lo meno simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

Nel valutare il rischio di confusione i marchi debbono essere comparati tramite una valutazione globale basata sull’ analisi della somiglianza visiva, fonetica e concettuale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, “Sabèl”,  § 22 e ss.).

 

In tal senso, una maggiore somiglianza fra i marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e viceversa (Sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 ‘Canon’ §17).

 

Nel presente caso i marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico e identici dal punto di vista concettuale. I prodotti in comparazione sono identici.

 

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 10 420 181 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, ne degl’atri diritti anteriori invocati.

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).