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BLU MEDICALI contro BLU MEDICAL

Nonostante l’elemento “ITALIA” del marchio impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una valida differenza concettuale tra i marchi, in quanto tale elemento, il quale è non dominante, è altresì non distintivo per le ragioni precedentemente sposte  e non può indicare l’origine commerciale dei servizi rilevanti. L’elemento figurativo del marchio impugnato sarà compreso come tale; in ogni caso, detta differenza concettuale va valutata in considerazione del carattere distintivo debole del summenzionato elemento. Di conseguenza, i marchi sono concettualmente molto simili.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati identici a quelli del marchio anteriore.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 914 102

 

Blumedicali S.r.l., Via Vittorio Emanuele II, 60, 25212 Brescia, Italia (opponente), rappresentata da Sergio Ambrosio, Via Vittorio Emanuele II, 60, 25121 Brescia, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Giovanni Maria Camillacci, Via delle Fornaci é”, Castelnuovo di Porto (RM), Italia (richiedente), rappresentato da Elena Finotti, Viale Pier Luigi Nervi 56, 04100 Latina (LT), Italia (rappresentante professionale).

 

Il 31/05/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 914 102 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:

 

Classe 44: Analisi cosmetica; applicazione di prodotti cosmetici al corpo; applicazione di prodotti cosmetici sul viso; consulenza in materia di estetica; consulenza in materia di trattamenti di bellezza; consulenze fornite tramite internet nel campo della cura del corpo e di estetica; consulenze in tema di cura del corpo ed estetica; depilazione con cera; elettrolisi a scopo cosmetico; elettrolisi cosmetica; elettrolisi cosmetica per la rimozione dei peli; fornitura di informazioni in materia di bellezza; fornitura di informazioni in tema di acconciatura per capelli; servizi di estetica forniti da centri spa; servizi di eliminazione dei peli superflui; servizi di depilazione delle sopracciglia con la tecnica del filo; servizi di depilazione con laser; servizi di depilazione con ceretta per il corpo umano; servizi di depilazione a cera per esseri umani; servizi di cura delle unghie; servizi di consulenza sul make-up forniti online o di persona; servizi di consulenza riguardante i cosmetici; servizi di consulenza online sul make-up; servizi di consulenza in tema di make-up; servizi di consulenza in tema di cura dei capelli; servizi di consulenza in materia di cura della pelle; servizi di consulenza in materia di cosmetici; servizi di consulenza in materia di bellezza; servizi di consulenza e di applicazione di make-up; servizi di colorazione per sopracciglia; servizi di solarium; servizi di saloni di bellezza; servizi di risanamento dei capelli; servizi di ringiovanimento della pelle mediante ricorso al laser; servizi di riduzione ed eliminazione permanente dei peli superflui; servizi di rassodamento della pelle mediante laser; servizi di pedicure; servizi di modellatura delle sopracciglia; servizi di micropigmentazione; servizi di manicure; servizi di manicure e pedicure; servizi di liposuzione; servizi terapeutici personali relativi alla rimozione della cellulite; servizi terapeutici personali relativi alla ricrescita dei capelli; servizi terapeutici personali relativi alla dissoluzione dei grassi; servizi terapeutici personali in materia di miglioramento della funzione circolatoria; servizi relativi alla cura dei piedi; servizi relativi alla cura dei capelli; servizi relativi a trattamenti dimagranti; servizi per stirare i capelli; servizi per la cura della pelle; servizi per la cura del viso; servizi per la cura del cuoio capelluto; servizi estetici dedicati alla cura del corpo; servizi di visagisti; servizi di trucco; servizi di trattamento estetico, in particolare per le ciglia; servizi di trattamento della cellulite; servizi di trattamenti estetici per il viso; servizi di trattamenti cosmetici per il viso e corpo; servizi di trattamenti cosmetici per corpo, viso e capelli; trattamento dei capelli; trattamento cosmetico al laser per peli non desiderati; trattamento cosmetico al laser per le vene varicose; trattamento cosmetico al laser per la pelle; trattamento cosmetico al laser di vene di ragno; trattamenti medici per uso cosmetico a base di filler iniettabili; trattamenti laser cosmetici per la crescita dei capelli; trattamenti igienici per persone; trattamenti estetici; trattamenti depilatori; trattamenti cosmetici per il viso; trattamenti cosmetici per il corpo; trattamenti cosmetici per capelli; trattamenti cosmetici; servizi farmaceutici; assistenza per aiutare persone a smettere di fumare; assistenza sanitaria in materia di chiropratica; assistenza sanitaria in materia di digiuno; assistenza sanitaria relativa all’omeopatia; chiroprassi; consulenza e informazioni in materia di salute; consulenza in materia di alimentazione; consulenza in materia di allergie; consulenza in materia di benessere personale delle persone anziane [salute]; consulenza in materia di bioritmi; consulenza in materia di salute; consulenza nutrizionale; consulenza professionale in materia di salute; consulenza professionale relativa alla cura sanitaria; consulenze nutrizionali e dietetiche; controlli sanitari; cura di allergie; indagini per valutazione della salute; idroterapia; guida dietetica e nutrizionale; gestione di servizi sanitari; fornitura di servizi relativi a programmi di perdita di peso; fornitura di servizi per smettere di fumare; fornitura di servizi di documenti medici online non odontoiatrici; fornitura di informazioni telefoniche relative a questioni sanitarie; fornitura di informazioni riguardanti l’alimentazione; fornitura di informazioni per l’allattamento al seno; fornitura di informazioni nutrizionali sugli alimenti; fornitura di informazioni in tema di orientamento dietetico e nutrizionale; fornitura di informazioni in tema di integratori dietetici e nutrizione; fornitura di informazioni in tema di esami fisici; fornitura di informazioni in tema di chiropratica; fisioterapia; pianificazione e supervisione dietetica per la riduzione del peso; pianificazione e controllo di diete; perizie di valutazione dei rischi relativi alla salute; osteopatia; orientamento in ambito genetico; monitoraggio di pazienti; massaggi; informazioni in materia di salute; informazioni in materia di massaggi; servizi di assistenza sanitaria sotto forma di organizzazioni per il mantenimento della salute; servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su base contrattuale; servizi di assistenza sanitaria domestica; servizi di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di assistenza ambulatoriale e ospedaliera; servizi di aromaterapia; servizi di analisi di laboratorio relative al trattamento di persone; servizi di ambulatori; servizi clinici omeopatici; riflessologia; riabilitazione fisica; programmi di riduzione del peso (pianificazione di -); preparazione di relazioni in materia di questioni sanitarie; pilates per scopi terapeutici; servizi di case di riposo; servizi di case di cura; servizi di case di riposo sotto forma di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di case di riposo sotto forma di servizi di assistenza infermieristica; servizi di meditazione; servizi di massaggi ai piedi; servizi di linfodrenaggio; servizi di gestione dello stress; servizi di elettroterapia per fisioterapia; servizi di dietologi; servizi di crioterapia; servizi di consulenza riguardanti la dieta; servizi di consulenza relativi al periodo dell’allattamento; servizi di consulenza professionale riguardanti l’alimentazione; servizi di consulenza nutrizionale; servizi di consulenza in tema di perdita di peso; servizi di consulenza in tema di controllo del peso; servizi di consulenza in materia di dimagrimento; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria [ambito medico]; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; servizi di consulenza dietetica [medica]; servizi di consulenza dietetica; servizi di cliniche della salute; servizi di clinica medica e sanitaria; servizi di informazione in materia di assistenza sanitaria; servizi sanitari relativi alla terapia del rilassamento; servizi sanitari relativi alla naturopatia; servizi sanitari relativi all’idroterapia; servizi sanitari in materia di osteopatia; servizi resi da dietologi; servizi relativi a reiki; servizi relativi a cure dimagranti; servizi per la pianificazione di programmi di riduzione del peso; servizi per la cura delle dipendenze da sostanze; servizi offerti da case di cura ospedaliere; servizi medici e di assistenza sanitaria; servizi legati alla fototerapia; servizi idrosanitari; servizi domiciliari di idroterapia; servizi di tricologia; valutazione del controllo del peso; trattamenti terapeutici per il viso; trattamenti terapeutici per il corpo; trattamenti per il controllo del peso; training autogeno; test della forma fisica; terapia antifumo; talassoterapia; supervisione di programmi di riduzione del peso; sviluppo di programmi di riabilitazione fisica individualizzati; servizi terapeutici; servizi sanitari riguardanti esercizi ginnastica terapeutica; servizi sanitari relativi a massaggi terapeutici; chirurgia; consulenza in materia di odontoiatria; consultazione dentale; fornitura di informazioni in ambito odontoiatrico; odontoiatria cosmetica; sedazione per odontoiatria; servizi di assistenza odontoiatrica; servizi di clinica odontoiatrica; servizi di igienisti dentali; servizi di ortodonzia; consulenza farmaceutica; distribuzione di prodotti farmaceutici; fornitura di informazioni ai pazienti riguardo alla somministrazione di farmaci; fornitura di informazioni in materia di medicina; fornitura di informazioni in tema di preparazione e somministrazione di medicamenti; fornitura di informazioni riguardanti prodotti farmaceutici; preparazione e distribuzione di medicinali; servizi di consulenza e informazione forniti tramite internet in tema di prodotti farmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti biofarmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti farmaceutici; servizi medici per umani.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 446 593 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

NOTA PRELIMINARE

 

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 446 593 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 086 093 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. I servizi

 

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Class 44:    Cura di igiene e di bellezza; servizi medici per umani; servizi medici per animali.

 

I servizi contestati sono i seguenti:

 

Class 41:    Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione e formazione; organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; organizzazione di seminari web; organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; conduzione di workshop e seminari in materia di consapevolezza personale; direzione di seminari; direzione di seminari e congressi; organizzazione d’esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione d’esposizioni per scopi educativi; organizzazione di conferenze riguardanti il commercio; organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; organizzazione di conferenze aziendali; organizzazione di conferenze; organizzazione di concorsi per scopi didattici; organizzazione di concorsi per l’istruzione o il divertimento; organizzazione di seminari riguardanti il commercio; organizzazione di seminari per scopi didattici; organizzazione di seminari in materia di formazione; organizzazione di seminari in materia d’istruzione; organizzazione di seminari e conferenze in ambito medico; organizzazione di seminari e conferenze; organizzazione di riunioni e conferenze; organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari; organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze; organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; organizzazione e realizzazione di convegni; organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi; organizzazione e direzione di conferenze educative; organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; seminari; realizzazione di seminari di formazione; pianificazione di seminari a scopo didattico; pianificazione di lezioni per uso didattico; pianificazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi; organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi.

 

Class 44:    Analisi cosmetica; applicazione di prodotti cosmetici al corpo; applicazione di prodotti cosmetici sul viso; consulenza in materia di estetica; consulenza in materia di trattamenti di bellezza; consulenze fornite tramite internet nel campo della cura del corpo e di estetica; consulenze in tema di cura del corpo ed estetica; depilazione con cera; elettrolisi a scopo cosmetico; elettrolisi cosmetica; elettrolisi cosmetica per la rimozione dei peli; fornitura di informazioni in materia di bellezza; fornitura di informazioni in tema di acconciatura per capelli; servizi di estetica forniti da centri spa; servizi di eliminazione dei peli superflui; servizi di depilazione delle sopracciglia con la tecnica del filo; servizi di depilazione con laser; servizi di depilazione con ceretta per il corpo umano; servizi di depilazione a cera per esseri umani; servizi di cura delle unghie; servizi di consulenza sul make-up forniti online o di persona; servizi di consulenza riguardante i cosmetici; servizi di consulenza online sul make-up; servizi di consulenza in tema di make-up; servizi di consulenza in tema di cura dei capelli; servizi di consulenza in materia di cura della pelle; servizi di consulenza in materia di cosmetici; servizi di consulenza in materia di bellezza; servizi di consulenza e di applicazione di make-up; servizi di colorazione per sopracciglia; servizi di solarium; servizi di saloni di bellezza; servizi di risanamento dei capelli; servizi di ringiovanimento della pelle mediante ricorso al laser; servizi di riduzione ed eliminazione permanente dei peli superflui; servizi di rassodamento della pelle mediante laser; servizi di pedicure; servizi di modellatura delle sopracciglia; servizi di micropigmentazione; servizi di manicure; servizi di manicure e pedicure; servizi di liposuzione; servizi terapeutici personali relativi alla rimozione della cellulite; servizi terapeutici personali relativi alla ricrescita dei capelli; servizi terapeutici personali relativi alla dissoluzione dei grassi; servizi terapeutici personali in materia di miglioramento della funzione circolatoria; servizi relativi alla cura dei piedi; servizi relativi alla cura dei capelli; servizi relativi a trattamenti dimagranti; servizi per stirare i capelli; servizi per la cura della pelle; servizi per la cura del viso; servizi per la cura del cuoio capelluto; servizi estetici dedicati alla cura del corpo; servizi di visagisti; servizi di trucco; servizi di trattamento estetico, in particolare per le ciglia; servizi di trattamento della cellulite; servizi di trattamenti estetici per il viso; servizi di trattamenti cosmetici per il viso e corpo; servizi di trattamenti cosmetici per corpo, viso e capelli; trattamento dei capelli; trattamento cosmetico al laser per peli non desiderati; trattamento cosmetico al laser per le vene varicose; trattamento cosmetico al laser per la pelle; trattamento cosmetico al laser di vene di ragno; trattamenti medici per uso cosmetico a base di filler iniettabili; trattamenti laser cosmetici per la crescita dei capelli; trattamenti igienici per persone; trattamenti estetici; trattamenti depilatori; trattamenti cosmetici per il viso; trattamenti cosmetici per il corpo; trattamenti cosmetici per capelli; trattamenti cosmetici; servizi farmaceutici; assistenza per aiutare persone a smettere di fumare; assistenza sanitaria in materia di chiropratica; assistenza sanitaria in materia di digiuno; assistenza sanitaria relativa all’omeopatia; chiroprassi; consulenza e informazioni in materia di salute; consulenza in materia di alimentazione; consulenza in materia di allergie; consulenza in materia di benessere personale delle persone anziane [salute]; consulenza in materia di bioritmi; consulenza in materia di salute; consulenza nutrizionale; consulenza professionale in materia di salute; consulenza professionale relativa alla cura sanitaria; consulenze nutrizionali e dietetiche; controlli sanitari; cura di allergie; indagini per valutazione della salute; idroterapia; guida dietetica e nutrizionale; gestione di servizi sanitari; fornitura di servizi relativi a programmi di perdita di peso; fornitura di servizi per smettere di fumare; fornitura di servizi di documenti medici online non odontoiatrici; fornitura di informazioni telefoniche relative a questioni sanitarie; fornitura di informazioni riguardanti l’alimentazione; fornitura di informazioni per l’allattamento al seno; fornitura di informazioni nutrizionali sugli alimenti; fornitura di informazioni in tema di orientamento dietetico e nutrizionale; fornitura di informazioni in tema di integratori dietetici e nutrizione; fornitura di informazioni in tema di esami fisici; fornitura di informazioni in tema di chiropratica; fisioterapia; pianificazione e supervisione dietetica per la riduzione del peso; pianificazione e controllo di diete; perizie di valutazione dei rischi relativi alla salute; osteopatia; orientamento in ambito genetico; monitoraggio di pazienti; massaggi; informazioni in materia di salute; informazioni in materia di massaggi; servizi di assistenza sanitaria sotto forma di organizzazioni per il mantenimento della salute; servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su base contrattuale; servizi di assistenza sanitaria domestica; servizi di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di assistenza ambulatoriale e ospedaliera; servizi di aromaterapia; servizi di analisi di laboratorio relative al trattamento di persone; servizi di ambulatori; servizi clinici omeopatici; riflessologia; riabilitazione fisica; programmi di riduzione del peso (pianificazione di -); preparazione di relazioni in materia di questioni sanitarie; pilates per scopi terapeutici; servizi di case di riposo; servizi di case di cura; servizi di case di riposo sotto forma di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di case di riposo sotto forma di servizi di assistenza infermieristica; servizi di meditazione; servizi di massaggi ai piedi; servizi di linfodrenaggio; servizi di gestione dello stress; servizi di elettroterapia per fisioterapia; servizi di dietologi; servizi di crioterapia; servizi di consulenza riguardanti la dieta; servizi di consulenza relativi al periodo dell’allattamento; servizi di consulenza professionale riguardanti l’alimentazione; servizi di consulenza nutrizionale; servizi di consulenza in tema di perdita di peso; servizi di consulenza in tema di controllo del peso; servizi di consulenza in materia di dimagrimento; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria [ambito medico]; servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; servizi di consulenza dietetica [medica]; servizi di consulenza dietetica; servizi di cliniche della salute; servizi di clinica medica e sanitaria; servizi di informazione in materia di assistenza sanitaria; servizi sanitari relativi alla terapia del rilassamento; servizi sanitari relativi alla naturopatia; servizi sanitari relativi all’idroterapia; servizi sanitari in materia di osteopatia; servizi resi da dietologi; servizi relativi a reiki; servizi relativi a cure dimagranti; servizi per la pianificazione di programmi di riduzione del peso; servizi per la cura delle dipendenze da sostanze; servizi offerti da case di cura ospedaliere; servizi medici e di assistenza sanitaria; servizi legati alla fototerapia; servizi idrosanitari; servizi domiciliari di idroterapia; servizi di tricologia; valutazione del controllo del peso; trattamenti terapeutici per il viso; trattamenti terapeutici per il corpo; trattamenti per il controllo del peso; training autogeno; test della forma fisica; terapia antifumo; talassoterapia; supervisione di programmi di riduzione del peso; sviluppo di programmi di riabilitazione fisica individualizzati; servizi terapeutici; servizi sanitari riguardanti esercizi ginnastica terapeutica; servizi sanitari relativi a massaggi terapeutici; chirurgia; consulenza in materia di odontoiatria; consultazione dentale; fornitura di informazioni in ambito odontoiatrico; odontoiatria cosmetica; sedazione per odontoiatria; servizi di assistenza odontoiatrica; servizi di clinica odontoiatrica; servizi di igienisti dentali; servizi di ortodonzia; consulenza farmaceutica; distribuzione di prodotti farmaceutici; fornitura di informazioni ai pazienti riguardo alla somministrazione di farmaci; fornitura di informazioni in materia di medicina; fornitura di informazioni in tema di preparazione e somministrazione di medicamenti; fornitura di informazioni riguardanti prodotti farmaceutici; preparazione e distribuzione di medicinali; servizi di consulenza e informazione forniti tramite internet in tema di prodotti farmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti biofarmaceutici; servizi di consulenza e informazione in tema di prodotti farmaceutici; servizi medici per umani.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Servizi contestati in classe 41

 

I sevizi contestati della classe 41, ovvero servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione e formazione; organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; organizzazione di seminari web; organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; conduzione di workshop e seminari in materia di consapevolezza personale; direzione di seminari; direzione di seminari e congressi; organizzazione d’esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione d’esposizioni per scopi educativi; organizzazione di conferenze riguardanti il commercio; organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; organizzazione di conferenze aziendali; organizzazione di conferenze; organizzazione di concorsi per scopi didattici; organizzazione di concorsi per l’istruzione o il divertimento; organizzazione di seminari riguardanti il commercio; organizzazione di seminari per scopi didattici; organizzazione di seminari in materia di formazione; organizzazione di seminari in materia d’istruzione; organizzazione di seminari e conferenze in ambito medico; organizzazione di seminari e conferenze; organizzazione di riunioni e conferenze; organizzazione, preparazione e realizzazione di seminari; organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze; organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; organizzazione e realizzazione di convegni; organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; organizzazione e realizzazione di conferenze, congressi e simposi; organizzazione e direzione di conferenze educative; organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; seminari; realizzazione di seminari di formazione; pianificazione di seminari a scopo didattico; pianificazione di lezioni per uso didattico; pianificazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; organizzazione, preparazione e realizzazione di simposi; organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi sono relativi all’organizzazione di eventi e afferiscono agli ambiti dell’intrattenimento, educazione e sport. Tali servizi non hanno punti di contatto con i servizi coperti dal marchio dell’opponente, in quanto non condividono la medesima natura né il medesimo scopo. In effetti, quelli di cui al marchio anteriore sono servizi relativi all’ambito medico, nonché ai settori della cura dell’igiene e della bellezza il cui obiettivo è quello di migliorare il benessere fisico e l’apparenza estetica  di chi ne usufruisca. I servizi in analisi non sono forniti dalle medesime imprese, né si dirigono allo stesso pubblico. Infine essi non sono complementari né in competizione tra loro. Di conseguenza, i summenzionati servizi sono dissimili.

 

 

Servizi contestati in classe 44

 

I servizi medici per umani sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

 

I restanti servizi contestati nella Classe 44 del marchio impugnato sono compresi nelle ampie categorie dei servizi di cura di igiene e di bellezza; servizi medici per umani del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto in quanto alcuni dei servizi in analisi hanno o possono avere natura medica e possono incidere sulla salute del consumatore rilevante (ad esempio i servizi farmaceutici o l’assistenza sanitaria in materia di chiropratica).

 

 

1. I segni

 

 

Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento comune “BLU” ha significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su detta parte del pubblico.

 

Il marchio anteriore contiene l’elemento verbale “BLU” in caratteri maiuscoli bianchi posizionati su di una forma quadrangolare blu, la quale manca di carattere distintivo in quanto costituisce un semplice sfondo del summenzionato elemento verbale. Il termine “BLU” sarà inteso come un’indicazione di colore dotata di carattere distintivo, visto che non ha alcuna connessione con i servizi rilevanti.

 

Il marchio contiene altresì il termine “MEDICALI” in caratteri blu minuscoli, il quale ha un carattere distintivo debole poiché allude alla natura medica dei servizi rilevanti (in particolare quelli precipuamente medici e sanitari), vista la somiglianza con il termine italiano “medico”. Per ciò che riguarda i servizi per la cura della bellezza che possono avere una natura medica, il termine, pur non essendo direttamente descrittivo, ha un carattere distintivo debole.

 

Il marchio impugnato contiene gli elementi verbali “BLU” e “MEDICAL” resi in caratteri maiuscoli neri e che hanno lo stesso carattere distintivo osservato negli elementi verbali “BLU” e “MEDICALI” del marchio anteriore. I summenzionati elementi verbali sono separati da una componente grafica che consiste in una croce cui sono aggiunti elementi angolari ai quattro lati. Tale elemento ha un carattere distintivo debole per i servizi rilevanti in quanto ne suggerisce la natura medica. In ogni caso, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Di conseguenza la componente grafica del segno riveste un ruolo secondario nella presente comparazione.

 

Considerandone le dimensioni e posizione, gli elementi di cui appena detto sono co-dominanti nel marchio impugnato ed hanno quindi maggiore rilevanza se comparati alle altre componenti del segno. In effetti, il marchio contiene in alto a sinistra la dicitura “ITALIA” la quale sarà percepita come un’indicazione del luogo di provenienza o di fornitura dei servizi rilevanti e manca di carattere distintivo. Essa ha, quindi, un’importanza secondaria nella presente comparazione.

 

I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Di conseguenza, la differenza nell’ultima lettera degli elementi verbali del marchio anteriore e dominanti del marchio impugnato attirerà meno l’attenzione dei consumatori di riferimento.

 

Visivamente, i segni coincidono in termine distintivo “BLU” e nelle lettere “MEDICAL*” (quest’ultimo elemento non distintivo o debole a seconda dei servizi considerati) presenti in entrambi i marchi. Essi differiscono in elementi di importanza secondaria per la loro posizione (la lettera “I” del marchio anteriore), dimensione e/o mancanza di carattere distintivo (ad esempio, l’elemento “ITALIA” del marchio impugnato o l’elemento quadrangolare blu del marchio anteriore). Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “BLU” e “MEDICAL*” (quest’ultimo elemento non distintivo o debole a seconda dei servizi considerati), presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera “I” del marchio anteriore, che è posizionata dove i consumatori non tendono a focalizzare la propria attenzione, e nell’elemento non distintivo “ITALIA” del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni si coincidono nel concetto trasmesso dall’elemento distintivo “BLU” e dagli elementi “MEDICAL”/”MEDICALI” i quali, sebbene di minor rilevanza per le ragioni di cui sopra, non saranno ignorati dal pubblico rilevante.

 

Nonostante l’elemento “ITALIA” del marchio impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una valida differenza concettuale tra i marchi, in quanto tale elemento, il quale è non dominante, è altresì non distintivo per le ragioni precedentemente sposte  e non può indicare l’origine commerciale dei servizi rilevanti. L’elemento figurativo del marchio impugnato sarà compreso come tale; in ogni caso, detta differenza concettuale va valutata in considerazione del carattere distintivo debole del summenzionato elemento. Di conseguenza, i marchi sono concettualmente molto simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità distintiva (per alcuni dei servizi rilevanti), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 

Nelle osservazioni presentate in data 24/01/2018, il richiedente sosteneva la mancanza di carattere distintivo del marchio anteriore in virtù dell’estesa presenza dell’elemento “BLU” o della sua variante inglese o francese “BLUE” in numerosi marchi dell’Unione europea e in nomi di società operanti nel settore medico in Europa (il richiedente allegava numeri di registrazione e indirizzi web). Il richiedente sosteneva, altresì, che il termine è usato per richiamare un’idea di pulizia, sicurezza e affidabilità nel settore medico. Tuttavia, il summenzionato termine non è descrittivo, né debole in connessione con i servizi rilevanti, inclusi quelli di natura medica, né il richiedente ha presentato elementi di prova in senso contrario. Inoltre, la Divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti “BLU” o “BLUE” e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I servizi coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione medio.

 

L’identità tra i servizi acquista una notevole rilevanza se si tiene presente che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

I segni sono simili da un punto di vista visivo, nonché molto simili da un punto di vista fonetico e concettuale  poiché coincidono nell’elemento distintivo “BLU” e nelle lettere “MEDICAL*” che sono parte di un elemento di secondaria importanza in quanto privo di carattere distintivo o debole. Come specificato nella sezione c) della presente decisione, i marchi si distinguono in elementi che per posizione, dimensioni o mancanza di carattere distintivo hanno un’importanza secondaria.

 

Anche gli elementi “MEDICAL”/”MEDICALI” hanno una minore rilevanza per le ragioni sopra esposte. Tuttavia, essi non saranno completamente ignorati dai consumatori i quali saranno in grado di percepirne la presenza. Inoltre, il carattere distintivo degli elementi di un marchio è solo uno dei fattori da considerare nell’analisi del rischio di confusione e, in questo caso, è compensato da fatto che l’elemento “MEDICAL” di cui al marchio impugnato è interamente contenuto nel marchio anteriore e che i segni coincidono anche in elementi dotati di carattere distintivo.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati identici a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.

 

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

Divisione d’Opposizione

 

 

Andrea VALISA

Orsola LAMBERTI

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBATTISTA contro NINO BATTISTA CAFFE’

 

Il marchio anteriore è un segno complesso raffigurato su sfondo rosso ovale al cui interno è trascritto l’elemento denominativo “MBATTISTA” nel quale la lettera “M” è di color rosso con bordo bianco e la parola “BATTISTA” è di color bianco. Sopra le lettere “M” e “B” compare l’immagine di un sombrero giallo.

Sebbene il segno anteriore non contenga elementi di dimensioni particolarmente maggiori rispetto agli altri elementi, l’impatto visivo della parola “BATTISTA” è più immediato in virtù dell’uso del color bianco su sfondo rosso che permette alla stessa di risaltare da un punto di visto visivo e dominare l’impressione complessiva del segno

Alla luce della giurisprudenza secondo cui il consumatore italiano attribuisce un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la parola “BATTISTA” costituisce l’elemento maggiormente distintivo del segno.

I marchi presentano ulteriori analogie in quanto entrambi contengono una simile immagine di un sombrero e uno sfondo rosso. In un tale contesto, la circostanza che la lettera “M” e il nome “NINO” costituiscano la prima parte, rispettivamente, del marchio anteriore e del segno contestato non deve essere sovrastimata.

La Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate  in ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

 

ANNULLAMENTO N. 14 062 C (NULLITÀ)

 

Torrefazione Caffè Michele Battista S.r.l., Str. Prov. 60 San Giorgio km. 3 200, 70019 Triggiano (Bari), Italia (richiedente), rappresentata da Griga Advertising, Via dello Sport, 31, 06134 Ponte Felcino (Perugia), Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Battista Nino Caffè S.r.l., S.P. 60 San Giorgio, Km. 3 100, 70019 Triggiano (Bari), Italia (titolare del MUE), rappresentata da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 24/05/2018, la Divisione di Annullamento emana la seguente

 

 

DECISIONE

 

1. La domanda di nullità è accolta.

 

2. Il marchio dell’Unione Europea n. 10 869 477 è dichiarato nullo per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

 

Classe 30:         Caffè, bevande a base di caffè.

 

Classe 33:         Liquori a base di caffè.

 

Classe 43:          Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.

 

3. Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati, ossia:

 

Classe 33:         Liquori (eccetto liquori a base di caffè).

 

Classe 43:                     Servizi di ristorazione (alimentazione) (eccetto servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici); servizi di catering (eccetto catering in caffetterie fast-food, servizi di catering per caffetterie di aziende, servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè).

 

4. La titolare del MUE sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

 

 

Rilievi preliminari

 

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, a decorrere dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 (‘RDMUE’) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 (‘REMUE’). Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

 

 

MOTIVAZIONI

 

In data 23/11/2016, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione Europea n. 10 869 477 (nel prosieguo, il ‘MUE contestato’), depositato il 09/05/2012 e registrato il 20/09/2012, per il segno figurativo qui di seguito:

 

 

La domanda è diretta contro una parte dei prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, vale a dire:

 

Classe 30:       Caffè, bevande a base di caffè.

 

Classe 33:       Liquori a base di caffè; bevanda alcolica a base di caffè.

 

Classe 43:       Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.

 

La domanda si basa sui seguenti diritti anteriori:

 

• Registrazione di marchio dell’UE n. 6 499 041, depositata il 10/12/2007 e concessa il 13/11/2008, per il seguente segno figurativo:

 

 

• Registrazione di marchio internazionale n. 1 093 220 del 13/04/2011 che designa inter alia l’Ungheria, per il seguente segno figurativo:

 

 

La richiedente ha invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

 

Nella memoria introduttiva allegata al modulo di domanda di nullità, la richiedente invoca un rischio di confusione tra i segni anteriori e il marchio della titolare alla luce dei seguenti fattori:

 

• Vi è identità e somiglianza tra i prodotti e servizi in conflitto, i quali condividono la medesima origine commerciale, sono diretti ai medesimi consumatori e, con particolare riferimento ai prodotti delle classi 30 e 33, possono essere distribuiti attraverso i medesimi canali commerciali (i.e. bar, ristoranti, supermercati). In particolare, è usuale che i produttori di bevande analcoliche di caffè commercializzino alcolici e liquori a base di caffè e che i consumatori vedano tali prodotti come sostituti.

 

• Quanto al raffronto tra i segni, i marchi sono complessivamente simili nella misura in cui essi presentano il medesimo elemento “BATTISTA”, che verrà percepito dal pubblico italiano come un cognome poco diffuso e, in quanto tale, come l’elemento maggiormente distintivo dei segni (01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73). Tenuto conto che i marchi coincidono anche nell’elemento figurativo che riproduce un sombrero messicano e nello sfondo rosso entro il quale sono riprodotti tutti i loro elementi, le differenze generate dalla presenza della lettera “M” nei marchi anteriori e del nome “NINO” nel MUE contestato non sono sufficienti a controbilanciare la somiglianza complessiva tra i segni.

 

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

 

Allegati 1 e 2: Copia dei certificati di registrazioni dei marchi anteriori invocati dalla richiedente nel presente procedimento.

 

Allegato 3: Copia del certificato di registrazione del MUE contestato.

 

Allegato 4: Estratti dal sito web www.ninobattista.com della titolare contenente una lista di prodotti della medesima (i.e. cialde, caffè biologico e liquori) e dei canali di distruzione utilizzati (i.e. bar, ristoranti, caffè, hotel, alimentari e supermercati).

 

Allegato 5: Estratti dal sito web www.battista.it della richiedente contenente immagine di prodotti tra i quali caffè in grano, caffè macinato, cialde, capsule e liquori.

 

Allegato 6: Estratti dal sito web www.cafferiver.it.

 

Allegato 7: Estratto dalla pagina di Wikipedia dedicata alle “consonanti nasali”.

 

Allegato 8: Estratti dal  sito web www.cognomix.it nei quali viene mostrata la diffusione del cognome Battista e dei nomi Antonio, Antonino, Nino e Giovanni.

 

La titolare risponde rifiutando l’asserito rischio di confusione tra i marchi in conflitto per i seguenti motivi:

 

• I marchi differiscono nelle rispettive stilizzazioni grafiche e, in particolare, nelle loro porzioni iniziali, vale a dire nelle parti sulle quali si concentra l’attenzione del consumatore. I segni, pertanto, differiscono a livello visivo e fonetico. In merito al conflitto tra marchi aventi lo stesso cognome, la giurisprudenza italiana ha affermato che nel settore vitivinicolo è assai diffuso che imprese distinte utilizzino il medesimo patronimico, sicché l’aggiunta di un prenome e di altri elementi può essere sufficiente ad escludere il rischio di confusione. Tale principio può essere applicato al caso di specie, nel quale l’aggiunta dei prenome “NINO” e dell’elemento descrittivo “CAFFÈ” al patronimico “BATTISTA”, unico elemento in comune tra i marchi, è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni sul mercato.

 

• In merito ai prodotti in conflitto, la richiedente ha diretto la domanda di nullità contro prodotti e servizi nelle classi 33 e 43 per i quali il MUE contestato non è stato registrato. Difatti il marchio della titolare rivendica liquori nella classe 33, i quali non presentano punti in comune con i prodotti anteriori della classe 30. Il fatto che i liquori, ad esempio, possano includere i liquori al caffè non determina una somiglianza tra i prodotti in conflitto. Le stesse considerazioni valgono per i servizi della classe 43 che sono servizi di bar e ristorazione in generale che non presentano alcuna affinità con i prodotti della richiedente.

 

• Nel caso di specie, inoltre, posto che le parti in conflitto sono società i cui rappresentanti sono due fratelli operanti nello stesso settore da diversi anni, è possibile affermare che la richiedente abbia tollerato l’uso del MUE contestato e che i consumatori si siano abituati alla contemporanea presenza dei segni in conflitto nel mercato del caffè.

 

Nelle sue osservazioni di replica, la richiedente reitera sostanzialmente i precedenti argomenti relativi alla confondibilità dei marchi in conflitto. A detta della richiedente, malgrado i segni presentino alcune lievi differenze, è evidente che essi coincidono nel patronimico “BATTISTA” sul quale si concentrerà l’attenzione del  consumatore. Rispetto ai prodotti contestati della classe 33, la richiedente rileva come la documentazione fornita dimostri che i liquori a base di caffè sono prodotti da entrambe le parti e che essi sono affini ai prodotti anteriori della classe 30 in quanto coincidenti nell’origine commerciale, nei canali di distribuzione nonché nel pubblico di riferimento. La richiedente ribadisce gli argomenti sulla somiglianza tra i prodotti anteriori e i servizi contestati in classe 43 e osserva che la giurisprudenza italiana citata dalla titolare riguarda una pronuncia della Suprema Corte che ha escluso la contraffazione di un marchio utilizzato nel settore vinicolo in una determinata area geografica. Tale fattispecie non presenta analogie con il caso di specie.

 

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

 

Allegato 9: Estratto dal proprio sito web relativo al liquore a base di caffè “Liquorito”.

 

Allegato 10: Estratto dal sito web della titolare relativo al liquore a base di caffè “Nino Battista Caffè”.

 

Allegato 11: Documentazione prodotta dalla titolare quale prova d’uso dei marchi azionati nei procedimenti di annullamento n. 12 035 C e n. 12 037 C, raffigurante esempi di insegne a marchio “Nino Battista Caffè”.

 

Nella sua controreplica, la titolare ribadisce che, nel caso di specie, il MUE contestato non rivendica i prodotti e i servizi contestati dalla richiedente nelle classi 33 e 43. Secondo la titolare, la circostanza che le parti vendano “liquori a base di caffè” è di per sé irrilevante poiché i prodotti da considerare ai fini dell’identificazione del pubblico di riferimento, nonché del raffronto tra i prodotti in conflitto, sono quelli che per cui i marchi sono stati concessi e non i prodotti effettivamente commercializzati sul mercato.

 

La titolare inoltre rileva che nel registro dell’Unione Europea sono presenti una serie di marchi registrati a nome della medesima titolare tra il 2001 e il 2003 e recanti la dicitura “BATTISTA” (i.e. MUE n. 1 849 421; MUE n. 2 487 254; MUE n. 2 487 874), contro i quali la richiedente non ha mai presentato opposizione. Nel mercato italiano, infatti, entrambe le parti usano il nome “BATTISTA” come marchio allo scopo di contraddistinguere la stessa tipologia di prodotti, vale a dire caffè. Alla luce di quanto precede, è evidente che: i) le parti hanno eguali diritti sul nome “Battista” come marchio e ii) l’acquirente italiano è già da molti anni esposto all’uso concomitante di marchi a componente “BATTISTA”.

 

 

RILIEVI PRELIMINARI

 

Sui prodotti e servizi contestati

 

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), RDMUE, una domanda di annullamento può contenere un’indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta; in assenza di tale indicazione, la stessa si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

 

Se il richiedente indica che la domanda di annullamento è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della registrazione contestata, è tenuto a elencare dettagliatamente tali prodotti/servizi.

 

Il MUE contestato è registrato per i seguenti prodotti: caffè, bevande a base di caffè in classe 30, liquori in classe 33 e servizi di ristorazione (alimentazione), servizi di catering, bar in classe 43.

 

La richiedente ha indicato che la domanda di nullità è diretta contro i seguenti prodotti e servizi:

 

Classe 30:       Caffè, bevande a base di caffè.

 

Classe 33:       Liquori a base di caffè; bevanda alcolica a base di caffè.

 

Classe 43:       Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.

 

Nelle sue osservazioni, la titolare adduce che l’azione di nullità è diretta contro prodotti e servizi che non rientrano nelle liste di prodotti e servizi coperti dal MUE contestato.

 

A tal riguardo si rileva che la richiedente è autorizzata a restringere l’ambito della sua domanda escludendo le sottocategorie di prodotti e/o servizi per i quali il MUE contestato è stato concesso (si veda, per analogia, sentenza del 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25). Pertanto occorre verificare se i prodotti e servizi contro cui è stata presentata domanda di nullità possono considerarsi sottocategorie dei prodotti e servizi per i quali il MUE contestato è stato concesso.

 

In merito ai prodotti contestati caffè, bevande a base di caffè in classe 30 e i servizi contestati bar in classe 43 non sorgono dubbi in quanto si tratta delle medesime categorie protette dal MUE contestato. Quanto ai prodotti contestati in classe 33, si rileva che il prodotto bevande alcolica a base di caffè non costituisce una sottocategoria dei liquori per cui il marchio della titolare è registrato nella medesima classe e, di conseguenza, tali prodotti non possono esser presi in considerazione nella presente valutazione. D’altra parte, i rimanenti prodotti e servizi contro cui è diretta la domanda di nullità, vale a dire liquori a base di caffè in classe 33 e servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè in classe 43, possono considerarsi sottocategorie, rispettivamente, delle voci generali liquori in classe 33 e servizi di ristorazione (alimentazione), servizi di catering, bar in classe 43.

 

Ne consegue che la domanda di nullità è da ritenersi diretta contro i seguenti prodotti e servizi:

 

Classe 30:       Caffè, bevande a base di caffè.

 

Classe 33:       Liquori a base di caffè.

 

Classe 43:       Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.

 

 

Preclusione per tolleranza

 

Ai sensi dell’articolo 61, RMUE, qualora il titolare di un marchio dell’UE anteriore o di un marchio nazionale abbia, per cinque anni consecutivi, tollerato l’uso del MUE contestato e sia consapevole di tale uso, il MUE contestato non può essere dichiarato nullo, a meno che la registrazione del marchio dell’Unione europea successivo sia stata richiesta in malafede.

 

Nelle sue osservazioni, la titolare ha avanzato l’argomento della preclusione per tolleranza, adducendo che il MUE contestato sarebbe stato usato nel territorio italiano per molti anni nella consapevolezza e acquiescenza della richiedente.

 

Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa e non è meritevole di accoglimento.

 

La citata norma, infatti, può unicamente essere invocata se, alla data della proposizione della domanda di nullità, il MUE contestato sia registrato da oltre cinque anni. Tale circostanza, tuttavia, non ricorre nella fattispecie, poiché la registrazione contestata è stata concessa in data 20/09/2012, mentre la domanda di nullità è stata avanzata in data 23/11/2016.

 

L’articolo 61 RMUE si riferisce, infatti, alla tolleranza, per cinque anni consecutivi, dell’uso di un marchio dell’UE. Poiché il marchio dell’UE si acquisisce con la registrazione, ai fini dell’applicazione di detta norma, l’uso di un segno quale marchio dell’UE (e, conseguentemente, la tolleranza di detto uso) non può tecnicamente avere inizio prima della data di registrazione del medesimo. Pertanto, poiché sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione del segno contestato e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, e l’utilizzo del suddetto marchio antecedente alla sua data di registrazione non è rilevante, nel caso di specie non ricorrono i presupposti oggettivi per l’applicazione dell’articolo 61 RMUE.

 

Inoltre, per completezza, tra le condizioni postulate dalla norma in parola vi è la prova che la titolare del marchio impugnato deve apportare in merito all’uso fatto nel territorio ove il marchio anteriore è protetto del marchio contestato per un periodo di almeno cinque anni consecutivi, nella consapevolezza della richiedente (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 31; 28/06/2012, T 134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 30). Orbene, nella specie, la titolare avrebbe dovuto fornire prova di aver utilizzato il MUE contestato nel territorio rilevante nel presente procedimento, vale a dire l’Unione Europea, perlomeno, come detto, nei cinque anni successivi al 20/09/2012.

 

Tuttavia, la titolare non ha fornito alcun materiale documentale atto a comprovare una coesistenza quale quella rivendicata dalla medesima titolare nel territorio rilevante.

 

Parimenti, non può ritenersi sufficiente la mera circostanza che consapevolezza e acquiescenza della richiedente siano conseguenza del rapporto famigliare tra i soci rappresentanti delle società a cui fanno capo le parti e che vi sia stata una tolleranza risalente fin dal 2001, anno di registrazione di altri marchi in capo alla stessa titolare. L’istituto della preclusione per tolleranza, infatti, postula una conoscenza e conseguente stato di acquiescenza rispetto all’uso concreto del marchio sul mercato, non alla mera esistenza di registrazioni dello stesso. Pertanto, in assenza di un’effettiva e documentalmente comprovata fruizione del marchio in relazione ai prodotti e servizi interessati e successiva alla data di registrazione dello stesso, l’eccezione di cui all’articolo 61 RMUE non può operare. Come già osservato, nella specie, non vi è materiale versato in atti dalla titolare nel corso del presente procedimento che possa soddisfare tale requisito.

 

Alla luce di quanto sopra, il motivo basato sull’articolo 61 RMUE avanzato dalla titolare risulta infondato.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione al marchio anteriore dell’Unione Europea n. 6 499 041.

 

 

1. I prodotti e servizi

 

I fattori pertinenti per il confronto dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti:

 

Classe 30:       Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè.

 

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 30:       Caffè, bevande a base di caffè.

 

Classe 33:       Liquori a base di caffè.

 

Classe 43:       Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.

 

 

Prodotti contestati in classe 30

 

Entrambi i marchi rivendicano caffè e, di conseguenza, tali prodotti sono identici.

 

Vi è, inoltre, identità tra bevande a base di caffè e caffè, in quanto i prodotti contestati sono inclusi nella categoria generale caffè della richiedente.

 

Prodotti contestati in classe 33

 

Nelle sue osservazioni la titolare rifiuta gli argomenti della richiedente sull’asserita affinità tra caffè e liquori a base di caffè adducendo, in sostanza, che non vi sono punti in comune tra i prodotti in conflitto.

 

A tal riguardo, la Divisione di Annullamento osserva che, sebbene non sia riscontrabile una somiglianza tra caffè e la categoria generale liquori, nel caso di specie la richiedente ha proposto azione di nullità contro un prodotto specifico, vale a dire liquori a base di caffè. Ebbene, mentre in via generale il caffè e molti tipi di liquori non coincidono nell’origine commerciale, né tantomeno nella loro natura o proposito, non è possibile asserire che non vi siano punti in comune tra caffè e liquori a base di caffè. Difatti, come anche comprovato dalla documentazione presentata dalla richiedente (Allegati 4, 5, 9 e 10), non è inconsueto che i produttori di caffè immettano nel mercato liquori al caffè e che tali prodotti siano venduti allo stesso pubblico attraverso i medesimi canali di distribuzione (caffetterie, bar, ristoranti, punti vendita di prodotti alimentari artigianali, etc.). Ne consegue che è possibile riscontrare un lieve grado di somiglianza tra i suddetti prodotti in conflitto.

 

Servizi contestati in classe 43

 

In via preliminare, si ricorda che prodotti e servizi sono complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l’uso dell’altro, dimodoché i consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (cfr., in tal senso, le sentenze dell’11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

 

I servizi contestati in classe 43 riguardano, in sostanza, la fornitura di cibi e bevande alcoliche in ristoranti, bar, caffetterie, etc.; questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo. I prodotti coperti dal marchio anteriore sono, tra gli altri, caffè.

 

Sebbene il semplice fatto che cibi e bevande siano consumati in un ristorante non è una ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; decisione del 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA / SPA et al., § 24-26), in determinate situazioni questi prodotti e servizi possono essere complementari (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46).

 

Nel caso di specie, si ritiene che vi sia una relazione di complementarietà tra caffè e i servizi contestati nella classe 43 e che i consumatori possano pensare che la medesima impresa si occupi della produzione di caffè e della sua fornitura attraverso servizi di catering, ristorazione e bar. Di conseguenza, esiste un basso grado di somiglianza tra i suddetti prodotti e servizi (si veda, per analogia, 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46; 16/01/2014, T 304/12, Absacker of Germany, EU:T:2014:5, §  29; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52).

 

 

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti e servizi ritenuti identici e simili in lieve misura sono diretti al grande pubblico il cui livello di attenzione è da ritenersi medio.

 

 

1. I segni

 

 

Marchio anteriore	Marchio contestato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione Europea comporta che un marchio dell’Unione Europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di nullità contro qualsiasi marchio dell’Unione Europea successivo che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione è sufficiente per dichiarare il MUE contestato nullo.

 

Nel presente caso, tenuto conto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, la Divisione di Annullamento ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di riferimento con una sufficiente conoscenza di tale lingua.

 

Il marchio anteriore è un segno complesso raffigurato su sfondo rosso ovale al cui interno è trascritto l’elemento denominativo “MBATTISTA” nel quale la lettera “M” è di color rosso con bordo bianco e la parola “BATTISTA” è di color bianco. Sopra le lettere “M” e “B” compare l’immagine di un sombrero giallo.

 

Il MUE contestato è, anch’esso, un segno complesso caratterizzato da uno sfondo di forma circolare di color bianco e rosso al cui interno sono rappresentate in bianco, una sopra l’altra, le parole “NINO”, “BATTISTA” e “CAFFÈ”. Nella parte superiore della lettera “S” è raffigurata l’immagine di un uomo con un sombrero.

 

Sebbene il segno anteriore non contenga elementi di dimensioni particolarmente maggiori rispetto agli altri elementi, l’impatto visivo della parola “BATTISTA” è più immediato in virtù dell’uso del color bianco su sfondo rosso che permette alla stessa di risaltare da un punto di visto visivo e dominare l’impressione complessiva del segno.

 

Inoltre, posto che il consumatore medio tende a scomporre un marchio o un elemento denominativo al suo interno in parti che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/ 2007, Respicur, T 256/04, EU:T:2007:46, § 57), il pubblico italiano riconoscerà la lettera “M” e la parola “BATTISTA” come elementi semantici che identificano, rispettivamente, l’iniziale di un nome e un cognome di origine italiana. Nella specie, la scissione di tali elementi risulta inoltre favorita dalla grafia utilizzata. Alla luce della giurisprudenza secondo cui il consumatore italiano attribuisce un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la parola “BATTISTA” costituisce l’elemento maggiormente distintivo del segno (si veda, in tal senso, 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73).

 

Le medesime considerazioni valgono per la componente verbale “BATTISTA” del MUE contestato, che verrà percepita come l’elemento maggiormente distintivo del segno. Essa, inoltre, domina il MUE contestato sul piano visivo in quanto riprodotta in posizione centrale e in dimensioni maggiori rispetto agli altri elementi del segno.

 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che i segni coincidono nel loro elemento maggiormente distintivo e dominante, il cognome “BATTISTA”, essi possono ritenersi molti simili sotto l’aspetto visivo, fonetico e concettuale. I marchi presentano ulteriori analogie in quanto entrambi contengono una simile immagine di un sombrero e uno sfondo rosso. In un tale contesto, la circostanza che la lettera “M” e il nome “NINO” costituiscano la prima parte, rispettivamente, del marchio anteriore e del segno contestato non deve essere sovrastimata. Il principio generale in base al quale, normalmente, la parte iniziale di un segno è in grado di attrarre più facilmente l’attenzione del consumatore, non è, infatti, applicabile a tutte le fattispecie (28/06/2012, T-134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 57). Tale constatazione è inoltre conforme alla giurisprudenza secondo la quale, anche se il primo elemento di ciascuno dei segni in conflitto è diverso, la presenza dell’elemento comune consente di affermare la sussistenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi controversi (08/03/2013, T 498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 84).

 

In conclusione, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30), e tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni a confronto devono ritenersi molto simili. Ne consegue che l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

 

La richiedente non ha esplicitamente dichiarato che il suo marchio ha un carattere particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

 

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Inoltre, tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Si è rilevato come i prodotti e servizi in conflitto siano in parte identici e in parte simili in lieve misura e che essi siano diretti al vasto pubblico, il cui livello di attenzione è medio. Si è concluso, inoltre, che il segno anteriore deve ritenersi dotato, nel complesso, di un carattere distintivo normale.

 

I segni in conflitto presentano elevate somiglianze a livello visivo, fonetico e concettuale nella misura in cui entrambi contengono l’elemento “BATTISTA”, che costituisce l’elemento dominante e maggiormente distintivo dei segni per le ragioni suesposte. Tale somiglianza complessiva non è inficiata dal fatto che l’elemento comune sia preceduto dalla lettera “M” nel marchio anteriore e dal nome “NINO” nel MUE contestato, posto che la regola generale che vede la parte inziale dei segni essere quella cui il consumatore attribuisce maggiore importanza non è sic et simpliciter applicabile ad ogni caso (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 38 e 16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). D’altronde, secondo la giurisprudenza, un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, quando quest’ultima costituisce l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando questa componente può da sola dominare l’immagine del marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33). Tale condizione è rispettata nel caso di specie.

 

Nella fattispecie, il pubblico italiano assocerà il termine “BATTISTA” in entrambi i marchi a un cognome italiano e, in particolare, a una ditta familiare così denominata dal suo titolare o fondatore. Il cognome in questione non è molto diffuso, come dimostrato dalla documentazione della richiedente (Allegato 8), talché i consumatori non penseranno immediatamente a un caso di omonimia tra due persone con lo stesso cognome titolari di due imprese distinte e non collegate tra loro. Malgrado il pubblico possa riconoscere nella lettera “M” del marchio anteriore l’iniziale di un nome distinto dal nome “NINO”, tale circostanza non esclude il rischio di confusione o associazione dei due marchi. La presenza del medesimo cognome comporta che il consumatore possa ritenere che sussista un legame familiare tra gli stessi, con la conseguenza che i prodotti e servizi recanti i segni possano essere ritenuti (i) provenienti dal medesimo operatore, (ii) ovvero che sussista altresì un legame di natura commerciale tra le parti (iii) ovvero ancora che appartengano a due aree commerciali della medesima impresa.

 

Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni altro fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza sopra citato, la Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate. Ciò vale sia per i prodotti ritenuti identici in classe 30 sia per i prodotti e servizi considerati affini in lieve misura nelle classi 33 e 43 in ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

 

Dal momento che il diritto anteriore dell’Unione Europea n. 6 499 041 determina l’esito positivo della domanda e dell’annullamento del marchio contestato per tutti i prodotti contro cui è stata rivolta la domanda, non è necessario esaminare l’altro diritto anteriore invocato dalla richiedente (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché risulta soccombente, la titolare del marchio dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

 

Secondo l’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

 

 

La Divisione di Annullamento

 

 

Jessica LEWIS

Pierluigi M. VILLANI

José Antonio GARRIDO OTAOLA

 

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDIAL contro MONDIAL MOTO

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 12:       Moto; parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli.

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell’identità fonetica, dell’elevata somiglianza visiva e dell’assenza di elementi dominanti, sussiste un rischio di confusione da parte, ad esempio, del pubblico di lingua bulgara e lituana, il quale tra gli altri non assocerà alcun significato al termine “Mondial”. Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1  844 877 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 908 823

 

Mondial Moto S.r.l., Via Roma, 9, 25025, Manerbio (BS), Italia (opponente), rappresentata da Davide Marchi, Viale Piave, 41 – 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Mondialmoto 2007 S.r.l., Strada Gherbella 294/ C, 41100; Modena, Italia (richiedente), rappresentata da Trade Mark Direct, 4 Grove Park Studios 188-192 Sutton Court Road, W4 3HR; Chiswick, London, Regno Unito (rappresentante professionale).

 

Il 16/05/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 908 823 è accolta per tutti i prodotti contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 474 298è totalmente respinta.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

 

NOTA PRELIMINARE

 

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 474 298 per il marchio figurativo  . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1 844 877 per il marchio figurativo. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1 844 877.

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 12:       Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; motociclette; motocicli; ciclomotori; biciclette; tricicli; motori per veicoli terrestri; pneumatici; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 12:       Moto; parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli.

 

Le moto del marchio impugnato sono prodotti identicamente contenuti in entrambe le liste (inclusi i sinonimi).

 

Inoltre, i prodotti del marchio oggetto di opposizione parti, componenti e accessori per motociclette tutti compresi nella classe 12; parti strutturali per motocicli sono pure identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

 

 

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio, come ad esempio per quanto concerne certi tipi di accessori per motociclette, ad alto, in particolare per quanto riguarda le moto. In quest’ultimo caso, ciò è dovuto al fatto che dato il prezzo delle motociclette è probabile che i consumatori dedichino al loro acquisto un grado di attenzione maggiore rispetto all’acquisto di prodotti meno costosi. È presumibile che questi consumatori non comperino una moto – sia essa nuova o usata – allo stesso modo degli articoli che comprano quotidianamente. Il consumatore è un consumatore informato, che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti quali, ad esempio, il prezzo, i consumi, i costi di assicurazione, le esigenze personali o persino, in taluni caso, il prestigio.

 

 

1. I segni

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento comune “MONDIAL” è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano e il francese non vengono capiti. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, il bulgaro o il lituano.

 

Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dal termine “MONDIAL” riprodotto in caratteri bianchi di fantasia posti su di un ovale di colore nero. In particolare, l’estremità inferiore desta della lettera “M” risulta essere inusualmente allungata, formando una linea curva che corre lungo tutta la parte inferiore del termine “MONDIAL”. Il segno impugnato è anch’esso figurativo. Esso è formato dai termini “MONDIAL MOTO” posti l’uno sopra l’altro sullo sfondo di un ovale, la cui forma e le cui proporzioni ricalcano quelle dell’ovale del marchio anteriore, solo, anziché essere di colore nero, avendo tre sezioni di tre colori distinti, ovvero verde sulla sinistra, bianco al centro e rosso sulla destra. Inoltre, i termini “MONDIAL MOTO” risultano essere riprodotti utilizzando caratteri di fantasia bianchi il cui tipo è pressoché identico a quello utilizzato nel marchio anteriore, ad eccezione della particolare caratterizzazione della parte inferiore della lettera “M”, la quale nel marchio anteriore presenta altresì un elemento sopra di essa che ricorda un apostrofo o un accento.

 

L’elemento “MONDIAL” di entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

 

L’elemento “MOTO” del segno contestato sarà inteso come l’abbreviazione dei termini bulgaro “Мотоциклет (“Motociclet”) e lituano “motociclas”, entrambi equivalenti dell’italiano “motocicletta”.

 

Tenendo a mente che i prodotti relativi nella Classe 12 sono tutti associabili a moto e motocicli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

 

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Per quanto riguarda gli elementi figurativi di entrambi i marchi, si deve tenere presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Inoltre, è lecito attendersi che i colori dell’ovale del segno impugnato saranno associati a quelli, visto anche il loro ordine, a quelli della bandiera italiana. Pertanto, i consumatori tenderanno a collegare questa particolare caratteristica del segno impugnato come una semplice indicazione di origine geografica dei prodotti. In conseguenza di ciò, detto elemento risulta essere pure non distintivo all’interno del marchio impugnato.

 

Visivamente, i segni coincidono nel termine “MONDIAL”, che è riprodotto quasi identicamente in entrambi ed è distintivo. Essi differiscono nel termine “MOTO” del segno impugnato, che è tuttavia non distintivo e negli elementi figurativi di entrambi, i quali sono però, per le ragioni viste sopra, da considerarsi secondari.

 

Di conseguenza, i segni sono visivamente molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “MONDIAL”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “MOTO” del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore e che sono, tuttavia, parte di un elemento non distintivo.

 

Pertanto, i segni sono foneticamente identici, in considerazione del fatto che l’elemento “MOTO” non sarà oggetto di lettura.

 

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha alcun significato nel complesso. Nonostante la parola “MOTO” del marchio contestato, così come i colori della bandiera italiana evochino un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una somiglianza concettuale, in quanto tali elemento sono non distintivi e non possono indicare l’origine commerciale dei prodotti rilevanti. L’attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un confronto concettuale, l’aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della somiglianza dei segni.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti nella Classe 12 coperti dai marchi in oggetto sono stati riscontrati essere identici.

 

Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. In entrambi i casi, la Divisione d’Opposizione ritiene che il livello di attenzione possa variare da medio ad alto.

 

I segni sono visivamente molto simili e foneticamente identici. Essi infatti, come esplicitato nel corso della comparazione svolta nel paragrafo c) della presente decisione, differiscono solo in elementi che sono non distintivi o secondari.

 

Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Inoltre, anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

 

Poiché i prodotti sono identici e a causa dell’identità fonetica, dell’elevata somiglianza visiva e dell’assenza di elementi dominanti, sussiste un rischio di confusione da parte, ad esempio, del pubblico di lingua bulgara e lituana, il quale tra gli altri non assocerà alcun significato al termine “Mondial”. Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1  844 877 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n.  1  844 877 anteriore porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente  (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

 

 

Per dovere di completezza, si rileva infine che in data 27/04/2018, l’Ufficio ha informato le parti che la richiedente non ha presentato alcuna osservazione in risposta nella lingua della procedura entro il termine prescritto.

 

Peraltro, le osservazioni della richiedente depositate in data 23/02/2012 non potevano essere prese in considerazione in quanto erano state redatte in lingua inglese e nel contempo non era stata depositata alcuna traduzione nella lingua del procedimento, ovvero la lingua italiana, entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (articolo 146, paragrafo 9, RMUE, in precedenza regola 96, paragrafo 1, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017).

 

Per i suddetti motivi, le summenzionate osservazioni presentate dalla richiedente non possono essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

 

Lo stesso vale per quanto riguarda i documenti depositati dalla richiedente in data 01/05/2018, inclusa la richiesta di proseguimento del procedimento. Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, la quale sostiene che la richiesta è stata presentata entro due mesi dalla scadenza del limite di tempo non osservata, detta richiesta è pervenuta all’Ufficio in data, per l’appunto, 01/05/2018, ossia oltre il termine di due mesi (23/04/2018) dalla scadenza del limite di tempo non osservato (23/02/2018).

 

Tuttavia, la Divisione d’Opposizione rileva che la parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa, ai sensi dell’articolo 105, RMUE, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l’azione omessa entro questo medesimo termine. In considerazione del mancato rispetto del suddetto termine da parte della richiedente, la suddetta richiesta deve quindi essere respinta.

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

Divisione Opposizione

 

 

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI SERRANO

 

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione Opposizione. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, RMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 4, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A, paragrafo 33, RMUE).