“I profumi della natura” è comunemente usato nel settore dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi per cui non è distintivo ed è elogiativo dei prodotti stessi per cui non supera l’esame dell’ufficio.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 04/11/2022 NICCOLO SCARDACCIONE Viale Majno 9 I-20122 MILANO ITALIA Fascicolo nº: 018717163 Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: GeCa Srl Via Giuseppe Verdi 6 I-20826 Misinto (MB) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti. Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 4 consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di prodotti. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe segno in esame in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato seguente: buoni odori dell’ambiente naturale. Tale significato dei termini «I PROFUMI DELLA NATURA» è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 15/07/2022 all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/profumo, https://www.treccani.it/vocabolario/preposizione, https://www.treccani.it/vocabolario/natura/).
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti della Classe 3 sono costituiti da o contengono fragranze naturali, profumi che sono fatti con sostanze/ingredienti naturali (in contrapposizione a sostanze chimiche, aromi sintetici, ecc.) o che riproducono gli odori che si trovano in natura, allo stato naturale, e che i servizi della Classe 35 riguardano tali prodotti, come ad esempio servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti profumati, per rendere piacevolmente odorosi luoghi, oggetti o persone, o servizi di informazione sulla vendita di prodotti specializzati in profumi ed essenze odorose naturali. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
Da una ricerca su Internet condotta in data 15/07/2022 è risultato che i termini «I PROFUMI DELLA NATURA» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1. https://www.tigota.it/it/scelti-per-te/fragranteria/herbal; 2. https://www.lesepiciers.com/profumazioni-ambiente/profumatori-ambiente/;
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, consistenti in un disegno floreale semplice e banale, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il disegno è elementare e modesto, e rafforza semplicemente il legame semantico con l’origine naturale dei prodotti e servizi in questione. Tali immagini comuni di fiori sono tipiche in relazione ai prodotti della Classe 3 e non possono conferire carattere distintivo, in quanto i consumatori le percepiscono come semplici decorazioni, indicanti che i prodotti contengono essenze/aromi floreali. Il disegno è abbastanza schematico e non ha caratteristiche accattivanti o intriganti, che lo distinguerebbero da una mera immagine ornamentale. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Pagina 3 di 4 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018717163 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti. Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di prodotti. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 35 Servizi di gestione delle vendite; Pubblicità; Pubblicità, in particolare servizi per la promozione di prodotti; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Gestione aziendale in materia di commercio elettronico; Servizi pubblicitari per la promozione del commercio elettronico. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.
I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.
La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.
Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente de quo; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.
Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).
Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente
L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali. Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezzadell’uomo.
In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.
Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.
Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).
I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.
Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.
I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di profumeria e cosmeticidell’opponente. Pertanto, sono identici.
I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
Servizi contestati in classe 35
I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.
I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo contestatiriguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.
I restanti servizi pubblicitari, di marketing e promozionalicontestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.
La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell’opponente.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.
Nel caso del marchio anteriore, l’elemento figurativo si considera l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l’elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.
Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta “CHANTECLAIR” in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell’elemento figurativo si legge il testo ‘FORCE & RESPECT’, scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di ‘forza e rispetto’, e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell’ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.
Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura “CHANTECLAIR” la quale è distintiva, e “FORCE & RESPECT” del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.
Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.
Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all’elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato (“CHANTECLAIR”) o come elementi di distintività molto limitata o nulla (“FORCE & RESPECT”), essi sono concettualmente molto simili.
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili. Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l’unico elemento del segno impugnato e l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell’elemento verbale ‘CHANTECLAIR’) svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.
I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.
I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:
· Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3 e 5;
· Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
· Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Dal 1° dicembre 2022 l’UIBM dà avvio al nuovo servizio on line di richiesta e rilascio delle copie semplici.
Sarà possibile trasmettere l’istanza tramite il portale di deposito on line e recuperare la copia digitale richiesta accedendo alla propria area riservata del medesimo portale.
Sulla base della richiesta pervenuta dai potenziali soggetti interessati, è stato prorogato dal 31 ottobre 2022 al 14 novembre 2022 il termine per poter presentare le domande a valere sul Bando POC per progetti di valorizzazione dei brevetti.
VESPA contro VESTA. La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce al nome di un insetto, la parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento, ad una veste.
Seppur vero che il marchio VESPA goda di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato e ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per dimostrare che un marchio può essere confuso con l’altro.
Oltretutto non possiamo escludere che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi del marchio anteriore sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi del marchio posteriore.
I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro, infatti sono differenti per loro natura, per il loro scopo, per i loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.
La divisione d’Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato colleghi mentalmente i due i segni.
Piaggio & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italia (opponente), rappresentata/o da Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
G-Luxor S.R.L., Via Fossaceca 3/S, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italia (richiedente), rappresentata/o da Luigi Carlini, Via Carlo Armellini 16, 00153 Roma, Italia (rappresentante professionale).
Il 10/10/2022 la Divisione di Opposizione emana la seguente
La data di deposito della domanda contestata è 15/03/2018. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l’opposizione sono stati oggetto di uso effettivo nell’Unione europea e in Italia dal 15/03/2013 al 14/03/2018 compresi.
Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione:
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Tomaie di stivali; Visiere [cappelleria]; Sottascelle; Ferramenti per calzature; Tomaie; Carcasse di cappelli; Talloniere; Rinforzi al tallone per le calze; Tacchi; Solette; Antisdrucciolevoli per calzature; Tasche di indumenti; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Sparati di camicie; Petti di camicie; Suole; Tacchetti per scarpe da calcio; Punte di calzature [spunterbi]; Guardoli per calzature.
Classe 18: Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente a seguito di una estensione fino al 01/09/2019 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 29/08/2019 (entro il termine). Inoltre, l’opponente, in data 31/12/2018, ha presentato prove con il fine di dimostrare la notorietà del marchio VESPA che verranno anch’esse prese in considerazioni ai fini delle prove d’uso. A tal proposito si rileva che tutte le prove fornite dall’opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell’uso, anche anteriormente alla presentazione dell’istanza di prova dell’uso da parte del richiedente, devono essere prese automaticamente in considerazione nell’accertamento della prova dell’uso.
Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:
Vespa mito degli ultimi 100 anni, La Vespa è nell’olimpo del design degli ultimi 100 anni, Design Vespa tra i 12 oggetti ‘cult’ al mondo, Design, la Vespa nelle dodici meraviglie che hanno fatto la storia del 900, ecc.
comunicazione, di Maurizio Boldrini e Omar Calabrese.
La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove per la presentazione della prova dell’uso devono consistere in indicazioni riguardanti il luogo, l’ora, la portata e la natura dell’uso del marchio contestato per i prodotti e servizi per i quali è registrato.
Questi requisiti per la prova dell’uso sono cumulativi (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che l’opponente è obbligato non solo a indicare ma anche a dimostrare ciascuno di questi requisiti. Tuttavia, la sufficienza dell’indicazione e della prova circa il luogo, il tempo, la portata e la natura dell’uso deve essere considerata alla luce della totalità delle prove presentate. Una valutazione separata dei vari fattori rilevanti, ciascuno considerato isolatamente, non è adeguata (17/02/2011, T 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Le prove presentate non dimostrano l’uso dei marchi anteriori per i prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35. In particolare, le prove non contengono nessun riferimento ai servizi nella classe 35 né ai prodotti coperti dai marchi anteriori nella classe 18. Sebbene alcune delle prove mostrino foto di borse e zaini questi prodotti non sono coperti dai marchi anteriori. Le foto dei bauletti quali per esempio si riferiscono ad accessori nel veicolo che sono protetti nella classe 12 e non hai bauli usati come bagaglio protetti nella classe 18. Con riferimento ai prodotti coperti da alcuni marchi anteriori nella classe 25 sebbene alcune prove presentate, ovvero i cataloghi, gli screenshot e le fatture contengano un riferimento ad articoli di abbigliamento, le fatture sono tutte datate fuori dal periodo rilevante e si riferiscono unicamente a 33 articoli. Tenendo conto delle dimensioni del mercato del settore dell’abbigliamento in Europa ed in Italia, la popolazione e la natura dei prodotti che sono di largo consumo, si ritiene che ad ogni modo tale quantitativo sia estremamente esiguo, ciò unito al fatto che gli screenshot non sono datati e, con riferimento ai cataloghi, non forniscono alcuna informazione sulla quantità di prodotti effettivamente venduti ne sull’estensione dell’uso dal momento che non è chiaro se effettivamente sono stati distribuiti ai consumatori finali né in che misura.
Come più sopra descritto, i fattori del tempo, del luogo, della portata e della natura dell’uso sono cumulativi e le prove devono fornire indicazioni sufficienti di tutti questi fattori per provare l’uso effettivo. L’inosservanza di una condizione è sufficiente per respingere l’opposizione.
Ne discende che l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE e dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE in relazione ai marchi anteriori dell’Unione Europea, del marchio italiano No 1 515 714 e del marchio italiano No 687 959 in relazione ai prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35.
Le prove sono invece sufficienti a dimostrare l’uso del marchio italiano No 687 959 per i prodotti nella Classe 12.
Le prove dimostrano che l’uso è avvenuto in Italia come dedotto dalla lingua in cui sono redatti i documenti dai riferimenti a tale territorio. Inoltre, la maggior parte delle prove che si riferiscono ai prodotti nella Classe 12 recano una data che rientra nel periodo di riferimento.
Dal momento che l’opponente ha rivendicato solo l’Articolo 8(5) RMUE per i prodotti nella classe 12, l’esame continuerà in relazione a tale articolo.
NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
• Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.
• Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se il richiedentedimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.
Risulta chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso nel settore dei veicoli a due ruote e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio gode di un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento dato che è la versione popolare di veste o comunque al congiuntivo del verbo vestire. Parte del pubblico potrebbe anche associarlo ad una divinità degli antichi Romani. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha relazione diretta ed immediata con i prodotti e servizi di riferimento nelle classi 18 e 35. Parte del pubblico potrebbe anche non associare VESTA ad alcun significato e anche questo caso si considera normalmente distintivo.
L’elemento figurativo del segno impugnato sarà con probabilità associato alle lettere ‘VA’ stilizzate che sono poi la prima e l’ultima lettera di VESTA che segue.
La stilizzazione dei segni è di natura decorativa.
I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
I marchi coincidono visivamente e foneticamente nelle lettere ‘V-E-S-*–A’ (e loro suono) mentre differiscono nelle lettere ‘P’ e ‘T’ (e loro suono) rispettivamente. Visivamente inoltre i segni differiscono nella loro stilizzazione e nell’elemento ‘VA’ del segno impugnato che con molta probabilità non sarà pronunciato essendo la prima e ultima lettera di VESTA.
Come più sopra segnalato, il pubblico italiano assocerà i segni a due significati diversi e pertanto essi sono concettualmente diversi o almeno assocerà un segno ad un significato e l’altro a nessun significato e in questo caso non sono concettualmente simili.
Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l’esame sull’esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire.
c) Il «nesso» tra i segni
Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l’esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un’associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata in varie sentenze (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l’associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stessouna volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
Tra i fattori pertinenti per l’esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un “nesso” può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.
Tale nesso può innanzitutto instaurarsi in conseguenza dalla somiglianza (o dall’identità) tra i segni; tuttavia, è necessario altresì che i segmenti di pubblico interessati a ciascuno dei prodotti e servizi cui si riferiscono i marchi in conflitto siano gli stessi o, in qualche misura, si sovrappongano.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
non si può escludere, quindi, che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato il marchio posteriore e che il marchio anteriore, benché notorio, sia ignoto al pubblico di riferimento del marchio posteriore. In casi siffatti il pubblico di riferimento di un marchio può non trovarsi mai a confronto con l’altro marchio, ragion per cui non stabilirà alcun nesso tra loro.
…che taluni marchi possono avere acquisito notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità è possibile che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato il marchio posteriore associ i marchi in conflitto l’uno all’altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.
Occorre ricordare che i prodotti e servizi restanti dopo due rigetti parziali del marchio contestato a seguito di decisioni dell’Ufficio che sono definitive contro i quali si dirige l’opposizione sono i seguenti:
Classe 18: Pelle e finta pelle; Pelli d’animali; Bagagli; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Collari, guinzagli e indumenti per animali; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Valigie; Cinghie in cuoio; Cordoni in cuoio; Imitazioni di cuoio; Cuoio per scarpe; Finta pelle [imitazione del cuoio].
Classe 35: Amministrazione commerciale; Servizi di funzioni d’ufficio; Produzione, Distribuzione, Vendita al dettaglio e Servizi di vendita all’ingrosso in relazione ai seguenti prodotti: Pelletteria e Della finta pelle, Pelli d’animali e Pelli non lavorate, Valigeria, Ombrelli, parasoli, Bastoni, fruste e articoli di selleria, Fasce per il collo, guinzagli e coperte per animali, Bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti “vanity cases”, Articoli di valigeria, Cinture di cuoio, Cordoni in cuoio, Imitazioni di cuoio, Cuoio per calzature, Di finta pelle [imitazione del cuoio].
Mentre il segmento di pubblico interessato da alcuni dei prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto è il medesimo, o in qualche misura si sovrappone, tali prodotti e servizi sono differenti in una misura tale che difficilmente il marchio posteriore evocherà nella mente del pubblico interessato il marchio anteriore.
I prodotti nella casse 18 includono materiali grezzi, contenitori usati come bagaglio per il viaggio e per riporre oggetti di toeletta e cosmetici, attrezzature utilizzate per gli animali, prodotti semifiniti in cuoio, bastoni usati come ausilio nella deambulazione e dispositivi per la protezione dalle intemperie. I servizi nella classe 35 includono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell’esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l’analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di “consulenza”, “di fornitura di pareri” e di “assistenza” che può risultare utile nella “gestione di un’impresa”, ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un’identità aziendale, eccetera. Nella classe 35 sono anche inclusi servizi di vendita di prodotti che non hanno nulla in comune con i prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà che sono veicoli a due ruote che servono per il trasporto.
I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro. Essi differiscono nella loro natura, nel loro scopo, nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro. Contrariamente a quanto affermato dall’opponente i prodotti oggetto di contestazione non sono tipicamente venduti come accessori degli scooter o dei ciclomotori in generale, né come prodotti di merchadising come può essere il caso per esempio degli articoli di abbigliamento. Di fatto, nessuno dei prodotti a cui fa riferimento l’opponente e che appaio nei cataloghi e fatture presentati ai fini delle prove d’uso contengono alcun riferimento ai prodotti impugnati o ai prodotti inclusi nei servizi di vendita impugnati. Né l’opponente è stato in grado di dimostrare l’uso dei marchi anteriori in relazione ai prodotti nelle classi 18 e 25.
Quando un marchio gode di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato. Tuttavia, ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per mostrare questa. Prima che la dottrina dell’espansione naturale possa essere invocata dall’opponente, deve essere dimostrato che i nuovi prodotti e servizi, ovvero l’estensione del ramo di attività da quello che preesisteva all’arrivo del richiedente, si sono evoluti dalle attività di produzione e commercializzazione dell’opponente e non derivava dall’acquisizione di una nuova attività da parte di una società diversificante. Incombe sull’opponente l’onere di presentare prove convincenti del fatto che la nuova attività rappresenti un’espansione, e non semplicemente un’aggiunta non correlata, all’attività svolta dall’opponente per prodotti e servizi per i quali il richiedente chiede la registrazione. Senza tale prova di un’espansione naturale, l’opponente farebbe valere un diritto in toto a un marchio.
Inoltre, va osservato come più sopra descritto che i marchi presentano delle chiare differenze a livello concettuale per il pubblico rilevante che permetteranno al consumatore di distinguerli chiaramente tra loro e pertanto non si ritiene probabile che il segno impugnato possa richiamare alla mente il marchio anteriore.
Alla luce di quanto esposto e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l’importanza degli stessi, la divisione d’Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato operi un collegamento mentale tra i segni in conflitto, vale a dire che stabilisca un “nesso” tra di essi. L’opposizione quindi non è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE e deve essere respinta.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno VERTICALE DI PROSCIUTTO non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa al tipo e alla qualità . Il segno poi è abitualmente utilizzato nel marketing dei prodotti interessati per cui è privo di carattere distintivo per quei prodotti.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 06/10/2022 ING. DALLAGLIO S.R.L. Via Mazzini, 2 I-43121 Parma ITALIA Fascicolo nº: 018709994 Vostro riferimento: 000689TMCEX22 Marchio: VERTICALE DI PROSCIUTTO Tipo di marchio: Marchio denominativo Richiedente: DEVODIER PROSCIUTTI S.R.L. Via Ponticella, 4 – Frazione Mulazzano Ponte I-43037 Lesignano De’ Bagni (Parma) ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 07/06/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Nella notifica l’Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua iTaliana attribuirebbe al segno il significato di “degustazione di prosciutto di diverse stagionature o maturità” e che, come evidenziano i risultati ivi riportati di una ricerca su Internet condotta in pari data, nel contesto in esame il termine ‘VERTICALE’ ha assunto una specifica connotazione, vale a dire una tipologia di degustazione che contempla l’assaggio dello stesso alimento, incluso il prosciutto, in diversi momenti della sua stagionatura o maturità. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in esame come un’indicazione
non distintiva che i prodotti sono per, o sono connessi a, una degustazione in cui vengono comparati prosciutti dello stesso tipo, ma con diverse stagionature. Il segno, se apposto su una confezione, fornisce solo un’informazione commerciale ai consumatori sul fatto che i prodotti che si stanno per acquistare appartengono a una degustazione verticale, ossia offrono la possibilità di assaggiare prosciutti con tempi di stagionatura diversi, come ad esempio vaschette di prosciutto San Daniele preaffettato di stagionatura 16, 24, 36 e 48 mesi. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa al tipo, qualità e destinazione dei prodotti. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su internet, i cui risultati sono riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per quei prodotti. Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709994 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
Il 20 ottobre 2022, presso la sede di Alicante (Spagna), l’EUIPO ospiterà i primi colloqui dedicati ai premi DesignEuropa.
La volontà degli organizzatori è di riunire esperti di diversi settori interessati, quali il design, le imprese, l’istruzione superiore e i diritti di proprietà intellettuale, che hanno lavorato nel settore del design o lo hanno analizzato da diverse prospettive e discipline.
Il programma vuole incoraggiare un dibattito attivo tra i partecipanti, con varie riunioni di gruppi di esperti riguardanti diversi aspetti relativi al mondo del design.
Il marchio anteriore è HERNO il marchio impugnato è MR HERON entrambi i marchi sono relativi alle classi 18 e 25 rispettivamente borse e abbigliamento.
MR del marchio impugnato tradotto dall’inglese è il diminutivo di mister ed è comunemente usato per cui non distintivo. HER sono comuni ad entrambi i marchi e ON sono due lettere che invertite sono presenti in entrambi i marchi. L’opposizione è stata accolta.
Herno S.P.A., Via Opifici, 100, 28040 Lesa (NO), Italia (opponente), rappresentata da Caramelli Lazzarotto Associati S.R.L., Corso Re Umberto 10, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Miss Sparrow Ltd, 1st Floor, 14/16 Powis Street, SE18 6LF London, Regno Unito (richiedente), rappresentata da Trade Mark Direct, 1st Floor, 8 Bridle Close,, KT1 2JW Kingston Upon Thames, Regno Unito (rappresentante professionale).
Il 06/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente
In data 11/07/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea No 18 015 240 MR HERON (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 13 132 477 . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
NOTA PRELIMINARE
Nella sua memoria di replica l’opponente fa presente all’Ufficio che le osservazioni presentate dalla richiedente non sono nella lingua del procedimento, italiano, ma bensì in inglese.
In base all’articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell’opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell’Ufficio.
Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell’opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell’Ufficio, l’argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l’opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell’originale da parte dell’Ufficio. L’Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.
Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall’Ufficio e non vengono prese in considerazione.
Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione osserva che la richiedente non ha presentato alcuna traduzione alle sue osservazioni e, pertanto, le stesse non verranno prese in considerazione.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla di marchio dell’Unione europea n. 13 132 477.
Classe 25: Abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori di moda per uomo, ovvero cinture, foulard, cravatte, fazzoletti, fasce per la testa, colletti, veli, bretelle per abbigliamento, cappucci.
I prodotti Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria sono identici ai prodotti Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria dell’opponente in classe 18, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per esempio per quanto concerne i finimenti ed altri articoli di selleria che possono dirigersi tanto al pubblico in generale come ad una clientela professionale).
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Al fine di evitare un’analisi concettuale complessa con differenti scenari relativi a diverse parti del pubblico per le quali i segni possono avere un significato, la divisione di opposizione ritiene opportuno concentrare l’analisi sul pubblico di lingua spagnola e polacca per il quale nessuno dei due gli elementi verbali ‘HERNO’ e ‘HERON’ avranno un significato e sono, quindi, intrinsecamente normalmente distintivi.
L’elemento ‘MR’ del segno impugnato è un appellativo che si premette al nome/cognome come abbreviazione del termine inglese mister equivalente al termine italiano ‘signore’. Al riguardo, si precisa che tale elemento è considerato parte del vocabolario di base della lingua inglese, in quanto comunemente utilizzato nei media o quando si viaggia all’estero (26/04/2018, T-288/16, M’Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 72). Detto questo, “Mr” non ha alcuna forza distintiva in quanto rappresenta solo un titolo usato per riferirsi a una persona di genere maschile (01/06/2022, R 2216/2021-1, MrBowmont / BOMONT). Sebbene le lettere ‘MR’ normalmente precedano un nome o un cognome nel presente caso il termine ‘HERON’ non esiste in quanto tale come cognome né ha un significato per il pubblico in esame e, pertanto, sarà percepito almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento come un termine di fantasia che non sarà associato a nessun significato concreto.
La tipografia e la sottolineatura del marchio anteriore hanno un carattere decorativo e non distolgono l’attenzione dall’elemento verbale ‘HERNO’. Il segno non ha alcun elemento che possa essere considerato chiaramente più dominante di altri elementi.
Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘H-E-R-*-*’. Entrambi i segni inoltre, includono le lettere ‘N-O’ alla fine del marchio anteriore e dell’elemento ‘HERON’, del marchio impugnato, anche se in ordine invertito. Essi differiscono nell’elemento ‘MR’ del segno impugnato che non è distintivo e negli elementi grafici del marchio anteriore che sono decorativi.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘‘H-E-R-*-*’. Le lettere finali ‘N-O/O-N’ avranno un suono simile essendo le stesse sebbene in ordine invertito. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘MR’ del segno contestato.
Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Laddove uno dei marchi sia privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà un concetto di signorenell’altro. In tale misura, i marchi non sono concettualmente simili.
I prodotti sono identici. Essi si dirigono al pubblico in generale e a una clientela commerciale il cui grado di attenzione è medio.
I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media e non sono concettualmente simili. Tenendo conto delle somiglianze visive e fonetiche questa differenza concettuale non e’ sufficiente ad escludere il rischio di confusione anche tenendo in conto che sebbene il termine Heron preceduto da Mr, faccia pensare ad una persona di sesso maschile resta il fatto che Heron in se’ e’ senza significato, pertanto le differenze concettuali derivanti dalla presenza del termine Mr nel marchio posteriore non sono sufficienti.
Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 132 477. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il consumatore medio vedrebbe il marchio come uno slogan elogiativo e mero apprezzamento per pomodori allungati rossi utili alla salsa. Non può esistere in teoria chi abbia il prodotto migliore possibile di salsa di pomodoro.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 29/09/2022 ARGO STUDIO S.R.L. Carla Primiero Via Anselmo Bucci, 59 I-00125 Roma ITALIA Fascicolo nº: 018682081 Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Marchio figurativo Richiedente: Giuseppe Napoletano Via Buonaiuto 29 I-84087 Sarno ITALIA I. Sintesi dei fatti In data 18/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Il consumatore medio di lingua inglese e italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: a me piace molto una varietà di pomodoro con frutti allungati, piriformi, molto carnosi e destinati alla produzione di pelati o salsa. L’Ufficio ha indicato che, nonostante taluni elementi stilizzati (rappresentati da caratteri maiuscoli alquanto comuni e perfettamente leggibili, nonché da un cuore rosso), il segno in esame è semplicemente una dicitura promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare un sentimento positivo d’apprezzamento. Il pubblico di riferimento non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a evidenziare che il produttore dei prodotti (pomodori, conserve ecc.) e il fornitore dei servizi (lavorazione di alimenti, inscatolamento di cibi, conservazione degli alimenti ecc.) sentono amore, passione per un determinato tipo di pomodoro, e verosimilmente, pertanto, la qualità di quest’ultimo sarà la migliore possibile.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018682081 è respinta in parte per i seguenti prodotti e servizi: Classe 29 Pomodori (conservati); Pomodori pelati; Conserve di pomodoro; Condensato di pomodori. Classe 40 Inscatolamento di cibi; Lavorazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione; Trattamento di alimenti cotti; Conservazione degli alimenti. La domanda procederà per i seguenti servizi: Classe 40 Conservazione delle bevande.
I due marchi sono relativi al settore bevande alcoliche, vini. Il marchio anteriore è LIANO e il marchio impugnato LODANO. L’ufficio che deve esaminare il caso potrebbe nell’analisi partire dal fatto che LIANO è una zona geografica dell’Emilia Romagna e LODANO del Canton Ticino. Ma, per evitare di differenziarli a priori, ha preferito concepirli come nomi senza significato. Ha esaminato i marchi a prescindere dal valore semantico analizzando lettera per lettera e in tal senso le differenze ci sono e i due marchi quindi sono differenti.
L’opposizione è respinta.
OPPOSIZIONE N. B 3 107 371
Cesari S.r.l., via Stanzano, 1120, 40024 Castel San Pietro Terme (Bologna), Italia (opponente), rappresentata/o da Elena Marangoni, viale Felice Cavallotti 3/A, 35124 Padova, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Tua Rita S.s.a., Località Notri, 81, 57028 Suvereto (LI), Italia (richiedente), rappresentata da Jessica Viganò, via V. Monti, 8, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale).
Il 03/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
L’opposizione No B 3 107 371 è totalmente respinta.
L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONI
In data 27/12/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 130 287 ‘LODANO’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 993 659 ‘LIANO’ e la registrazione di marchio italiano No 877 402 ‘LIANO’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
PROVA DELL’USO Il richiedente ha richiesto la prova dell’uso dei marchi anteriori. Tuttavia, a questo punto, la divisione d’Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d’uso presentate (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’esame dell’opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l’uso effettivo dei marchi anteriori per tutti i prodotti rivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell’opponente.
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti e il pubblico rilevante
Con riferimento alla registrazione del marchio dell’Unione europea No 993 659 e alla registrazione del marchio nazionale No 877 402, i prodotti sui quali si basa l’opposizione e per i quali si presume un uso effettivo sono i seguenti:
Classe 33: Vini. I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; vino; bevande alcoliche premiscelate; spiriti e liquori; aperitivi; amari [liquori]; aperitivi a base di vino; bevande alcoliche a base di frutta; bevande contenenti vino [spritzer]; bevande energetiche alcoliche; bevande gassate alcoliche; cocktails; estratti di frutta con alcool; punch al vino; refrigeratori per vini [bibite]; sangria; vini frizzanti; bevande a base di vino; vini analcolici; vini con denominazione d’origine protetta; vini con indicazione geografica protetta; vini da dessert; vini da tavola; vini dolci; vini irrobustiti; aperitivi con base di liquore alcolico distillato; sidro; estratti alcoolici; vini fermi; vini rosati; vino bianco; vino brulé; vino rosso.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Per quanto concerne preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; essenze alcooliche del marchio impugnato essi sono dissimili rispetto ai prodotti dei marchi anteriori poiché non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti, in generale, ad un pubblico di riferimento diverso. Invece, i rimanenti prodotti contestati sono identici (ad esempio vino) o simili (ad esempio spiriti) ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se questi prodotti contestati fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.
Nel presente caso, i prodotti che sono stati assunti come identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea e l’Italia.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’elemento ‘LIANO’ del marchio anteriore per una parte del pubblico dell’Unione europea e del pubblico italiano potrebbe essere percepito come riferentesi ad un luogo specifico, una collina di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna (Emilia-Romagna), e l’elemento ‘LODANO’ del marchio impugnato come una frazione del comune svizzero di Maggia, nel Cantone Ticino (distretto di Vallemaggia). Alla luce del fatto che un’eventuale differenza concettuale accrescerebbe le differenze tra i segni, la Divisione d’Opposizione baserà la propria analisi sulla parte del pubblico che non assocerà alcun contenuto semantico a tali elementi verbali. Questa prospettiva è infatti per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.
Visivamente e foneticamente, i segni hanno in comune la prima lettera “L” e le ultime lettere “A-N-O”. Nonostante ciò, i segni differiscono nella seconda e terza lettera “IA” vs “OD” e nel numero di lettere che li compongono 5 vs 6, che a livello fonetico darà origine a un ritmo e un’intonazione diversi nella loro pronuncia.
Il Tribunale ha statuito che lo stesso numero di lettere in due marchi non ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato, anche se si tratta di un pubblico specializzato. Dato che l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo. Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono composti da uno stesso numero di lettere (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81- 82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).
Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in basso grado (a seconda delle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento).
Sotto il profilo concettuale, siccome nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico dei territori di riferimento, non è possibile procedere alla comparazione concettuale, pertanto l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo dei marchi anteriori
Il carattere distintivo dei marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente ha affermato che i marchi anteriori possiedono un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione entro i termini previsti. A tal proposito, occorre rilevare che il termine concesso all’opponente per depositare fatti, prove ed osservazioni in sostegno all’opposizione, è scaduto in data 27/04/2021. Le uniche prove presentate dall’opponente e riguardanti l’uso dei marchi anteriori sono state depositate il 25/11/2021, ovvero ben oltre il termine sopra menzionato. Ne segue che tali documenti non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
I prodotti contestati sono stati assunti in parte identici ai prodotti dei marchi anteriori e in parte sono dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico con un grado di attenzione medio. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.
I segni comparati sono visivamente e foneticamente simili in basso grado. Concettualmente sono neutri perché sono privi di significato. Inoltre, la combinazione iniziale, maggiormente attrattiva per il consumatore, tra consonanti e vocali diverse ‘LI-‘ vs ‘LOD-’ e il numero diverso di lettere conduce a una distanza sufficiente nell’impressione globale data dai segni in oggetto.
L’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.
Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Sebbene l’Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l’esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni addotte e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all’Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.
Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione d’Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.
Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici e tenendo considerando il principio di interdipendenza citato, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
L’assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte del pubblico che comprende uno o entrambi i significati dei segni. Il motivo risiede nel fatto che, questa parte del pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni, dovuto al fatto che i marchi in questione sarebbero percepiti come una indicazione dell’origine geografica dei prodotti e limitata distintività e, inoltre, i segni sarebbero concettualmente diversi.
NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.
Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera f) RDMUE, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire, tra l’altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.
Nel caso specifico, l’atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all’asserita notorietà del marchio anteriore italiano No 877 402 ‘LIANO’.
Il 08/02/2021 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza dell’estensione periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 27/04/2021.
L’opponente ha presentato documenti volti a dimostrare l’uso del marchio anteriore in data 25/11/2021. Tali prove non possono essere prese in considerazione per valutare la notorietà del marchio anteriore, in quanto esse sono state depositate ben oltre la scadenza del suddetto limite di tempo.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, RDMUE, l’Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’Ufficio.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RDMUE, se l’opponente non ha presentato alcuna prova entro la scadenza del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, o se le prove presentate sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti per soddisfare i requisiti espressi nell’articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, l’opposizione è respinta perché infondata.
L’articolo 8, paragrafo 1, RDMUE è una disposizione sostanzialmente procedurale e dalla formulazione di tale disposizione appare evidente che se, entro il termine stabilito dall’Ufficio, non vengono presentate prove relative alla notorietà del marchio anteriore in questione, l’opposizione deve essere respinta in quanto infondata. Ne consegue che l’Ufficio non può prendere in considerazione prove presentate per la prima volta dopo la scadenza del termine stabilito.
Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l’opponente non ha potuto dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione gode di notorietà.
Dal momento che uno dei necessari requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l’opposizione dev’essere respinta in quanto infondata nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Paola ZUMBO
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
