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ESTENSIONE DELLA TUTELA
art. 81 Sexies Codice Proprietà Industriale

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprieta’ si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprieta’.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprieta’ si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta’.

3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto e’ incorporato e nel quale l’informazione genetica e’ contenuta e svolge la sua funzione.

(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ESCLUSIONI
art. 81 quinquies Codice Proprietà Industriale

1. Ferme le esclusioni di cui all’ articolo 45, comma 4 , sono esclusi dalla brevettabilita’:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonche’ la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita’ e l’integrita’ dell’uomo e dell’ambiente;

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e’ contrario alla dignita’ umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita’ ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita’ ai principi contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta’ intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell’organismo donato e la finalita’ della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell’identita’ genetica germinale dell’essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell’identita’ genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilita’ medica sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonche’ gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il, cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalita’ eugenetiche e non diagnostiche;

c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e’ considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all’invenzione.

2. E’, comunque, escluso dalla brevettabilita’ ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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BREVETTABILITA’
art. 81 Quater Codice Proprietà Industriale

1. Sono brevettabili purche’ abbiano i requisiti di novita’ e attivita’ inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;

d) un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura e’ identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l’uomo e’ capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non e’ in grado di compiere;

e) un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e’ limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varieta’ vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalita’ previste dall’articolo 170-bis, comma 6.

(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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DEFINIZIONI
art. 81 Ter. Codice Proprietà Industriale

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e’ essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione.

3. La nozione di varieta’ vegetale e’ definita dall’ articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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RINVIO
art. 81 Bis Codice Proprietà Industriale

1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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LICENZA DI DIRITTO
art. 80 Codice Proprietà Industriale

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l’uso non esclusivo dell’invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell’accettazione dell’offerta, anche se non è accettato il compenso.

3. In quest’ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.

4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.

6. La riduzione di cui al comma 5 e’ concessa dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata (1).

(1) Comma modificato dall’articolo 41 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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LIMITAZIONE
art. 79 Codice Proprietà Industriale

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

2. Ove l’Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l’istanza, il richiedente dovra’ conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti (1).

3. In un giudizio di nullita’, il titolare del brevetto ha facolta’ di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso (2).

3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l’ambito di protezione conferito dal brevetto e’ determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute (3).

4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

(1) Comma sostituito dall’articolo 40, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma sostituito dall’articolo 40, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma inserito dall’articolo 40, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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RINUNCIA
art. 78 Codice Proprietà Industriale

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

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EFFETTI DELLA NULLITA’
art. 77 Codice Proprietà Industriale

1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti.

In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;

c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

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NULLITA’
art. 76 Codice Proprietà Industriale

1. Il brevetto è nullo:

a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto e’ stata estesa (1);

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall’articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione (2).

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di

conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico (3).

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l’oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l’Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.

(1) Lettera modificata dall’articolo 39, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall’articolo 39, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma modificato dall’articolo 39, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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