FIGO contro F!GO – Divisione di Opposizione 11.12.2017

FIGO contro F!GO – Divisione di Opposizione 11.12.2017

Il marchio anteriore ‘FIGO’ sarà inteso come uso gergale della parola ‘fico’ che nel linguaggio giovanile indica persona abile, astuta, che si fa ammirare per qualche sua particolare capacità, o anche elegante, di bella presenza; meno comune, riferito a cosa o a situazione, avvenimento. Si ritiene probabile che il pubblico di riferimento potrà associare il segno impugnato al medesimo significato e percepire ‘!’ come una lettera ‘i’ invertita. Si ritiene che ‘FIGO’ sia distintivo per i prodotti di riferimento poiché questa parola non viene abitualmente utilizzata riferita a prodotti (ed in particolare in relazione ai prodotti in questione, ovvero, prodotti medici ed olii essenziali ed estratti aromatici) e, pertanto, sebbene possa considerarsi vagamente allusiva non è tuttavia debole.

Secondo la Divisione d’Opposizione sussiste rischio di confusione.

OPPOSIZIONE N. B 2 802 174

Sabrina Rudnik, Schäfereiweg 1, 01731 Kreischa, Germania (opponente),

rappresentata da Jens Hänsch, Glacisstr. 20b, 01099 Dresda, Germania (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mario Benvenuti, Via Verdi 1, 18039 Ventimiglia, Italia (richiedente),

rappresentato da Studio Legale Associato Bacchini Mazzitelli, Viale San Michele del Carso 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/12/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 802 174 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 3: Olii essenziali ed estratti aromatici.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 736 473 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese. A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 736 473 . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 667 091 FIGO. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano  dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. a) I prodotti e servizi I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 5: Cerotti [medicazioni]; cerotti medicati; nastri adesivi per la medicina; cotone antisettico; cerotti liquidi antisettici; cotone asettico; strisce assorbibili emostatiche per le ferite lievi; mascherine oculari ad uso medico; maschere per gli occhi; rondelle oculari per uso medico; bende oculari per uso medico; bendaggi per medicazioni; cotone per uso medico; bendaggi per docce di gesso; bende chirurgiche; cerotti per uso chirurgico; medicazioni mediche e chirurgiche; tamponi disinfettanti; fasciature disinfettanti; nastri biadesivi per uso medico; bendaggi elastici [fasciature]; cerotti analgesici antinfiammatori; bende per il pronto soccorso; garza per uso medico; tessuti per uso chirurgico; bende adesive; cerotti adesivi per ferite cutanee; cerotti adesivi; resine sintetiche per uso medico; materiali per medicazioni; materiali per medicare ferite; tamponi medicati; tamponi medicati imbevuti; fazzoletti di carta umidificati imbevuti di lozioni farmaceutiche; prodotti contro le bruciature; moleskin [tessuto] per uso medico; finta pelle da utilizzare come fasciatura medica; compresse di garza; fasciature per le orecchie; cerotti transdermici; tamponi per uso medico; salviette per uso medico; garza per medicazioni; articoli per medicazioni; bende per le ustioni; materiali per la ritenzione delle fasciature; stoffe per medicazioni; pellicole sterili in plastica per uso come bende; fasciature per ferite cutanee; bendaggi per la cavità orale; bende per prevenire la formazione di vesciche; ovatta idrofila; ovatta per uso chirurgico; ovatta per uso medico; ovatta per uso farmaceutico; tamponi di cotone per uso medico; spugne cicatrizzanti; fasciature per ferite; cerotti riscaldanti per uso medico; ovatta di cellulosa per uso medico; lana di cellulosa per uso medico; cassette di pronto soccorso; salviette disinfettanti; salviette medicate imbevute; panni per la pulizia imbevuti di disinfettante per uso igienico; fazzolettini imbevuti di preparazioni antibatteriche; salviette imbevute di disinfettante; indumenti igienici; nastri adesivi per il fissaggio [medico]. Classe 10: Fasciature elastiche; bendaggi ortopedici; sciarpe [fasciature di sostegno]; materiali per fasciature [di supporto]; fasciature elasticizzate di supporto; bende per uso ortopedico; guaine di sospensione per protesi di membra; fasciature elasticizzate contenenti composti di rame; clip per fasciature; fasciature in materiale sintetico [di supporto]; fasciature elasticizzate contenenti rame; fasciature non elastiche [di supporto]; fasciature [di supporto] per uso veterinario; fasciature imbottite in materiali sintetici [di supporto]; fasciature [di supporto] per uso chirurgico; materiali per suture; cerniere lampo concepite per essere utilizzate come chiusure temporanee di ferite. Classe 26: Cerniere lampo; Cordoncini per bordare; Toppe applicabili a caldo; Toppe incollabili a caldo per ornamento di articoli tessili; Pezze incollabili a caldo per la riparazione di articoli in materia tessile; Toppe per la riparazione di articoli tessili. I prodotti e servizi contestati sono i seguenti: Classe 3: Olii essenziali ed estratti aromatici. Decisione sull’Opposizione N. B 2 802 174 pag. : 3 di 6 Classe 44: Cure di igiene e di bellezza. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Prodotti contestati in classe 3 I prodotti contestati sono simili in basso grado ai tamponi disinfettanti dell’opponente. Essi possono avere la stessa destinazione e coincidere in pubblico rilevante e metodo d’uso. Servizi contestati in classe 44 I servizi contestati non sono simili ai prodotti dell’opponente. Essi hanno una diversa natura e scopo. Inoltre, non coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante ed origine commerciale. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili in basso grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni FIGO Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Union europea. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. L’elemento ‘FIGO’ ha significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano. Il marchio anteriore ‘FIGO’ sarà inteso come uso gergale della parola ‘fico’ che nel linguaggio giovanile indica persona abile, astuta, che si fa ammirare per qualche sua particolare capacità, o anche elegante, di bella presenza; meno comune, riferito a cosa o a situazione, avvenimento. Si ritiene probabile che il pubblico di riferimento potrà associare il segno impugnato al medesimo significato e percepire ‘!’ come una lettera ‘i’ invertita. Si ritiene che ‘FIGO’ sia distintivo per i prodotti di riferimento poiché questa parola non viene abitualmente utilizzata riferita a prodotti (ed in particolare in relazione ai prodotti in questione, ovvero, prodotti medici ed olii essenziali ed estratti aromatici) e, pertanto, sebbene possa considerarsi vagamente allusiva non è tuttavia debole. I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Visivamente, i segni coincidono nelle lettere ‘F-I-G-O’. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione e colore del segno impugnato. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide in‘FIGO’ e, pertanto, i segni sono foneticamente identici. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno percepiti come ‘FIGO’, i segni sono concettualmente molto simili. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti e servizi sono in parte simili in basso grado ed in parte dissimili. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo, identici dal punto di vista fonetico e molto simili dal punto di vista concettuale. In particolare, essi differiscono unicamente negli elementi grafici del segno impugnato che hanno un impatto minore sul consumatore. Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Considerato quanto precede, la divisione Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto anche per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore. Si ritiene, infatti, che le significative somiglianze tra i segni siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza dei prodotti. Decisione sull’Opposizione N. B 2 802 174 pag. : 6 di 6 I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.

SPESE Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione Opposizione decide una ripartizione differente. Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione Opposizione María Clara IBAÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI SERRANO Andrea VALISA