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LA CARRIE BAG contro CARRIE LOVE  SHOP – Divisione d’Opposizione EUIPO 11.11.2016

marchio LA CARRIE  BAG contro marchio CARRIE LOVE SHOP

Carrie Bag è il marcio anteriore, Carrie Love Shop è il marchio impugnato. Nel presente caso i segni coincidono in quello che è l’elemento maggiormente distintivo, il termine “CARRIE”  (che  è anche l’elemento dominante del marchio anteriore, quello che colpirà più l’attenzione del consumatore) essendo scarsamente rilevanti gli ulteriori elementi figurativi e grafici presenti nei segni. Ne discende che il marchio contestato Carrie Love Shop deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili, anche in grado basso, a quelli del marchio anteriore Carrie Bag.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 587 056

 

Bigfoot S.r.l., Via Emilia Levante, 233, 48014 Castel Bolognese (RA) Italia (opponente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13

60035, Jesi (AN), Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Villa Group S.r.l., Via Torri Bianche 1, Palazzo Sequoia, – 8° Piano 20871 Vimercate (MB), Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C.Srl, Via Visconti di Modrone 14/A, 20122, Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 11/11/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 587 056 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 14:         Oggetti in materiali preziosi e loro leghe; articoli di gioielleria; gioielli; gemelli e fermacravatte; orologi da polso; orologi in genere; cinturini per orologi; cronometri; articoli di bigiotteria placcati in metalli preziosi; astucci ed altri contenitori per orologi e per gioielli. Cuoio; imitazioni di cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; borse; borsette; portamonete; portafogli; porta carte di credito di pelle; astucci portachiavi; zaini; sacche multiuso per lo sport; sacche; sacchi da spiaggia; custodie per documenti; borse della spesa con le ruote; borse per la spesa in stoffa; cartelle scolastiche; valigette; borse da sport; borsoni; borse a tracolla; marsupi; astucci per cosmetici [vuoti]; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; guinzagli per animali.

 

Classe 18:         Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; articoli in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria

 

Classe 25:         Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 251 169 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti  della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 251 169 vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella/e classi 14, 18 e 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 12 510 061. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 14:       Gioielleria; bigiotteria; ornamenti [gioielleria]; ornamenti di bigiotteria; ornamenti per abiti sotto forma di gioielleria; braccialetti [gioielleria]; orecchini; collane [gioielleria]; catenine [gioielleria]; anelli [gioielleria]; spille [gioielleria]; ferma-cravatte; ciondoli; bottoni per polsini; portachiavi di fantasia; cofanetti per gioielli; scatole in metallo prezioso; statuette in metalli preziosi; orologeria e strumenti cronometrici; orologi [da polso e da tasca].

 

Classe 18:       Cuoio; imitazioni di cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; borse; borsette; portamonete; portafogli; porta carte di credito di pelle; astucci portachiavi; zaini; sacche multiuso per lo sport; sacche; sacchi da spiaggia; custodie per documenti; borse della spesa con le ruote; borse per la spesa in stoffa; cartelle scolastiche; valigette; borse da sport; borsoni; borse a tracolla; marsupi; astucci per cosmetici [vuoti]; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; guinzagli per animali.

 

Classe 25:       Scarpe; stivali; stivaletti; scarpe in cuoio; calosce [soprascarpe di gomma]; stivali da pioggia; calzature per lo sport; sandali; pantofole; suole; tacchi; tomaie; articoli di abbigliamento; maglioni; cardigan; panciotti; vestiti; pantaloni; pantaloncini; maglie; impermeabili; abbigliamento in pelle; calze; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; giacche a vento; pantaloni da sci; pellicce; cappotti da sera; soprabiti; gonne; abiti; giacche; magliette; tshirt; abbigliamento per ginnastica; colletti; camicie; foulards [fazzoletti]; foulard da collo; costumi da bagno; tute per correre; tute sportive felpate; abiti da sposa; accappatoi da bagno; biancheria intima; reggiseno; busti; sottovesti [indumenti]; mutande; slip; camicie da notte; vestaglie da casa; pigiama; guanti; scialli; sciarpe; cravatte; papillon; cinture [abbigliamento]; bretelle; cappelli; berretti.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 14:       Oro; argento; platino; metalli preziosi e loro leghe; oggetti in materiali preziosi e loro leghe; diamanti; brillanti; pietre preziose; articoli di gioielleria; gioielli; gemelli e fermacravatte; orologi da polso; orologi in genere; cinturini per orologi; cronometri; articoli di bigiotteria placcati in metalli preziosi; astucci ed altri contenitori per orologi e per gioielli.

 

Classe 18:       Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; articoli in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria

 

Classe 25:       Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Prodotti contestati in classe 14

 

 

I rimanenti prodotti contestati, ad esclusione di cinturini per orologi, sono identici a quelli del marchio anteriore poiché: 1) da esso specificamente rivendicati  protetti dal (includendo sinonimi);  2) sono inclusi in categorie generali da questo rivendicate.

 

I cinturini per orologi contestati sono simili ai prodotti orologeria e strumenti cronometrici del marchio anteriore poiché condividono questi l’origine imprenditoriale, in canali commerciali,  il consumatore finale ed infine presentano un nesso di complementarietà.

 

I prodotti contestati oro; argento; platino; metalli preziosi e loro leghe; diamanti; brillanti; pietre preziose; sono dissimili rispetto a tutti prodotti protetti dal marchio anteriore. Ciò si deve al fatto che i prodotti contestati sono materie prime, in alcuni casi semilavorate, che sebbene vengano usate per produrre la maggior parte dei prodotti protetti dal marchio dell’opponente in classe 14  presentano una differente origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione sono destinati ad un consumatore finale differente e soddisfano differenti necessità.

 

Prodotti contestati in classe 18

 

I prodotti contestati borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; articoli in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio sono identici ai prodotti rivendicati dal marchio anteriore poiché  a seconda dei casi: 1) identicamente rivendicati dal marchio anteriore, includendo sinonimi; 2) inclusi in categorie  generali rivendicate dal marchio anteriore  (es. zaini è incluso della categoria generale di borse); 3) alcuni dei prodotti contestati includono prodotti rivendicati dal marchio anteriore e l’Ufficio non può scorporare ex officio le  ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente (es. i prodotti cuoio o articoli di cuoio contestati includono  praticamente la totalità dei prodotti rivendicati dal marchio opponente).

 

I prodotti contestati finimenti ed altri articoli di selleria sono simili in basso grado ai guinzagli per animali rivendicati dal marchio anteriore. Ciò si deve al fatto che i prodotti presentano la medesima natura, il medesimo proposito, il controllo e la conduzione di animali, possono avere la medesima origine imprenditoriale,  e che sono sovente venduti anche in negozi quali sellerie.

 

Prodotti contestati in Classe 25

 

I prodotti contestati abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali sono identici ai prodotti rivendicati dal marchio anteriore sia perché da questo identicamente rivendicati (includendo sinonimi), sia perché inclusi nelle categorie generali di  scarpe  e articoli di abbigliamento.

 

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in diverso grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio a elevato a seconda della fascia di prezzo in cui si collocheranno i prodotti in questione.

 

 

1. c) I segni

 

 

Marchio anteriore

Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

 

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dai termini “ La” e “Carrie” rappresentati in corsivo sotto ai quali vi è il termine “BAG” in maiuscolo stampatello. Il tutto è di colore nero.

 

Il segno contestato è un marchio figurativo composto da una gruccia per abiti. Nell’arco formato da detta gruccia vi sono i termini “Carrie”, “Love” e “Shop” rappresentati in caratteri corsivi stilizzati .

 

Il termine “CARRIE “ in entrambi i segni verrà percepito come indicativo di un nome proprio di persona di origine britannica e di genere femminile che non presenta nessun tipo di relazione con i prodotti in oggetto, pertanto la capacità distintiva del medesimo è normale.

 

E’ lecito ritenere  che una parte rilevante del pubblico di lingua italiana sia in grado di comprendere il significato dell’elemento “BAG”, ciò si deve al fatto che si tratta di un termine che appartiene al c.d. basic english e che inoltre il medesimo è parte del termine composto “SHOPPING BAG” che viene riportato nel dizionario Treccani (http://www.treccani.it/vocabolario/shopping-bag/) come indicativo di Borsa per gli acquisti. Se così il termine “Bag” è privo di capacità distintiva almeno per una parte dei prodotti della classe 18. Il termine “La” è un articolo determinativo singolare femminile, che verrà compreso come tale giacché l’uso del medesimo unitamente ad un nome proprio di persona, soprattutto se femminile, è da sempre comune per lo meno nel territorio della Lombardia.

 

Gli elementi “LOVE” e “SHOP” del segno contestato saranno associati rispettivamente al concetto di amore e di negozio,  giacché si tratta di termini di uso comune (si veda supra il significato di “shopping bag”). Tenendo a mente che i prodotti in questione sono prodotti che normalmente si comprano in negozi, la Divisione d’Opposizione ritiene che il termine “SHOP” sia privo di capacità distintiva. Per ciò che concerne il termine “LOVE” si ritiene che il medesimo sia di per se debole poiché spesso usato, anche nella lingua italiana e soprattutto nella pubblicità come laudativo. Infine, la gruccia presenta una capacità distintiva virtualmente nulla in relazione ai prodotti della classe 25, e comunque limitata in relazione ai prodotti delle classi 14 e 18, poiché quasi tutti i prodotti venduti in queste classi vengono spesso venduti in negozi di abbigliamento.

 

L’elemento “LA CARRIE ” nel segno anteriore è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

 

Il marchio impugnato non presenta elementi dominanti o di maggiore impatto visivo.

 

Visivamente, i segni coincidono in termini di “CARRIE” che è l’elemento dominate e maggiormente distintivo di entrambi i segni. Tuttavia, essi differiscono in termini di “LA” e “BAG” del marchio anteriore e nei termini “LOVE” ”SHOP e nella gruccia che come detto presentano una capacità d’intuitiva limitata o nulla, nella misura sopra evidenziata.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come il marchio contestato, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “C-A-R-R-I-E”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere di tuti gli altri termini presenti nei segni.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà entrambi i segni convogliano il concetto associato al termine “CARRIE” che è l’elemento distintivo di entrambi i segni. I rimanenti elementi, “BAG”, “LOVE”, “SHOP” e la rappresentazione della gruccia  comunicheranno i concetti corrispondenti, così come sopra esposti, ma poiché sono, a seconda dei casi, deboli o carenti di capacità distintiva in relazione a tutti o parte dei prodotti non influiranno o influiranno in maniera limitata nella comparazione dei segni. L’articolo “LA” non ha una valenza concettuale specifica poiché in tale contesto viene assorbito dal termine “CARRIE”.

 

I segni sono concettualmente simili in grado elevato.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti  in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

Nel valutare il rischio di confusione i marchi debbono essere comparati tramite una valutazione globale basata sull’ analisi della somiglianza visiva, fonetica e concettuale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, “Sabèl”, §  22 e ss.).

 

In tal senso, una maggiore somiglianza fra i marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e viceversa (Sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 ‘Canon’ §  17).

 

Nel presente caso io segni coincidono in quello che è l’elemento maggiormente distintivo, il termine “CARRIE”  (che inter alia è anche l’elemento dominante del marchio anteriore, quello che colpirà più l’attenzione del consumatore)essendo scarsamente rilevanti gli ulteriori elementi figurativi e grafici presenti nei segni per le ragioni precisate supra nella presente decisione.

 

Il consumatore che non ha presenti entrambe i segni al momento dell’atto dell’acquisto, ma decide sulla base di una memoria incompleta ed incerta, sarà indotto a dare più peso alle somiglianze piuttosto che alle differenze dei segni, generando così una sicura associazione o richiamo reciproco che non è adeguatamente controbilanciato dalle differenze concettuali e nemmeno visive o fonetiche dei segni a confronto.

 

Di contro, l’elevata somiglianza concettuale in aggiunta alla somiglianza fonetica e visiva certamente indurranno il consumatore ad associare nella propria mente i segni e stante l’identità o somiglianza – anche in basso grado dei prodotti – il rischio che il consumatore ritenere che i prodotti presentino la medesima origine imprenditoriale è estremamente probabile.

 

Tutto ciò premesso, anche volendo dotare di capacità distintiva media, in relazione ad alcuni prodotti il termine “BAG” e la gruccia del segno impugnato, detti elementi  non sono sufficienti a controbilanciare la somiglianza fra i segni dovuta alla presenza in entrambi del termine “CARRIE”.

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana  e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili, anche in grado basso, a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Michele Maria BENEDETTI ALOISI

Andrea VALISA

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MOKADOR contro MOKABAR – Divisione d’Opposizione EUIPO 04.11.2016

Mokador è il marchio anteriore e  Mokabar coffee is our passion è il  marchio impugnato.

L’opposizione di Mokador  è respinta e quindi Mokabar coffee is our passion continuerà ad usare il proprio marchio.

Infatti per quanto riguarda quella parte del pubblico che non ha dimestichezza con la lingua inglese, si riscontrano nel marchio impugnato alcuni elementi che indubbiamente giocano un ruolo di rilievo nel rendere i marchi distinguibili. I termini “is” and “our”, e anche il termine “passion” anche per quella parte del pubblico che lo assocerà al concetto di “passione”, non presentano infatti alcun legame con i prodotti e servizi oggetto di protezione dei marchi in conflitto. È quindi opinione della Divisione d’Opposizione che per questa parte del pubblico non sussista alcun rischio di confusione, anche e soprattutto in virtù del fatto che gli elementi che coincidono sono di modesta capacità distintiva.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 482 936

Castellari Holding S.r.l., Via Provinciale Granarolo, 139, 48018 Faenza (RA), Italia (opponente), rappresentata da Giambrocono & C. S.p.A., Galleria Cavour, 2, 42100 Reggio Emilia, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mokabar di Bertolino Ermenegildo e C. S.n.c., Via Stradella 238/5, 10147 Torino, Italia (richiedente), rappresentata da Simona Calò, Corso Galileo Ferraris n. 123 bis, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 04/11/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

L’opposizione n. B 2 482 936 è totalmente respinta.

L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 494 018. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 480 472. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 480 472

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 11:      Macchine per caffè, the, tisane.

Classe 30:       Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, tisane, orzo per l’alimentazione umana, camomille; gelati; zucchero, miele; cialde e capsule per caffè, tè e loro succedanei, tisane, orzo e camomille; cioccolato e prodotti di pasticceria e confetteria; creme al caffè e preparati, cialde e capsule per realizzare le stesse.

Classe 35:       Servizi di vendita al dettaglio, anche on-line, di macchine per caffè, the, tisane; caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, tisane, orzo per l’alimentazione umana, camomille; gelati; zucchero, miele; cialde e capsule per caffè, tè e loro succedanei, tisane, orzo e camomille; cioccolato e prodotti di pasticceria e confetteria; creme al caffè e preparati, cialde e capsule per realizzare le stesse.

Classe 43:       Servizi di ristorazione quali bar, ristoranti e pasticcerie.    

 I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30:       Caffè; miscele di caffè; caffè in chicchi; caffè macinato; caffè aromatizzato; caffè decaffeinato; caffè in forma macinata; caffè [tostato, in polvere, in grani o come bevanda].

Classe 35:       Vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi pubblicitari, di ricerche di mercato e promozionali; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori.

Classe 40:      Lavorazione e torrefazione del caffè.

 Alcuni dei prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.

 

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi considerati identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

c) I segni

 

MOKADOR
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Il segno contestato è un marchio figurativo costituito dal termine “Mokabar” riprodotto in caratteri di fantasia di colore bianco dalla forma arrotondata posti su di uno sfondo rosso. Al di sotto di questi elementi si trova la dicitura “coffee is our passion”, riprodotta utilizzando caratteri minuscoli di colore rosso.

 

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

L’elemento ‘MOKA’ del marchio anteriore verrà riconosciuto dai consumatori come  una variante grafica di moca, che è il nome dato in commercio a un tipo molto diffuso di caffettiera per uso domestico, solitamente in duralluminio, dalla caratteristica forma a due tronchi di piramide, per lo più ottagonale, che si uniscono mediante avvitamento delle due basi minori o, in alternativa, un tipo di caffè pregiato, a grani piccoli e tondeggianti, proveniente dalla città di Moca (arabo Mokkā), nello Yemen (per entrambe queste definizioni, vedasi il Vocabolario online Treccani). Ciò vale sia per i consumatori di lingua italiana che per i restanti consumatori, in considerazione del fatto che gli equivalenti in altre lingue europee sono identici o assai simili, come nel caso, ad esempio del termine mocha in inglese o moca in spagnolo. Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono o possono riguardare caffè, questo elemento è di modesta capacità distintiva per la totalità di essi.

 

Per quanto riguarda il marchio impugnato, una distinzione deve essere tracciata tra il pubblico di lingua inglese che comprenderà gli elementi verbali del marchio nella loro interezza e i consumatori che, al contrario, solo comprenderanno parte dei suddetti elementi verbali.

 

La parte di pubblico di lingua inglese percepirà il termine “MOKABAR” come composto dai termini “MOKA”, nel senso visto poc’anzi per quanto concerne il marchio anteriore, e “BAR”, nel senso, tra gli altri, di esercizio pubblico in cui si sosta brevemente per consumare bevande, dolci e cibi leggeri stando in piedi, o seduti su alti sgabelli, presso il bancone di mescita che separa gli avventori dal personale di servizio. Per quanto riguarda i restanti elementi verbali, ovvero “coffee is our passion”, essi saranno intesi come una frase traducibile come “il caffè è la nostra passione”, e quindi come uno slogan di carattere meramente elogiativo dell’attività aziendale.

 

Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono caffè o servizi che possono avere ad oggetto il caffè e la sua vendita, lavorazione e promozione nelle classi 30, 35 e 40, tutti questi elementi sono di modesta capacità distintiva per questi prodotti e servizi.

 

Per quanto riguarda la restante parte di pubblico rilevante, ovvero quella che non domina la lingua inglese, la differenza nel grado di comprensione è alterata dal fatto che non tutti gli elementi del marchio impugnato saranno intesi. Se infatti gli elementi “MOKABAR” e “coffee” saranno praticamente intesi da tutti i consumatori rilevanti, o per la presenza di detti termini o termini molto simili aventi il medesimo contenuto semantico anche nelle altre lingue, i restanti termini saranno visti come privi di significato, con l’eccezione del termine “passion”, che è simile ai suoi equivalenti in lingue quali, ad esempio,  l’italiano e lo spagnolo. Per quanto riguarda questa seconda parte del pubblico di rilevante ad avere modesta capacità distintiva sono quindi solo gli elementi “MOKABAR” e “coffee”, anche in questo caso per quanto concerne la totalità dei prodotti e servizi.

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere, per quanto nel caso del marchio impugnato, in caratteri di fantasia, “MOKA” e “R” degli elementi “MOKADOR” e “MOKABAR”. Per quanto riguarda il termine “MOKA”, si tenga tuttavia presente che detto termine è di modesta capacità distintiva per la totalità del pubblico rilevante. Al contrario, i marchi differiscono nelle lettere “-DO-“ del marchio anteriore e “-BA” e “coffee is our passion” del marchio impugnato. È poi vero che le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Tuttavia, proprio le parti che coincidono dei segni presentano modesta capacità distintiva.

 

Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “MOKA” e dell’ultima lettera “R” dei termini “MOKADOR” e “MOKABAR”, presenti in modo identico in entrambi i segni. È pero da tenere in conto che per quanto riguarda le lettere “MOKA”, esse fanno parte di un termine che sarà estrapolato dai consumatori e da considerarsi di modesta capacità distintiva. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘”DO” del segno anteriore e “BA” e “coffee is our passion” del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.

 

Sotto il profilo concettuale, i marchi coincidono nel contenuto semantico del termine “MOKA”, il quale è tuttavia, come visto poc’anzi, un termine di modesta capacità distintiva. Al contrario, essi differiscono nei restanti termini del marchio impugnato, i quali sono o deboli nella loro totalità (per quanto riguarda il pubblico che ha una certa dimestichezza con la lingua inglese) o almeno in parte.  In tal senso, i segni sono quindi concettualmente simili in ridotta misura.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I marchi in conflitto presentano solo limitate somiglianze. In particolare, essi sono simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico e concettuale.

 

Gli elementi di maggior spicco che essi hanno in comune, ovvero le prime quattro lettere “MOKA” che  costituiscono il principio dei termini “MOKADOR” del marchio anteriore e “MOKABAR” del marchio impugnato, verranno senza dubbio riconosciuti dalla totalità del pubblico rilevante come elementi di limitata capacità distintiva a causa dei significati, strettamente legati al caffè, che ad essi verranno associati.

 

Per quanto riguarda quella parte del pubblico che non ha dimestichezza con la lingua inglese, si riscontrano nel marchio impugnato alcuni elementi che indubbiamente giocano un ruolo di rilievo nel rendere i marchi distinguibili. I termini “is” and “our”, e anche il termine “passion” anche per quella parte del pubblico che lo assocerà al concetto di “passione”, non presentano infatti alcun legame con i prodotti e servizi oggetto di protezione dei marchi in conflitto. È quindi opinione della Divisione d’Opposizione che per questa parte del pubblico non sussista alcun rischio di confusione, anche e soprattutto in virtù del fatto che gli elementi che coincidono sono di modesta capacità distintiva.

 

Ciò pare altresì applicabile ai consumatori di lingua inglese, i quali comprenderanno tutti gli elementi del marchio impugnato. Per essi, tuttavia, il marchio impugnato presenta modesta capacità distintiva nella sua interezza. Di fondamentale rilevanza diventano quindi le differenze che si riscontrano in quegli elementi che non sono in grado di evocare alcun contenuto semantico, quali ad esempio le ultime tre lettere del marchio anteriore, ovvero “DOR”.

 

È pertanto fuor di dubbio che gli elementi aggiuntivi e differenti dei marchi sono chiaramente percettibili, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento, indipendentemente dal grado di comprensione della lingua inglese.

 

Da quanto sopra consegue che le somiglianze esistenti tra i segni riguardano elementi che hanno un rilievo secondario nell’impressione generale prodotta dai segni stessi. Pertanto, le somiglianze non sono sufficienti a causare un rischio di confusione da parte del pubblico.

 

 

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

 

• La registrazione internazionale del marchio n. 787 399 per il marchio figurativo che designa Spagna, Austria, Regno Unito, Romania, Danimarca, Polonia, Benelux, Grecia, Finlandia, Germania, Francia, Svezia.
• La registrazione internazionale del marchio n. 881 659 per il marchio figurativo che designa Spagna, Austria, Regno Unito, Romania, Bulgaria, Polonia, Benelux, Croazia, Grecia, Finlandia, Germania, Francia.
• La registrazione di marchio italiano n. BO2014C000753 per il marchio figurativo .

Gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato, dato che contengono elementi verbali e figurativi aggiuntivi quali il termine “Castellari” o la raffigurazione stilizzata di una persona seduta che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono un elenco più ristretto di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

 

Poiché l’opposizione è priva di fondamento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell’uso presentata dall’opponente.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Karin KUHL

Andrea VALISA

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

 

ART BRACE contro M BRACE  – Divisione d’Opposizione EUIPO 27.10.2016

marchio ART BRACE contro  contro marchio M BRACE

Nel presente caso, l’opposizione è basata su una registrazione di marchio internazionale estesa alla Francia e l’opponente non ha prodotto, entro i termini prescritti, nessun documento attestante la relativa registrazione

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore ART BRACE o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 654 518

Lecante S.A., 125 rue Bataille, 69008 Lione, Francia (opponente), rappresentata da Colbert Innovation -Roosevelt Consultants, 139, rue Vendôme, 69477 Lione Cédex 06, Francia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Indaco S.r.l., Contrada Iscalunga snc, 85020 Filiano PZ, Italia (richiedente), rappresentata da Perani & Partners Spa, Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 27/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 654 518 è totalmente respinta.

 

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti  della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 811 954, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 10. L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 259 815 che designa la Francia e copre la classe 10. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

 

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DIRITTO ANTERIORE

 

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato – regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE

Nel presente caso, non sono state accluse all’atto di opposizione prove riguardanti il marchio anteriore sul quale si basa l’opposizione.

In data 30/05/2016 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 11/10/2016.

Nel presente caso, l’opposizione è basata su una registrazione di marchio internazionale estesa alla Francia e l’opponente non ha prodotto, entro i termini prescritti, nessun documento attestante la relativa registrazione

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

La Divisione d’Opposizione

 

Jessica LEWIS

Claudia ATTINÀ

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

MILLE912 contro MILLE968 – Divisione d’Opposizione EUIPO 27.10.2016

marchio MILLE912 contro  contro marchio MILLE968

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo consistente nella combinazione della parola ‘MILLE’ e il numero ‘912’.  

Il marchio anteriore appare sia come marchio denominativo, ‘mille912’, sia come marchio figurativo insieme ad altre designazioni, come “CIOCCA”, , e “PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO”.

Il segno contestato è un marchio figurativo consistente nella combinazione della parola ‘Mille’ in caratteri lievemente stilizzati e il numero ‘968’ sottolineato con una linea nera. Questi elementi di colore nero, sono presentati su uno sfondo rettangolare grigio.

I prodotti sui quali si basa l’opposizione e per i quali l’opponente ha provato l’uso effettivo, sono i seguenti:

Classe 25: Calze, calzini. I prodotti coperti dal marchio contestato in questa classe sono ritenuti dissimili dai prodotti dell’opponente calze e calzini, che sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie determinate parti del corpo umano. I prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (articoli per il viaggio o il trasporto di vari tipi di oggetti, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano) e differiscono nella loro natura. Questi prodotti non soddisfano le stesse esigenze e normalmente non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Questi prodotti non sono né in competizione né sono complementari. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

I calzini sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi.

I calzini per lo sport contestati sono compresi nell’ ampia categoria dei calzini dell’opponente. Pertanto, sono identici.

La Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi reputati identici e simili e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell’opponente.

 

TESTO DELLA DECISIONE

 

OPPOSIZIONE N. B 2 496 357

 

Ciocca S.p.A., Via L.Ciocca, 11, 25027 Quinzano d’Oglio (BS), Italia (opponente), rappresentata da Racheli S.R.L., Viale San Michele del Carso, 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Due SRL, via Martiri della Liberta 16, 47521 Cesena, Italia (richiedente), rappresentata da Bugnion S.P.A., Via A. Valentini, 11/15, 47922 Rimini, Italia, (rappresentante professionale).

 

Il 27/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 496 357 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

 

Classe 25: Abbigliamento casual; abbigliamento da uomo; abbigliamento per ginnastica; bandane [foulards]; bavaglini in tessuto; bavaglini non di carta; biancheria da notte; biancheria intima; biancheria intima per neonati; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; camicie per completi da uomo; camicie sportive a maniche corte; canottiere; cinture [abbigliamento]; completi per motociclisti; corredini da neonato; costumi da bagno; fasce per i polsi; fazzoletti [abbigliamento]; giacche da sera; giacche da smoking; giarrettiere; giubbotti; gilet; gonne; impermeabili [giacche]; maglie per tute da ginnastica; magliette; magliette con cappuccio; maglie sportive; mutandine per bebè; pantaloncini della tuta; parka; passamontagna; pellicce; pigiama; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scarpe da ginnastica [calzature]; spolverini; stole; tute da corsa; tute da jogging [abbigliamento]; vestaglie; vestiti a tubino; berrette [cuffie]; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli per bambini; visiere; ballerine [calzature]; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per neonati; ciabattine infradito; espadrillas; scarpe con tacco alto; scarpe da ballo; scarpe da ginnastica; zoccoli [calzature]; stivaletti; stivali; stivaletti con lacci; stivali da donna; stivali per motociclisti; scarponcini; pantofole.

 

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 578 489 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 578 489, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25 e una parte dei servizi nella classe 35. L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio Italiano n. 1 482 620. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera  b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

PROVA DELL’USO

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio impugnato, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nei territori in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione.

Secondo la medesima disposizione, in mancanza di tale prova l’opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, ovvero il marchio italiano n. 1 482 620.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda contestata

Il marchio contestato è stato pubblicato il 19/12/2014. L’opponente doveva pertanto dimostrare che il marchio verbale MILLE912 sul quale si basa l’opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio in Italia dal 19/12/2009 al 18/12/2014 compreso. Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

Classe 25:  Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria.

 

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

 

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino all’ 11/12/2015 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso l’11/12/2015 (entro il termine).

 

Poiché l’opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

 

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 

• Estratti dal sito web dell’opponente www.ciocca.it, contenenti fotografie e informazioni riguardanti calze e calzini su cui è visibile il marchio anteriore ‘mille912’. Tali estratti sono in lingua italiana e includono anche riferimenti alla storia e l’attività dell’opponente.

 

• Cataloghi delle collezioni Primavera-Estate e Autunno-Inverno della collezione MILLE912, per gli anni 2010, 2011, 2013 e 2014. Su questi documenti sono visibili immagini dei prodotti dell’opponente, in particolare calze e calzini per uomo, donna e bambino, in diversi modelli e fantasie, su cui è apposto il marchio ‘Mille912’ nella seguente forma, o insieme ad altri termini descrittivi nella stessa etichetta, come ‘caldo cotone’ , ‘caldo cotone lycra’ , prodotto originale italiano , etc. In questi documenti appaiono inoltre informazioni sui prodotti in questione, come per esempio i codici dei prodotti, informazioni sulla loro composizione, le taglie, colori, ecc. Tali documenti sono tutti in lingua italiana.

 

• Listino prodotti Primavera-Estate/Autunno-Inverno della collezione MILLE912 per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, in italiano, contenenti informazioni come codici dei prodotti riportati anche nelle fatture e nei cataloghi, con una legenda che spiega il significato di tali codici, taglie, colore, composizione degli articoli, ecc. Il marchio anteriore appare sia come marchio denominativo, ‘mille912’, sia come marchio figurativo insieme ad altre designazioni, come “CIOCCA”, , e “PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO”.

 

• Un gran numero di fatture, in italiano, datate tra il 2010 e il 2014. Le fatture riportano il nome dell’opponente e i codici dei prodotti, che sono presenti anche nei listini prezzi e cataloghi. Tali fatture sono indirizzate a clienti in numerose città italiane.

 

• Riepilogo del fatturato vendite per la collezione “MILLE912”, per gli anni 2010-2014.

 

• Alcuni esempi di etichette e fotografie in bianco e nero del packaging dei prodotti in questione. Seppure alcuni di questi documenti siano scarsamente leggibili, su alcuni di essi si può apprezzare il marchio ‘mille912’ insieme al nome dell’opponente, “CIOCCA”.

 

 

I listini prezzi, i cataloghi e le fatture dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto è l’Italia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (italiano), dalla valuta menzionata (Euro) e dai numerosi indirizzi in Italia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

 

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

 

I documenti presentati, e in particolare le fatture, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

 

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l’espressione “natura dell’utilizzazione” comprende la prova dell’uso in commercio del segno come marchio, o, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

 

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, si considera come “uso” ai sensi del paragrafo 1 l’utilizzazione del marchio dell’Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. Qualora di debba valutare l’uso di una registrazione anteriore ai fini dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE, è possibile applicare in via analogica l’articolo 15 per verificare se, dal punto di vista della natura dell’utilizzazione, l’uso del segno costituisce o meno un uso effettivo e serio del marchio anteriore.

 

Nel presente caso, il marchio anteriore è un marchio verbale MILLE912 usato in forma figurativa come  o . Il marchio anteriore, dunque, appare chiaramente usato come registrato, essendo i caratteri usati non particolarmente fantasiosi. Inoltre, il fatto che il marchio anteriore sia usato insieme alla parola “CIOCCA” che corrisponde al nome dell’opponente, non significa che il marchio non sia stato usato come registrato, in quando l’opponente non è obbligato a dimostrare l’uso del marchio da solo. Due o più marchi possono essere utilizzati insieme in modo autonomo, o con il nome commerciale, senza che questo alteri il carattere distintivo del marchio cosi come registrato (T‑463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).

 

Quanto alla presenza di altre indicazioni che accompagnano il marchio anteriore nei documenti apportati, come “PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO”, “CALDO COTONE” o “CALDO COTONE LYCRA” non sono ritenuti in grado di alterare il carattere distintivo del marchio in questione, in quanto innanzitutto appaiono in una posizione secondaria e in dimensioni notevolmente ridotte rispetto al marchio ‘Mille912’, e, inoltre queste indicazioni, che sono in italiano, ovvero nella lingua del territorio rilevante, sono chiaramente descrittive delle qualità o caratteristiche dei prodotti di specie. Inoltre, gli elementi figurativi quali le rappresentazioni di calzini apposte sotto il marchio ‘mille912’ sono chiaramente descrittivi del tipo di prodotti cui il marchio è applicato, ovvero calze e calzini.

 

Alla luce di quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove presentate dimostrino l’uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1), secondo comma, lettera a), RMUE.

 

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha “uso effettivo” del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

 

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti, in quanto non vi è nessun riferimento, nella documentazione apportata, ad articoli di cappelleria e calzature.

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

 

 

La giurisprudenza ha stabilito che, nell’applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

 

“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

 

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

 

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

 

Nel presente caso, le prove dimostrano l’uso del marchio solo per calze e calzini. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria degli articoli di abbigliamento. Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del marchio solo per calze e calzini.

 

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione e per i quali l’opponente ha provato l’uso effettivo, sono i seguenti:

 

Classe 25: Calze, calzini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 18: Astucci in pelle per chiavi; bagagli; bagagli a mano; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borse da palestra; borse da lavoro; borse a tracolla per portare bambini; borse a tracolla; borse a spalla; borse da viaggio in pelle per abiti; borselli da uomo; custodie per cravatte; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; portabanconote; portafogli; zainetti; zaini; zaini per trasportare neonati; valigie a rotelle; borsellini da cintura; custodie per ombrelloni; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia [ombrelloni da spiaggia]; parapioggia.

 

Classe 25: Abbigliamento casual; abbigliamento da uomo; abbigliamento per ginnastica; bandane [foulards]; bavaglini in tessuto; bavaglini non di carta; biancheria da notte; biancheria intima; biancheria intima per neonati; calzini; calzini per lo sport; calzoncini; camicie per completi da uomo; camicie sportive a maniche corte; canottiere; cinture [abbigliamento]; completi per motociclisti; corredini da neonato; costumi da bagno; fasce per i polsi; fazzoletti [abbigliamento]; giacche da sera; giacche da smoking; giarrettiere; giubbotti; gilet; gonne; impermeabili [giacche]; maglie per tute da ginnastica; magliette; magliette con cappuccio; maglie sportive; mutandine per bebè; pantaloncini della tuta; parka; passamontagna; pellicce; pigiama; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scarpe da ginnastica [calzature]; spolverini; stole; tute da corsa; tute da jogging [abbigliamento]; vestaglie; vestiti a tubino; berrette [cuffie]; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli per bambini; visiere; ballerine [calzature]; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per neonati; ciabattine infradito; espadrillas; scarpe con tacco alto; scarpe da ballo; scarpe da ginnastica; zoccoli [calzature]; stivaletti; stivali; stivaletti con lacci; stivali da donna; stivali per motociclisti; scarponcini; pantofole.

 

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento.

 

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Prodotti contestati in classe 18

 

I prodotti coperti dal marchio contestato in questa classe sono ritenuti dissimili dai prodotti dell’opponente calze e calzini, che sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie determinate parti del corpo umano. I prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (articoli per il viaggio o il trasporto di vari tipi di oggetti, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano) e differiscono nella loro natura. Questi prodotti non soddisfano le stesse esigenze e normalmente non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Questi prodotti non sono né in competizione né sono complementari. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

 

 

Prodotti contestati in classe 25

 

I calzini sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi.

 

I calzini per lo sport contestati sono compresi nell’ ampia categoria dei calzini dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati abbigliamento casual; abbigliamento da uomo; abbigliamento per ginnastica includono, in quanto categorie più ampie le calze e i calzini dell’opponente. Dal momento che la divisione d’opposizione non può scorporare ex officio le  ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I prodotti contestati bandane [foulards]; bavaglini in tessuto; bavaglini non di carta; biancheria da notte; biancheria intima; biancheria intima per neonati; calzoncini; camicie per completi da uomo; camicie sportive a maniche corte; canottiere; cinture [abbigliamento]; completi per motociclisti; corredini da neonato; costumi da bagno; fasce per i polsi; fazzoletti [abbigliamento]; giacche da sera; giacche da smoking; giarrettiere; giubbotti; gilet; gonne; impermeabili [giacche]; maglie per tute da ginnastica; magliette; magliette con cappuccio; maglie sportive; mutandine per bebè; pantaloncini della tuta; parka; passamontagna; pellicce; pigiama; salopette; scaldacollo; scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; spolverini; stole; tute da corsa; tute da jogging [abbigliamento]; vestaglie; vestiti a tubino sono simili ai prodotti dell’opponente calze e calzini, in quanto sono prodotti dalle stesse compagnie, venduti negli stessi punti vendita, si dirigono allo stesso pubblico di consumatori e condividono la stessa finalità d’uso, ovvero essere indossati come articoli di abbigliamento.

 

I prodotti scarpe da ginnastica [calzature]; ballerine [calzature]; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per neonati; ciabattine infradito; espadrillas; scarpe con tacco alto; scarpe da ballo; scarpe da ginnastica; zoccoli [calzature]; stivaletti; stivali; stivaletti con lacci; stivali da donna; stivali per motociclisti; scarponcini; pantofole contestati hanno la medesima finalità degli articoli di abbigliamento in generale, entrambi sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli articoli di abbigliamento di solito si aspettano di trovare le calzature nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è cosa comune per produttori e designer concepire e realizzare sia articoli di abbigliamento come calze e calzini che i vari tipi di calzature enumerati sopra. Di conseguenza, i prodotti dell’opponente e i prodotti contestati in questione sono simili.

 

I prodotti coperti dalla domanda berrette [cuffie]; cappelli da pioggia; cappelli da sole; cappelli da spiaggia; cappelli di lana; cappelli per bambini; visiere e le calze e i calzini coperti dal marchio anteriore simili. Essi hanno infatti lo stesso scopo, in particolare per quanto riguarda quei tipi di abbigliamento che si ritiene offrano protezione contro le intemperie. Inoltre, gli articoli di cappelleria non sono considerati solo come un mezzo per proteggere il capo dalle intemperie, ma anche come articoli di moda che possono essere abbinati ad un completo. Per questo motivo gli articoli di cappelleria sono talvolta scelti come complementi d’abbigliamento. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati. Tenuto conto di tutti questi fattori, gli articoli di cappelleria e le calze e i calzini sono considerati simili.

 

Prodotti contestati in classe 35

 

I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

 

Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento protetti dal marchio contestato presentano un basso grado di somiglianza con le calze e i calzini dell’opponente, che come sopra spiegato sono da ritenersi prodotti identici, essendo calze e calzini inclusi nella più ambia categoria di abbigliamento.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in diversi gradi) sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. c) I segni

 

 

MILLE912
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Italia.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo consistente nella combinazione della parola ‘MILLE’ e il numero ‘912’.

 

Il segno contestato è un marchio figurativo consistente nella combinazione della parola ‘Mille’ in caratteri lievemente stilizzati e il numero ‘968’ sottolineato con una linea nera. Questi elementi di colore nero, sono presentati su uno sfondo rettangolare grigio.

 

 

Entrambi i marchi presentano la stessa struttura, ovvero la parola MILLE seguita da un numero a tre cifre. Vista la peculiare combinazione di parole e numeri, è plausibile considerare che entrambi i marchi verranno intesi come una formula di fantasia, rappresentante un numero però senza alcun altro significato. Infatti, risulta inverosimile pensare che tali combinazioni vengano associate ad altro significato come potrebbe essere un anno specifico, visto che la struttura propria dei marchi in questione non è quella abitualmente usata per riferirsi ad una data.

 

Nessuno dei marchi presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri o elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Visivamente, i segni coincidono nella loro struttura, giacché sono entrambi composti da un elemento verbale ‘MILLE’ e un elemento numerico a tre cifre, ‘912’ e ‘968’, rispettivamente. In particolare, i segni coincidono nella parola ‘MILLE’ e nella prima cifra ‘9’. Tuttavia, essi differiscono nelle due cifre finali ‘-12’/’-68’ e nella stilizzazione e gli elementi figurativi del marchio contestato.

 

Le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, il marchio anteriore verrà pronunciato come ‘mille-novecento dodici’ e il marchio contestato come ‘mille-novecento sessant’otto’. La pronuncia dei segni coincide nelle rispettive parti iniziali, “mille-novecento” e differisce negli elementi finali “dodici” e “sessant’otto”.

 

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

 

Sotto il profilo concettuale, come sopra esposto, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà entrambi i segni come una rappresentazione alquanto originale di due numeri di quattro cifre, “MILLE912” (mille novecento dodici/1912) nel caso del marchio anteriore e “MILLE968” (mille novecento sessantotto/1968), nel caso della domanda di marchio.

 

Le prime parti dei marchi di riferiscono alla stessa parola MILLE e pertanto y marchi sono concettualmente simili ad un basso grado. .

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione entro i termini previsti. A tal proposito, occorre rilevare che il termine concesso all’opponente per depositare fatti, prove ed osservazioni in sostegno all’opposizione, è scaduto in data 05/08/2015. Le uniche prove presentate dall’opponente e riguardanti l’uso del marchio anteriore sono state depositate l’11/12/2015, ovvero ben oltre il termine sopra menzionato. Ne segue che tali documenti non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti e servizi sono stati considerati in parte identici, in parte simili (in diversa misura) ed in parte dissimili e sono diretti al grande pubblico. I marchi sono visivamente molto simili, foneticamente simili in media misura e concettualmente simili ad un basso grado.

 

I segni presentano significative somiglianze. Essi coincidono nella combinazione degli elementi ‘MILLE-9’, che rappresentano la parte iniziale di entrambi i marchi. Come visto sopra, i consumatori generalmente tendono a prestare più attenzione alla parte iniziale di un segno, in quanto il pubblico legge da sinistra a destra, il che rende la parte alla sinistra (la parte iniziale) quella che per prima attrae l’attenzione del consumatore. Conseguentemente, gli identici elementi iniziali dei marchi sono particolarmente importanti al momento di valutare il rischio di confusione tra i marchi.

 

Malgrado i segni in conflitto differiscano per le ultime due cifre ‘12’/’68’ e gli elementi figurativi del marchio contestato, occorre rilevare che tali elementi rivestono un ruolo di differenziazione limitato, atteso che non sono tali da riuscire a distogliere l’attenzione del consumatore medio dagli elementi figurativi e numerici che compongono il marchio.

 

Inoltre, occorre sottolineare che in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T‑117/03 – T‑119/03 & T‑171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli somiglianze visive esistenti tra i segni, dovute ad una struttura pressoché identica e la presenza dei componenti ‘MILLE’ e ‘9-’ assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

 

Occorre, altresì, considerare che il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente in marchi, mentre solitamente, per distinguere un segno distintivo da un altro, deve basarsi su di un ricordo vago ed impreciso degli stessi (si veda sentenza del 22/06/1999, C-342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, paragrafo 26).

 

Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e servizi (e viceversa), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi reputati identici e simili e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell’opponente.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili (in varia misura) a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

 

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

 

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

 

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

 

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

 

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

 

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire, tra l’altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

 

Nel caso specifico, e come già evidenziato nel capitolo d) relativo al carattere distintivo del marchio anteriore, l’atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all’asserita notorietà del marchio anteriore.

 

Il 31/03/2015 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 05/08/2015.

 

L’opponente ha presentato documenti volti a dimostrare l’uso del marchio anteriore in data 11/12/2015. Tali prove non possono essere prese in considerazione per valutare la notorietà del marchio anteriore, in quanto esse sono state depositate ben oltre la scadenza del suddetto limite di tempo.

 

Ai sensi della regola 19, paragrafo 4, REMUE, l’Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’Ufficio.

 

Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l’opponente non ha potuto dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione gode di notorietà.

 

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l’opposizione dev’essere respinta in quanto infondata.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Jessica LEWIS

Claudia ATTINÀ

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

EXPLORER CASES contro GIVI EXPLORER – Divisione d’Opposizione EUIPO 11.08.2016

L’opposizione è stata parzialmente accolta. Ad esempio per I Caschi di protezione per motociclisti sono copricapi di varia foggia, usati a scopo protettivo motociclisti, e hanno pertanto natura e funzione assolutamente diverse da tutti i prodotti dei marchi anteriori. Non c’è nessun rapporto di complementarietà tra di essi né di concorrenza. Inoltre essi sono prodotti da entità economiche specializzate nella costruzione di caschi le quali sono diverse da quelle che producono tutti i prodotti su cui si basa l’opposizione, che sono principalmente valigie, custodie di vario tipo e prodotti della Classe 9 che non hanno nulla in comune con i Caschi di protezione per motociclisti. Pertanto sono dissimili.

L’opposizione non è stata accolta per quanto concerne ad esempio I Contenitori portapacchi per veicoli terrestri sono fissati al tetto di un’automobile, o applicati al telaio delle biciclette, delle motociclette, servono a trasportare oggetti e hanno pertanto funzione e destinazione diverse, in particolare, dai contenitori non metallici in Classe 20 del marchio anteriore n. 1 478 893 dell’opponente che, invece, comprendono principalmente mobili e le loro parti e prodotti. Essi pertanto hanno diversa fonte produttiva e sono commercializzati attraverso diversi canali di distribuzione. Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento agli altri prodotti del marchio anteriore. Pertanto sono dissimili.

OPPOSIZIONE N. B 2 528 605

G.T. Line – S.R.L., Via del Lavoro, 50-52, 40056 Crespellano (BO), Italia (opponente), rappresentata da Dr. Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano, Italia (mandatario abilitato)

c o n t r o

Givi Srl, Via Salvatore Quasimodo, 45, 25020 Flero (BS), Italia (richiedente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (mandatario abilitato).

Il 11/08/2016, la divisione Opposizione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

1. L’opposizione n. B 2 528 605 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 9:   Occhiali da sport; Visiere antiabbaglianti.

Classe 12: Borse da sella per motocicli; Sacche per biciclette.

Classe 18:  Zaini; Borse; Bauli e valigie; Bagagli a mano; Bagagli da viaggio; Bauli e valigie; Borse a spalla; Borse a tracolla; Borse da sport; Borse da viaggio con manici; Borse da viaggio in finta pelle; Borse di tela; Borse laterali [per motociclette]; Borse per utensili [vuote] per motocicli; Cinghie per bagagli; Sacche da viaggio; Valige; Zainetti.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 751 359 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta l’onere delle proprie spese.

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 751 359, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 12 e contro tutti i prodotti delle Classi 9 e 18. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 138 985 che designa l’Unione europea e sulla registrazione di marchio italiano n. 1 478 893. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente concernente il marchio internazionale n. 1 138 985 che designa l’Unione europea e alla registrazione del marchio italiano n. 1 478 893.
a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio internazionale n. 1 138 985

Classe 9: Borse, custodie e contenitori per il trasporto di dispositivi elettronici portatili; borse, custodie e contenitori per il trasporto di computer portatili; borse, custodie e contenitori per il trasporto di apparecchi video; borse, custodie e contenitori per apparecchi fotografici; borse, custodie e contenitori per strumenti ottici; borselli per apparecchi cinematografici; borse, custodie e contenitori per computer; borse e custodie adattate per apparecchi fotografici; borse e custodie adattate per apparecchiature fotografiche; borse e custodie adattate per computer; borse e custodie adattate per telefoni cellulari; apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disc, dvd e altri supporti di registrazione digitali; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, elaboratori elettronici; software; estintori f/c.

Classe 10: Borse [per i ferri] per chirurghi o medici; borse [su misura] per strumenti medici; valigette speciali per strumenti medici; valigette accessoriate per utensili medici; valigette accessoriate per utensili chirurgici; apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura f/c.

Classe 13: Custodie e contenitori per trasporto di armi da fuoco; custodie protettive e contenitori per armi da fuoco; casse per munizioni di grosse dimensioni; custodie e contenitori per fucili; custodie e contenitori per pistole; armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio f/c.

Classe 18: Valigie, valigette, borse, borse per utensili vuote, zaini e sacche, borse per i ferri vuote; sacchi a mano, sacchi da viaggio; cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria f/c.

Registrazione di marchio italiano n. 1 478 893

Classe 6: Cassette degli arnesi in metallo, casse in metallo.

Classe 18: Valigie, valigette, borse, borse per i ferri vuote, zaini sacche, sacchi a mano, sacchi da viaggio.

Classe 20: Contenitori galleggianti metallici, contenitori non metallici, casse non metalliche.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Caschi di protezione per motociclisti; Occhiali da sport; Visiere antiabbaglianti.
Classe 12: Portabagagli esterni per veicoli; Bagagliai speciali per veicoli a due ruote; Borse da sella per motocicli; Contenitori portapacchi per veicoli terrestri; Sacche per biciclette; Telai per portabagagli per biciclette.
Classe 18: Zaini; Borse; Bauli e valigie; Bagagli a mano; Bagagli da viaggio; Bauli e valigie; Borse a spalla; Borse a tracolla; Borse da sport; Borse da viaggio con manici; Borse da viaggio in finta pelle; Borse di tela; Borse laterali [per motociclette]; Borse per utensili [vuote] per motocicli; Cinghie per bagagli; Sacche da viaggio; Valigie; Zainetti.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 9

Gli Occhiali da sport e le Visiere antiabbaglianti sono compresi nell’ampia categoria di apparecchi e strumenti ottici dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I Caschi di protezione per motociclisti sono copricapi di varia foggia, usati a scopo protettivo motociclisti, e hanno pertanto natura e funzione assolutamente diverse da tutti i prodotti dei marchi anteriori. Non c’è nessun rapporto di complementarietà tra di essi né di concorrenza. Inoltre essi sono prodotti da entità economiche specializzate nella costruzione di caschi le quali sono diverse da quelle che producono tutti i prodotti su cui si basa l’opposizione, che sono principalmente valigie, custodie di vario tipo e prodotti della Classe 9 che non hanno nulla in comune con i Caschi di protezione per motociclisti. Pertanto sono dissimili.

Prodotti contestati in Classe 12

I Contenitori portapacchi per veicoli terrestri sono fissati al tetto di un’automobile, o applicati al telaio delle biciclette, delle motociclette, servono a trasportare oggetti e hanno pertanto funzione e destinazione diverse, in particolare, dai contenitori non metallici in Classe 20 del marchio anteriore n. 1 478 893 dell’opponente che, invece, comprendono principalmente mobili e le loro parti e prodotti. Essi pertanto hanno diversa fonte produttiva e sono commercializzati attraverso diversi canali di distribuzione. Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento agli altri prodotti del marchio anteriore. Pertanto sono dissimili.

Le Borse da sella per motocicli; Sacche per biciclette hanno identica natura e stessa funzione generale delle borse e sacche del marchio anteriore. Esse hanno le stesse finalità e lo stesso modo d’uso e in alcuni casi possono avere la medesima origine commerciale. Pertanto sono simili.

I Portabagagli esterni per veicoli; Bagagliai speciali per veicoli a due ruote; Telai per portabagagli per biciclette sono delle strutture, in generale metalliche, fissata al tetto di un’automobile, o applicate al telaio delle biciclette, delle motociclette, che servono ad assicurarvi borse, valigette, pacchi. Pertanto hanno natura e modalità d’uso diverse da tutti prodotti del marchio anteriore. Inoltre esse appartengono a settori industriali diversi che non sono tra di essi in competizione né si tratta di prodotti complementari. Pertanto sono dissimili.

Prodotti contestati in Classe 18

Gli Zaini; Borse; Bauli e valigie contestati sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi).

Le Borse a spalla; Borse a tracolla; Borse da sport; Borse da viaggio con manici; Borse da viaggio in finta pelle; Borse di tela; Borse laterali [per motociclette]; Borse per utensili [vuote] per motocicli contestate sono comprese nell’ampia categoria di borse dell’opponente. Pertanto, sono identiche.

I prodotti Cinghie per bagagli; Bagagli a mano; Bagagli da viaggio contestati si sovrappongono con articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Le Sacche da viaggi contestate sono comprese nell’ampia categoria di sacche dell’opponente. Pertanto, sono identiche.

Gli Zainetti contestati sono compresi nell’ampia categoria di zaini dell’opponente. Pertanto, sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni
Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la divisione Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua Italiana.

Il marchio anteriore è un marchio complesso composto di elementi figurativi, quali la silhouette di una valigia, un globo terrestre stilizzato ed elementi verbali come le lettere EXPL-RER e CASES. Le lettere EXPL sono separate dalle lettere RER dal globo terrestre stilizzato che occupa evidentemente il posto della lettera “O” della parola EXPLORER la quale, pertanto, si situa in primo piano al centro stesso del segno dell’opponente. In basso a destra della parola EXPLORER appare, in caratteri decisamente più piccoli, la parola CASES, mentre la silhouette della valigia sembra restare sullo sfondo occupando la metà sinistra del segno.

Il segno contestato è un marchio figurativo caratterizzato dalla presenza di due quadrati affiancati di colore rispettivamente rosso e grigio al cui interno sono inscritte le parole GIVÌ ed EXPLORER. In particolare, la parola GIVÌ, inserita nel quadrato rosso, è scritta in caratteri dotati di un certo grado di fantasia, mentre la X di EXPLORER è rappresentata da due pennellate incrociate di colore rosso e in parte sovrapposte alle lettere E e P. Inoltre, il quadrato grigio ha sullo sfondo una sfumatura in grigio chiaro che ricorda l’ombra del profilo parziale di una sfera che potrebbe rappresentare anch’essa un riferimento al globo terrestre.

L’elemento figurativo della valigia stilizzata del segno anteriore sarà associato ad articoli di valigeria o altri dello stesso genere di cui alle Classi 12 e 18 del marchio anteriore.

Tenendo presente che i prodotti di cui si tratta sono prodotti di valigeria e borsetteria, questo elemento, con riferimento a questi stessi prodotti, deve considerarsi debole.

Per quanto riguarda la parola CASES, il pubblico di riferimento italiano non la assocerà ai prodotti di valigeria di cui sopra. In altri termini non vi individuerà il riferimento allo stesso concetto di contenitore portatile destinato a portare una diversità di oggetti che è il suo significato nella lingua inglese.

Con riferimento al segno anteriore, quindi, si può affermare che esso è composto da un elemento distintivo verbale, cioè le parole EXPL-O-RER e CASES ed elementi figurativi meno distintivi di natura puramente decorativa o descrittiva. In altri termini, l’elemento verbale EXPL-O-RER / CASES è l’elemento distintivo rispetto al resto degli elementi figurativi del segno anteriore.

D’altra parte, è necessario notare che la parola CASES occupa una posizione decisamente subordinata e di secondo piano rispetto alla parola EXPLORER e all’elemento figurativo descrittivo costituito dalla silhouette della valigia. In questo senso si può affermare che questi due ultimi elementi sono parimenti dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto alla parola CASES.

Per quanto riguarda il segno contestato, si può affermare che esso è composto da due elementi verbali aventi un carattere distintivo normale, cioè le parole GIVI ed EXPLORER, ed elementi figurativi meno distintivi di natura, anche qui, puramente decorativa. Inoltre, va rilevato che gli elementi verbali succitati sono anche gli elementi dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ai quadrati rosso e grigio che fanno solo da sfondo alla parte verbale.

Visivamente, i segni presentano una certa somiglianza per il fatto che condividono le stesse lettere EXPL – RER. Tuttavia, essi differiscono sotto ogni altro aspetto visto che nessun altro elemento della domanda di quelli descritti più sopra trova una minima corrispondenza nel marchio anteriore.

Tuttavia, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono simili in misura ridotta.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “EXPLORER” (per la “O” vale quanto detto sopra in quanto è del tutto inverosimile che il pubblico di riferimento si astenga dal pronunciare la figura del globo come una “o”), presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “GIVI” e “CASES” che non hanno controparti nel segno opposto.

Pertanto, i segni presentano un grado medio di similitudine.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico di riferimento, cioè quello di lingua italiana, percepirà l’unico elemento verbale comune EXPLORER come la traduzione in inglese della parola italiana «esploratore» («[…] chi si dedica all’esplorazione di regioni ignote o scarsamente note […] ⇑ viaggiatore» (cfr. dizionario online «Treccani»). La parola GIVÍ non ha un significato ed è parola di fantasia.

Siccome gli altri elementi verbali CASES e GIVI non hanno significato per il pubblico italiano, questi non sono in grado di influenzare l’identità semantica derivante dalla presenza simultanea della parola EXPLORER in entrambi i segni a confronto, pertanto i segni sono concettualmente identici.

Dato che i segni sono risultati simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale nel suo insieme sebbene l’elemento figurativo della valigia sia debole per alcuni prodotti, come menzionato nel precedente punto c).

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta  che ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Nel presente caso, i prodotti a confronto sono in parti identici o simili e in parte dissimili e sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I segni, considerati nel loro insieme, sono simili, in particolare, grazie all’identità concettuale e alla somiglianza fonetica. Infatti, per quanto riguarda il marchio anteriore, è molto probabile che il pubblico di riferimento faccia riferimento alla sola parola EXPLORER per indicare il prodotto, in quanto la parola CASES non significa nulla per tale pubblico ed è un elemento visivamente secondario.

Pertanto, viste le coincidenze tra i segni, si ritiene che le differenze visive e fonetiche tra i segni– limitate alle sole parole CASES and GIVÍ – non siano tali da scongiurare un rischio di confusione.

Il richiedente sostiene tuttavia che non vi sarebbe rischio di confusione in quanto l’elemento GIVI   della domanda di marchio sarebbe sufficientemente conosciuto come segno distintivo della richiedente pertanto l’attenzione del consumatore italiano di riferimento non si concentrerebbe sulla parola EXPLORER che, invece, sarebbe piuttosto considerata come elemento che specificherebbe un particolare prodotto o una serie di prodotti del richiedente stesso.

Il diritto connesso a un marchio dell’Unione europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame il marchio dell’Unione europea a partire da tale data.

Pertanto, nel valutare se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente.

Si rileva inoltre che (come menzionato dalla Corte, 06/10/2005, C 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 32-34):

“L’accertamento dell’esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell’impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore.
Se si applicasse una simile condizione, il titolare del marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo conferito dall’art. 5, n. 1, della direttiva anche nel caso in cui tale marchio conservasse, nell’ambito del segno composto, una posizione distintiva autonoma, ma non dominante.
Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui il titolare di un marchio rinomato utilizzasse un segno composto giustapponendo il marchio rinomato ed un marchio anteriore che non fosse a sua volta rinomato. Ciò avverrebbe del pari se il segno composto fosse costituito da tale marchio anteriore e da un nome commerciale rinomato. Infatti, l’impressione complessiva sarebbe, quasi sempre, dominata dal marchio rinomato o dal nome commerciale rinomato inserito nel segno composto.”

Considerato quanto precede, la divisione Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione dei marchi succitati dell’opponente.

Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne deriva che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

 

La registrazione di marchio italiano n. 1 506 303, per prodotti nelle Classi 9, 10, 13, 18;
La registrazione di marchio italiano n. 876 417, per prodotti nella Classe 18.

Dal momento che questi marchi sono identici a quello che è stato messo a confronto e coprono gli stessi prodotti del marchio anteriore internazionale n. 1 138 985 già preso in considerazione, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una proceduradi opposizione sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la divisione Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
La divisione Opposizione

Andrea VALISA Mauro BUFFOLO
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata

CAFFITALY contro ITALCAFE’ – Divisione d’Opposizione EUIPO 19.10.2016

marchio CAFFITALY contro marchio ITALCAFE’

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “Caffitaly”.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura “ITALYCAFÈ” . L’elemento “ITALY” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”. Tenendo in mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, elettrodomestici, impianti di illuminazione, impianti d’essiccamento, caffettiere e utensili per cucinare, si ritiene che tale elemento sia debole dal momento che sarà visto come indicazione del luogo di produzione/provenienza dei prodotti in questione. L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Si ritiene che tale elemento sia debole per elettrodomestici, caffettiere e utensili per cucinare dal momento che sarà percepito come un riferimento al macchinario, all’apparato.

L’opposizione di Caffitaly System, marchio anteriore, è totalmente respinta.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 529 314

Caffitaly System S.p.A., Via Panigali 38, 40041 Gaggio Montano (Bologna), Italia (opponente), rappresentata da Ruffini Ponchiroli e Associati S.R.L., Via Caprera, 6, 37126 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Italy Cafe’ S.R.L., Via dei Partigiani 4, 25121 Bergamo, Italia (richiedente), rappresentata da Biesse S.R.L., Via Corfù, 71, 25124 Brescia, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 529 314 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 258 496, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 11 e 30 e contro una parte dei prodotti compresi nella classe 21. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 4 858 932. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione Europea n. 4 858 932.
a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 11: Macchine per la preparazione di caffè e di bevande calde e fredde.
Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè.
I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Caffettiere elettriche; macchine per caffè; macchine per caffè espresso; macchine per il caffè; sorbettiere; recipienti elettrotermici; recipienti frigoriferi; teiere elettriche; gelatiere; frigoriferi elettrici; elementi d’ illuminazione; apparecchi per illuminazione; apparecchi ed impianti di essiccamento; pentole per cottura a vapore; apparecchi di cottura a vapore elettrici.

Classe 21: Caffettiere.

Classe 30: Caffè; caffè verde; caffè liofilizzato; caffè macinato; caffè freddo; caffè decaffeinato; caffè solubile; concentrati al caffè; estratti di caffè; caffè in chicchi; miscele di caffè; sorbetti [sorbetti]; sorbetti [ghiacci edibili]; gelati alla frutta [sorbetti]; sorbetti [prodotti di confetteria]; miscele per la preparazione di sorbetti; riso; cereali; cereali lavorati; preparati fatti di cereali; prodotti da forno; pasticceria; pasticceria surgelata; pasticcini [pasticceria]; pasticceria fresca; dolci pronti [pasticceria]; pasticceria e confetteria; zucchero; miele; gelati; confetteria, gelati; dolci gelati; gelati misti.
Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti considerati identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “Caffitaly” in caratteri standard all’interno di un perimetro rettangolare al di sopra del quale si trova un elemento figurativo ondulato e al di sotto la parola “system” in caratteri bianchi, dimensioni leggermente più ridotte e in un rettangolo nero.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura “ITALYCAFÈ” (la lettera “C” è di colore rosso mentre le rimanenti lettere sono di colore nero) al di sotto della quale si trovano un elemento figurativo di colore bianco, rosso e verde e, in dimensioni nettamente più ridotte e appena percettibili, le parole “Miscele pregiate. gusto italiano”. Il marchio, inoltre, include nel centro in alto un elemento figurativo di colore bianco e rosso simile a un chicco di caffè stilizzato.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri, malgrado le dimensioni leggermente più ridotte di alcuni di essi.

L’elemento “Miscele pregiate. gusto italiano” nel segno contestato occupa una posizione secondaria data la sua dimensione nettamente più ridotta rispetto ai rimanenti elementi del segno.

Il Tribunale ha stabilito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (sentenza del 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Ciò per esempio quando una sola parte o tutte le parti del marchio suggeriscono un significato concreto.

L’elemento “ITALY” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”. Tenendo in mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, elettrodomestici, impianti di illuminazione, impianti d’essiccamento, caffettiere e utensili per cucinare, si ritiene che tale elemento sia debole dal momento che sarà visto come indicazione del luogo di produzione/provenienza dei prodotti in questione. L’elemento figurativo in verde, bianco e rosso presente nel marchio impugnato sarà associato anch’esso all’Italia ricordando i colori della bandiera italiana ed è pertanto debole.

L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Si ritiene che tale elemento sia debole per elettrodomestici, caffettiere e utensili per cucinare dal momento che sarà percepito come un riferimento al macchinario, all’apparato.

L’elemento figurativo ondulato presente nel marchio anteriore è privo di significato specifico per il pubblico di riferimento. La Divisione d’Opposizione ritiene che tale elemento abbia un carattere ornamentale.

L’elemento “CAFÈ” del marchio contestato sarà associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. L’elemento figurativo di colore bianco e rosso del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di riferimento a un chicco di caffè stilizzato. Allo stesso modo si ritiene che l’elemento “CAFF” nel marchio anteriore sarà anch’esso associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. Si ritiene che tali elementi siano deboli per caffettiere, macchine per il caffè, caffè e prodotti alimentari che possono essere a base di caffè o che sono strettamente relazionati con il caffè. L’elemento “Miscele pregiate. gusto italiano” sarà associata almeno da parte del pubblico italiano a uno slogan promozionale e a caffè. Pertanto, per il pubblico italiano tale elemento non è distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nella misura in cui entrambi includono le sequenze verbali deboli “CAF” e “ITALY” sebbene in posizione invertita nelle rispettive diciture dei marchi. Tuttavia, essi differiscono nell’addizionale lettera “F” e nella parola “system” del marchio anteriore, nella lettera “È” e nell’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene passerà inosservata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria) e negli elementi grafici e figurativi dei marchi che presentanto differenze notevoli e nei colori del marchio impugnato. Le differenze rilevate in termini di posizione delle lettere e perciò le sequenze verbali nelle rispettive diciture, la stilizzazione e colori così come di struttura dei due segni conducono a un’impressione visiva piuttosto diversa.

Considerato quanto precede si ritiene che i marchi sono simili in misura molto ridotta.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, sebbene la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono le sequenze verbali deboli “CAF” e “ITALY”, presenti nelle rispettive diciture dei segni queste sequenze appaiono in posizione invertita cambiando completamente il ritmo è il suono della pronuncia delle diciture. Oltre alle differenze dovute alla posizione invertita delle sequenze verbali menzionate, la pronuncia dei segni differisce nel suono dell’addizionale lettera “F” e nella parola “system” del marchio anteriore, nonché nella lettera “È” e nell’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” del marchio impugnato (che tuttavia si ritiene non verrà pronunciata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria).

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.
Sotto il profilo concettuale, il termine inglese “Italy” presente in entrambi i marchi sarà associato dal pubblico di riferimento a “Italia”, perché è molto simile alla parola equivalente nelle lingue ufficiali del territorio di riferimento. L’elemento figurativo in verde, bianco e rosso presente nel marchio impugnato sarà anch’esso associato dal pubblico di riferimento all’Italia ricordando i colori della bandiera italiana. L’elemento “SYSTEM” presente nel marchio anteriore sarà associato dal pubblico di riferimento a “sistema”. Tale parola esiste come tale in alcune lingue di riferimento (per esempio, inglese, polacco, tedesco, ecc.) o è molto simile alla corrispondente parola nazionale (per esempio, sistema in italiano, portoghese, lituano e spagnolo, système in francese, sistem in rumeno, systém in ceco e slovacco, szisztéma in ungherese, systemet in danese, systeem in olandese, sistēma in lettone, süsteem in estone ecc.). L’elemento “CAFÈ” del marchio contestato sarà associato dal pubblico di riferimento a “caffè”. Tale parola esiste come tale in alcune lingue di riferimento (per esempio, spagnolo, portoghese e francese, ecc.) o è molto simile alla parola equivalente nelle lingue ufficiali del territorio di riferimento (per esempio coffee in inglese, kaffee in tedesco, caffè in italiano, cafea in rumeno, kaffe in svedese, ecc.).  Inoltre, data l’affinità con la parola inglese “coffee” si ritiene che il significato della parola “café” sarà compreso in tutti gli Stati membri. L’elemento figurativo di colore bianco e rosso del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di riferimento a un chicco di caffè stilizzato. Allo stesso modo si ritiene che l’elemento “CAFF” nel marchio anteriore sarà associato anch’esso dal pubblico di riferimento a “caffè”.  L’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” sarà associata almeno da parte del pubblico italiano a uno slogan promozionale e a caffè dato il riferimento a caffè nella dicitura “ITALYCAFÉ”. Come segnalato in precedenza, tale elemento, tuttavia, passerà inosservato in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria. L’elemento figurativo ondulato presente nel marchio anteriore è privo di significato specifico per il pubblico di riferimento.

In tal senso, tenuto conto del fatto che i vari elementi di cui si compongono sono deboli le coincidenze rilevate tra i segni possono condurre solo a  un grado di somiglianza ridotto.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione, ovvero per tutti i prodotti nelle classi 11 e 30.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I segni presentano solo limitati elementi di analogia. Essi, infatti, hanno una struttura e composizione diversa. Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il fatto che i marchi abbiano in comune un certo numero di lettere non è di per se sufficiente per considerare detti marchi simili. Nel presente caso i marchi sono composti da elementi verbali e figurativi deboli combinati in modo diverso tra loro. In particolare, con riferimento agli elementi verbali, i marchi coincidono nell’elemento “ITALY” e nelle lettere “CAF” che sono parte dell’elemento “CAFF” nel marchio anteriore e “CAFÉ” nel segno impugnato. Tali elementi sono deboli e disposti in posizione invertita nei segni. Il marchio anteriore include altresì la parola “SYSTEM” che non ha corrispettivo nel marchio impugnato il quale a sua volta include l’espressione “Miscele pregiate. gusto italiano” che non è presente nel marchio anteriore (sebbene come segnalato anteriormente si ritiene che tale dicitura passerà inosservata in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria). Inoltre, sebbene sia vero che in linea di principio gli elementi verbali hanno un maggior impatto sul consumatore rispetto a quelli grafici/figurativi, gli elementi figurativi non possono tuttavia essere tralasciati specialmente quando gli elementi verbali in questione sono deboli. Gli addizionali e diversi elementi grafici/figurativi e i colori (nel caso del marchio contestato) presenti nei segni contribuiscono a differenziarli ulteriormente tra loro. Occorre, altresì, rilevare che il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco modesto e che detto carattere distintivo è dato dalla specifica combinazione dei diversi elementi di cui si compone.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio italiano anteriore n. 1 006 246 per il marchio figurativo   .

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto, il risultato non può essere diverso. Pertanto, in relazione a tale marchio, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione

Martina GALLE Francesca CANGERI SERRANO Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

HUSKY contro ASHI – Divisione d’Opposizione EUIPO 03.05.2016

marchio HUSKY contro marchio ASHI

Il segno contestato ASHI è un marchio figurativo costituito da una figura, di forma rettangolare, che consiste nella rappresentazione stilizzata e parziale del muso grigio di un canide, quale potrebbe essere un lupo grigio, del quale per l’appunto si vedono solo gli occhi, parte del muso e il tartufo. Al di sotto di questo elemento figurativo si trovano le lettere “a” ed “s”, riprodotte tramite caratteri di fantasia di colore grigio seguite da due linee verticali in forma di “I”, la prima delle quali è però non assimilabile ad alcun tipo di lettera dato che presenta sul lato sinistro, esattamente a metà, una linea orizzontale unita a quella verticale ora menzionata. Non pare plausibile che detto elemento possa essere riconosciuto come una lettera “K”. I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. E’ opinione della Divisione d’Opposizione che esso possa, in virtù dell’espressione intensa e vagamente minacciosa della raffigurazione, che contrasta con l’espressione tranquilla dei cani dei marchi anteriori, piuttosto essere associato a un animale selvatico quale, ad esempio, un lupo.. Alla luce di quanto sopra, i marchi in questione non sono quindi concettualmente simili.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 261 470

Husky of Tostock Limited, The Guildhall 34 Market Hill Framlingham Woodbridge, Suffolk IP13 9AZ, United Kingdom (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., Via Borgonuovo 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Gaia, C.so Bologna n. 2, 12084 Mondovì (CN), Italia (richiedente), rappresentata da Guardamagna e Associati, Piazza San Pietro in Gessate 2, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/05/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 261 470 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 11 919 495, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25 e una parte dei servizi compresi nella classe 35. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496, la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e la registrazione di marchio italiano n. 420 052. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496

Classe 25: Camicie, calzoncini, gonne, camicette, pantaloni, giacche, mantelli, panciotti, cappelli, cravatte, biancheria intima; maglieria, pigiama, camicie da notte, indumenti per la notte, vestaglie, vesti da camera, cardigan, pullover, maglioni, bluse, costumi da bagno; vestiti, salopette, sopra-pantaloni, stivali, scarpe, sandali, pantofole, top, berretti, fazzoletti di seta, mantelline, grembiuli, jeans, calzini, scaldamuscoli, indumenti per la danza, polsini, fasce per la testa, guanti, guanti che coprono solo l’avambraccio, cinture; cappelleria e scarpe.

Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cinture.

Registrazione di marchio italiano n. 420 052

Classe 25: Capi di abbigliamento esclusi jeans, stivali e scarpe.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berrette [cuffie]; Berretti; Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Bulloni per scarpe da calcio; Busti; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzerotti; Calzini; Calzoni; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Cassette foderate di pelo per scaldare i piedi [non elettriche]; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copricapo [cappelleria]; Copricolletti; Copriorecchie [abbigliamento]; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta; Ferramenti per calzature; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Gabardine [indumenti]; Ghette; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere; Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti che coprono solo l’avambraccio; Guanti da sci; Guardoli per calzature; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Livree; Maglie [indumenti]; Maglieria; Magliette da bagno; Maglioni; Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Minigonne; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutandine da bagno; Panciotti; Pannolini a mo’ di mutande per bebè; Pantaloni; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Petti di camicie; Pianete; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Pullover; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al tallone per calzature; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Sari; Sarong; Scarpe; Scarpe con suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Sciarpe; Slip; Socchi; Soggoli [indumenti]; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi; Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivali; Stole [pellicce]; Suole; Suole interne; Tacchi; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Toghe; Tomaie; Tomaie di calzature; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Visiere [cappelleria]; Visiere [cappelleria]; Zoccoli [calzature].

Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che sono considerati identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea per quanto concerne la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496 e la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e l’Italia per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 420 052.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 concerne un marchio denominativo formato dal termine “HUSKY”. La registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496 consiste invece in un marchio figurativo costituito dalla raffigurazione in bianco e nero della testa di un cane dalle orecchie a punta con la lingua fuori dalla bocca dall’espressione tranquilla. Il marchio italiano n. 420 052 oltre a presentare il medesimo elemento figurativo del marchio dell’Unione Europea n. 152 496, contiene, al di sotto di esso, la parola “HUSKY” raffigurata in lettere maiuscole di colore nero.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituito da una figura, di forma rettangolare, che consiste nella rappresentazione stilizzata e parziale del muso grigio di un canide, quale potrebbe essere un lupo grigio, del quale per l’appunto si vedono solo gli occhi, parte del muso e il tartufo. Al di sotto di questo elemento figurativo si trovano le lettere “a” ed “s”, riprodotte tramite caratteri di fantasia di colore grigio seguite da due linee verticali in forma di “I”, la prima delle quali è però non assimilabile ad alcun tipo di lettera dato che presenta sul lato sinistro, esattamente a metà, una linea orizzontale unita a quella verticale ora menzionata. Non pare plausibile che detto elemento possa essere riconosciuto come una lettera “K”.

I marchi in conflitto non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni non coincidono in nessuno dei loro elementi, né verbali né figurativi. Considerato che non sussiste alcuna coincidenza visiva tra i segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

Sotto il profilo fonetico, per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 420 052, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “HUS-“ del termine “HUSKY” del marchio anteriore e delle lettere “AS” del marchio contestato. La pronuncia differisce nel suono della sillaba “-KY” del marchio anteriore che non ha controparte nel marchio contestato.

Per quanto invece concerne la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939, una distinzione deve essere fatta. Per una parte del pubblico, tra i quali i consumatori di lingua italiana, come visto poc’anzi, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “HUS-“ del termine “HUSKY” del marchio anteriore e delle lettere “AS” del marchio contestato. La pronuncia differisce nel suono della sillaba “-KY” del marchio anteriore che non ha controparte nel marchio contestato. Tuttavia, per un’altra parte del pubblico rilevante, tra i quali i consumatori di lingua spagnola, non si può escludere che i marchi coincideranno solo nel suono della lettera “S”, in considerazione del fatto che le lettere “HU-” “-KY” da un lato e “A” dall’altro saranno pronunciate in forma differente.

Pertanto, la registrazione di marchio italiano n. 420 052 e, per una parte del pubblico rilevante, la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e il marchio contestato sono simili in media misura. Per quanto invece riguarda la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939, per una parte del pubblico rilevante i segni saranno invece simili in ridotta misura.

Infine, per quanto attiene alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496, si rammenta che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché quest’ultimo marchio è puramente figurativo, non è possibile procedere alla comparazione fonetica con il marchio contestato.

Sotto il profilo concettuale, la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 711 939 e la registrazione di marchio italiano n. 420 052 saranno intese come facenti riferimento ad una particolare razza di cani originari delle regioni nord-occidentali della Siberia, chiamata per l’appunto “HUSKY”. Nel caso del marchio italiano, l’elemento figurativo non fa che rinforzare detto concetto, trattandosi di una raffigurazione stilizzata di un esemplare appartenente alla suddetta razza canina. Per quanto riguarda la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 152 496, in mancanza di elementi verbali atti a definire chiaramente il significato dell’unico elemento figurativo che compone il segno, esso sarà associato al concetto di un cane. Al contrario, per quanto riguarda il marchio contestato, si deve notare come gli elementi verbali non presentino alcun significato, soprattutto alla luce della loro difficile interpretazione. Come già chiarito nella descrizione di cui sopra, le uniche lettere riconoscibili in quanto tali solo le lettere “AS” e, assai meno facilmente, una lettera “I” formato dall’ultimo degli elementi grafici del segno. L’elemento figurativo sarà associato a un concetto, fondamentalmente piuttosto vago, di canide di colore grigio. È opinione della Divisione d’Opposizione che esso possa, in virtù dell’espressione intensa e vagamente minacciosa della raffigurazione, che contrasta con l’espressione tranquilla dei cani dei marchi anteriori, piuttosto essere associato a un animale selvatico quale, ad esempio, un lupo.

Alla luce di quanto sopra, i marchi in questione non sono quindi concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi sono particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I marchi in conflitto presentano assai limitate somiglianze, e solo da un punto di vista fonetico.

Visivamente, tutti i marchi in disputa sono stati riscontrati come dissimili. Per quanto riguarda almeno una parte dei prodotti in quesitone, ovvero quelli nella classe 25, detta circostanza assume un peso particolare. Infatti in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T 117/03 – T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli differenze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza di elementi verbali aggiuntivi e delle profonde differenze nella raffigurazione degli elementi figurativi, assumono, come già rammentato, uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Tuttavia, non pare che i marchi siano facilmente associabili neppure per quanto riguarda i restanti servizi nella classe 35.

La Divisione d’Opposizione non può che ribadire le profonde differenze esistenti tra i marchi. Come visto nella sezione c) della presente decisione, i marchi sono pure concettualmente dissimili. Si è ritenuto infatti che non sia possibile concludere che i marchi evochino il medesimo concetto, dato che il marchio contestato non richiama, neppure lontanamente, il concetto di “HUSKY” o di cane presente nei marchi sui quali si basa l’opposizione. È evidente che il concetto di canide in sé sia assai vago, e ciò valga ancor di più considerando la postura, le forme e l’atteggiamento evocati dalle raffigurazioni in conflitto, che come visto sopra non presentano alcun collegamento tra loro.

Considerato quanto precede, e in particolare la diversa impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
La Divisione d’Opposizione

Karin KUHL Andrea VALISA
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

VILLE contro ZODIAKVILLE – Divisione d’Opposizione EUIPO 14.10.2016

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo raffigurante l’elemento verbale “VILLE”.

Visivamente, il marchio anteriore “VILLE” è riprodotto nelle ultime cinque lettere dell’elemento verbale del marchio impugnato.

Il segno contestato è un marchio figurativo ritraente l’elemento verbale ‘ZODIAKVILLE’ in caratteri di fantasia viola e con un effetto grafico tridimensionale. Al di sotto di esso sono rappresentati dodici esseri immaginari aventi sembianze in parte umane ed in parte d’animali, di oggetti o altre connotazioni surreali. Non si può escludere che in essi siano, ad un più attento esame, riconoscibili dodici raffigurazioni altamente stilizzate che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Tuttavia, i marchi differiscono nelle prime sei lettere “ZODIAK” presenti solo nell’elemento verbale del marchio impugnato. Pertanto, la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico

 

OPPOSIZIONE N. B 2 573 239

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, California 94103, Stati Uniti d’America (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Lorenzo De Pretto, Via Libertà 117, 36013 Piovene Rocchette (VI), Italia (richiedente).

Il 14/10/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 573 239 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese.
MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 13 983 572. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9 774 613. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9 774 613 dell’opponente.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, il trasferimento, l’accumulazione, la regolazione o il comando del corrente elettrico; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; software per giochi elettronici; programmi per videogiochi; piattaforme software per creazione di reti sociali; programmi per videogiochi interattivi; programmi per giochi elettronici scaricabili e piattaforme software per collegamento in reti sociali, accessibili via internet, tramite computer e dispositivi senza fili; software per caricamento, immissione, presentazione, visualizzazione, etichettatura, blogging, condivisione o fornitura d’altro tipo di supporti elettronici o informazioni in materia di comunità virtuali, giochi di denaro elettronici, divertimento ed argomenti d’interesse generale, tramite internet o altre reti di comunicazione con terzi; carte regalo codificate magnetiche.

Classe 25: Abbigliamento, calzature e cappelleria; abbigliamento, ovvero, t-shirt, felpe, calzini, giacche, camicie con bottoni, polo, vestiti, gonne, jeans, pantaloncini, pantaloni di felpa, cravatte, grembiuli, cinture, guanti, maglie e articoli di cappelleria.

Classe 41:  Istruzione o divertimento; formazione; attività sportive e culturali; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di divertimento, ovvero giochi per computer ed elettronici on-line, potenziamenti nell’ambito di giochi per computer ed elettronici on-line, nonché applicazioni di giochi nell’ambito di giochi per computer ed elettronici on-line; recensioni on-line di giochi per computer ed informazioni in materia di giochi per computer; portali di siti internet in materia di giochi per computer e giochi di denaro; servizi di divertimento, ovvero ambienti virtuali in cui gli utenti possono interagire attraverso giochi sociali per scopi ricreativi, di svago o di divertimento.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 16: Carta e cartone; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere; articoli per ufficio; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché; pubblicazioni; pubblicazioni periodiche; pubblicazioni didattiche; pubblicazioni promozionali; pubblicazioni pubblicitarie.

Classe 28: Giochi; giocattoli; articoli da ginnastica non compresi in altre classi; articoli e attrezzature sportive; decorazioni per alberi di Natale.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazioni di libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di riviste; Emissione di pubblicazioni; Pubblicazione di stampati; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di volantini; Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di canzoni; Pubblicazione e giornalismo; Pubblicazione di riviste elettroniche; Pubblicazione di testi musicali; Edizione di pubblicazioni elettroniche; Pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); Servizi di pubblicazioni elettroniche; Pubblicazioni elettroniche on-line; Pubblicazione di spartiti musicali; Pubblicazione di carte geografiche; Edizione di pubblicazioni mediche; Pubblicazione di riviste su web; Pubblicazione di calendari di eventi; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di libri d’istruzione; Pubblicazione di bollettini di informazione; Pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili); Pubblicazione di elenchi relativi al turismo; Pubblicazione di elenchi relativi ai viaggi; Pubblicazione di copioni per uso teatrale; Prestito di libri e di altre pubblicazioni; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione elettronica di libri e periodici on line; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali.

Alcuni dei servizi contestati sono identici ai servizi sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi assunti essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
VILLE
Marchio anteriore
Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo raffigurante l’elemento verbale “VILLE”.

Il segno contestato è un marchio figurativo ritraente l’elemento verbale ‘ZODIAKVILLE’ in caratteri di fantasia viola e con un effetto grafico tridimensionale. Al di sotto di esso sono rappresentati dodici esseri immaginari aventi sembianze in parte umane ed in parte d’animali, di oggetti o altre connotazioni surreali. Non si può escludere che in essi siano, ad un più attento esame, riconoscibili dodici raffigurazioni altamente stilizzate che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Visivamente, il marchio anteriore “VILLE” è riprodotto nelle ultime cinque lettere dell’elemento verbale del marchio impugnato. Tuttavia, i marchi differiscono nelle prime sei lettere “ZODIAK” presenti solo nell’elemento verbale del marchio impugnato. Pertanto, la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

I segni differiscono inoltre nella presenza di tutti gli elementi grafici, vale a dire nei caratteri di fantasia tridimensionali e nella presenza dei dodici esseri immaginari raffigurati nel solo marchio impugnato.

Pertanto, visivamente, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “VILLE” che formano il marchio anteriore e sono riprodotte nelle ultime cinque lettere di quello impugnato. La pronuncia differisce nel suono delle prime sei lettere “ZODIAK” del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore.

Pertanto, foneticamente, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, l’elemento verbale “ZODIAK” presente nelle prime sei lettere del marchio impugnato verrà inteso dalla totalità del pubblico rilevante come il complesso delle dodici costellazioni, o segni, che compongono lo zodiaco. Questo perché l’elemento “ZODIAK” è molto simile o pressoché coincide con, ad esempio, la parola italiana “zodiaco”, la francese “zodiaque” e la parola, traslitterata dalla lingua bulgara, “zodiak”. Tale concetto è evocato anche dalla presenza delle dodici raffigurazioni, benchè assai stilizzate,  che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Per quanto riguarda il marchio anteriore, per una parte del pubblico di riferimento, come ad esempio i consumatori di lingua bulgara, esso è privo di qualsiasi significato in tale territorio. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

Invece, per un’altra parte del pubblico rilevante, come ad esempio i consumatori di lingua italiana e francese, il marchio anteriore “VILLE” sarà associato rispettivamente, in italiano a delle case signorili mentre in francese al concetto di città. Essendo poi il marchio anteriore “VILLE” riprodotto nelle ultime cinque lettere del marchio impugnato, è verosimile che questa parte di pubblico associ il termine “ZODIAKVILLE” a case dello zodiaco (italiano) ovvero a città dello zodiaco (francese). Pertanto, essendo i segni associati a un significato simile, ossia quello del vocabolo “VILLE” presente in entrambi i segni, questi saranno simili in ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I segni in esame sono visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Dal punto di vista concettuale una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori di lingua bulgara, riconoscerà un significato nel solo elemento “ZODIAK” del marchio impugnato mentre il segno anteriore è privo di qualsiasi significato. Pertanto, in questo caso, i segni saranno non concettualmente simili. Al contrario un’altra parte di pubblico, come ad esempio i consumatori di lingua italiana o francese riconoscerà nei segni i significati del termine “ZODIAK” presente nelle prime sei lettere del marchio impugnato e di “VILLE” del marchio anteriore e presente nelle ultime cinque lettere di quello impugnato. In questo caso, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura. I prodotti e servizi in esame sono assunti essere identici, diretti al grande pubblico con un medio grado di attenzione.

Il marchio anteriore “VILLE” è incluso nelle ultime cinque lettere del segno contestato “ZODIAKVILLE”. Tuttavia, sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Nel caso di specie si ritiene che i marchi producano una differente impressione complessiva. Tale conclusione deriva prima di tutto dalla presenza di numerosi elementi grafici nel marchio impugnato che non hanno controparte in quello anteriore, denominativo. Per quanto concerne gli elementi verbali “VILLE” e “ZODIAKVILLE” è opportuno evidenziare che la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Infine, la differenza nel numero delle lettere (cinque nel marchio anteriore e dieci in quello contestato) ed il carattere di fantasia con effetto tridimensionale adoperato nel marchio impugnato contribuiscono ancora di più a differenziare i marchi in analisi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9176447 per il marchio denominativo FRONTIERVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9603382 per il marchio denominativo REWARDVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9000134 per il marchio denominativo FISHVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8707259 per il marchio denominativo FARMVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8531329 per il marchio denominativo PETVILLE.
• Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8507469 per il marchio denominativo YoVille.

Gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi verbali aggiuntivi alla parola “VILLE” quali ad esempio “FISH-” o “FRONTIER” che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, indipendentemente dall’elenco di prodotti e servizi coperti dai suddetti marchi anteriori si deve notare che tutti i prodotti e servizi del marchio impugnato sono assunti essere identici a quelli dell’opponente. Pertanto, anche tenendo in considerazione i prodotti e servizi dei summenzionati marchi anteriori il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta.

Resta infine da prendere in considerazione l’argomento dell’opponente secondo il quale i marchi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza dello stesso elemento verbale “VILLE”, costituiscono una “famiglia di marchi” o una “serie di”. Ad avviso dell’opponente, tale circostanza può generare un oggettivo rischio di confusione in quanto il consumatore, trovandosi di fronte al marchio contestato contenente lo stesso elemento verbale presente nei marchi anteriori, sarà indotto a supporre che anche i prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio provengono dall’opponente.

In effetti, il concetto di famiglia di marchi è stato analizzato in modo esaustivo dal Tribunale nella sentenza del 23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.

Va rilevato al riguardo che, qualora l’opposizione nei confronti di un marchio dell’Unione europea si fondi su più marchi anteriori, che presentano caratteristiche che consentono di considerarli come facenti parte di una stessa “serie” o “famiglia”, il rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie. Tuttavia, il rischio di associazione sopra descritto può essere invocato solo se ricorrono cumulativamente due condizioni.

In primo luogo, il titolare di una serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell’uso di tutti i marchi appartenenti alla serie o, quanto meno, di un numero di marchi sufficiente a costituire una “serie”.

In secondo luogo, il marchio richiesto deve non soltanto essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Ciò potrebbe non verificarsi, ad esempio, quando l’elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie, o con un contenuto semantico diverso.

Nel caso in esame, l’opponente non ha fornito alcuna prova circa l’uso di una famiglia di marchi “VILLE” e, inoltre, che l’uso di tale famiglia riguardi gli stessi settori coperti dal marchio impugnato. Pertanto, uno dei due requisiti cumulativi per dimostrare che i marchi anteriori in oggetto sono parte di una “famiglia di marchi” non è stato comprovato dall’opponente e detta rivendicazione deve quindi essere respinta nella sua totalità.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 93 RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.
La Divisione d’Opposizione

Karin KUHL  Andrea VALISA Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

 

AZZURRA contro AZZURRA – Divisione d’Opposizione EUIPO 23.05.2016

 

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dal termine “ASSURA”, riprodotto in lettere maiuscole nere la cui particolarità risiede nel fatto che la seconda e la terza lettera sono lettere “S” la cui collocazione non è quella ordinaria ma risulta essere girata di novanta gradi, e quindi in senso orizzontale anziché verticale. I prodotti oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono identici.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio europeo n. 10 051 481 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 430 042

IN.PRO.DI – Inghirami Produzione Distribuzione S.p.A., Corso di Porta Romana, 3, 20122 Milano, Italia (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale

c o n t r o

Global Fashion Distribution SA, Corso Elvezia 25, 6900 Lugano, Svizzera (richiedente), rappresentata da Racheli S.r.l., Viale San Michele del Carso 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/05/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE

L’opposizione n. B 2 430 042 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

 

Classe 25:  Abbigliamento, calzature, cappelleria.

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 026 984 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 650 EUR.

 

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 026 984, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio europeo n. 10 051 481. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera) b), RMC.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio europeo n. 10 051 48

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 25:      Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25:      Abbigliamento, calzature, cappelleria.

 Abbigliamento, calzature, cappelleria sono contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi). Questi prodotti sono pertanto identici.

 

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

C) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento per la quale i segni sono foneticamente identici e non possiedono alcun significato,        quale, ad esempio, quella dotata di una sufficiente conoscenza della lingua danese.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dal termine “AZZURRA”.

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dal termine “ASSURA”, riprodotto in lettere maiuscole nere la cui particolarità risiede nel fatto che la seconda e la terza lettera sono lettere “S” la cui collocazione non è quella ordinaria ma risulta essere girata di novanta gradi, e quindi in senso orizzontale anziché verticale.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella prima lettera “A”, nelle ultime due lettere “RA” nonché nella loro quarta lettera “U”. Tuttavia, essi differiscono nella doppia “R” del marchio anteriore e nella forma grafica della seconda e terza lettera di entrambi, ovvero le lettere “ZZ” da un lato e “SS” dall’altro.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide in tutti i loro elementi, non solo delle lettere che sono identiche ma anche le lettere “ZZ” ed “R” da un lato e “SS” ed “RR” dall’altro.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono identici.

Questa circostanza assume un particolare rilievo se si tiene conto del fatto che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I marchi in disputa presentano identità fonetica e somiglianza visiva. Dal punto di vista concettuale, per la parte del pubblico rilevante presa in considerazione, ovvero quella di lingua danese, essi non presentano alcun significato che possa in qualche modo concorrere a differenziarli. Al contrario, essi presentano numerosi elementi in grado di accomunarli. Di fatto la loro struttura dal punto di vista visivo è assai simile, considerando che le prime e le ultime lettere sono identiche. La differenza di maggior rilevanza è rappresentata dalle seconde e terze lettere, le quali nel caso del marchio contestato sono raffigurate in modo più originale, essendo due lettere “A” con un orientamento orizzontale. Tuttavia, questa differenza grafica è controbilanciata dal fatto che ad esse corrispondono due lettere, ovvero la seconda e la terza “Z” del marchio anteriore, che saranno pronunciate in modo identico.

Poiché prodotti sono identici e tenendo nella dovuta considerazione l’identità fonetica e la somiglianza visiva tra i segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua danese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio europeo n. 10 051 481 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore preso in considerazione, ovvero la registrazione del marchio europeo n. 10 051 481, porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente  (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito

La Divisione d’Opposizione

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

 

ZANOTTI contro GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Divisione d’Opposizione EUIPO 03.08.2016

 

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari anche tenendo conto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi .

Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all’elemento “GIUSEPPE” del marchio contestato, che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro.

 

OPPOSIZIONE N. B 270 

Società Italiana Calzature S.r.l., Viale VIII Marzo 7, 63813 Monte Urano (Fermo), Italia (opponente), rappresentata da Giuliana Cantaluppi, Via Donizetti, 20, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Di Zanotti S.a.s. di Giuseppe Zanotti e C., Corso Vendemini 30/e, 47039 Savignano Sul Rubicone (FC), Italia (richiedente), rappresentata da Porta Checcacci & Associati S.p.A., Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 03/08/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 DECISIONE:

L’opposizione n. B 270 605 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18:  Articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi.

Classe 25:  Articoli di abbigliamento, calzature, copricapo.

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 1 213 792 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 1 213 792. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 244 277 e sulla registrazione di marchio italiano n. 723 754 del marchio figurativo  . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DELLA REGISTRAZIONE DI MARCHIO ITALIANO N. 723 754

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato [regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE]

Nel presente caso, la prova presentata dall’opponente consiste in un certificato di registrazione dell’Ufficio Marchi e Brevetti italiano relativo al suddetto marchio, ovvero la registrazione di marchio italiano n. 723 754, depositata in data 14/02/1995 e registrata in data 19/09/1997.

In data 16/02/2016 l’Ufficio ha stabilito il termine del 16/03/2016, prorogato in data 05/04/2016 al 16/05/2016, in favore dell’opponente al fine di permettergli di presentare eventuali certificati di rinnovo del marchio

L’opponente non ha tuttavia presentato, nel termine di cui sopra, alcuna prova dalla quale risulti che il suddetto marchio sul quale, inter alia, si basa l’opposizione sia stato oggetto di rinnovo e si sia pertanto esteso il periodo di protezione del marchio

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMUE l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata

L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio anteriore.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla  registrazione di marchio dell’Unione europea n. 244 277 dell’opponente.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti

Classe 25:      Calzature

I prodotti contestati sono i seguenti

Classe 18:       Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e articoli di selleria

Classe 25:      Articoli di abbigliamento, calzature, copricapo. 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità

Prodotti contestati in classe 1

Le calzature della classe 25 dell’opponente  sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda. Gli articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni] comprendono prodotti come borse, borsette, sacche per lo sport, portadocumenti, portafogli, portamonete, portachiavi, eccetera. Questi prodotti sono collegati alle calzature della classe 25 in quanto è probabile che i consumatori considerino i prodotti della classe 18 quali accessori complementari delle calzature. In effetti, i prodotti in questione vengono tra loro abbinati anche in modo rigoroso. Va altresì rilevato che i prodotti di cui si tratta possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati. Inoltre, per un produttore di calzature non è insolito realizzare e distribuire direttamente i suddetti articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni]. Infine, i prodotti in esame si possono trovare negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono considerati simili

I prodotti contestati cuoio e sue imitazioni, pelli di animali della classe 18 sono vari tipi di pelli di animali (o imitazioni). Si tratta di materiali grezzi. Va osservato al riguardo che il solo fatto che un prodotto sia utilizzato per la fabbricazione di un altro (ad esempio calzature in cuoio) non è sufficiente di per sé per concludere che i prodotti sono simili. In effetti, la loro natura, il loro scopo, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere alquanto diversi. I suddetti materiali grezzi sono destinati ad un uso industriale piuttosto che ad essere direttamente acquistati dal consumatore finale. Tali prodotti sono distribuiti in punti vendita diversi ed hanno natura e scopo diversi da quelli delle calzature. Di conseguenza, i prodotti in questione sono dissimili

I contestati bauli sono grandi contenitori o scatole chiudibili, usati come bagaglio o per magazzinaggio; gli ombrelli sono dispositivi per la protezione dalle intemperie, costituiti da una cupola apribile, di solito circolare, montata su di un’asta centrale; gli ombrelloni sono ombrelli utilizzati per proteggersi dal sole; i bastoni da passeggio sono aste o bastoni usati come ausilio nella deambulazione; le fruste sono strumenti per incitare gli animali o infliggere punizioni corporali; i finimenti sono bardature con cui un animale aggiogato tira un veicolo o un attrezzo; gli articoli di selleria sono le attrezzature usate per i cavalli, quali le selle o i finimenti. La natura di tali prodotti differisce di molto da quella dei prodotti della classe 25. In effetti, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi (deposito/magazzinaggio, protezione dalla pioggia/dal sole, ausilio per la deambulazione, aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, rispetto alla copertura/protezione del corpo umano). Inoltre, i prodotti in esame non sono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati dalla stessa impresa. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

Lo stesso ragionamento si applica alle valigie, che sono pure dissimili. Questi prodotti sono considerati dissimili dalle calzature dell’opponente. Le valigie sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio e non soddisfano quindi le stesse esigenze delle calzature. I prodotti in questione non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, essi non sono né concorrenti né complementari

Prodotti contestati in classe 2

Le calzature sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti

Le calzature dell’opponente hanno la medesima finalità degli articoli di abbigliamento e dei copricapo contestati: essi, infatti, sono usati per coprire e proteggere dalle intemperie delle parti del corpo umano e sono al tempo stesso degli articoli di moda. Spesso tali prodotti si trovano negli stessi punti vendita. I consumatori che intendono acquistare degli abiti o degli articoli di cappelleria di solito si aspettano di trovare le calzature nello stesso reparto o nello stesso negozio e viceversa. Inoltre, è cosa comune per produttori e designer concepire e realizzare sia articoli di abbigliamento e copricapo che calzature. Di conseguenza, i prodotti in questione sono simili

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito unicamente dal termine “ZANOTTI”, che sarà inteso come un cognome di origine italiana, presente in particolare nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna da almeno una parte del pubblico rilevante, non necessariamente solo quella di lingua italiana

Il segno contestato è un marchio figurativo formato dai termini “GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” riprodotti in caratteri neri maiuscoli poste all’interno di un rettangolo orizzontale stretto e lungo. Al di sopra di questi elementi, nella parte sinistra del marchio, si trova la rappresentazione di una firma scritta a mano, tendenzialmente illeggibile come sono solite essere le firme. Anche nel caso del marchio contestato, dal punto di vista semantico una parte del pubblico rilevante comprenderà i termini “GIUSEPPE ZANOTTI” come aventi il significato di un nome maschile di origine italiana piuttosto diffuso ed un cognome, sempre di origine italiana. Il termine “DESIGN”, di origine anglosassone, sarà invece inteso, non solo dal pubblico di lingua inglese, come la “progettazione di un oggetto che si propone di sintetizzare funzionalità ed estetica: […]; anche, la forma di un oggetto, rispondente a criteri estetici e funzionali” (per quest’ultima definizione vedasi, tra gli altri, il Dizionario di Italiano il Sabatini Coletti, edizione online).

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri

L’elemento “DESIGN” del segno contestato sarà associato al concetto di forma di un oggetto, rispondente in particolare a criteri estetici. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possiedono un nesso, più o meno importante, con l’estetica, questo elemento è non distintivo per questi nelle classi 18 e 25

Visivamente, i segni coincidono nel termine distintivo “ZANOTTI”. Tuttavia, essi differiscono nel termine altrettanto distintivo “GIUSEPPE” del marchio contestato, nel termine non distintivo “DESIGN” del medesimo e nei restanti elementi (il rettangolo e la firma illeggibile) del marchio contestato

Per quanto riguarda il marchio contestato e questi ultimi elementi, si tenga presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine “ZANOTTI”, presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “GIUSEPPE” del marchio contestato e delle lettere “DESIGN”, le quali fanno però parte di un elemento non distintivo

Di conseguenza, i segni sono simili in media misura

Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico nessuno dei due segni ha un significato, con l’eccezione del termine “DESIGN”, che però è non distintivo. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni per almeno una parte del pubblico. Tuttavia, per un’altra parte del pubblico, e in particolare quella di lingua italiana, entrambi i segni saranno percepiti come facenti riferimento al cognome “ZANOTTI”, e pertanto sono da considerarsi concettualmente simili, nonostante la presenza nel marchio contestato del nome “GIUSEPPE”, che sarà inteso come un nome maschile di origine italiana.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti dei marchi in disputa sono in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. Il livello di attenzione del grande pubblico al quale sono diretti i suddetti prodotti sarà medio mentre il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

A questo scenario parziale si deve aggiungere la somiglianza tra i segni, che deriva principalmente dalla coincidenza nel termine distintivo “ZANOTTI”, che costituisce il marchio anteriore nella sua interezza e un elemento normalmente distintivo del marchio contestato. La Divisione d’Opposizione non può esimersi dal notare che gli ulteriori elementi del marchio contestato non svolgano il medesimo ruolo, e in particolare l’elemento grafico della firma, che per sua natura svolge un ruolo secondario, come sottolineato nella sezione c) della presente decisione, e l’elemento non distintivo “DESIGN”.

Unico elemento aggiuntivo del marchio contestato di un certo peso nel confronto è il termine “GIUSEPPE”. Tuttavia, questo elemento sarà inteso come un nome maschile di origine italiana da almeno una parte del pubblico e messo in relazione con il cognome, sempre di origine italiana, “ZANOTTI”.

Si noti che la percezione dei segni costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell’Unione europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore valore intrinseco in quanto indicatori dell’origine dei prodotti, perché l’esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l’esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela.

Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un’origine comune ai prodotti in questione. La presenza di un nome in uno dei segni in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero, individuando così un’origine comune

La Divisione d’Opposizione ritiene che la predetta circostanza sia di calzante applicazione al presente caso: sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono principalmente limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari anche tenendo conto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all’elemento “GIUSEPPE” del marchio contestato, che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

• Registrazione di marchio italiano n. 749 443 per il marchio denominativo “LE ZANOTTI”, avente ad oggetto di protezione prodotti nella classe 25, ossia articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.

L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente è meno simile al marchio contestato, alla luce del fatto che contiene un elemento verbale aggiuntivo. Inoltre, gli ulteriori prodotti coperti da questo marchio che non sono stati oggetto di comparazione, ovvero articoli di abbigliamento e cappelleria che sono anch’essi chiaramente dissimili da quelli, rimanenti, rivendicati dal marchio contestato, ovvero cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e articoli di selleria. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, riguardo a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese

La Divisione d’Opposizione

Karin KUHL

Andrea VALISA

Mauro BUFFOLO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.