TARTUFO REGALE ad avviso dell’esaminatore europeo per un cioccolatino ricoperto di nocciole non è registrabile in quanto rimanda inevitabilmente a palline tonde di cioccolata simili al fungo tartufo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/03/2023
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Fascicolo nº: *************************
Vostro riferimento: ************************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *****************
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I. Sintesi dei fatti
In data 10/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

• Il segno contiene l’elemento «TARTUFO». Il consumatore di riferimento di lingua italiana
  attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bocconcino dolce a base di cioccolato
  ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi tartufi.
• Il significato sopra indicato del termine «TARTUFO», contenuto nel marchio, è supportato
  dalle seguenti ricerche Internet effettuate in data 10/01/2023 (v. link a continuazione):
  
  https://www.gamberorosso.it/notizie/baci-boeri-tartufi-co-saper-riconoscere-tutte-lepraline/;
  https://www.saporie.com/prodotti-tipici/dolci/tartufi-di-cioccolato;
  https://ricette.giallozafferano.it/Tartufi-di-cioccolato.html;
  https://it.wikipedia.org/wiki/Tartufo_al_cioccolato.
• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
  relazione a ‘nocciole rivestite di cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara
  indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono dei ben precisi bocconcini
  dolci a base di cioccolato ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi
  tartufi, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un
  rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie
  dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
  III. Motivazione
  Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
  in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
  Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
  mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
  IV. Conclusioni
  Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
  paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018789369 è respinta in
  parte, vale a dire per:
  Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
  La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
  Classe 30 Dolci; Dolciumi; Cioccolato; Cioccolatini; Pasticceria; Pasticceria al cioccolato;
  Praline a base di cioccolato.
  Classe 35 Servizi al dettaglio in relazione a dolci; Servizi al dettaglio in relazione a
  dolciumi; Gestione di affari commerciali; Pubblicità.
  Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
  decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
  all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
  presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
  deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

PRIME UVE NERE ad avviso dell’esaminatore è un segno che elogia i primi grappoli di uva raccolti come se fossero di migliore qualità in assoluto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/05/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:***************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************************+
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 06/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

• Il pubblico di riferimento è il consumatore di lingua italiana, che attribuirebbe a tali elementi
  il significato seguente: infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre
  (ad esempio perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio
  ecc..
• Il significato sopra indicato dei termini «PRIME UVE NERE», contenuti nel marchio, è
  supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/primo/ ,
  https://www.treccani.it/vocabolario/uva/ e https://www.treccani.it/vocabolario/nero1/ .
  
  
• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
  relazione a ‘Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; Bevande alcoliche distillate a
  base di cereali’ nella classe 33, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i
  quali è sollevata un’obiezione sono a base di o contengono come ingrediente principale
  delle infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre (ad esempio
  perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio ecc., mentre
  tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche, essendo a base di canna da
  zucchero o di cereali. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di
  riferimento sia ingannato in merito alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
  un’obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
  lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
  III. Motivazione
  Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
  in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
  Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
  mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
  IV. Conclusioni
  Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
  paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018812709 è respinta in
  parte, vale a dire per:
  Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
  base di cereali.
  La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
  Classe 33 Acquaviti; amari [liquori]; aperitivi; bevande a base di vino; bevande alcoliche
  contenenti frutta; bevande distillate; digestivi [liquori e spiriti]; essenze
  alcoliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; liquori; vini.
  Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
  decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
  all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
  presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
  deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
  tale data.

Il consumatore attribuirebbe al segno il significato di sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo per cui il nome è descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/05/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: ************************
Vostro riferimento: ********************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ****************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/10/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori
omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;
Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe
medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico;
Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della
pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il
corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo; Unguenti
antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti
analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici;
Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso
medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico; Preparati e prodotti per
l’igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici; Preparati farmaceutici
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antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.
Classe 29 Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio
di oliva ad uso alimentare.
Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;
Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di
alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per
processi di produzione.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

• Il consumatore medio e specializzato di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
  seguente: sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e
  contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo.
• Il suddetto significato dei termini congiunti «VITAMINOIL», contenuti nel marchio, è
  supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.dictionary.com/browse/vitamin e
  https://www.dictionary.com/browse/oil.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
  prodotti richiesti: (i) sono oli commestibili della classe 29 contenenti determinate sostanze
  organiche essenziali necessarie per mantenere sano l’organismo (ad esempio arricchiti con
  diverse vitamine); (ii) sono integratori, farmaci, unguenti antinfiammatori, preparati
  antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. nella classe 5 sotto forma di una sostanza untuosa,
  viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche
  essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l’organismo, che accelerano il
  recupero in seguito ad una malattia, ecc.); (iii) sono creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc.
  in classe 5 contenenti olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto
  antidolorifico/lenitivo ecc.); (iv) sono estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5
  destinati ad una sostanza untuosa, viscosa contenente sostanze organiche essenziali (ad
  esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine e sono facilmente
  applicabili/ingeribili sotto forma d’olio). Per quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento
  e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri
  umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti;
  Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione)
  specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio contenente vitamine.
• Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da vocaboli del tutto comuni e
  perfettamente leggibili di colore giallognolo, il consumatore di riferimento percepirebbe il
  segno come indicativo di informazioni sulla specie, la qualità, la destinazione e l’oggetto dei
  prodotti e servizi.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
  pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
  RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
  quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/12/2022, che possono essere
  sintetizzate come segue.

1. I prodotti rivendicati dalla domanda di marchio sono in parte destinati al grande
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   pubblico (classi 29 e 30) e in parte destinati a professionisti (classi 5 e 40) con
   competenze specifiche. I consumatori appartenenti a detto pubblico presteranno
   dunque un livello d’attenzione che varierà da medio a più elevato tenendo conto che
   parte dei prodotti in causa, nello specifico quelli della classe 5, oltre ad essere diretti
   anche a professionisti, possono incidere sulla salute del consumatore. Essendo il
   consumatore specializzato molto più informato rispetto alla media, non potrà
   associare il segno in questione con una dicitura descrittiva.
2. La combinazione di parole è fantasiosa: la loro fusione dà luogo ad una distorsione
   originale, una variante rispetto alla dicitura corretta.
3. Il colore del segno è il risultato di un attento studio aziendale che aiuterà il
   consumatore finale a definire l’origine commerciale dei prodotti rivendicati.
4. Nel settore medico, a cui appartengono i prodotti della classe 5, vengono spesso
   utilizzati marchi composti da una o più parole che in qualche modo richiamano gli
   eccipienti e/o gli ingredienti contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno. La
   domanda richiede uno sforzo interpretativo da parte del consumatore: il fatto che
   ognuno degli elementi che compongono il segno, se considerati separatamente,
   possa essere carente di carattere distintivo, non implica necessariamente che la
   combinazione di vari termini non possa risultare originale e pertanto dotata del
   carattere distintivo necessario per ottenere la registrazione come marchio.
5. L’Ufficio ha inoltre ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio ‘NORDIC
   OIL’ (n. 018304142), ‘VITAMIN EXPRESS’ (n. 002526549), ‘MYVITAMINS’ (n.
   011025277), ‘VITAMINWATER’ (n. 009464439) ecc.
   III. Motivazione
   Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
   in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
   Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
   mantenere la propria obiezione.
   L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
   marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
   per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
   geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
   caratteristiche del prodotto o servizio».
   Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
   l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
   persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
   indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
   la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
   osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
   forza della loro registrazione come marchi.
   (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
   «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
   un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
   direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
   servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
   
   Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
   una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
   questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
   direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
   caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
   Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
   Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
   a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
   prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
   22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
   Si deve stabilire quindi se il segno « »rappresenti, nella mente del
   consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e
   servizi obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
   L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi esaustiva dei termini che compongono il
   segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
   precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni da dizionario, la dicitura fa
   riferimento una sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool, ma non in acqua, e
   contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo. Si tratta in buona
   sostanza di un olio con vitamine.
   L’espressione è facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento inglese, sia esso
   specializzato o meno, senza la necessità di compiere complicati sforzi mentali. Va ricordato
   che entrambi i termini appartengono al linguaggio corrente e sono reperibili in dizionari
   generali, non specializzati.
   L’assenza di uno spazio tra le parole «vitamin» e «oil» che, a detta del richiedente, dà luogo
   ad una distorsione originale, ad una variante rispetto alla dicitura corretta, non impedisce
   che entrambe le parole siano immediatamente comprensibili (v. inter alia, 13/01/2014, T475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 12/01/2000, T-19/99, Companyline,EU:T:2000:4, §
   26). L’Ufficio non comprende pertanto quale sia lo sforzo cognitivo al quale sarebbe
   sottoposto il consumatore qualora dovesse confrontarsi con tale dicitura.
   Quanto alle osservazioni del richiedente in merito alla specializzazione del pubblico, va
   rilevato che una dicitura descrittiva quale « », come più sotto dimostrato,
   possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico
   specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da
   specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del
   segno. L’eventuale livello di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza
   determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un
   segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è
   sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia
   specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
   EU:C:2012:460, § 48).
   Per quanto concerne i prodotti e servizi obiettati, l’EUIPO non può che ribadire quanto
   indicato nella precedente notifica, vista la mancanza di argomenti solidi che possano
   controbattere quanto indicato dall’Ufficio nella sua lettera del 25/10/2022.
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   Se applicato a ‘Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di
   oliva ad uso alimentare’ (classe 29), il segno de quo indicherà che si tratta di prodotti
   commestibili che contengono determinate sostanze organiche essenziali necessarie per
   mantenere sano l’organismo (ad esempio, sono oli arricchiti con diverse vitamine). È notorio
   che nel campo dell’alimentazione sia sempre più frequente reperire prodotti quali olio, latte,
   yogurt ecc. contenenti vitamine, teoricamente beneficiose per l’organismo. Si tratta di una
   semplice informazione commerciale che non sarà percepita dal consumatore come distintivo
   dell’origine commerciale di un prodotto o servizio.
   Per quanto concerne i prodotti farmaceutici della classe 5, si tratta di integratori, farmaci,
   unguenti antinfiammatori, preparati antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. sotto forma di olio
   contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano
   l’organismo, che accelerano il recupero in seguito ad una malattia, ecc.).
   In relazione a creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc. in classe 5 essi possono contenere
   olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto antidolorifico/lenitivo
   ecc.). Per quanto concerne gli estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5, essi
   sono destinati a produrre un olio vitaminico (ad esempio perché di per sé tali prodotti sono
   ricchi di vitamine naturali e sono facilmente applicabili o ingeribili sotto forma d’olio). Per
   quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento e lavorazione di materiali (Produzione
   personalizzata di integratori alimentari per esseri umani; Fabbricazione personalizzata di
   prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di
   prodotti alimentari per processi di produzione) specificamente pensati per produrre, lavorare,
   conservare olio contenente vitamine.
   Nulla di quanto sopra esposto è stato seriamente messo in dubbio dal richiedente.
   Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
   RMUE,
   Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
   della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
   potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
   (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
   Questo è il caso del segno in questione. Esso non ‘richiama’ gli eccipienti e/o gli ingredienti
   contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno, come indicato dal richiedente, bensì descrive
   la specie, la qualità, la destinazione e l’oggetto dei prodotti e servizi. È proprio per tale
   ragione che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il marchio non possiede una
   connotazione suggestiva (v., inter alia. decisione delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio 17
   luglio 1999, R 31/1999-3, INTERVIEW, § 21).
   Il relazione al colore del segno, esso non è sufficiente a distogliere l’attenzione del
   consumatore dagli elementi denominativi del marchio e, quindi, non gli conferisce alcuna
   capacità distintiva. In merito al fatto che l’utilizzo del colore sia il risultato di un attento studio
   aziendale, tale argomento è del tutto irrilevante. Le strategie di marketing, infatti, non
   costituiscono un criterio da tenere in considerazione nell’ambito dell’esame degli
   impedimenti assoluti alla registrazione.
   Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di
   caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è,
   per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o
   servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist &
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   Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti e servizi di cui trattasi.
   Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
   giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
   un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
   vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
   un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
   del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
   dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
   Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
   «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
   di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
   può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
   T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
   Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
   per diverse ragioni: nessuno di essi contiene gli stessi termini, ma combinazioni diverse e, in
   particolare, va rilevato che il segno n. 18304142 ‘NORDIC OIL’ ha una veste grafica
   alquanto significativa .
   IV. Conclusioni
   Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
   paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018768773 è respinta in
   parte, vale a dire per:
   Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori
   omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;
   Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe
   medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso
   medico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la
   cura della pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche;
   Creme per il corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo;
   Unguenti antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori;
   Cerotti analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti
   antibatterici; Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni
   detergenti per uso medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico;
   Preparati e prodotti per l’igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici;
   Preparati farmaceutici antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento
   di malattie infettive.
   Classe 29 oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio
   di oliva ad uso alimentare.
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   Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;
   Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di
   alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per
   processi di produzione.
   La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
   Classe 29 Prodotti caseari e loro succedanei; prodotti di salumeria; prosciutti; salame;
   formaggi; pomodori pelati; pomodori in scatola; passato di pomodoro;
   sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura cotta; ortaggi preparati;
   legumi cotti; Frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
   marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
   Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pasta fresca; pasta
   secca; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti
   di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;
   crackers; salse; salsa di pomodoro; sughi per pasta; condimenti; spezie;
   erbe (conservate); aceto; aceto balsamico; aceto aromatizzato; torte; dolci;
   ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; cioccolato.
   Classe 40 Trattamento di alimenti cotti.
   Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
   decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
   all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
   presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.

L’ufficio preposto all’esame del marchio non trova nulla di distintivo nel termine bioreapir per spazzolini, collutori e dentifrici per denti. Il marchio non supera l’esame poichè descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/04/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento: *********************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *********************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/05/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Dentifrici; preparazioni non medicate e prodotti per l’igiene orale; prodotti
per rinfrescare l’alito; collutori non per uso medico; prodotti per sbiancare i
denti e per smacchiare i denti; dentifricio gel; Dentifrici sotto forma di
gomme da masticare.
Classe 5 Sostanze abrasive per uso dentistico; collutori antibatterici; sostanze
medicate per sbiancare i denti; Gomme da masticare per uso medico;
integratori alimentari per il riequilibrio del microbioma orale; Dentifricio per
uso medico.

Classe 21 Spazzolini da denti; filo interdentale.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

• Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
  richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “riparazione biologica o
  relativa alla biologia”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese
  (informazione estratta da Lexico on 26/05/2022 agli indirizzi
  https://www.lexico.com/definition/bio, https://www.lexico.com/definition/biological,
  https://www.lexico.com/definition/repair).
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
  che i prodotti possono effettuare un ripristino biologico, riportare in buono stato la
  biologia dei denti e del cavo orale, ad esempio dentifrici che riparano lo smalto dei
  denti con elementi o particelle biologiche analoghe o affini alla biologia stessa dei
  denti, o potenziati con probiotici per prevenire infiammazioni, collutori con molecole
  che remineralizzano lo smalto dei denti, integratori alimentari di vitamine, minerali, o
  altri elementi biologici, che contribuiscono al ripristino della microbiologia orale.
  Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia semplice e
  comune, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
  informazioni sulla destinazione o funzione dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
  distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
  1, lettera b), RMUE.
• Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
  grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
  distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
  combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
  ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/07/2022. Poiché contenevano un
riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/07/2022 l’Ufficio ha
invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della
rivendicazione relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso. In data
26/07/2022 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale.
In data 16/11/2022 l’Ufficio informava il richiedente che gli elementi di prova di cui alle sue
osservazioni di replica del 20 e del 27/07/2022 non erano accettabili in DVD (decisione del
Direttore Esecutivo dell’Ufficio EX-20-10 del 22/12/2020), dando un termine di mese per il
loro deposito. In data 22 e 30/11/2022 il richiedente ha presentato parte della
documentazione tramite user area e parte tramite chiavetta USB. Le osservazioni possono
essere sintetizzate come segue.

1. I prodotti Biorepair® sono nati nella prima metà degli anni 2000 come prima linea a
   base di microparticelle biomimetiche che sono in grado di insinuarsi nei microscopici
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   difetti superficiali dello smalto e della dentina, per svolgere un’efficace azione
   remineralizzante e riparatrice che rinforza i denti e li protegge da placca, tartaro e
   carie.
2. Nel 2008 l’EUIPO ha registrato il marchio “BIOREPAIR” n° 6295877 quando il
   concetto di riparazione della dentina era totalmente sconosciuto. Oggi il mercato
   presenta molti produttori che si riferiscono a tale principio e il consumatore è più
   smaliziato ed informato sulla possibilità di riparare i graffi.
3. L’espressione ‘BIOREPAIR’ in inglese è sgrammaticata e inadatta ad essere inserita
   in una frase di senso compiuto (il segno non è ‘biorepairs’, in terza persona
   singolare, che avrebbe potuto far riferimento ad un’azione generata dal prodotto).
4. ‘Biorepair’ non corrisponde al nome generico di nessuno dei prodotti rivendicati, né
   l’Ufficio ha dimostrato che il consumatore medio europeo, incluso quello di lingua
   inglese, usi il termine ‘Biorepair’ come sinonimo di uno dei prodotti obiettati. Pertanto,
   la domanda non può essere rifiutata in base all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b.
   Il segno è la parola unica “ ” con maiuscola iniziale, assente nel vocabolario
   inglese. Pertanto il consumatore lo percepirà come un unico termine fantasioso,
   senza dividerlo in BIO + REPAIR (cosa non dimostrata dall’Ufficio). Il termine non
   indica espressamente alcuna caratteristica dei prodotti peraltro diversi tra loro. È
   assai dubbio che il consumatore immagini che il prodotto ‘Biorepair’ ‘ripristini il buono
   stato della biologia dei denti’ con riparazione dello smalto con elementi o particelle
   biologiche o affini alla biologia stessa dei denti. Non è scritto nel marchio.
5. Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE è
   indipendente e richiede un esame separato, cosa assente nel rilievo dell’Ufficio.
6. Si chiede in via principale il ritiro delle obiezioni anche ai sensi dell’art.7 3 perché il
   marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto
   nello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.
   III. Motivazione
   Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
   in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
   Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
   di mantenere la propria obiezione.
   È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
   all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
   separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
   dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
   considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
   esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
   L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
   (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
   l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
   impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
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   registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
   qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
   Come indicato nella lettera di obiezione del 26/05/2022, il pubblico di riferimento in questo
   caso è il pubblico di lingua inglese. Poiché il segno “BIOREPAIR” contiene termini di base
   della lingua inglese, ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua
   ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché quello dei paesi scandinavi, Paesi Bassi e
   Finlandia, dove la conoscenza di base dell’inglese da parte del pubblico è un fatto noto
   (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
   a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
   L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione
   “marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
   per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
   geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
   caratteristiche del prodotto o servizio” (enfasi aggiunta).
   Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
   l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
   persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
   indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
   la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
   osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
   forza della loro registrazione come marchi.
   (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
   «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
   un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
   direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
   servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
   EU:T:2003:315, § 34).
   Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
   una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
   questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
   direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
   caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
   Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
   Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
   a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
   prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
   22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
   L’Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno « » in relazione ai prodotti
   designati che consistono in dentifrici, collutori, spazzolini e altri prodotti per la cura e l’igiene
   di denti e cavo orale nelle Classi 3, 5 e 21, cioè articoli che consentono il ristoro o la
   riparazione biologia o di parti biologiche, come denti e cavo orale. In relazione ai prodotti in
   questione, la parola «BIOREPAIR» ha un significato chiaro e immediatamente comprensibile
   che ne descrive la destinazione o la funzione. Nello specifico, per quanto riguarda prodotti e
   preparati della Classe 3, il segno trasmette il messaggio hanno proprietà naturali o
   biologiche che aiutano la riparazione di ciò cui i sono destinati, vale a dire denti e cavo orale.
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   Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 5. Rispetto ai prodotti della Classe
   21, il segno descrive il fatto che il design o la composizione degli spazzolini da denti e del
   filo interdentale sono naturali o ecologici e possono anche contenere proprietà specifiche, ad
   esempio una composizione che potrebbe aiutare la riparazione di parti biologiche quali denti
   e bocca. In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno
   non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione.
   Il richiedente argomenta che per il termine “BIOREPAIR” non esista una definizione da un
   dizionario. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto
   tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non
   offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la
   possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
   esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione
   europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri
   seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove
   (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
   In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
   obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
   segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
   Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
   nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
   stato reso sufficientemente chiaro.
   Il richiedente sostiene che il segno è grammaticalmente errato e quindi non può essere
   considerato descrittivo e non distintivo.
   L’Ufficio dissente. In inglese, gli aggettivi normalmente precedono i nomi, come accade nel
   caso in esame in cui l’aggettivo ‘BIO’ precede il sostantivo ‘REPAIR’ che, insieme,
   significano: riparazione o ripristino biologico o relativo alla biologia. Pertanto, tale
   argomentazione del richiedente deve essere respinta.
   Peraltro, qualora per meri fini argomentativi si volesse accedere alla tesi del richiedente in
   merito alla non correttezza grammatica del segno, si rammenta che anche un segno che
   consiste in una combinazione grammaticalmente errata (ad esempio un aggettivo con un
   verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora chiaramente
   comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10,
   Highprotect, EU:T:2012:107). Pertanto, seppur il segno in questione fosse
   grammaticalmente errato, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che non ha carattere
   descrittivo (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
   Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
   registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
   Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
   ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
   viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
   tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
   che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
   somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
   carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
   neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
   prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
   compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
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   (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
   Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
   nient’altro che la somma delle sue parti perché il segno è costituito da due elementi
   descrittivi, di cui uno è un prefisso molto comune, specialmente nel settore dei prodotti in
   questione (BIO) e l’altro è un termine semplice, non ricercato (REPAIR/riparazione) che
   assume un significato specifico in relazione a denti che possono presentare lievi difetti da
   riparare. L’unione di tali semplici e comuni elementi verbali non crea un’impressione
   sufficientemente lontana da quella creata dai due elementi verbali separatamente. Non c’è
   nulla di insolito nella loro sintassi né nient’altro che contribuisca a creare un neologismo che
   sia più della somma delle sue parti. Il pubblico di riferimento riconoscerà immediatamente e
   senza alcuno sforzo mentale il significato di “BIOREPAIR” in relazione ai prodotti in
   questione.
   Benché un marchio possa essere suggestivo o allusivo senza essere direttamente
   descrittivo, non è il caso di “BIOREPAIR”. Questo segno è solo una combinazione di due
   parole note che descrivono una caratteristica dei prodotti, vale a dire che sono adatti o
   destinati alla riparazione di danni orali/dentali (“REPAIR” o riparazione) in modo biologico o
   naturale oppure perché contengono ingredienti biologici, naturali o ecologici (“BIO”).
   Peraltro, è comune in inglese combinare due parole significative. Di conseguenza, il
   pubblico interessato comprenderà che il marchio è composto da due parole familiari e non
   percepirà il marchio come un neologismo privo di significato (28/11/2016, T 128/16,
   SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
   L’Ufficio concorda con il richiedente che “Il consumatore a scaffale trova il marchio, non
   un libro di chimica”. Infatti, non è necessario sapere come funzionino scientificamente i
   prodotti rivendicati o avere competenze di chimica, per capire dal termine “BIOREPAIR” che
   i prodotti rivendicati riparano biologicamente o ripristinano in maniera sostenibile. Gli
   elementi verbali che formano il segno sono semplici, comuni e accessibili ad ogni
   consumatore di lingua inglese. Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, altri
   operatori del settore della cura e igiene orale commercializzano prodotti simili, per cui i
   consumatori sono informati e avvezzi a prodotti in grado di riparare imperfezioni, ad
   esempio, dei denti, senza necessità di conoscere il meccanismo scientifico che lo rende
   possibile.
   In ragione di tutto quanto precede, le argomentazioni del richiedente in merito al carattere
   non descrittivo del segno devono essere respinte.
   b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE
   L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione
   “marchi privi di carattere distintivo”.
   I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
   che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
   la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
   l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
   caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
   dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
   È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
   soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
   lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
   T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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   «Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera
   significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua
   funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso
   dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
   EU:C:2006:20, § 31).
   ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
   come il fatto che il marchio è costituito da un’unica parola con la prima lettera maiuscola e
   da una grafia asseritamente distintiva. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre
   un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti
   prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
   distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
   attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01,
   Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
   Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
   decisivo sull’impressione generale del segno e/o possono essere percepiti solamente dopo
   un’attenta analisi dello stesso perché, da un lato, la lettera ‘B’ iniziale maiuscola potrebbe
   non essere notata, data anche la sua dimensione ridotta e simile a quella delle altre lettere
   e, dall’altro, ciò non impedisce di riconoscere nel segno le due parole ‘BIO’ e ‘REPAIR’ che
   sono semplici e comuni, ampiamente diffuse sul mercato dei prodotti obiettati. La grafia
   utilizzata è banale, comune e priva di orpelli o colori. Nel complesso, gli elementi del segno
   e la loro posizione non è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa
   anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.
   Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia fornito ragioni solo in relazione all’articolo 7,
   paragrafo 1, lettera c), RMUE, e nessun ragionamento individuale riguardo all’articolo 7,
   paragrafo 1, lettera b), RMUE. Il richiedente sostiene inoltre che l’Ufficio non abbia
   dimostrato che il consumatore medio europeo incluso quello di lingua inglese, usi il termine
   ‘Biorepair’ come sinonimo di dentifricio, spazzolino, collutorio o uno dei prodotti rivendicati
   nella domanda in oggetto.
   L’Ufficio dissente. È giurisprudenza consolidata che esista un’evidente sovrapposizione tra
   le sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
   lettere da b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85;
   12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
   In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
   descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
   RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
   prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
   T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
   Inoltre, che il segno debba essere necessariamente un sinonimo dei prodotti richiesti per
   essere rifiutato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è corretto. Il
   carattere distintivo intrinseco di un marchio è definito dalla sua capacità,
   indipendentemente dalla situazione in cui è utilizzato, di essere ricordato dal pubblico
   interessato come mezzo per distinguere i prodotti e servizi di un’impresa e quindi per
   distinguere tali beni e servizi da quelli di altre imprese. Nel caso in esame, poiché
   ‘BIOREPAIR’ è descrittivo di caratteristiche dei prodotti obiettati è privo della capacità
   distintiva necessaria per poter essere ricordato dal consumatore di riferimento.
   Rispetto al consumatore di riferimento, il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha dimostrato
   che il consumatore medio europeo né quello di lingua inglese, ossia irlandese, percepiscano
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   come non distintivo il segno in esame.
   L’Ufficio dissente. Come indicato in precedenza, il consumatore di riferimento nel caso in
   esame non è quello di tutti gli stati membri dell’Unione europea, bensì di quelli in cui l’inglese
   è una lingua ufficiale o ampiamente diffusa, vale a dire Irlanda e Malta, Paesi Bassi e
   Finlandia. Rispetto a tale consumatore l’Ufficio ha ampiamente dimostrato nel rilievo iniziale
   e nei paragrafi precedenti che il termine “BIOREPAIR” ha un significato descrittivo di
   caratteristiche dei prodotti designati e, perciò, il segno è anche non distintivo.
   Quindi, anche se il segno fosse descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei
   consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione
   ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
   comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
   esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
   non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
   dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
   in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
   § 57).
   Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
   inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
   dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
   Il richiedente ritiene infine che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali il
   MUE 006295877 – BIOREPAIR. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
   decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
   europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
   discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
   europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
   giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
   BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
   «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
   di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
   può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
   T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
   In relazione al fatto che l’Ufficio abbia registrato MUE 006295877 – BIOREPAIR per gli stessi
   prodotti del marchio in esame, si rammenta che possono essere invocate precedenti
   decisioni dell’Ufficio e che, se realmente comparabili, l’Ufficio deve valutare se debbano
   essere seguite. L’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una
   corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione.
   Nel caso in esame, la decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di
   rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell’ambito
   del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame
   dell’Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi
   comparabili (02/12/2009, C-39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un
   caso precedente l’Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente
   generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un
   caso successivo.
   Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
   una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
   avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
   Pagina 9 di 12
   eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
   è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
   EU:T:2002:43).
   Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.
   c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
   L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
   carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
   chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
   Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 19
   e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
   aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
   RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
   principale.
   Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
   distintivo in seguito all’uso in questi 16 anni di leadership dello specifico settore dei dentifrici
   con azione biomimetica.
   A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il 22 e
   30/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
   • Allegato 2: Relazione Nielsen sul fatturato e quote di mercato Italia, Germania,
   Francia, Polonia, Croazia, Ungheria
   • Allegato 3: Dichiarazione giurata relativa alle vendite 2008-2021 (include
   indicazione per alcuni anni in Irlanda e Malta)
   • Allegato 4: Inserzioni pubblicitarie in Polonia e Croazia
   • Allegato 5: Campioni fatture 2017-2021 (di cui solo due per l’Irlanda e tre per
   Malta)
   • Allegato 6: Dichiarazione Wavemaker su investimenti pubblicitari senza
   indicazione di alcun paese di riferimento
   • Allegato 7: Indagine di mercato in Italia, Germania e Polonia
   • Allegato 8: Spot pubblicitari in Italia
   Valutazione delle prove
   In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
   indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
   ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
   per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
   stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
   segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
   di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
   servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
   Pagina 10 di 12
   giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
   all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
   oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
   evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
   economico […].
   In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
   seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
   pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
   provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
   relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
   soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
   astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
   In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
   dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
   tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
   era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
   In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
   dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
   la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
   durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
   promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
   proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
   camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
   scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
   di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
   determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
   paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
   In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
   compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
   prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
   considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
   prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
   avveduto […]
   (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
   C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
   EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
   Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
   in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
   marchio dell’Unione europea, avvenuta il 21/04/2022. I documenti presentati corrispondono
   a un periodo precedente a tale data.
   L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
   distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
   demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
   Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e “prove secondarie”
   (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente
   indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
   superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
   corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
   Pagina 11 di 12
   Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
   dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
   Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
   distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
   essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
   EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
   et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
   carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
   aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
   EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
   noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
   Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico di lingua
   inglese dell’Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere
   registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito
   carattere distintivo in seguito all’uso in tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea,
   vale a dire Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia.
   La documentazione prodotta dal richiedente mostra, quasi ovunque, l’uso del marchio in
   paesi dell’Unione europea diversi da quelli di lingua inglese. Non si rinviene quasi nessuna
   prova relativa all’Irlanda (due fatture nell’allegato 5A e 5B: una per 550 Euro e una per
   importo non divulgato; nell’allegato 3 cifre relative al fatturato, non sostanziali) e pochissime
   relative a Malta (tre fatture nell’allegato 5B e 5C per importi non divulgati; poche cifre relative
   al fatturato, piuttosto esigue).
   Come indicato nel riepilogo delle prove, gli altri documenti si riferiscono ad altri paesi come
   Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria. Ad esempio l’indagine di cui
   all’allegato 7 non indica le domande effettuate al campione (che impedisce di valutare
   l’attendibilità delle risposte) ma, soprattutto, è effettuata rispetto al consumatore italiano,
   tedesco e polacco. Questo non è il pubblico inglese di riferimento presso il quale il segno è
   ab initio privo di carattere distintivo. Le informazioni relative a quote di mercato, dati sul
   fatturato e sulle vendite, di cui all’allegato 2, non riportano dati relativi a paesi membri
   dell’UE in cui la lingua inglese è quella ufficiale. L’allegato 4 include inserzioni pubblicitarie
   solo in Polonia e Croazia.
   Di conseguenza, il richiedente non è stato in grado di dimostrare che almeno una parte
   significativa del pubblico rilevante di lingua inglese, vale a dire i consumatori di Irlanda,
   Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, è giunta, in seguito all’uso che ne è stato
   fatto sul mercato, a considerare il marchio oggetto della domanda di registrazione come
   idoneo a identificare i prodotti rivendicati come provenienti da una determinata impresa.
   Conclusione
   Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
   rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
   richiesto.
   IV. Conclusioni
   Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
   paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690186 è respinta.
   Pagina 12 di 12
   Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
   decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
   all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
   presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
   deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
   tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
   pagata.
   Valeria NIMMO

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano. La vicenda ad ogni modo si conclude con l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze – che ha espressamente affermato che nulla vieta l’utilizzo, da parte della richiedente di simboli riconoscibili come richiamo alla
bandiera nazionale italiana, a patto che il relativo uso riguardi prodotti di origine italiana.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 25 gennaio 2022
Nel procedimento ********************
******************
*******************************************
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da *********************************
Italia
RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
n. *********************************
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2020, ********************. (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione
europea figurativo
per i seguenti prodotti, come limitati il 21 gennaio 2022:
Classe 5 – Alimenti dietetici per uso medico; alimenti omogeneizzati per uso medico; alimenti per
neonati; bevande dietetiche per uso medico; caramelle per uso medico; digestivi per uso
farmaceutico; farine lattee per neonati; farine per uso farmaceutico; gomme da masticare per uso
medico; lattosio per uso farmaceutico; lievito per uso farmaceutico; pane per diabetici per uso
medico; pane, crackers, fette biscottate e prodotti da forno arricchiti con vitamine per uso
terapeutico; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno arricchiti con fibre vegetali
alimentari dietetiche; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici per uso
medico; preparazioni mediche dimagranti; prodotti biologici per uso medico; sostanze dietetiche
per uso medico; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
Classe 30 – Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; biscotteria; biscotti senza glutine;
biscotti; biscottini; brioches; cacao; caffè; caramelle; cialde; cioccolato; confetteria; confetti;
crackers senza glutine; crackers; crostini di pane; dolci; dolciumi; farine alimentari; gelati; gomme
da masticare; grissini; lievito; miele; pane biscottato; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e
prodotti da forno integrali o multi cereali; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da
forno iposodici; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno senza glutine; pane;
panini; paste alimentari; pasticceria; pizze; preparati fatti di cereali; prodotti sostitutivi del pane;
riso; snack a base di cereali; snack a base di riso; succedanei del caffè; tè; wafers [biscotti];
zucchero; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
2 In data 9 febbraio 2021, l’esaminatrice notificava alla richiedente un rifiuto
provvisorio della domanda di registrazione, emesso ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera h), RMUE relativamente a tutti i prodotti rivendicati dalla
richiedente. In particolare, le obiezioni dell’esaminatrice possono essere
sintetizzate come segue.
– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato
italiano;
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
3
– Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità
competente dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
3 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatrice, la richiedente non ritirava la
propria domanda di registrazione e, in data 4 giugno 2021, depositava un
documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile2021, che classificava
come “l’autorizzazione alla registrazione del marchio in oggetto emessa
dall’autorità competente dello Stato italiano, necessaria al superamento
dell’impedimento alla registrazione”. In base a detto documento, la richiedente
chiedeva all’Ufficio una “conferma di superamento del rifiuto”.
4 Con decisione del 9 agosto 2021 (“la decisione impugnata”), l’esaminatrice
rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti
oggetto della domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. La
decisione può essere sintetizzata come segue:
– Innanzitutto, si nota che, in base al documento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l’Ufficio del Cerimoniale ha il compito di tutelari i Simboli
dello stato italiano “per fini strettamente istituzionali e protocollari” e non ha
come interlocutori privati ma, esclusivamente amministrazioni dello stato
italiano. Ciò, dunque, esclude la rilevanza del documento rispetto a soggetti e
funzioni diverse da quelle menzionate dall’Ufficio del Cerimoniale.
– Volendo comunque approfondire il suo contenuto, si nota che l’Ufficio del
Cerimoniale spiega che l’articolo 10, rubricato ‘Stemmi’, del Codice della
Proprietà Industriale (Dlgs 30/2005) non è da interpretarsi nel senso di
autorizzare l’utilizzo della bandiera italiana.
– Inoltre, l’Ufficio del Cerimoniale stabilisce nel documento di poter solo
attestare la rispondenza, o meno, della bandiera italiana usata da un privato
rispetto al suo formato legale. Nel caso di specie, l’Ufficio del Cerimoniale
conferma la correttezza dei colori usati e della loro alternanza, rilevando una
leggera discrepanza nel requisito dell’altezza che, tuttavia, non impedisce al
simbolo usato di essere “un richiamo grafico” alla bandiera italiana.
– Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE, si applica se il consumatore medio può vedere nel marchio
l’imitazione di un «emblema» (nonostante le differenze nei dettagli araldici).
La Corte ha stabilito che, per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di
vista araldico”, una differenza rilevata da uno specialista in arte araldica tra il
marchio oggetto della domanda di registrazione e l’emblema di Stato non
sarà necessariamente percepita dal consumatore medio. Pertanto, nonostante
le differenze in taluni dettagli araldici, il marchio contestato può essere
un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6ter della
Convezione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et
finire, EU:T:2011:246, § 24-25). Può esserci imitazione quando l’«emblema»
mostra l’elemento principale di un emblema ufficiale protetto, ad esempio ai
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
4
sensi dell’articolo 6 ter della Convezione di Parigi, o parte di esso. Tale
elemento non deve necessariamente essere identico all’emblema di cui
trattasi. Il fatto che l’emblema di cui trattasi sia stilizzato o che solo una parte
dell’emblema sia utilizzata, non impedisce necessariamente che si tratti di
un’imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA,
EU:T:2004:110, § 41).
– Il documento procede affermando che se un’azienda “produce beni di una
filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo
grafico che rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non
avrebbe niente da eccepire, né avrebbe diritto di esercitare un potere
concessorio”. Pertanto, il documento in questione non potrebbe, per
definizione, presentare una concessione o autorizzazione all’uso e
registrazione come marchio della bandiera italiana da parte di un privato.
– Infine, l’Ufficio del Cerimoniale si dichiara espressamente incompetente a
stabilire se un privato, quale il richiedente, sia titolato a fare espliciti richiami
alla nazionalità italiana del proprio prodotto.
– In considerazione di quanto sopra, è evidente che il documento in questione
non rilascia alcuna autorizzazione al richiedente in merito all’uso e alla
registrazione della bandiera italiana o di una sua imitazione araldica come
marchio. Pertanto, il documento allegato dalla richiedente non è sufficiente
affinché l’Ufficio revochi la propria obiezione.
5 In data 8 ottobre 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 9 dicembre 2021.
6 In data 21 gennaio 2022, la richiedente limitava i prodotti come indicato nel
punto 1 della presente decisione.
7 In data 25 gennaio 2022, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava
alla richiedente l’accoglimento della domanda di limitazione.
Motivi del ricorso
8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
segue:
– Per tutto quanto è nella conoscenza della richiedente e sulla base delle
informazioni ottenute dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Allegato 4,
Allegato 6b e Allegato 7b), l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta l’unica
autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso
Ufficio del Cerimoniale e sulla base della migliore conoscenza possibile, il
parere fornito dalla richiedente in data 4 giugno 2021 deve essere ritenuto
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
5
rilevante ai fini della presente procedura, in quanto emesso dall’autorità
competente;
– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene
un’accurata descrizione degli elementi grafici che compongono il segno ed
evidenzia il sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto
nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana oggetto
di tutela come simbolo nazionale. Le differenze rilevate sono tali da mettere
in discussione ab origine l’applicabilità dell’impedimento previsto
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE al marchio in oggetto.
– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene a
tutti gli effetti un’implicita autorizzazione all’uso e alla registrazione del
segno da parte della richiedente, poiché afferma che, essendo la bandiera un
simbolo distintivo di tutti gli italiani, la funzione simbolica connaturata nel
tricolore, vale a dire l’individuazione di appartenenza ad un popolo, è
liberamente utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. Ed infatti aggiunge
che “se l’azienda produce beni di una filiera produttiva nazionale avrebbe
ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali
e su tale scelta questo Ufficio non potrebbe avere niente da eccepire, né
avrebbe il diritto di esercitare un potere concessorio”.
Motivazione
9 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
10 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Sull’ammissibilità delle prove presentate dinnanzi alla Commissione di ricorso
11 La Commissione osserva che durante il procedimento di ricorso la richiedente ha
presentato nuove prove a sostegno dei propri argomenti. Trattasi, in particolare, di
corrispondenza con la Presidenza della Repubblica Italiana, con l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi e con altri organi dell’Amministrazione dello Stato italiano,
numerati come Allegati da 1a) a 7b).
12 A tal proposito, la Commissione ricorda che, come regola generale, le prove
devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall’EUIPO. Tuttavia,
secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera
delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova
subordinata una tale presentazione.
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
6
13 In particolare, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l’Ufficio può non
tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non
hanno presentato per tempo. Precisando che l’EUIPO “può”, in un caso del
genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha
conferito all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur
motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di
tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162,
§ 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013,
C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
14 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso può
accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali
fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame,
essere rilevanti per l’esito della causa e b) non sono stati presentati per tempo per
valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove
pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per
contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio
dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.
15 Nel caso di specie, gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi alla
Commissione sembrano essere pertinenti in quanto sono destinati a contestare le
ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla insufficienza del
documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile 2021, per superare
l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE, oltre che complementari rispetto alle prove già fornite nei termini e prese
in considerazione nella decisione impugnata.
16 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove
presentate dalla richiedente nella fase del ricorso.
17 Nondimeno, la Commissione sottolinea che la rilevanza prima facie degli
elementi di prova non implica che essi siano determinanti per l’esito della
presente causa.
Sulla richiesta di riservatezza
18 L’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, stabilisce che i fascicoli possono contenere
determinati documenti che non sono oggetto di consultazione, in particolare se la
parte interessata ha manifestato uno specifico interesse a mantenerli riservati.
19 Nel caso in cui sia invocato un interesse specifico a mantenere riservato un
documento conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, l’Ufficio deve
verificare se un interesse specifico sia adeguatamente dimostrato. Tale interesse
specifico deve sussistere a causa della natura riservata del documento o del suo
status di segreto commerciale o commerciale.
20 Nella fattispecie, i documenti depositati dinnanzi alla Commissione di ricorso
nonché il contenuto della memoria contenente i motivi di ricorso sono stati
qualificati come confidenziali. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia specifico
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interesse addotto dalla richiedente a mantenere riservata siffatta documentazione,
la Commissione non può accogliere la richiesta di riservatezza in questione.
21 Ciononostante, la Commissione tratterà la documentazione in questione con la
dovuta attenzione, senza divulgare informazioni che non siano accessibili presso
fonti pubbliche.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE
22 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce nel sistema dei marchi
dell’Unione europea l’articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale, la cui finalità è quella di escludere la registrazione e
l’utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e
punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a
emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG).
23 Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell’autorità interessata di
controllare l’utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare
il pubblico rispetto all’origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono
utilizzati.
24 Per violare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:
 deve consistere unicamente in una riproduzione identica o in una “imitazione
araldica” dei succitati simboli; oppure
 deve contenere una riproduzione identica o una “imitazione araldica” dei
succitati simboli.
25 Nel caso in questione, il segno richiesto
contiene un elemento figurativo che costituisce una rappresentazione fedele della
bandiera dello Stato italiano in termini di colore e configurazione, come
giustamente rilevato nella decisione impugnata. Per quanto riprodotta con
dimensioni relativamente ridotte, la bandiera dello Stato italiano è
immediatamente riconoscibile.
26 A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza rilevante,
per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di vista araldico”, una differenza
rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata
presentata la domanda e l’emblema di Stato non sarà necessariamente percepita
anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
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taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere o contenere
un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6 ter della
Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire,
EU:T:2011:246, § 24-25).
27 Pertanto, anche qualora l’elemento figurativo del marchio in questione non
dovesse rappresentare esattamente le proporzioni della bandiera dello Stato
italiano in termini di proporzioni tra altezza e lunghezza, la Commissione ritiene
che gli argomenti della richiedente, relativi all’esistenza di un “sostanziale
scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto nel marchio sopra riportato
e le caratteristiche della bandiera italiana”, siano privi di fondamento e debbano
pertanto essere respinti.
28 Nel caso di specie, la Commissione osserva altresì che la presenza nel segno in
questione dell’elemento verbale “I’m from Italy” o, quantomeno, del termine
“Italy”, rafforza il nesso tra l’elemento figurativo della domanda di marchio e la
bandiera dello Stato italiano (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid
Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS
CONCEPT, § 33).
29 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione
impugnata abbia correttamente rilevato la presenza, nel segno in questione, di un
elemento costituito da un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione
dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente della bandiera
dello Stato italiano.
30 Pertanto, l’esaminatrice ha correttamente indicato che l’impedimento alla
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE poteva essere
superato solo presentando un’autorizzazione alla registrazione del marchio
emessa dall’autorità competente dello Stato italiano.
31 Al riguardo, la Commissione osserva che la richiedente ha adottato un
comportamento diligente e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di
individuare l’autorità competente dello Stato italiano relativamente al rilascio di
detta autorizzazione, scontrandosi con non pochi ostacoli che saranno solo
accennati nella presente decisione, in considerazione della richiesta di
riservatezza avanzata dalla richiedente.
32 In particolare, la documentazione presentata dinnanzi alla Commissione dimostra
che la richiedente ha svolto le seguenti attività tendenti all’ottenimento
dell’autorizzazione all’uso del segno in questione:
– Il 17 febbraio 2021 la richiedente inviò al Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica italiana una richiesta di autorizzazione alla
registrazione e all’uso del segno in questione.
– Il 23 febbraio 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della
Repubblica italiana confermava che detta richiesta era stata sottoposta
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all’attenzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), al quale
appartiene l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
– Non avendo ricevuto risposta a detta richiesta, in data 30 marzo 2021 la
richiedente si rivolgeva direttamente all’UIBM, sollecitando aggiornamenti
in merito. Nella stessa data, l’UIBM replicava indicando nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri italiano l’autorità competente per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta.
– In seguito ad una successiva richiesta di chiarimenti della richiedente, in data
31 marzo 2021 l’UIBM sosteneva di non aver ancora ricevuto la
documentazione trasmessa dalla Presidenza della Repubblica italiana e, al
contempo, confermava che l’autorità responsabile per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri
italiano.
– Dopo un sollecito della richiedente, in data 21 aprile 2021 il Segretariato
Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava alla
richiedente di aver nuovamente sottoposto al MISE la richiesta già inviata il
23 febbraio 2021.
– In data 29 aprile 2021, l’UIBM inoltrava alla richiedente il parere della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze del 27 aprile 2021. Nella lettera che accompagnava l’inoltro
di detto parere, l’UIBM evidenziava che l’autorità competente aveva
rappresentato che nel caso si appurasse la natura puramente italiana dei
prodotti/servizi protetti dal marchio, nulla osterebbe all’utilizzo di
espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera italiana.
33 La Commissione osserva che, in effetti, il documento proveniente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze, datato 27 aprile 2021, dopo aver premesso che “L’utilizzo del
Tricolore è regolamentato con apposita normativa esclusivamente per
l’esposizione all’esterno e all’interno degli edifici sedi di Uffici pubblici”, mentre
“Non vi è invece una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio
rivolto ai privati”, chiarisce che se un’azienda “produce beni di una filiera
produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che
rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non avrebbe niente da
eccepire né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”, ragion per la
quale “Qualora si confermasse la natura puramente italiana del prodotto, nulla
osterebbe da parte di questo Ufficio, e di fatto nulla osta, all’utilizzo di
espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale”.
34 La Commissione osserva altresì che il 7 ottobre 2021 la richiedente scriveva
nuovamente all’UIBM, per comunicare che il documento proveniente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze, datato 27 aprile 2021, non era stato considerato idoneo dalla
decisione impugnata per costituire un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera h) RMUE.
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35 In data 8 ottobre 2021, l’UIBM ribadiva alla richiedente che ogni richiesta di
autorizzazione all’uso di segni, bandiere ed emblemi ai sensi dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale era
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di
Stato e per le Onorificenze, non individuando alcun’altra autorità competente in
materia.
36 In risposta ad un ulteriore sollecito della richiedente, il 29 novembre 2021
l’UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori
pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte
del proprio UIBM.
37 Infine, in data 21 gennaio 2022, la richiedente chiedeva all’Ufficio una
limitazione dell’ambito di protezione del marchio in questione ai prodotti di
origine italiana, aggiungendo la dicitura “tutti i summenzionati prodotti di origine
italiana” alla lista dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30.
38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che la richiedente ha
diligentemente richiesto la necessaria autorizzazione alla registrazione e all’uso di
un segno contenente una riproduzione della bandiera dello Stato italiano, ne ha
seguito la pratica, sollecitando risposte e chiarimenti da parte delle varie autorità
italiane contattate, e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare
correttamente l’autorità competente al rilascio di detta autorizzazione.
39 La Commissione rileva altresì che la competenza per il rilascio di detta
autorizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stata più volte confermata
dall’UIBM, che ha inoltre sottolineato di non individuare alcun’altra autorità
competente in materia.
40 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze non ha negato detta autorizzazione alla richiedente. Anzi, ha
espressamente affermato che nulla osta all’utilizzo, da parte della richiedente
come da parte di altre aziende, di simboli riconoscibili come richiamo alla
bandiera nazionale italiana, sempre però che detto uso riguardi prodotti di origine
italiana (come indicano le espressioni “produce beni di una filiera produttiva
nazionale” o “natura puramente italiana del prodotto”).
41 Pertanto, come anche sottolineato dall’UIBM nella comunicazione alla
richiedente del 29 aprile 2021, la documentazione prodotta dalla richiedente
sembra indicare che l’autorizzazione delle autorità italiane competenti
all’inclusione nel segno in questione di un segno che comprenda un elemento
costituito da un’imitazione della bandiera dello Stato italiano sia subordinata
unicamente alla “natura puramente italiana” dei prodotti/servizi protetti dal
marchio. Inoltre, nella successiva comunicazione del 29 novembre 2021, l’UIBM
confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.
42 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, mediante la
limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30 ai prodotti di origine
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italiana, la richiedente abbia ottemperato all’unica condizione posta dalle autorità
italiane per la concessione dell’autorizzazione richiesta per superare l’obiezione
alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
43 La Commissione, quindi, conclude che in virtù dell’autorizzazione concessa da
parte delle autorità italiane competenti e fornita dalla richiedente, in
combinazione con la limitazione della lista dei prodotti coperti dal marchio nelle
classi 5 e 30, non vi siano ragioni per mantenere l’obiezione alla registrazione del
marchio in questione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
44 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata
45 Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata era corretta quando è
stata adottata e non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte dell’Ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il ricorso è stato accolto in virtù della limitazione
dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30, avvenuta in data successiva
all’adozione della decisione impugnata.

Il marchio non è registrabile poiché il segno contiene la parola “Gelato” e il pubblico di riferimento attribuirebbe a tale elemento il significato di alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/03/2023
***********************
****************
******************
ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento: ***************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***********
******************
*****************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 12/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Succedanei del gelato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

• Il segno contiene l’elemento ‘gelato’. Il consumatore di riferimento di lingua italiana e
  inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: alimento dolce, sotto forma di
  pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna,
  oppure da succhi di frutta e zucchero.
• Il significato del termine «GELATO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti
  riferimenti di dizionario (v. link): https://www.treccani.it/vocabolario/gelato/ (per l’italiano) e
  https://www.oed.com/view/Entry/248849?redirectedFrom=gelato#eid (per l’inglese,
  includendo nella notifica una schermata della voce del dizionario, essendo quest’ultimo
  oggetto di sottoscrizione).
• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a ‘succedanei del gelato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione
  che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono un alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna,
  oppure da succhi di frutta e zucchero, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali
  caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento
  sia ingannato in merito alla specie dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
  III. Motivazione
  Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
  in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
  Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
  mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
  IV. Conclusioni
  Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
  paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018812481 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 30 Succedanei del gelato.
  La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
  Classe 30 Ghiaccio; Gelati; Yogurt gelato [gelati]; Torte-gelato; Dolci gelato; Confetteria gelata; Polveri per la preparazione di gelati; Miscele per gelati; Leganti per gelati; Leganti biologici per gelati; Sorbetti [ghiacci edibili]; Ghiaccioli;
  Pasticceria; Confetteria; Dolci semifreddi; Dolci surgelati; Decorazioni al cioccolato per dolci; Decorazioni candite per dolci; Decorazioni per dolci in zucchero candito; Cioccolato; Guarnizioni al cioccolato; Zuccherini decorazioni per torte; Sciroppi per guarnizioni; Sciroppo di melassa.
  Classe 43 Servizi di gelateria; Servizi di ristorazione.
  Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
  deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
  pagata.
  
  Annalisa GIACOMAZZI