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STYLOSA contro STILOSA YOUR EASY OUTFIT- Divisione d’Opposizione 02.03.2017

Il segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura “STILOSA” scritta in caratteri di tipo ordinario, con l’eccezione della lettera “T”, che presenta il trattino orizzontale orientato verso il lato sinistro anziché verso quello destro, e della lettera “I”, che consiste in realtà nell’immagine altamente stilizzata di una donna, del tipo di quelle che si trovano sulle porte dei bagni atte ad indicare l’uso esclusivo da parte di persone di sesso femminile. Al di sotto di questi elementi, separati da essi da una linea sottile, si trovano i termini “your easy outfit”, riprodotti in caratteri minuscoli di tipo assai comune e di dimensioni pari a un quarto circa rispetto agli altri termini del segno oggetto della domanda.

Il marchio sul quale si basa l’opposizione è anch’esso figurativo. Esso consiste nel termine “STYLOSA” riprodotto tramite caratteri di fantasia. A fare le veci della lettera “O” si trova la raffigurazione di un cuore come normalmente stilizzato.

È pacifico che la dicitura comune “STYLOSA/STILOSA”, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un’allusione alle caratteristiche positive dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di borse, portafogli e contenitori portatili, abbigliamento; cappelleria; scarpe e cappelli aventi stile, eleganza, ed adatti a consumatori i quali sono raffinati nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda.

L’unico elemento comune ai due segni potrebbe dunque essere percepito dal pubblico di riferimento come un’evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti.

L’opposizione è parzialmente accolta per la Classe 18:  Borse, portafogli e contenitori portatili e per la  Classe 25:  Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 672 940

 

Sintex S.r.l., Centro Direzionale Isola G1, 80143 Napoli, Italia (opponente), rappresentata da Gennaro Cirillo, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Fabrizia Grassi, Via Manzoni 302, 80123 Napoli, Italia (richiedente).

 

Il 02/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 672 940 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 18:  Borse, portafogli e contenitori portatili.

 

Classe 25:  Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 011 802 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 011 802, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 241 235. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

1. a) I prodotti

 

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 25:      Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.

 

Classe 35:       Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio in particolare servizi di franchising, ossia assistenza ai rivenditori nell’aiuto alla direzione di una impresa commerciale.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 18:      Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

 

Classe 25:      Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Prodotti contestati in classe 18

 

I prodotti dell’opponente articoli d’abbigliamento, scarpe e cappelleria della classe 25 sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda.

 

I prodotti contestati borse, portafogli e contenitori portatili della classe 18 sono collegati agli articoli d’abbigliamento, cappelleria e scarpe della classe 25 in quanto è probabile che i consumatori considerino i prodotti della classe 18 quali accessori complementari degli articoli d’abbigliamento, della cappelleria e anche delle scarpe. In effetti, i prodotti in questione vengono tra loro abbinati anche in modo rigoroso. Va altresì rilevato che i prodotti di cui si tratta possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati. Inoltre, per un produttore di articoli d’abbigliamento, cappelleria e scarpe non è insolito realizzare e distribuire direttamente i suddetti articoli. Infine, i prodotti in esame si possono trovare negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono considerati simili.

 

Per quanto riguarda i restanti prodotti contestati nella classe 18, ovvero le valigie, si tenga presente che esse sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio e non soddisfano quindi le stesse esigenze degli articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria. Questi prodotti hanno peraltro una natura radicalmente diversa rispetto ai prodotti nella classe 25 del marchio sul quale si basa l’opposizione. I prodotti in questione non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, essi non sono né concorrenti né complementari. Ne consegue che questi prodotti sono da considerarsi dissimili.

 

Prodotti contestati in classe 25

 

I prodotti contestati abbigliamento; cappelleria; scarpe son pure coperti dal marchio anteriore (essendo abbigliamento un sinonimo di articoli di abbigliamento). Pertanto, questi prodotti sono identici.

 

I prodotti contestati cappelli sono compresi nell’ampia categoria di cappelleria nella classe 25 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. c) I segni

 

Marchio anteriore

Marchio impugnato

 

Il territorio di riferimento è l’Italia.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura “STILOSA” scritta in caratteri di tipo ordinario, con l’eccezione della lettera “T”, che presenta il trattino orizzontale orientato verso il lato sinistro anziché verso quello destro, e della lettera “I”, che consiste in realtà nell’immagine altamente stilizzata di una donna, del tipo di quelle che si trovano sulle porte dei bagni atte ad indicare l’uso esclusivo da parte di persone di sesso femminile. Al di sotto di questi elementi, separati da essi da una linea sottile, si trovano i termini “your easy outfit”, riprodotti in caratteri minuscoli di tipo assai comune e di dimensioni pari a un quarto circa rispetto agli altri termini del segno oggetto della domanda.

 

Il marchio sul quale si basa l’opposizione è anch’esso figurativo. Esso consiste nel termine “STYLOSA” riprodotto tramite caratteri di fantasia. A fare le veci della lettera “O” si trova la raffigurazione di un cuore come normalmente stilizzato.

 

Mentre i termini del marchio contestato “your easy outfit” non presentano alcun significato, la dicitura “STYLOSA/STILOSA”, che verrà riconosciuta in entrambi i marchi, anche in virtù, nel caso di “STYLOSA”, della sua quasi identità, sarà percepita dal pubblico di riferimento come un neologismo, che ormai fa parte della lingua italiana, avente il significato di “che ha stile, eleganza; in particolare, raffinato nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda” (Per questa definizione, si veda il Vocabolario Treccani, Edizione Online alla pagina http://www.treccani.it/vocabolario/stiloso_%28Neologismi%29/).

 

 

È pacifico che la dicitura comune “STYLOSA/STILOSA”, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un’allusione alle caratteristiche positive dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di borse, portafogli e contenitori portatili, abbigliamento; cappelleria; scarpe e cappelli aventi stile, eleganza, ed adatti a consumatori i quali sono raffinati nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda.

 

L’unico elemento comune ai due segni potrebbe dunque essere percepito dal pubblico di riferimento come un’evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti de quibus (13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTE, § 65).

 

È anche pacifico che gli elementi figurativi dei segni, ovvero il cuore nel caso del marchio anteriore e la figura stilizzata di una donna nel segno oggetto della domanda, saranno associati al concetto di amore/passione da un lato e di persona di sesso femminile dall’altro.

 

Questi due elementi sono un elemento laudativo o, nel caso del segno contestato, descrittivo di caratteristiche dei prodotti in questione, motivo per il quale il pubblico non presterà la stessa attenzione a tali concetti di per sé privi di capacità distintiva intrinseca o dalla capacità distintiva limitata. Tuttavia, tali elementi possono avere un impatto nella percezione d’insieme dei marchi, impatto indotto accessoriamente dal loro posizionamento o dalle loro caratteristiche grafiche.

 

Dal punto di vista visivo, non è possibile individuare nel marchio anteriore una parte o elemento che prevalga sull’altra in modo da dominare l’impressione d’insieme. Al contrario, nel caso del segno contestato, è il termine “STILOSA” a essere dominante, in virtù della sua posizione e delle dimensioni dei suoi elementi.

 

Se ne deve pertanto concludere che è la combinazione dei vari elementi a conferire carattere distintivo al segno, senza che nessuno dei suoi elementi ne determini da solo l’impressione d’insieme memorizzata dal consumatore in modo che tutti gli altri elementi siano trascurabili (v., in tal senso, 19/05/2011, T-81/10,Air Force, EU:T:2011:229, § 30).

 

Sotto il profilo visivo, occorre segnalare che vi sono degli elementi figurativi e denominativi del marchio contestato che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore, ovverosia gli elementi verbali “your easy outfit”, la particolare stilizzazione e il posizionamento degli elementi verbali, nonché la figura di donna stilizzata. D’altra parte, la stilizzazione dei caratteri di fantasia del marchio anteriore, la lettera “Y” e il cuore al posto della lettera “O” non trovano corrispondenza nel marchio oggetto della domanda.

 

Tuttavia, la Divisione d’Opposizione è dell’avviso che, date le loro dimensioni e soprattutto la loro posizione centrale all’interno dei due marchi in paragone, le rappresentazioni, pur diverse, della dicitura “STYLOSA/STILOSA”, comune ai marchi in questione, nonostante il carattere evocativo di tale parola, saranno percepite immediatamente dal pubblico destinatario, il quale non le ignorerà e, al contrario, le serberà nel proprio ricordo imperfetto.

 

Allo stesso modo, anche se i rispettivi elementi figurativi addizionali entreranno a far parte della percezione del consumatore medio dei marchi considerati, non è possibile concludere che l’attenzione di questi si concentrerà unicamente e in un primo momento su questi elementi, in modo da eliminare tutta somiglianza visiva fra i marchi in paragone, risultante dall’elemento comune “STYLOSA/STILOSA”. Quindi, anche se l’elemento denominativo comune è di scarso carattere distintivo, occorre ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visiva, estremamente basso.

 

Tenuto conto di quanto sopra, la Divisione d’Opposizione considera che, nonostante la presenza di elementi figurativi visualmente significativi, la presenza dell’ elemento denominativo comune “STYLOSA/STILOSA” conferisca ai segni un certo grado di somiglianza visiva, sebbene non si tratti, certo, di una somiglianza di grado elevato.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della dicitura “STYLOSA/STILOSA”, che è l’unico elemento verbale del marchio anteriore. È vero che il marchio contestato contiene ulteriori elementi verbali. Tuttavia, essi sono di natura secondaria in quanto l’elemento “STILOSA” è dominante. I marchi sono dunque simili in medio grado dal punto di vista fonetico.

 

Sotto il profilo concettuale, gli elementi denominativi “STYLOSA” e “STILOSA” hanno un significato chiaro per il consumatore italiano, facendo riferimento al medesimo concetto laudativo. Anche se si volesse ritenere nel paragone concettuale la figura del cuore nel marchio anteriore e della donna stilizzata in quello impugnato, è giocoforza notare che questi elemento alludono a concetti positivi o financo descrittivi rispetto alla natura dei prodotti nelle classi 18 e 25.  I segni in conflitto presentano, dunque, una certa affinità logica, nella misura in cui entrambi evocano il concetto di “stilosa”, anche se questo concetto, che evoca in modo laudativo caratteristiche dei prodotti, non è particolarmente distintivo, in quanto possibilmente usato nel mercato.

 

Dalle suesposte considerazioni, la Divisine d’Opposizione conclude che la somiglianza fra i segni è certo limitata ad un elemento non particolarmente distintivo, ossia il termine “STYLOSA/STILOSA”. Tuttavia, visivamente, foneticamente e concettualmente, questo ricopre una posizione significativa e non del tutto subordinata in entrambi i marchi. Nonostante le differenze non trascurabili in quanto ai loro rispettivi elementi costitutivi e figurativi, si ritiene che essi non siano in grado di annullare completamente una certa somiglianza tra i marchi sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

 

Per quanto concerne i segni, la Divisione d’Opposizione ha ritenuto che è possibile ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visuale, fonetica e concettuale rilevante, pur limitata alla presenza in entrambi dell’elemento denominativo non particolarmente distintivo “STYLOSA/STILOSA” che, da un lato, costituisce l’unico elemento verbale del marchio anteriore ed è l’elemento dominante del marchio figurativo della richiedente.

 

Sebbene le parole “STYLOSA” o “STILOSA” abbiano una connotazione evocativa e laudativa, esse non possono ritenersi direttamente descrittive e conservano un certo grado di capacità distintiva, certo limitato, per i prodotti oggetto del ricorso.

 

Va poi richiamato che la Divisione d’Opposizione è chiamata, in questa sede, a pronunciarsi sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella fattispecie, vale a dire, da un lato, il marchio anteriore figurativo “STYLOSA” e, dall’altro, il marchio contestato figurativo “STILOSA”. Se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall’altro, di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati (v. 07/07/2010, T-557/08, M Pay, EU:T:2010:287, § 42-43; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 62; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

 

Nella fattispecie, tanto per dimensione quanto per posizione centrale, la dicitura “STYLOSA/STILOSA” occupa, in entrambi i marchi, una posizione significativa, e ciò può determinare un rischio di confusione a prescindere dalla sua eventualmente limitata capacità distintiva (15/07/2015, T-333/13, BambinoLÜK / BAMBINO ea, EU:T:2015:490, § 40).

 

Alla luce delle precedenti considerazioni, nel caso di specie, la Divisione d’Opposizione rileva che, data la identità e somiglianza di una parte dei prodotti in paragone, nonché la pur limitata somiglianza visivae concettuale, e in medio grado fonetica, tra i segni in conflitto per il pubblico italiano, esiste un rischio che tale pubblico, che deve fare affidamento sull’immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria e che non è solito prestare un’attenzione particolarmente elevata nell’acquisto dei prodotti rilevanti, possa essere indotto a credere che i questi ultimi provengano dalla stessa impresa o, se del caso, da imprese tra loro economicamente collegate.

 

Anche se si supponga, quod non, che il marchio anteriore “STYLOSA”, sia di scarso carattere distintivo in relazione ai prodotti in paragone, questo non è, nella fattispecie, sufficiente a scongiurare tale rischio. Tale termine, infatti, costituisce, nel marchio anteriore, l’unico elemento denominativo e, nel segno richiesto, l’elemento dominante della componente verbale, che occupa una posizione centrale nel marchio impugnato, essendo in posizione più impattante e in caratteri di maggiori dimensioni, rispetto ai termini in inglese.

 

Tenuto conto di quanto sopra, pur ammettendo lo scarso carattere distintivo della parola “STYLOSA/STILOSA”, visto il principio d’interdipendenza, la coincidenza delle componenti verbali dei marchi nella medesima parola è comunque tale da indurre i consumatori italiani a ritenere che detti segni, apposti su prodotti identici o simili, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

 

In effetti, anche in questo caso, il pubblico italiano, già esposto al marchio anteriore, potrebbe ragionevolmente pensare che il marchio posteriore ne rappresenti una versione ammodernata o una linea di prodotti, nel caso destinati ad un pubblico femminile, del marchio dell’opponente.

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell’opponente. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI SERRANO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIABANCA contro MEDIOBANCA – Divisione d’Opposizione 16.03.2017

Mediabanca contro Mediobanca

Il marchio anteriore è denominativo. Esso è costituito dall’unico termine “MEDIABANCA” e, pertanto, non presenta elementi che possano esser considerati maggiormente dominanti e distintivi rispetto ad altri.

Il marchio impugnato è figurativo e consiste nel termine “MEDIOBANCA” riprodotto in caratteri standard e lettere maiuscole, le parole “Banca di Credito Finanziario S.p.A”, in lettere leggermente stilizzate e più piccole in corsivo (con la prima lettera di ogni parola è maiuscola mentre le restanti sono minuscole), ed un elemento figurativo a sinistra, che consiste in una specie di timbro (o stemma) circondato dalle parole “MEDIOBANCA” e “Banca di Credito Finanziario S.p.A” rappresentate in caratteri assai minori e difficilmente percettibili dal consumatore.

 

La Classe che identifica i servizi contestati è la Classe 35:  Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i suddetti servizi non in materia di viaggi ed alberghi.

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 559 748 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 017 518

 

Mediabanca S.r.l., Via Agostino Bertani, 6, 20154 Milano, Italia (opponente), rappresentata da Racheli S.r.l., Viale San Michele del Carso, 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Senato, 8, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 16/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 017 518 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:

 

Classe 35:         Pubblicità; gestione di affari commerciali.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 559 748 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 559 748, vale a dire contro tutti i servizi compresi nella classe 35. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 685 922. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

PROVA DELL’USO

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza della richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

 

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

 

La richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, il marchio dell’Unione europea n. 3 685 922.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato per più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

 

La domanda di marchio contestata è stata pubblicata il 14/02/2012. Quindi è stato richiesto all’opponente di dimostrare che il marchio sul quale si basa l’opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio nell’Unione europea dal 14/02/2007 al 13/02/2012 compreso.

 

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai servizi sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

 

Classe 35:  Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i suddetti servizi non in materia di viaggi ed alberghi.

 

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

 

Dopo una richiesta di proroga del termine l’Ufficio ha concesso all’opponente fino al 13/04/2016 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE. L’opponente ha presentato prove d’uso il 13/04/2016 (entro il termine).

 

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 

• Accordo di licenza tra la società MEDIAMIX S.r.l., in qualità di titolare del marchio e licenziante, e la società MEDIABANCA S.r.l., in qualità di licenziatario esclusivo, per l’uso del marchio dell’Unione europea n. 3 685 922 “MEDIABANCA”, in relazione ai servizi compresi nella classe 35, vale a dire, pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; affari di ufficio. Il contratto è stato firmato dalle parti in data 01/07/2005, prevedeva una durata perpetua ed era circoscritto a tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.

 

• Oltre 100 fatture emesse in italiano, nel periodo 2007-2012, contenenti il marchio figurativo “”, così come la denominazione sociale “MEDIABANCA SRL”, per l’erogazione di servizi pubblicitari (campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web) a diversi clienti in Italia e avente un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di Euro.

 

• Vari contratti stipulati in data 2009-2011 per l’erogazione di servizi pubblicitari in Italia, come per esempio, per la fornitura da parte di MEDIABANCA SRL di numerosi spot pubblicitari. Tali documenti riportano sulla carta intestata i segni “” e “” e indicano diversi importi: 96 000 Euro, vari intorno ai 25 000 Euro, 110 000 Euro, 100 000 Euro più IVA.   

 

• 1 contratto di comunicazione commerciale cambio merce datato 01/06/2011 tra la società JRP S.r.l. e MEDIABANCA S.r.l.. Tali documenti riportano sulla carta intestata i segni “” e “JRP S.r.l.”.

 

Per quanto riguarda “l’accordo di licenza tra la società “MEDIAMIX S.r.l.”, titolare originario del marchio anteriore, e la società “MEDIABANCA S.r.l.” per l’uso del marchio dell’Unione europea n. 3 685 922 “MEDIABANCA” con riguardo ai servizi di pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; affari di ufficio, la richiedente contesta che tale accordo è nullo per vizio di forma, giacché la gratuità e perpetuità dell’accordo in mancanza di un ulteriore elemento qualificabile come causa, inducono a ritenere che il contratto sia nullo.

Nella fattispecie, il contratto di licenza riguarda l’accordo tra la prima titolare del marchio anteriore e l’opponente, l’attuale titolare. Dalla copia del contratto presentato si evince che in data 01/07/2005 “MEDIAMIX SRL” aveva dato in licenza il marchio “MEDIABANCA” all’opponente per l’uso del segno nel territorio dell’Unione Europea.

Premesso in generale l’uso del segno compiuto da un licenziatario si considera un caso tipico di uso da parte di terzi con il consenso del titolare, tale contratto indica che già dal 2005 l’opponente, a quel tempo licenziatario esclusivo del marchio, aveva intrapreso attività preparatorie per l’utilizzo del segno per i servizi rilevanti nella classe 35. La questione della validità del contratto non assume particolare rilevanza nella presente analisi, che non si basa su un unico documento ma sulla valutazione globale delle prove prodotte dall’opponente che per la grande maggioranza, come si vedrà in seguito, attestano un uso del segno da parte della medesima opponente.

La richiedente, inoltre, sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato.

 

L’affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la Divisione d’Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.

 

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha “uso effettivo” del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C-40/01, “Ansul”, e sentenza del 12/03/2003, T-174/01, “Silk Cocoon”).

 

Riguardo al territorio:

 

Le prove presentate, e in particolare le numerose fatture emesse per l’erogazione di servizi pubblicitari (campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti) e alcuni contratti di vendita di spot pubblicitari a diversi clienti in Italia dimostrano che l’uso è avvenuto all’interno dell’Unione Europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (Italiano), dalla valuta menzionata (EURO) e dagli indirizzi in Italia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

 

 

 

Riguardo al periodo pertinente:

 

La maggior parte delle prove, in particolare le fatture e i contratti per l’erogazione di servizi pubblicitari, è datata tra il 2007 e il 2012, cioè nel periodo di riferimento.

 

Riguardo all’uso effettivo:

A tal riguardo va osservato che come si evince dalla giurisprudenza constante, un marchio è oggetto di un “uso ‘effettivo” allorché assolve la sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.

Nel verificare la serietà dell’uso del marchio, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti o servizi pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato cosi come l’estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell’uso.

La valutazione dell’uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l’ambito territoriale dell’uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell’uso maggiormente significativi.

L’uso effettivo non è escluso per il solo fatto che l’uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l’uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l’esterno e non unicamente all’interno dell’impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest’ultima (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 8/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Inoltre anche se l’uso del marchio non ha bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in questo caso, le fatture di vendita dei vari servizi pubblicitari prestati per l’opponente sono particolarmente significative, contengono il marchio anteriore e sono distribuite in modo uniforme nell’arco temporale di riferimento. Per tanto, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. A tal riguardo, la Divisione d’Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture di vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio.

Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione considera che l’opponente abbia fornito indicazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio anteriore.

Riguardo alla natura dell’utilizzazione:

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l’espressione “natura dell’utilizzazione” comprende la prova dell’uso in commercio del segno come marchio, o, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Il marchio anteriore è il segno verbale ‘MEDIABANCA’. Le prove dell’opponente mostrano che il segno è stato utilizzato sia nella forma registrata, come marchio verbale, sia nelle seguenti forme grafiche:

“” e “”.

La Divisione d’Opposizione ritiene che queste varianti non alterino il carattere distintivo del marchio come registrato dal momento che si tratta di lettere leggermente stilizzate rappresentate in grassetto alle quali, nel secondo segno, è stato aggiunto un cerchio stilizzato che circonda la quinta e la sesta lettera “AB”. Poiché si tratta di elementi aventi carattere ornamentale, si ritiene che il carattere distintivo del marchio anteriore non sia stato alterato.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente, sebbene non possa considerarsi particolarmente esaustiva, raggiunge il livello minimo necessario per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

I documenti presentati, pertanto, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i servizi da esso coperti.

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

 

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti servizi:

 

Classe 35:  Pubblicità.

 

Inoltre, le prove presentate dall’opponente dimostrano un uso effettivo relativo a campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web. Poiché l’opponente non è tenuto a dimostrare tutte le varianti immaginabili della categoria di servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e siccome i servizi per i quali è stato dimostrato un uso effettivo non costituiscono una sottocategoria all’interno della vasta categoria dei servizi di pubblicità, la Divisione di Opposizione considera che le prove presentate dimostrano un uso effettivo del marchio per pubblicità.

 

Nessuna evidenza è stata presentata riguardo il resto di servizi della classe 35, di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i servizi summenzionati.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

1. a) I servizi

 

I servizi sui quali si basa l’opposizione, dopo aver analizzato la prova dell’uso  sono i seguenti:

 

Classe 35:      Pubblicità.

 

I servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 35:       Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I servizi di pubblicità sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi protetti dai marchi.

 

I servizi di gestione di affari commerciali contestati sono servizi offerti in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell’esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l’analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di “consulenza”, “di fornitura di pareri” e di “assistenza” che può risultare utile nella “gestione di un’impresa”.

 

I servizi di pubblicità consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso, come per esempio, campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web, ecc.

 

Quando si comparano i servizi di gestione d’affari commerciali con i servizi di pubblicità è necessario rilevare che la pubblicità è uno strumento essenziale per la gestione degli affari commerciali, dal momento che fa conoscere l’impresa nel mercato. Come si è visto più sopra, lo scopo dei servizi di pubblicità è quello di “rafforzare la posizione del cliente nel mercato”, mentre lo scopo dei servizi di gestione degli affari commerciali è quello di aiutare un’impresa ad “acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato”. Non vi è una netta differenza tra il “rafforzare la posizione del cliente nel mercato” e l’aiutare un’impresa ad “acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato”. È del tutto ragionevole pensare che il professionista che fornisce la propria consulenza su come gestire in modo efficiente un’impresa o un’attività commerciale in genere possa includere in tale consulenza anche le strategie pubblicitarie, dal momento che la pubblicità svolge senza alcun dubbio un ruolo essenziale nella gestione degli affari commerciali. Inoltre, i consulenti aziendali sono in grado di offrire consulenza in materia di pubblicità (e di marketing) nell’ambito dei servizi da loro prestati. Di conseguenza, il pubblico di riferimento può ritenere che i servizi in questione abbiano la medesima origine commerciale. Pertanto, essi presentano un basso livello di somiglianza.

 

Tuttavia, i servizi di amministrazione commerciale contestati si occupano di attività amministrative e commerciali e, pertanto, non presentano alcun punto in comune con i servizi di pubblicità del marchio anteriore, giacché rispondono ad esigenze diverse e si indirizzano a consumatori differenti. Inoltre, sono normalmente realizzati da imprese specializzate in settori e attività tutt’affatto eterogenee, risultano distribuiti attraverso canali differenti. Essi, inoltre, non sono in competizione né complementari. Ne consegue che tali prodotti e servizi sono dissimili.

 

I servizi di lavori di ufficio contestati si riferiscono in genere a una serie di mansioni di supporto amministrativo. Questi servizi e i servizi di pubblicità della parte opponente rispondono a esigenze diverse e si indirizzano a consumatori differenti. In fatti, sono normalmente realizzati da imprese specializzate in settori ed attività tutt’affatto eterogenee, risultano distribuiti attraverso canali differenti e venduti in negozi non coincidenti. Ne consegue che tali prodotti e servizi sono dissimili.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il livello di attenzione varierà da medio ad alto in base alla natura specialistica dei servizi, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

 

 

1. c) I segni

 

 

MEDIABANCA
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. La Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

 

Il marchio anteriore è denominativo. Esso è costituito dall’unico termine “MEDIABANCA” e, pertanto, non presenta elementi che possano esser considerati maggiormente dominanti e distintivi rispetto ad altri.

 

Il marchio impugnato è figurativo e consiste nel termine “MEDIOBANCA” riprodotto in caratteri standard e lettere maiuscole, le parole “Banca di Credito Finanziario S.p.A”, in lettere leggermente stilizzate e più piccole in corsivo (con la prima lettera di ogni parola è maiuscola mentre le restanti sono minuscole), ed un elemento figurativo a sinistra, che consiste in una specie di timbro (o stemma) circondato dalle parole “MEDIOBANCA” e “Banca di Credito Finanziario S.p.A” rappresentate in caratteri assai minori e difficilmente percettibili dal consumatore.

 

In virtù delle maggiori dimensioni rispetto alla dicitura “Banca di Credito Finanziario S.p.A.”, gli elementi “MEDIOBANCA” e lo stemma alla sua sinistra avranno un maggior impatto visivo agli occhi del consumatore. Tuttavia, posto che i tratti dello stemma non appaiono chiaramente distinguibili dal punto di visto visivo, si ritiene che lo stesso possegga un carattere distintivo piuttosto esiguo. Inoltre, è probabile che la dicitura “Banca di Credito Finanziario S.p.A.”, seppur non direttamente attinente ai servizi in conflitto, verrà percepita come una declinazione dell’elemento “MEDIOBANCA”, che è ragionevole considerare come l’elemento maggiormente distintivo del segno.

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “MEDI*BANCA”. Tuttavia, essi differiscono nella quinta lettera, “A” nel marchio anteriore e “O” nel marchio impugnato. Inoltre differiscono anche nella dicitura “Banca di Credito Finanziario S.p.A”, nell’elemento figurativo e la stilizzazione del marchio impugnato, che tuttavia, sono considerati elementi secondari nella valutazione del rischio di confusione in virtù della loro posizione all’interno del marchio e del loro carattere ornamentale.

 

Infatti, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come il marchio impugnato, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Inoltre, i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Il fatto che il marchio anteriore e il primo l’elemento del marchio impugnato, che tra l’altro e il più distintivo abbiano le prime quattro lettere e le ultime cinque identiche gioca un ruolo importante nella comparazione dei segni.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura. Posto che il marchio anteriore è pressoché identico all’elemento dominante e maggiormente distintivo del marchio impugnato.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “MEDI*BANCA”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera “A” del marchio anteriore e della lettera “O” del marchio impugnato, nonché nel suono delle lettere che formano la dicitura “Banca di Credito Finanziario S.p.A” (inclusa anche nel elemento figurativo) anche se, come già detto prima, è stata considerata un elemento debole.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo concettuale, è probabile che il pubblico rilevante riconosca gli elementi ‘MEDIABANCA’ e ‘MEDIOBANCA’ come composti dall’analoga composizione dei termini di senso compiuto “media/medio” e “banca”, dato che in italiano il termine “medio” è spesso usato anche come primo elemento di parole composte (i.e. medioatlantico, medioevo, mediofrontale). Sebbene il marchio della richidente presenti altri elementi verbali e figurativi che non trovano corrispondenza nel segno dell’opponente, poiché tale analogia si basa sulla corrispondenza sull’unico elemento del marchio anteriore e sull’elemento maggiormente distintivo del segno della richiedente, è possibile riscontrare una somiglianza concettuale di livello medio tra i segni.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I servizi sono in parte identici, in parte simili in basso grado e in parte dissimili.

 

I marchi sono visualmente, foneticamente e concettualmente simili in misura media dato che nove delle dieci lettere del marchio anteriore “MEDI*BANCA” sono incluse nell’elemento verbale più distintivo (considerato anche dominante) del marchio impugnato. I rimanenti elementi del marchio impugnato possiedono una limitata capacità distintiva o, qualora compresi e percepiti, svolgono un ruolo di natura secondaria. Gli elementi verbali “Banca di Credito Finanziario S.p.A” rappresentati al di sotto dell’elemento dominante “MEDIOBANCA” e all’interno dello stemma del marchio impugnato, hanno un peso minore nella valutazione del rischio di confusione stante l’utilizzo di caratteri più piccoli, la loro collocazione secondaria all’interno del segno e per il fatto che il pubblico rilevante gli percepirà come una declinazione finale (corrispondente)  dell’elemento “MEDIOBANCA”.

 

Si reitera inoltre che, così come menzionato in precedenza, nel caso di marchi complessi, l’elemento denominativo del segno di solito ha un maggior impatto sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Alla luce di quanto menzionato e reiterato, detti elementi non sono pertanto suscettibili di colpire l’attenzione del consumatore in misura tale da distoglierlo dall’elemento verbale del marchio impugnato che è quasi coincidente con il marchio anteriore, giacché l’unica differenza tra di loro è costituita da una lettera diversa che in mezzo alle altre probabilmente non sarà percepita come tale.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio, raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori che hanno un alto grado di attenzione devono fidarsi del ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro, oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

 

Difatti, è possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sotto-marchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Di conseguenza, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l’interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra prodotti e/o servizi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno da parte del pubblico di riferimento di una sufficiente conoscenza della lingua italiana, giacché le differenze esistenti tra i marchi sono limitate ad elementi ed aspetti secondari, puramente decorativi e di minore capacità distintiva, come si è già menzionato sopra.

 

Pertanto, l’opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come in precedenza precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati identici o simili in basso grado, poiché si ritiene che le somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza tra una parte dei servizi contestati e quelli del marchio anteriore.

 

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Pierluigi M. VILLANI

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA

 

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.

BLU contro  BLUE –  Divisione di Opposizione 09.03.2017

Il marchio anteriore, Blu,  è un marchio denominativo. Il segno contestato, Blue, è un marchio figurativo che consiste della parola leggermente stilizzata  ‘blue’ di colore blu ed una goccia di sfumature blu, blu chiaro, ocra, giallo, giallo oro e azzurro con una linea circolare di colore grigio.

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 4: Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.

Gli olii e grassi industriali, lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori) sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore, blu’ e la parola ‘blue’ del segno impugnato saranno associati al medesimo significato ‘azzurro, blu’.  La goccia del segno impugnato sarà percepita come tale.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano n. 1 456 234 dell’opponente.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 668 062

 

Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma, Italia (opponente), rappresentata/o da Ufficio Brevetti Rapisardi s.r.l., Via Serbelloni, 12, 20122 Milano, Italia  (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Prime Technology, SS Monti Lepini km 50.500 (traversa S/N), 04100 Borgo San Michele, Italia (richiedente)

 

Il 09/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 668 062 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 1:  Additivi chimici; Additivi per benzina; Additivi chimici per lubrificanti; Additivi detergenti per lubrificanti; Additivi chimici per carburanti; Additivi chimici per carburante; Additivi chimici per benzina; Additivi chimici per oli; Additivi detergenti per carburanti; Additivi (Chimici -) per oli industriali; Additivi (Chimici -) antigelo per combustibili; Additivi (Chimici -) per fluidi idraulici; Additivi per la benzina [chimici]; Additivi per carburanti (prodotti chimici); Benzina (Additivi detergenti per la -); Additivi detergenti per la benzina; Additivi per perdita di fluidi; Comburenti [additivi chimici per carburanti]; Additivi per composti chimici per carburante; Carburante per motori (Additivi chimici per -); Additivi (Chimici -) per prodotti petroliferi; Additivi detergenti per olio per motori; Additivi per protezione contro il gelo; Additivi (chimici) per potenziare la combustione; Additivi chimici per oli di motori; Additivi per benzina a base di acidi grassi; Additivi chimici per pulitori di sistemi di iniezione carburante; Additivi per combustibile diesel a base di acidi grassi; Additivi per aumentare il numero di ottani nella benzina; Additivi chimici per uso nei carburanti per prevenire la corrosione; Sostanze chimiche da utilizzare come additivi per oli lubrificanti industriali; Additivi per aumentare il numero di cetano di carburante diesel; Additivi chimici per carburanti per motori a combustione interna; Antigelo; Miscele antigelo; Liquidi antigelo; Composti antigelo; Prodotti antigelo; Agenti antigelo; Prodotti chimici antigelo; Oli per freni; Additivo chimico per il potenziamento degli ottani nel carburante.

 

Classe 4: Additivi per benzina [petrolchimici]; Olii e grassi industriali, lubrificanti; Composti di idrocarburi; Combustibili a base di idrocarburi; Combustibili (comprese le benzine per motori); Miscele di carburanti; Prodotti combustibili.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 737 472 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 737 472. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 456 234. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera  b) RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMU

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 456 234 dell’opponente.

 

 

1. a) I prodotti e servizi

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 4: Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.

 

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 1: Additivi chimici; Additivi per benzina; Additivi chimici per lubrificanti; Additivi chimici per polimeri; Additivi detergenti per lubrificanti; Additivi chimici per carburanti; Additivi chimici per carburante; Additivi chimici per benzina; Additivi antiruggine per radiatori; Additivi chimici per oli; Additivi detergenti per carburanti; Additivi (Chimici -) per oli industriali; Additivi (Chimici -) antigelo per combustibili; Additivi (Chimici -) per fluidi idraulici; Additivi per la benzina [chimici]; Additivi per carburanti (prodotti chimici); Additivi chimici per uso industriale; Benzina (Additivi detergenti per la -); Additivi detergenti per la benzina; Additivi per perdita di fluidi; Comburenti [additivi chimici per carburanti]; Additivi per composti chimici per carburante; Carburante per motori (Additivi chimici per -); Additivi (Chimici -) per prodotti petroliferi; Additivi detergenti per olio per motori; Additivi per protezione contro il gelo; Additivi (chimici) per potenziare la combustione; Additivi chimici per oli di motori; Additivi per benzina a base di acidi grassi; Additivi chimici per pulitori di sistemi di iniezione carburante; Additivi per combustibile diesel a base di acidi grassi; Additivi per aumentare il numero di ottani nella benzina; Additivi chimici per uso nei carburanti per prevenire la corrosione; Sostanze chimiche da utilizzare come additivi per oli lubrificanti industriali; Additivi per aumentare il numero di cetano di carburante diesel; Additivi chimici per carburanti per motori a combustione interna; Antigelo; Miscele antigelo; Liquidi antigelo; Composti antigelo; Prodotti antigelo; Agenti antigelo; Prodotti chimici antigelo; Liquidi antigelo per parabrezza; Oli per freni; Additivo chimico per il potenziamento degli ottani nel carburante.

 

Classe 4: Additivi per benzina [petrolchimici]; Olii e grassi industriali, lubrificanti; Composti di idrocarburi; Combustibili a base di idrocarburi; Combustibili (comprese le benzine per motori); Miscele di carburanti; Prodotti combustibili.

 

Classe 37: Lubrificazione (Veicoli -); Lubrificazione di veicoli; Lubrificazione di veicoli stradali; Lubrificazione di veicoli a motore; Manutenzione (veicoli); Manutenzione di veicoli; Manutenzione di veicoli terrestri; Manutenzione di veicoli a motore; Riparazione e manutenzione di veicoli; Manutenzione e riparazione di veicoli; Manutenzione, revisione e riparazione di veicoli; Riparazione e manutenzione di veicoli elettrici; Manutenzione e riparazione di veicoli terrestri; Manutenzione o riparazione di veicoli automobilistici; Servizi di manutenzione di veicoli a motore; Riparazione e manutenzione di motori per veicoli; Riparazione e manutenzione di veicoli d’acqua; Manutenzione e riparazione di veicoli a motore; Attrezzature per la manutenzione di veicoli (Noleggio di -); Noleggio di attrezzature per la manutenzione di veicoli.

 

 

Il marchio italiano n. 1 456 234 è registrato per l’intero titolo della classe 4 della Classificazione di Nizza. Tale marchio è stato depositato il 21/04/2011. Ai sensi della Comunicazione comune sull’esecuzione della sentenza “IP Translator” della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli, l’Ufficio considera che l’ambito di protezione di tale classe comprende sia il significato comune ed ordinario delle indicazioni generali che ne compongono il titolo che la lista alfabetica della/e classe/i in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda, che in questo caso è l’edizione n. 10.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

 

Prodotti contestati in classe 1

 

I prodotti contestati Additivi chimici; Additivi per benzina; Additivi chimici per carburanti; Additivi chimici per carburante; Additivi chimici per benzina; Additivi detergenti per carburanti; Additivi (Chimici -) antigelo per combustibili; Additivi per la benzina [chimici]; Additivi per carburanti (prodotti chimici); Benzina (Additivi detergenti per la -); Additivi detergenti per la benzina; Comburenti [additivi chimici per carburanti]; Additivi per composti chimici per carburante; Carburante per motori (Additivi chimici per -); Additivi (Chimici -) per prodotti petroliferi; Additivi per protezione contro il gelo; Additivi (chimici) per potenziare la combustione; Additivi per benzina a base di acidi grassi; Additivi chimici per pulitori di sistemi di iniezione carburante; Additivi per combustibile diesel a base di acidi grassi; Additivi per aumentare il numero di ottani nella benzina; Additivi chimici per uso nei carburanti per prevenire la corrosione; Additivi per aumentare il numero di cetano di carburante diesel; Additivi chimici per carburanti per motori a combustione interna; Antigelo; Miscele antigelo; Liquidi antigelo; Composti antigelo; Prodotti antigelo; Agenti antigelo; Prodotti chimici antigelo; Additivo chimico per il potenziamento degli ottani nel carburante sono simili ai combustibili (comprese le benzine per motori) dell’opponente. Essi possono coincidere in origine commerciale, canali di distribuzione, pubblico rilevante e sono sovente, anche se non necessariamente  usati in combinazione

 

I prodotti contestati Additivi chimici per lubrificanti; Additivi detergenti per lubrificanti; Sostanze chimiche da utilizzare come additivi per oli lubrificanti industriali; Oli per freni; Additivi (Chimici -) per fluidi idraulici; Additivi per perdita di fluidi; Additivi detergenti per olio per motori; Additivi chimici per oli di motori sono simili ai lubrificanti dell’opponente. Essi possono coincidere in origine commerciale, canali di distribuzione,  pubblico rilevante e sono spesso o comunque possono essere usati in combinazione.

 

I prodotti contestati Additivi chimici per oli; Additivi (Chimici -) per oli industriali  sono simili agli Olii e grassi industriali dell’opponente. Essi sono complementari e possono avere gli stessi canali di distribuzione ,  pubblico rilevante e possono essere usati in combinazione.

 

I Liquidi antigelo per parabrezza sono dissimili dai prodotti dell’opponente nella classe 4 che includono  essenzialmente gli olii e i grassi industriali, i combustibili e le materie illuminanti. Con riferimento ai liquidi antigelo per parabrezza va osservato che sebbene questi prodotti possano coincidere in pubblico e canali di distribuzione sono comunque dissimili dal momento che normalmente non hanno la stessa origine commerciale.

 

I prodotti contestati Additivi chimici per polimeri; Additivi antiruggine per radiatori; Additivi chimici per uso industriale; sono dissimili dai prodotti dell’opponente nella classe 4. Essi differiscono in natura,  destinazione, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e origine abituale. Essi, inoltre, non sono complementari ne in competizione tra loro.

 

 

Prodotti contestati in classe 4

 

Gli olii e grassi industriali, lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori) sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

 

I combustibili a base di idrocarburi sono compresi nella categoria più ampia di combustibili (comprese le benzine per motori) del marchio anteriore e pertanto sono identici.

 

I prodotti combustibili sono identici ai combustibili (comprese le benzine per motori) del marchio anteriore. Essi pertanto sono identici.

 

I prodotti contestati Composti di idrocarburi; Miscele di carburanti si sovrappongono ai combustibili (comprese le benzine per motori) dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I Prodotti combustibili sono identici ai combustibili (comprese le benzine per motori) dell’opponente dal momento che si tratta di sinonimi.

 

Gli additivi per benzina [petrolchimici] sono simili ai combustibili (comprese le benzine per motori) del marchio anteriore. Essi possono coincidere in origine commerciale, canali di distribuzione, pubblico rilevante e sono spesso usati in combinazione.

 

 

Servizi contestati in classe 37

 

I servizi contestati Lubrificazione (Veicoli -); Lubrificazione di veicoli; Lubrificazione di veicoli stradali; Lubrificazione di veicoli a motore; Manutenzione (veicoli); Manutenzione di veicoli; Manutenzione di veicoli terrestri; Manutenzione di veicoli a motore; Riparazione e manutenzione di veicoli; Manutenzione e riparazione di veicoli; Manutenzione, revisione e riparazione di veicoli; Riparazione e manutenzione di veicoli elettrici; Manutenzione e riparazione di veicoli terrestri; Manutenzione o riparazione di veicoli automobilistici; Servizi di manutenzione di veicoli a motore; Riparazione e manutenzione di motori per veicoli; Riparazione e manutenzione di veicoli d’acqua; Manutenzione e riparazione di veicoli a motore; Attrezzature per la manutenzione di veicoli (Noleggio di -); Noleggio di attrezzature per la manutenzione di veicoli sono servizi relativi alla manutenzione e riparazione di veicoli. Tali servizi sono dissimili dai prodotti dell’opponente nella classe 4. Essi differiscono in natura,  canali di distribuzione, e origine abituale. Essi, inoltre, non sono complementari né in competizione tra loro.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto in funzione della loro esatta natura e destinazione e del loro prezzo.

 

 

1. c) I segni

 

Il territorio di riferimento è l’Italia.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo.

 

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della parola leggermente stilizzata  ‘blue’ di colore blu ed una goccia di sfumature blu, blu chiaro, ocra, giallo, giallo oro e azzurro con una linea circolare di colore grigio.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

 

I marchi, inoltre, non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere  ‘blu’. Tuttavia, essi differiscono nella lettera ‘e’ e negli elementi grafici/figurativi del segno impugnato.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

 

L’elemento verbale del segno impugnato ‘blue’ differisce unicamente nell’ultima lettera ‘e’ dal marchio anteriore ‘BLU’. A tal riguardo occorre rilevare che i consumatori tendono in genere a focalizzare meno la propria attenzione sulla parte finale di segno. Inoltre, sebbene sia vero che la lunghezza dei segni può influenzare l’effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti e che nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono produrre una impressione diversa, nel presente caso si ritiene che l’ultima lettera ‘e’ del segno impugnato non costituisce una differenza significativa posto che ‘blue’ verrà chiaramente associato  dal consumatore a ‘blu’.

 

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni è identica posto che la ultima lettera ‘e’ del segno contestato non sarà articolata dal  consumatore italiano che è abituato alla pronuncia di tale termine come “BLU” anche in presenza della vocale finale “e” del segno impugnato..

 

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore, blu’ e la parola ‘blue’ del segno impugnato saranno associati al medesimo significato ‘azzurro, blu’.  La goccia del segno impugnato sarà percepita come tale.

 

Pertanto, i segni sono simili in misura media.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

 

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

 

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l’analisi del rischio di confusione.

 

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

 

I prodotti e servizi sono in parte identici, in parte simili in varia misura ed in parte dissimili.

I marchi sono identici sul piano fonetico, molto simili sul piano visivo e sono simili in misura media dal punto di vista concettuale.

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano n. 1 456 234 dell’opponente.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in varia misura (compresi i prodotti considerati simili in basso grado dal momento che si ritiene che le significative somiglianze tra i marchi siano sufficienti a  compensare .  a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

 

Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9 993 271 per il marchio denominativo ‘ENIBLU’;

 

Registrazione di marchio italiano n. 1 468 558 per il marchio denominativo ‘ENI BLU CLEAN’.

 

Il marchio italiano n. 1 468 558 invocato dall’opponente contiene ulteriori elementi quali ‘ENI’ (primo elemento) e ‘CLEAN’ (terzo elemento) che non hanno corrispettivo nel segno contestato. Essi hanno una diversa lunghezza, struttura e composizione. Con riferimento al marchio dell’Unione Europea n. 9 993 271 invocato dall’opponente, questo differisce nella parte iniziale ‘ENI’ che non è presente nel segno contestato. Si ritiene inoltre che il marchio anteriore ‘ENIBLU’ verrà percepito come un tutt’uno e non sarà separato ‘ENI’ da ‘BLU’.

 

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che le differenze esistenti tra i marchi controbilancino le somiglianze tra i marchi e siano pertanto sufficienti ad escludere il rischio di confusione.

 

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagat

 

 

 

 

 

 

MARCHIO SENZA TESTO – Assenza di carattere distintivo.  Euipo 30.11.2016

Siamo di fronte ad un marchio tridimensionale senza testo, la cui domanda di registrazione è stata rifiutata per mancanza di carattere distintivo.

L’azienda del richiedente è l’unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi e presenta la seguente osservazione:

la circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l’intera struttura sia “minimalista“ conferirebbe al segno capacità distintiva.

Le argomentazioni sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.

L’Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo. È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l’attenzione del consumatore e da far si che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.

 

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 16/11/2016

UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI  Via della Scala, 4 I-50123 Firenze  ITALIA

Fascicolo nº: 014997308 Vostro riferimento: 27771 Marchio: Tipo de marchio: Tridimensionale

Nome del richiedente: Tecnodidattica S.p.A.  Via G. Garibaldi 67 I-16040 San Colombano Certenoli (Genova)  ITALIA

In data 11/02/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 07/04/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente è titolare di un marchio identico che è stato concesso in Italia e la cui preesistenza viene rivendicata nella domanda oggetto di rifiuto. E’ inoltre titolare del marchio dell’ Unione Europea EUTM No. 6 536 577 che lui ritiene esser equivalente al segno oggetto di rifiuto.
2. Le immagini riportate dall’Ufficio nella comunicazione allegata, con il fine di provare che la forma del segno in oggetto non si differenzia da quelle normalmente in uso nel settore, sono di fatto immagini di basi per mappamondi prodotte dalla richiedente. A tal fine vengono presentate prove volte a dimostrare tale circostanza.
3. La richiedente è l’unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi come quella oggetto del presente procedimento. Ciò è dimostrato anche dai cataloghi in allegato.
4. Il richiedente ritiene che il segno sia distintivo poiché normalmente nel settore in questione, quello dei mappamondi, la base è molto più imponente ed inoltre è piena. La circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l’intera struttura sia “minimalista“ conferirebbe al segno capacità distintiva. Si allegano prove volte a dimostrare le differenze sopra menzionate. Tutto quanto sopra esposto renderebbe il segno facilmente memorizzabile e dunque conferirebbe al medesimo un carattere distintivo superiore alla soglia minima perché la medesima possa essere accettata.
5. Il richiedente argomenta in subordine il carattere distintivo acquisito e tal fine presenta delle prove che verranno elencate e analizzate in seguito.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
È giurisprudenza consolidata che il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro” (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Le argomentazioni di cui al punto 1 non possono essere accolte perché:

Per quanto riguarda le decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata:
il regime dell’Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale … Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell’Unione. Pertanto l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Per quanto riguarda l’argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata “le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare … relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesse (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Tutto ciò premesso il marchio anteriore del richiedente già registrato dall’Ufficio è il marchio :
EUTM No. 6 536 577
Le differenze fra tale segno e il segno oggetto di rifiuto, sono più che evidenti e non è necessario dilungarsi.
In relazione alle argomentazioni di cui al punto 2 l’Ufficio prende atto del fatto che le immagini riproducono basi per mappamondi prodotte dal richiedente e che dunque tali immagini non possano supportare la posizione dell’Ufficio, ma, per le ragioni che verranno spiegate in seguito tale circostanza non influisce sulla valutazione dell’Ufficio.
Le argomentazioni di cui al punto 3 sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.
L’Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che:
“Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [RMUE]” (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l’attenzione del consumatore e da far si che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.
Volendo comparare il segno del richiedente con una normale base per mappamondi
Si puó rilevare come la differenza sia imputabile al braccio che sostiene il globo e alla circostanza che la base nel caso del segno oggetto di rifiuto sia vuota e non è piena.
Nel presente caso il consumatore di riferimento è il grande pubblico e non certamente esperti del settore dei mappamondi delle basi per lampade.
Non vi sono ne prove ne indizi che detto consumatore percepirà quella che  è una stilizzazione, certamente riuscita ed elegante,  di una normale base per mappamondo, come un segno distintivo tridimensionale indicativo di una provenienza imprenditoriale.
Volendo porre in essere un esercizio di stile, tramite il quale si limita il pubblico ai consumatori specializzati nei settori interessanti, è possibile che essi giungano alla conclusione che la base per mappamondo, globo o lampada in questione è  un oggetto di design, ma non vi sono ragioni per concludere che gli stessi pensino che la medesima è indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.
Sebbene come menzionato uno scostamento sia percepibile, lo stesso rientra nell’ambito delle stilizzazioni che fanno parte del mondo del design e certamente la forma non presenta uno scostamento tale da far si che il consumatore medio dell’Unione Europea percepisca la medesima come un segno distintivo.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la percezione del segno oggetto di rifiuto da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.
Carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE. Gli impedimenti registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico … .
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate … .
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento … .
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta … .
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto … .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Il richiedente ha presentato la seguente documentazione:
A) Affidavit reso dal Sig. Riccardo Donati, legale rappresentante della Tecnodidattica S.p.A, nella quale si dichiara che: 1) La società opera sin dal 1949 nella produzione di globi geografici e sussidi didattici; 2) La medesima raggruppa numerosi marchi e uno di questi marchi identifica la linea “Atmosphere” a cui appartengono le basi per mappamoondo in questione; 3) la società è titolare di un marchio italiano identico a quello oggetto del presente rifiuto; 4) Mappamondi avente una base identica al segno oggetto del presente rifiuto sono commercializzati sin dal 2004.
B) Una visura camerale della Società TECNIDATTICA S.p.A;
C) Estratti di cataloghi TECNODIDATTICA nei quali si rappresenta il marchio oggetto di rifiuto nella funzione di base per mappamondo. I cataloghi sono in Italiano ed Inglese.
D) Dichiarazione del menzionato Sig. Riccardo Donati datata 04/12/2012 tramite la quale dichiara che in relazione ai prodotti delle linee Colour, Colour Liight, Vision, Full Circle, Reflection ed Expression per gli anni dal 2008 al 2012 ammonta ad un totale di circa 724.000€ per l’estero e a  circa 1. 264.000€ in Italia. Le spese fra fiere e pubblicità ammontano per lo stesso periodo a circa 60.000€ per l’estero e a circa 50.000€ per l’Italia.
Fatture che vanno dal 2008 al 2016 (si riportano solo quelle emesse in data posteriore al 13/01/2016 per ragioni che verranno spiegate nel corso della decisione):
Tutti gli importi sono approssimativi
– Olanda:  n. 4 fatture Tot. 53.300€ – Spagna: n.2 fatture Tot. 9.500 € – Francia: n. 5 fatture Tot. 59.100€ – Germania n. 7 fatture Tot. 124.400€ – Repubblica Ceca n. 2 fatture Tot. 5.800€ – Polonia. 1 fattura Tot.9.600€ – Danimarca  n. 2 fatture Tot. 26.300€ – Regno Unito n. 2 fatture Tot. 55.400€ – Italia n. 37 fatture Tot. 270.048€ ( le fatture vanno dal 2008 al 2015)
E) Articoli di vari Giornali e riviste italiane (Es. Grazia, Sole 24 ore, Cose di Casa, Cosmopolitan) in cui il marchio “Atmosphere“ viene citato e i mappamondi rappresentati. Tutti gli articoli sono in lingua italiana. Nella maggior parte dei casi, si tratta di rappresentazioni di Globi/Mappamondi all’interno di articoli redazionali di portata più ampia che si riferiscono ad arredamento e design.
F) Estratti di cataloghi di concorrenti
G) Catalogo “FIDATY” dei supermercati Esselunga dove uno dei mappamondi è offerto come premio.
Si deve premettere che una parte delle fatture non sono state tenute in considerazione poiché posteriori alla data di deposito del 13/01/2016. Si rileva in tal senso che poiché un marchio gode di protezione a decorrere dalla sua data di deposito, e dal momento che la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto a un altro, un marchio deve essere registrabile a quella data. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquisito mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione (sentenze dell’11/6/2009, C-542/07P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49 e 51; e del 7/9/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).
Sebbene sia vero che la prova dell’uso del segno dopo tale data non debba essere trascurata automaticamente si ritiene che la portata della medesima, che è agli atti, non sia tale da cambiare il risultato della presente analisi.
In primo luogo l’Ufficio rileva che la prova presenta delle carenze strutturali.
In tal senso, se da un lato le prove presentate dimostrano una reale presenza nel mercato, dall’altro manca del tutto un temine di paragone. L’Ufficio non è in grado di dedurre a quale sia la quota di mercato detenuta dal richiedente, né tantomeno dati in tal senso sono stai presentati dal quest’ultimo.
Sulla base delle fatture l’Ufficio puó solo concludere che il richiedente fra il 2008 e il 2015 ha veduto mappamondi per un totale di 370.500€.
Non sono d’aiuto neanche le prove riassunte al punto D) poiché sono semplici dichiarazioni del richiedente, della cui veridicità l’Ufficio non dubita, ma che non possono portare a conclusioni sulla quota di mercato detenuta, né tantomeno sulla percezione del  segno da parte del pubblico.
Per ciò concerne le rassegne stampa e gli articoli presentati, si rileva in primis che le medesime sono carenti dal punto di vista territoriale poiché relative esclusivamente al pubblico di lingua italiana. In secondo luogo dalle medesime non si puó in alcun modo dedurre che il segno venga percepito dal pubblico come un segno distintivo.
Le ulteriori prove presentate, se da un lato confermano una presenza nel mercato di basi per mappamondi o globi aventi la forma del segno oggetto di rifiuto, in nessun modo permettono di concludere che il segno abbia acquisito capacità distintiva tramite l’uso ai sensi dell’ articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
Non è dunque necessario valutare l’idoneità delle prove dal punto di vista territoriale.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 997 308 è respinta per i seguenti prodotti
Classe 11 Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di lampade
Classe 12 Mappamondi; Globi celesti.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Michele M. BENEDETTI – ALOIS

MARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE CURVE ROSSE OBLIQUE – Assenza di carattere distintivo.  Quarta Sezione Euipo 31.01.2017

Siamo di fronte ad un marchio dell’Unione Europea raffigurante due curve rosse oblique.      I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 .

–  classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio;

– classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;

– classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate;

–  Classe 42: «Servizi nell’ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».

Nel 2014 la ricorrente presenta domanda di registrazione del marchio europeo.

Nel 2015 l’esaminatore ne  respinge la registrazione per mancanza di carattere distintivo.

La ricorrente chiede ricorso dinnanzi a EUIPO.

La Seconda Commissione di Ricorso annulla la sentenza EUIPO.

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omesso di prendere in considerazione il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un’elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.

Il Tribunale non è  in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in considerazione il livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento.

Per questo motivo la Quarta sezione del Tribunale decide che la decisione della seconda commissione è respinta.

 

 

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2017 (1)

Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante due curve rosse oblique – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di valutare il carattere distintivo di un marchio in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento»

Nella causa T-130/16,

Coesia SpA, con sede in Bologna (Italia), rappresentata da S. Rizzo, in qualità di agente, ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente, convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2016 (procedimento R 1933/2015-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo che raffigura due curve rosse oblique,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2016,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2016,
visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1        Il 26 gennaio 2014 la Coesia SpA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
2        Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo formato da due curve rosse oblique:
3        I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–        classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti alimentari e di consumo, come macchine per imballaggio di sigarette e sigari, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, macchine per imballaggio di fazzoletti di carta, dispositivi per mettere nei sacchetti il tabacco trinciato; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione, bilance per tabacco per dispositivi di imballaggio del tabacco in sacchetti; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico, macchine per la fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette; macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine di trattamento stoppa per la preparazione di stoppa da filtri destinata alla fabbricazione di filtri per articoli fumabili, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine utensili per la produzione di ingranaggi; macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;
–        classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;
–        classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate, quali: macchine per fabbricare recipienti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, dispositivi per inscatolare, macchine per la
fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette, macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, macchine utensili per la produzione di ingranaggi, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;
–        Classe 42: «Servizi nell’ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».
4        Con decisione del 24 luglio 2015, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per tutti i succitati prodotti e servizi, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Costui ha sostanzialmente considerato che il segno figurativo di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo, ai sensi di tale disposizione.
5        Il 24 settembre 2015 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
6        Con decisione del 26 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Alla stregua dell’esaminatore, essa ha considerato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo.

Conclusioni delle parti
7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        condannare l’EUIPO alle spese.
8        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
9        La ricorrente deduce due motivi, attinenti alla violazione, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e all’obbligo di motivazione.
10      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.
11      Secondo una giurisprudenza costante, i marchi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio
designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenza del 3 dicembre 2015, Omega International/UAMI (Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero), T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 14 e giurisprudenza ivi citata].
12      Secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali sono chiesti la registrazione o la tutela del marchio, e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, C-473/01 P e C-474/01 P, EU:C:2004:260, punto 33, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 15).
13      Tuttavia, è sufficiente un minimo di carattere distintivo perché l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non sia applicabile (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto16 e giurisprudenza ivi citata).
14      L’accertamento del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo. 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio. Basta che il marchio consenta al pubblico di riferimento d’identificare l’origine dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio e di distinguerli da quelli di altre imprese (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
15      Tuttavia, un segno caratterizzato da eccessiva semplicità e costituito da una figura geometrica di base, quale ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo, o un comune pentagono, non può, in quanto tale, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori, cosicché questi ultimi non lo considereranno come un marchio, a meno che esso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso [sentenze del 12 settembre 2007, Cain Cellars/UAMI (Raffigurazione di un pentagono), T-304/05, non pubblicata, EU:T:2007:271, punto 22, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 18].
16      Quanto al pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare l’eventuale carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 12 della decisione impugnata, che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di registrazione erano principalmente destinati a un pubblico professionale e che, pertanto, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarebbe stata elevata. Questa osservazione della commissione di ricorso non è stata contestata e può essere convalidata.
17      La commissione di ricorso, al punto 12 della decisione impugnata, ha anche considerato che il marchio richiesto, nel suo complesso, era privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e ai servizi per i quali è chiesta la registrazione.
18      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omesso di prendere in considerazione il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un’elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.
19      L’EUIPO replica che, secondo la giurisprudenza, i segni di una semplicità estrema, come il marchio richiesto, di solito non sono distintivi. Tale constatazione vale anche quando, come nella presente fattispecie, il pubblico di riferimento è dotato di una soglia di attenzione più elevata dell’usuale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno.
20      Su questo punto, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno, nei limiti in cui, se è certamente vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento specializzato è, per definizione, più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole del segno se il pubblico di riferimento è specializzato (sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 48).
21      Infatti, il principio, derivante da giurisprudenza costante, secondo il quale, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita potrebbe essere rimesso in discussione se la soglia di distintività di un segno dipendesse, in maniera generale, dal livello di specializzazione del pubblico di riferimento (sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punti da 48 a 50).
22      Tuttavia, sebbene si evinca dalla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 20 e 21 che il fatto che il pubblico di riferimento abbia un livello d’attenzione elevato non attribuisce automaticamente a un marchio un carattere distintivo sufficiente, non se ne evince che un livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento non debba affatto essere preso in considerazione al momento di valutare il carattere distintivo di un marchio.
23      La totale astensione dal prendere in considerazione un siffatto livello d’attenzione al momento della valutazione del carattere distintivo di un marchio sarebbe contraria alla giurisprudenza citata al precedente punto 12, la quale impone che tale carattere sia valutato in funzione della percezione del pubblico di riferimento.
24      Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso si è limitata a ricordare, al punto 13 della decisione impugnata, la giurisprudenza citata al punto 20 supra. Nonostante tale generico richiamo, come sostiene giustamente la ricorrente, la commissione di ricorso non ha per niente precisato, nella decisione impugnata, di aver preso in considerazione l’elevato livello d’attenzione di cui dà prova il pubblico di riferimento.
25      Il Tribunale non è pertanto in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in considerazione il livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento.
26      Da tutto quanto precede consegue che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 conformemente a uno dei criteri fondamentali derivanti dalla giurisprudenza.
27      Il primo motivo deve essere quindi accolto.
28      La decisione impugnata deve pertanto essere annullata senza che occorra esaminare il secondo motivo.
Sulle spese
29      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 gennaio 2016 (procedimento R 1933/20152) è annullata.
2)      L’EUIPO è condannato alle spese.
Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2017.

Il cancelliere       Il presidente
E. Coulon       H. Kanninen
1 Lingua processuale: l’italiano.