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SANTORELLI CONTRO SANTARELLI SARTORIA –  Divisione d’Opposizione  26.05.2017

Il marchio anteriore è SANTORELLI e il marchio impugnato è SANTARELLI SARTORIA. I prodotti contestati riguardano la classe 25: Abiti, giacche, cappotti e pantaloni.

Il marchio anteriore ‘SANTORELLI’ e l’elemento ‘SANTARELLI’ del segno impugnato saranno percepiti come cognomi da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo.

L’elemento ‘SARTORIA’ del segno contestato sarà percepito come tale nel suo significato letterale, ovvero ‘laboratorio artigiano che confeziona abiti maschili o femminili’. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono articoli di abbigliamento, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 729 765

 

Benecci Corporation, 1 Mason, Irvine, California 92618-2514, Stati Uniti di America   (opponente), rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A, Piazza di Pietra, 39, 00186 Roma,  Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Nicola Santarelli, Via Principessa Maria, 33, 70127 S. Spirito (Bari), Italia (richiedente), rappresentato da Interpatent, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 26/05/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 729 765 è accolta per tutti i prodotti contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 306 673 è totalmente respinta.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 306 673. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 951 269. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 25: Abiti, giacche, cappotti e pantaloni.

 

I prodotti contestati abiti, giacche, cappotti e pantaloni sono inclusi nella categoria più ampia di articoli di abbigliamento dell’opponente. Essi sono pertanto identici.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento ‘SARTORIA’ è compreso dal pubblico di lingua italiana. La divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano per i motivi che verranno di seguito esposti.

 

Il marchio anteriore ‘SANTORELLI’ e l’elemento ‘SANTARELLI’ del segno impugnato saranno percepiti come cognomi da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per i prodotti di riferimento, presentano carattere distintivo.

 

L’elemento ‘SARTORIA’ del segno contestato sarà percepito come tale nel suo significato letterale, ovvero ‘laboratorio artigiano che confeziona abiti maschili o femminili’. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono articoli di abbigliamento, questo elemento è non distintivo per questi prodotti.

 

La stilizzazione del segno impugnato è meramente decorativa.

 

L’elemento “SANTARELLI” nel segno impugnato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

I segni hanno lo stesso inizio.  I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere ‘S-A-N-T-*-R-E-L-L-I’. Essi, tuttavia, differiscono nella lettera ‘O’ del marchio anteriore e nella lettera ‘A’, la parola ‘SARTORIA’ e nella stilizzazione del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘S-A-N-T-*-R-E-L-L-I’ presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono nella lettera ‘O’ del marchio anteriore e nella lettera ‘A’ e nella parola ‘SARTORIA’ del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Si ritiene che i marchi siano concettualmente simili nella misura in cui verranno entrambi ricollegati a due cognomi simili tra loro, poiché l’uno è una variante dell’altro.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti sono identici.

 

I marchi sono molto simili da punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

 

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 951 269 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

 

RIGOGOLO CONTRO RIGOGOLO –  Divisione d’Opposizione  23.05.2017

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Vini.

L’elemento comune “RIGOGOLO” ha significato in taluni territori dell’Unione europea, per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno impugnato è presente un elemento “Oriolus oriolus”, appena percettibili. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tali elementi non saranno presi in considerazione.

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa.

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu. Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 9 236 282 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 668 229

 

Teruzzi & Puthod S.r.l., Località Casale 19, 53037 San Gimignano (SI),  Italia (opponente), rappresentata da Notarbartolo & Gervasi, Via Luigi Mercantini 5, 10121 Torino,  Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Nettuno S.r.l., Località Castellare, 53011 Castellina in Chianti, Italia (richiedente), rappresentata da IpserS.r.l., Via Macedonio Melloni, 32, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 23/05/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 668 229 è accolta per tutti i prodotti contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 777 577 è totalmente respinta.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 650EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 777 577. L’opposizione si basa sulla  registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9 236 282. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 33: Vini.

 

I vini sono inclusi nell’ampia categoria di Bevande alcoliche (tranne le birre) dell’opponente. Essi sono, pertanto, identici.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento comune “RIGOGOLO” ha significato in taluni territori dell’Unione europea, per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

 

Un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno impugnato è presente un elemento “Oriolus oriolus”, appena percettibili. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tali elementi non saranno presi in considerazione.

 

L’elemento “RIGOGOLO” presente in entrambi i marchi sarà inteso almeno da una parte del pubblico di riferimento come il nome di una specie di uccello.  Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Tale elemento, evidentemente, è distintivo anche per la restante parte del pubblico per il quale non ha alcun significato. Analoghe considerazioni si applicano all’elemento figurativo dell’uccello presente nel segno impugnato.

 

L’elemento “CASTELLINA” sarà inteso da almeno una parte del pubblico di riferimento come il nome di un comune nella regione del Chianti in Toscana. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono vini, l’elemento “DI CASTELLINA” è non distintivo dal momento che sarà percepito come il luogo di provenienza  geografica dei prodotti rilevanti.

 

La divisione d’Opposizione ritiene opportuno proseguire l’esame sulla base del pubblico per il quale l’elemento “DI CASTELLINA” è non distintivo.

 

Inoltre, l’elemento “DI CASTELLINA” a causa  della sua posizione secondaria e ridotta dimensione ha un impatto visivo nettamente inferiore rispetto agli altri elementi che sono visivamente di maggiore impatto.

 

Lo stemma presente nel segno impugnato è dotato di capacità distintiva minore. Giova osservare, infatti, che l’uso di stemmi è abbastanza comune e diffuso nel settore dei vini. Di conseguenza, tale elemento riveste un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

 

Gli elementi grafici del marchio anteriore hanno natura puramente decorativa.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Il primo elemento verbale del segno impugnato è identico all’unico elemento verbale del marchio anteriore. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

 

 

 

 

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento “RIGOGOLO”. Essi, tuttavia, differiscono nella dicitura “DI CASTELLINA” del segno impugnato e negli elementi grafico/figurativi dei marchi.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “RIGOGOLO”, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nella/e sillaba/e nel suono delle lettere “DI CASTELLINA” del segno contestato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, essi sono concettualmente molto simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva (gli elementi grafici), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti sono identici.

 

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

 

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

 

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (cfr. la sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, che riflette tale ragionamento).

 

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

 

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 9 236 282 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

SURGEON –  EUIPO  13.02.2017

Il marchio è composto da due/tre elementi distintivi: nella prima parte, in carattere grassetto, vi è la scritta SURGE, il significato di SURGE ha come sinonimo in inglese la parola wave (ondata, impeto, marea, aumento improvviso (innalzamento)); nella seconda parte (non in grassetto), vi è il simbolo per lo stato di accensione di dispositivi elettronici (simbolo noto ad un pubblico professionale destinatario) e la lettera N ad evocare ma non indicare la parola ON

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che un segno sia composto di termini generici che informano il pubblico su una caratteristica dei prodotti è importante per concludere che il segno è privo di carattere distintivo.

Nel caso in esame i prodotti per i quali il marchio è considerato non registrabile sono i seguenti: Classe 10 Apparecchi e strumenti medici e veterinari; apparecchi e strumenti chirurgici per uso medico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso dentistico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso veterinario.

 

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 13/02/2017

LED Via Selciatella 40 I-04011 APRILIA (LT) ITALIA

Fascicolo nº: 016006017 Vostro riferimento: Marchio: SURGEON

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: LED Via M.T.Cicerone 138 I-03100 FROSINONE (FR) ITALIA

In data 18/11/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 11/01/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

• Il marchio è composto da due/tre elementi distintivi: nella prima parte, in carattere grassetto, vi è la scritta SURGE, il significato di SURGE ha come sinonimo in inglese la parola wave (ondata, impeto, marea, aumento improvviso (innalzamento)); nella seconda parte (non in grassetto), vi è il simbolo armonizzato (IEC 417_simb 5009) per lo stato di accensione di dispositivi elettronici (simbolo noto ad un pubblico professionale destinatario) e la lettera N ad evocare ma non indicare la parola ON. Questi elementi distinti e figurativi possono essere ritenuti sufficienti, per un pubblico professionale (quindi con consapevolezza elevata) a far ricondurre il marchio come di origine commerciale e non come di carattere descrittivo. Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Come già rilevato nella precedente comunicazione, la Divisione d’Esame rileva che il carattere distintivo e il carattere descrittivo di un marchio devono essere valutati, in primo luogo, con riferimento ai prodotti per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T- 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, nel valutare il carattere distintivo di un marchio che consiste in una combinazione di elementi, il marchio deve essere considerato nel suo complesso. Tuttavia, ciò non osta a un esame preventivo di ciascun elemento di cui è composto il marchio (09/07/2003, T-234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 32). Come già rilevato, in questo caso i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti specialistici e sono principalmente destinati a un pubblico professionale. Data la natura dei prodotti in questione, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà elevata. Inoltre, poiché il marchio contiene vocaboli in inglese, il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l’impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore di lingua inglese nell’Unione europea (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; e 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Contrariamente a quanto osservato dalla richiedente, la Divisione d’Esame è del parere che il marchio sarà inteso, tra le altre cose, come l’equivalente in lingua inglese del termine chirurgo, surgeon per l’appunto, e quindi, senza mediazione alcuna, come il nome comunemente utilizzato per definire il medico abilitato alla pratica chirurgica. La richiedente si è limitata ad affermare che, a causa della particolare configurazione grafica del marchio de quo, il consumatore di riferimento non solo riscontrerebbe l’esistenza di due termini, ma anche di un “simbolo armonizzato per lo stato di accensione di dispositivi elettronici”. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nel caso in esame i prodotti per i quali il marchio è considerato non registrabile sono i seguenti: Classe 10 Apparecchi e strumenti medici e veterinari; apparecchi e strumenti chirurgici per uso medico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso dentistico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso veterinario. Anche ammesso che il marchio venga interpretato nel senso indicato dalla richiedente, non pare così improbabile, proprio alla luce dei prodotti ai quali si fa riferimento, che il consumatore riconosca il termine “SURGEON” nei suoi elementi.

Si tenga infatti presente che perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Il termine chiaramente riconoscibile “SURGEON” informa immediatamente i consumatori senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti nella Classe 10 oggetto della domanda hanno per consumatore destinatario un chirurgo. Per questo motivo, il marchio è costituito essenzialmente da un’espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere dei prodotti in oggetto. Di conseguenza, la relazione tra il termine “SURGEON” contenuto nel marchio e i prodotti di cui all’oggetto della domanda di registrazione è sufficientemente stretta da far sì che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e 3 /4 paragrafo 2, RMUE. La stilizzazione grafica del marchio non possiede di certo caratteristiche di tali originalità da impedire con certezza a qualsivoglia consumatore di percepire nel marchio il termine “SURGEON”.

Al contrario, la Divisione d’Esame non può esimersi dal notare come i caratteri stessi che compongo il marchio siano i medesimi, ovvero lettere maiuscole di tipo assai ordinario, diversi gli uni (SURGE) dagli altri (ON), solo per quanto riguarda i loro spessore, il quale è leggermente maggiore nel caso delle prime cinque lettere “SURGE”. Anche senza entrare nel merito del significato che il consumatore di riferimento potrebbe associare al simbolo grafico riprodotto in corrispondenza della lettera “O”, non si può non notare che anche qualora esso venisse interpretato nel senso richiamato dalla richiedente, ovvero di simbolo armonizzato per lo stato di accensione di dispositivi elettronici, è evidente che anch’esso non sfugge a una possibile funzione descrittiva, trattandosi, nel caso dei prodotti nella Classe 10, di prodotti che possono pure avere un funzionamento legato all’energia elettrica e quindi a uno stato di accensione/spegnimento. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che un segno sia composto di termini generici che informano il pubblico su una caratteristica dei prodotti è importante per concludere che il segno è privo di carattere distintivo (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21).

Tale principio è chiaramente applicabile nel presente caso. Dato che il marchio ha un chiaro carattere descrittivo relativamente ai prodotti oggetto della domanda, l’impatto del marchio sul pubblico cui è rivolto sarà principalmente descrittivo per natura, offuscando così l’impressione che il marchio possa indicare un’origine commerciale. Alla luce di tutto quanto sopra e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 006 017 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Zignone contro Zingone – Divisione d’Opposizione 05.05.2017

 

Siamo di fronte al marchio anteriore ZIGNONE  e al marchio impugnato ZINGONE.

Si tratta di marchi che appartengono ad aziende che trattano di abbigliamento, scarpe, cappelleria. (Classe 25)

Gli elementi ‘ZIGNONE’ del marchio anteriore e ‘ZINGONE’ del segno impugnato sono privi di significato e, pertanto, sono distintivi.

Inoltre, un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno contestato ZINGONE  è altresì presente la dicitura ‘LABOR VITA TUA HONESTAS ITER TUUM’ che è appena percettibile in ragione della sua ridotta dimensione. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto.

Lo stemma araldico presente nel segno impugnato, ZIGNONE,  sarà anch’esso percepito come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore e quindi il marchio impugnato ZIGNONE deve essere respinto per tutti i prodotti.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 710 781

 

Lanificio Zignone S.p.A., Frazione Boero Monti, 3, 13823 Strona (Biella), Italia (opponente), rappresentata da Giambrocono & C. S.P.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Zingone 1896, Via Antonio Gramsci 43, 00197 Roma, Italia (richiedente), rappresentata da Maria Letizia Bixio, Via Firenze 47, 00184 Roma, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 05/05/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 710 781 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

 

Classe 25:  Abbigliamento; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cappelli; cappelli di lana; scarpe; scarpe per neonati; cappelli per bambini; cravatte.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 135 866 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 620EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 135 866 vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 3 609 872. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione Europea n. 3 609 872.

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

 

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 25: Abbigliamento; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cappelli; cappelli di lana; scarpe; scarpe per neonati; cappelli per bambini; cravatte.

 

L’abbigliamento è identicamente contenuto in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

 

I prodotti contestati abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cravatte  sono compresi nell’ampia categoria di articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati cappelli; cappelli di lana; cappelli per bambini sono compresi nell’ampia categoria di cappelleria dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati scarpe; scarpe per neonati sono compresi nell’ampia categoria di scarpe dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti  al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Gli elementi ‘ZIGNONE’ del marchio anteriore e ‘ZINGONE’ dl segno impugnato sono privi di significato in taluni territori, come per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, come per esempio il pubblico di lingua spagnola.

 

Il segno impugnato include delle parole poste al di sopra e al di sotto del termine ‘ZINGONE’ che tuttavia risultano illeggibili a causa della loro ridottissima dimensione.  Di conseguenza, non verranno prese in considerazione ai fini della comparazione.

 

Inoltre, un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno contestato è altresì presente la dicitura ‘LABOR VITA TUA HONESTAS ITER TUUM’ che è appena percettibile in ragione della sua ridotta dimensione. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, anche tale elemento non sarà preso in considerazione poiché anche laddove compreso rivestirebbe un’importanza limitata

 

Gli elementi ‘ZIGNONE’ del marchio anteriore e ‘ZINGONE’ dl segno impugnato, come indicato anteriormente, sono privi di significato e, pertanto, sono distintivi.

 

La lettera Z presente in entrambi i segni sarà percepita come tale da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittiva, allusiva o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

 

Lo stemma araldico presente nel segno impugnato sarà anch’esso percepito come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, i segni coincidono nella ‘Z’ e nelle lettere ‘Z-I-*-*-O-N-E’. Tuttavia, essi differiscono nella posizione della terza e quarta lettera, ‘GN’ del marchio anteriore e ‘NG’ del segno impugnato, e negli elementi figurativi e tipografia dei marchi.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della lettera Z e  delle lettere ‘‘Z-I-*-*-O-N-E’, presenti in entrambi i segni. Inoltre, i segni presentano una certa affinità fonetica dal momento che entrambi includono le lettere GN (NG) che sebbene siano in ordine invertito sono nella stessa posizione e sono precedute e seguite dalle stesse lettere.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati a un significato simile (la lettera Z), i segni sono simili in media misura.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti sono identici.

 

I marchi sono visualmente e concettualmente simili in misura media e hanno un alto grado di somiglianza fonetica. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

 

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 3 609 872 si considera fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

Poiché il diritto anteriore marchio dell’Unione Europea n. 3 609 872 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Maria ClaraIBAÑEZ FIORILLO

FrancescaCANGERI SERRANO

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).