Numeri e marchi: il confine della confondibilità

La decisione accoglie parzialmente un’opposizione alla registrazione di un marchio, limitatamente ai prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento), ritenendo sussistente un rischio di confusione con un marchio anteriore. Tale valutazione si fonda sull’identità dei prodotti e sulla forte somiglianza dei segni sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, con particolare rilievo attribuito all’elemento numerico “8848”. L’opposizione viene invece respinta per i servizi della classe 41, considerati non sufficientemente affini ai servizi tutelati dal marchio anteriore.

******************, rappresentata e difesa dalla ********************., con
sede in Milano, ******************* (opponente).
contro
*************, dom.to in Roma, via **************** (richiedente).
L’esaminatore, *************ha adottato la seguente
DECISIONE:
L’opposizione n. *****************è parzialmente accolta, ossia è accolta con riferimento a tutti i
prodotti di cui alla classe 25 della Classificazione di Nizza.
La domanda di marchio nazionale n. ******************* può invece proseguire con riferimento a
tutti i servizi di cui alla classe 41 della Classificazione di Nizza.
Spese: poiché l’accoglimento dell’opposizione è parziale e parte opponente nulla ha chiesto per
spese di rappresentanza professionale, viene posto a carico del richiedente l’onere del rimborso
parziale all’opponente dei costi sostenuti da quest’ultimo per i soli diritti di opposizione, che si
determinano nella misura di € 125,00.
FATTI DEL PROCEDIMENTO
In data 15/03/2024 il richiedente ha depositato la domanda di registrazione di marchio nazionale
n. **************** per il seguente marchio:

rivendicando i prodotti e servizi di cui alle classi 25 e 41 della Classificazione di Nizza che saranno
di seguito elencati. La domanda è stata pubblicata nel bollettino UIBM dei marchi di impresa n.
1198 del 16/10/2024.
In data 12/12/2024 la **************** ha depositato un atto di opposizione basato sul marchio
anteriore comunitario n. 018222195 di seguito rappresentato:
registrato il 13/08/2020 per contraddistinguere i prodotti e i servizi di cui alle classi 9, 18, 20, 22,
25, 28 e 35 della Classificazione di Nizza che verranno di seguito indicati.
L’opponente ha basato la propria opposizione sull’invocata applicazione dell’art. 12, co. 1, lett. d),
del D. lgs. n. 30/2005 (CPI, acronimo di “Codice della proprietà industriale”).
ARGOMENTI DELLE PARTI ED OSSERVAZIONI PRELIMINARI
L’opponente ritiene sussistere il rischio di confusione ai sensi dell’art. 12 comma 1, lett. d), D. lgs.
n. 30/2005, a causa dell’identità fra i servizi rivendicati e della forte somiglianza/identità fra i
marchi. Null’altro ha argomentato sul punto. Sulla base di queste premesse ha chiesto
l’accoglimento dell’opposizione e il diniego di registrazione del marchio opposto.
Il richiedente non ha replicato, né ha presentato memorie difensive.
MOTIVAZIONE
Rischio di confusione – art. 12, comma 1, lettera d), D. lgs. n. 30/2005
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera d), D. lgs. n. 30/2005, “non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio di impresa i segni che, alla data del deposito della domanda (…) siano
identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un
diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i
servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni”.
I prodotti e i servizi
Ad avviso della giurisprudenza europea, per valutare la somiglianza tra i prodotti/servizi, occorre
innanzitutto tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto intercorrente tra i
medesimi. Tali fattori includono in particolare: la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego
nonché la loro concorrenzialità o complementarietà (sentenza del 29 settembre 1998, Canon c.
Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, § 23), potendo altresì tenere conto anche di altri fattori quali ad
esempio i canali di distribuzione dei prodotti/servizi in esame (cfr. la sentenza del 21/04/2005,
T164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53).
Con riferimento alla complementarità, la giurisprudenza prevalente ritiene che i prodotti/servizi
possano dirsi complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è

indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l’uso dell’altro, dimodoché i
consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della
prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (cfr., in tal senso, le sentenze
dell’11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis,
EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Riguardo al rapporto di concorrenzialità, i prodotti/servizi possono dirsi in concorrenza tra loro
allorquando uno di essi può sostituire l’altro, avendo la medesima destinazione (o una destinazione
simile) ed essendo offerti agli stessi clienti effettivi e potenziali. In tal caso, i prodotti/servizi sono
anche definiti come «intercambiabili» (sentenza del 04/02/2013, T-504/11, Dignitude,
EU:T:2013:57, § 42).
In aggiunta, la giurisprudenza europea è pacifica nel ritenere che i prodotti alla base del marchio
contestato siano identici a quelli del marchio anteriore se quest’ultimi «sono inclusi in una
categoria più generale considerata dalla domanda di marchio» contestato; discorso analogo vale
nel caso opposto (sentenza del 7 settembre 2006, Gérard Meric cc. UAMI, T-133/05, § 29; sentenza
del 23 ottobre 2002, Institut für Lernsysteme c. UAMI – Educational Services (ELS), T-388/00,
Racc. pag. II-4301, § 53; sentenza del 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop,
EU:T:2006:247, § 29; sentenza del 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36). Infine, due
prodotti o servizi risultano identici non solo quando vengono descritti impiegando i medesimi
termini ma anche nel caso in cui ciò avvenga utilizzando dei sinonimi.
Parimenti, si considerano identiche due categorie di prodotti/servizi allorquando coincidano in parte
(c.d. «sovrapposizione») se tali prodotti/servizi sono ricompresi nella medesima classe ed è
impossibile tenerli distinti tra loro in modo netto.
I prodotti/servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
classe 9 della Classificazione di Nizza: [pile solari; occhiali da sole; bussole; para-testa per lo
sport; caschi di protezione; occhiali; caschi per l’equitazione; binocoli [ottica]; caschi di
protezione per lo sport; cronografi [apparecchi registratori di durata]; occhiali da sport];
classe 18 della Classificazione di Nizza: [sacchi da sport; bastoni da trekking; zaini; sacche;
sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; astucci per chiavi [pelletteria]; ombrelli da sole; sacchi
da campeggiatori; parapioggia; bastoni da passeggiata; marsupi per portare i bambini; borse;
borse da sport; portafogli; bastoni da passeggio];
classe 20 della Classificazione di Nizza: [materassini ad aria, non per uso medico; stuoie per
dormire; materassini da campeggio; sedie a sdraio; tappetini per dormire];
classe 22 della Classificazione di Nizza: [tende; sacco tenda da bivacco; corde];
classe 25 della Classificazione di Nizza: [maglie sportive; leggings [pantaloni]; calzamaglie;
calzoncini; giacche; canottiere da sport; camicie a maniche corte; scarponi da sci; calzature;
abbigliamenti impermeabili; soprabiti; tute [indumenti]; guanti da sci; scarpe per lo sport;
parka; cappelleria; articoli di abbigliamento; camicie; pantaloni; stivaletti con lacci; calzini;
maglioni; pantofole; paraorecchie [abbigliamento]; giubbi; guanti [abbigliamento]; sciarpe;
gilè per la pesca; guanti; berretti; calze; scaldacolli; giubbotti per la pesca; cinture
[abbigliamento]; stivaletti; calzature per lo sport; fasce per la testa [abbigliamento]; teeshirt];
classe 28 della Classificazione di Nizza: [sci; reti [articoli per lo sport]; reticelle per la pesca;
attacchi per gli sci; racchette da sci; racchette da neve; bastoncini da sci; imbracature per
scalate; slitte [articoli per lo sport]];

classe 35 della Classificazione di Nizza: [servizi di promozione di beni e servizi attraverso
sponsorizzazioni di eventi sportivi; fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e
venditori].
I prodotti/servizi contestati sono i seguenti:
classe 25 della Classificazione di Nizza: [articoli di abbigliamento];
classe 41 della Classificazione di Nizza: [fornitura online di informazioni inerenti educazione,
formazione, intrattenimento e attività sportive e culturali].
Da un raffronto fra i prodotti e servizi emerge, innanzi tutto, la completa identità, anche dal punto
di vista nominalistico, tra i prodotti della classe 25 del marchio contestato e quelli della medesima
classe del marchio anteriore, trattandosi, in entrambi i casi, di “articoli di abbigliamento”.
Più articolata è invece l’analisi comparativa tra i servizi di cui alla classe 41 del marchio contestato
ed i prodotti e servizi del marchio anteriore: in particolare esclusa – per una evidente diversità di
natura, di funzioni, di bisogni economici soddisfatti e, di conseguenza, di origine, distribuzione e
pubblico di destinatari – una qualsivoglia similitudine con i prodotti in classe 9, 18, 20, 22, 25 e 28,
deve essere vagliata l’esistenza di una possibile affinità tra i servizi in classe 41 del marchio
opposto ed i servizi in classe 35 del marchio anteriore.
Al riguardo valgono le seguenti dirimenti considerazioni.
I servizi del marchio contestato in classe 41 consistono nella fornitura online di informazioni in
materia di educazione, formazione, intrattenimento e attività sportive e culturali, comprendendo al
loro interno servizi di e-learning, webinair, banche dati e portali di informazione ed orientamento.
Trattasi dunque di servizi che anno natura tipicamente informativa, educativa e ricreativa e che sono
rivolti ad un pubblico finale che cerca e fruisce di contenuti culturali, di intrattenimento e/o sportivi.
I servizi del marchio anteriore in classe 35 riguardano invece la promozione di beni e servizi tramite
sponsorizzazioni di eventi sportivi e/o la fornitura di un mercato online per acquirenti e venditori:
trattasi di attività che hanno natura marcatamente commerciale e pubblicitaria, rivolte
principalmente a operatori economici che intendono promuovere o vendere i propri prodotti/servizi
o a consumatori finali di tali prodotti/servizi.
Da qui una generale diversità per funzioni (contenuti informativi/formativi vs
promozione/commercio di beni e servizi), oggetto (informazioni e contenuti educativi/ricreativi vs
servizi di marketing e marketplace) e destinatari principali (pubblico che cerca contenuti
educativi/di intrattenimento vs imprese ed operatori che cercano servizi promozionali o di
intermediazione commerciale, oppure potenziali acquirenti di beni o servizi).
L’eventuale punto di contatto tematico, ossia il riferimento allo “sport” o ad eventi sportivi, è
meramente accessorio e non incide sulla distinta funzione dei servizi, che rimangono chiaramente
separati sul piano economico ed operativo.
Quanto alla provenienza, pur potendo in astratto esistere imprese che svolgono tutte le attività in
comparazione, la provenienza “tipica” è diversa, ossia: imprese specializzate in servizi
pubblicitari/commerciali e gestione di marketplace per i servizi in classe 35; imprese specializzate
in contenuti informativi, educativi e di intrattenimento, per quelli in classe 41. Non emerge, quindi,
una coincidenza “strutturale” dei soggetti economici che, secondo l’ordinaria percezione del
pubblico, prestano i rispettivi servizi.

Per quanto riguarda poi i canali distribuitivi, pur potendo entrambe le attività essere erogate
attraverso strumenti informatici e on line (come del resto avviene, al giorno d’oggi, praticamente
per qualsivoglia bene o servizio), mentre per la classe 35 l’elemento online è in funzione
di transazioni commerciali e promozione (marketplace, sponsorizzazioni), con riferimento alla
classe 41 l’elemento online è in funzione di fruizione di contenuti informativi/educativi/di
intrattenimento.
Non può allora affermarsi che i servizi in comparazione per la loro natura, la loro destinazione alla
medesima clientela o la soddisfazione del medesimo bisogno (sulla scorta quindi di tre indici
ermeneutici rappresentati dalla: identica natura; destinazione a soddisfare i medesimi bisogni;
destinazione a soddisfare la medesima clientela), risultino in misura rilevante fungibili e, pertanto,
in concorrenza. Né può dirsi che tra gli stessi vi sia complementarietà, intesa come stretta
correlazione tra due o più prodotti/servizi, nel senso che uno è indispensabile o quantomeno
importante per l’uso o il godimento dell’altro. Né, ancora, può ritenersi che l’origine sia tipicamente
comune, che i canali di distribuzione siano gli stessi o che il pubblico di riferimento sia il
medesimo.
Per tutte queste ragioni, concludendo, l’affinità tra i servizi di classe 41 del marchio contestato e
quelli di classe 35 del marchio anteriore deve essere qualificata come molto bassa, se non nulla, e
comunque non idonea, di per sé, a fondare un ostacolo alla registrazione ai sensi dell’art. 12, lett. d),
c.p.i.
I segni
Marchio anteriore Marchio contestato
La giurisprudenza comunitaria (cfr., tra le altre: Corte di Giustizia CE, sentenza 11 novembre 1997,
causa C-251/95) fissando alcuni criteri generali sulla somiglianza fra i marchi, ha più volte
rimarcato che l’accertamento della somiglianza tra marchi ed il relativo rischio di confusione tra gli
stessi debba fondarsi non solo sui singoli elementi da cui sono composti, ma soprattutto su una
valutazione globale di entrambi i marchi messi a confronto; valutazione basata sull’impressione

complessiva prodotta dai marchi e che tenga conto, fra l’altro, dei profili visivo, fonetico e
concettuale.
Descrizione dei marchi ed esame visivo
Il marchio contestato è un marchio misto che combina elementi testuali e figurativi. Nella parte alta
vi è la rappresentazione stilizzata di una montagna o di un picco, mentre nella parte centrale
campeggia il numero “8848”, al di sotto del quale, in caratteri più piccoli, compare la parola
“EVERESTING”, scritta in caratteri stampatello maiuscolo, con lettere tutte della medesima
dimensione e disposte in linea orizzontale da sinistra verso destra. Tra i numeri 8848 e la parola
“EVERESTING” compaiono due segmenti, con funzione di separazione.
Anche il marchio anteriore è un marchio misto, strutturato nel medesimo modo: anche in questo
caso, nella parte alta vi è la rappresentazione stilizzata di due vette di montagna, mentre nella parte
centrale è riprodotto il numero “8848”, al di sotto del quale, in caratteri più piccoli, compare la
scritta “THE OUTDOOR COMPANY”, tre parole per un totale di diciassette lettere, tutte in
stampatello maiuscolo e della medesima dimensione e disposte in linea orizzontale da sinistra verso
destra.
I segni a confronto sono visivamente simili nella parte in cui hanno in comune la sequenza
numerica “8848”, che, per posizione (molto visibile ed al centro dei marchi) e dimensioni
(decisamente maggiori delle restanti parti denominative) costituisce certamente l’elemento
dominante nell’impressione generale derivante dai marchi, come tale idoneo ad attirare
maggiormente l’attenzione del consumatore medio. Tale elemento, come si vedrà infra, è anche
distintivo, in quanto non presenta alcun legame logico o concettuale diretto con i prodotti/servizi
protetti.
Le restanti parti denominative hanno un impatto minore sull’impressione visiva generata dai
marchi, in quanto scritte nella parte bassa e con caratteri più piccoli rispetto alla sequenza numerica
“8848”.
Ad accentuale la somiglianza visiva tra i marchi vi è poi la circostanza che in entrambi è raffigurato,
nella parte alta, il profilo di una montagna: l’elemento figurativo, seppur in concreto “disegnato” in
maniera leggermente diversa, coincide nella sostanza ed è dunque fortemente simile.
Tanto premesso, può concludersi nel senso di ritenere che i marchi in comparazione presentano una
somiglianza visiva di grado elevato.
Esame fonetico
Ai fini di un corretto inquadramento del caso in esame, è opportuno ricordare come l’impressione
fonetica complessiva suscitata da un segno sia particolarmente influenzata dal numero e dalla
sequenza delle sillabe che lo compongono. Il ritmo e la cadenza abituali dei segni svolgono dunque
un ruolo importante nella percezione fonetica dei medesimi. Si osserva, inoltre, come il
consumatore sia solitamente portato a leggere il segno da sinistra verso destra e dall’alto verso il
basso. Pertanto, eventuali sovrapposizioni fonetiche nella parte iniziale dei segni appariranno
particolarmente significative nella comparazione dei marchi
Entrambi i marchi in comparazione si pronunciano allo stesso modo, ossia “otto otto quattro otto”;
le restanti parti nominali (ossia: “everèsting” nel marchio contestato; “d autdòr còmpani”, per
posizione (nella parte bassa del marchio), lunghezza e dimensioni (più piccole della restante parte
verbale), potrebbero addirittura non essere pronunciate, o comunque pronunciate sono
successivamente. Ad ogni modo, anche qualora lo fossero, resta l’identità dell’elemento iniziale,
dominante e fortemente caratterizzante, ossia il suono “otto otto quattro otto”.

A livello fonetico, dunque, i due marchi sono identici o al più simili ad un grado elevato.
Esame concettuale
Come precisato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr., tra le tante: Corte Giustizia UE, sentenza 11
novembre 1997, causa C-251/1995), due segni sono concettualmente identici o simili allorchè sono
percepiti come se avessero un contenuto semantico identico o analogo, laddove per “contenuto
semantico” si intende ciò che il marchio significa, ciò che evoca o, qualora si tratti di un’immagine
o di una forma, ciò che rappresenta.
Tanto premesso l’elemento comune e di maggiore impatto, ossia il numero “8848”, mentre per una
parte del pubblico di riferimento non avrà alcun significato specifico, per altra parte di pubblico,
magari quello più interessato al mondo outdoor/sportivo, potrebbe richiamare immediatamente
l’altezza (in metri) del Monte Everest, la montagna più alta del Pianeta, nozione relativamente
diffusa e abbastanza nota. Per questa parte di pubblico gli ulteriori elementi dei marchi, ossia le
montagne stilizzate e le altre parti verbali, potrebbero rafforzare il concetto di attività all’aperto,
sportiva o ‘estrema’, idealmente e simbolicamente collegata all’impresa “per eccellenza”, ossia la
scalata del monte Everest. In quest’ottica entrambi i segni si muovono nell’area
semantica “montagna/Everest/attività outdoor e sportive”, condividendo il medesimo “aggancio
simbolico” (numero 8848, legato all’Everest); ne potrebbe discendere una forte prossimità
concettuale.
Elementi distintivi e dominanti
Secondo la giurisprudenza la valutazione generale del rischio di confusione tra due marchi deve
essere basata sull’impressione d’insieme da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro
elementi distintivi e dominanti (si veda, tra le altre: Corte Giustizia CE, sentenza 11 novembre
1997, causa C-251/95).
Gli elementi dominanti sono quelli che, per dimensioni, posizione o altre caratterizzazioni
particolari, sono in grado di attirare l’attenzione del consumatore medio, condizionandone il dato
mnemonico. Gli elementi distintivi sono invece quelli in grado di contraddistinguere il marchio
nella sua funzione di indicatore di provenienza dei prodotti da una determinata impresa, in quanto
mentalmente associabile agli stessi: trattasi di tutti quei fattori in grado di dimostrare che il marchio
è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da
un’impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (cfr.,
tra le altre: Corte Giustizia CE, sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97).
Nella fattispecie in esame, per quanto sopra detto, in entrambi i marchi l’elemento dominante è
costituito dalla sequenza numerica “8848”, per dimensioni (più grandi) e posizione (al centro dei
marchi). Tale elemento è anche distintivo, perché non ha legami diretti, immediati ed inequivoci
con i prodotti e servizi tutelati.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da tenere in considerazione ai fini della
valutazione globale del rischio di confusione. La graduazione del carattere distintivo influisce sul
giudizio di confondibilità dei segni, nel senso che questa deve essere accertata in particolar modo
nell’ipotesi di grado di distintività elevato. A tal fine è rilevante anche la valutazione della natura
“forte” o “debole” del marchio anteriore, cioè la sua minore o maggiore capacità di essere
concettualmente legato ai prodotti per i quali è stato registrato.

Nel caso di specie non vi è prova, né allegazione, del carattere distintivo accresciuto del marchio
dell’opponente a motivo della notorietà e del suo intenso utilizzo sul mercato di riferimento. Quanto
al suo carattere distintivo intrinseco, lo stesso può ritenersi di grado normale, poiché il marchio non
presenta immediate e dirette aderenze concettuali con i prodotti rivendicati.
Pubblico di riferimento – livello di attenzione
Il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è composto dagli utenti che
potrebbero utilizzare sia i prodotti ed i servizi del marchio anteriore, che quelli del marchio
contestato (cfr., tra le altre. Corte Giust. UE, 1 luglio 2008, T-328/05). Il pubblico dei consumatori è
generale e non specializzato ma è comunque normalmente informato e ragionevolmente attento ed
avveduto; il suo livello di attenzione può variare in funzione del tipo di prodotto e/o servizio di cui
trattasi e/o del relativo costo.
Nel caso specifico trattasi sia di prodotti e servizi di largo consumo, offerti al grande pubblico e a
costi nella maggior parte non proibitivi, sia di prodotti e servizi destinati ad un pubblico di
professionisti dei vari settori interessati. In ogni caso può ritenersi che il livello di attenzione sia di
grado medio.
Valutazione globale del rischio di confusione e conclusione
Il già citato art. 12, comma 1, lettera d) CPI, statuisce che “non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio di impresa i segni che, alla data del deposito della domanda (…) siano
identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un
diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i
servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che l’apprezzamento del giudice
del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari debba essere compiuto non in via
analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo
elemento, ma in via globale e sintetica (per tutte: Cass., 18 febbraio 2022, n. 5491; Cass. 6 aprile
2018, n. 8577; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906; Cass. 7 marzo 2008, n. 6193). Come ribadito di
recente, tale accertamento va condotto con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e
visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame
comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei
consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il
consumatore guarda ed il mero ricordo dell’altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17
ottobre 2018, n. 26001, attraverso il richiamo a Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405). Il principio è
conforme all’insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di
confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori
pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai
marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi
(Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95; Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, 25, la
quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto
sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di
procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non
perfetta che ne ha mantenuto nella memoria).

In particolare, in presenza di un marchio complesso la valutazione della somiglianza tra i marchi in
comparazione non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio
complesso e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo invece operare il confronto
esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo insieme; ciò non esclude che
l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio
complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti
(cfr. Trib. UE, sentenza del 12 giugno 2007, C‑334/05, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). È solo
quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza
sulla sola base dell’elemento dominante (cfr. Trib. UE, sentenze del 12 giugno 2007, C‑334/05 P, e
del 20 settembre 2007). È quanto potrebbe verificarsi in particolare quando tale elemento è atto a
dominare da solo l’immagine di detto marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, di
modo che tutti gli altri elementi del marchio siano trascurabili nell’impressione complessiva
prodotta da questo (Trib. UE, sentenza del 20 settembre 2007, C‑193/06 P).
Fatte queste premesse di carattere generale, nel caso in esame si è rilevato che i prodotti/servizi in
comparazione sono in parte identici o simili, in parte sostanzialmente diversi, mentre i segni sono
simili ad un livello elevato sotto l’aspetto visivo e possono essere considerati identici o fortemente
simili dal punto di vista sia fonetico, che concettuale, seppur con le precisazioni di cui sopra.
Si è rilevato altresì che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è medio e che il carattere
distintivo “intrinseco” del marchio anteriore è di grado normale, mentre non vi è prova di un
carattere distintivo “accresciuto”. Si è infine evidenziato che in entrambi i marchi l’elemento
dominante e distintivo è costituito dalla sequenza numerica “8848”.
Tutto ciò considerato si ritiene che – con riferimento ai prodotti espressamente indicati – sussista il
rischio di confusione e/o associazione ai sensi dell’art. 12, co. 1, lettera d), d. lgs. n. 30/2005, da
parte del pubblico di riferimento, il quale ben potrebbe essere indotto a ritenere che i marchi in
comparazione siano riconducibili alla medesima compagine aziendale o ad imprese collegate tra di
loro o che siano espressione di rapporti contrattuali di gruppo, derivandone così l’erronea
convinzione di un’unicità di fonte produttiva, causa di effetti ‘confusori’ e/o associativi.
Pertanto l’opposizione n. 652024000204552 è parzialmente accolta, ossia è accolta con riferimento
a tutti i prodotti di cui alla classe 25 della Classificazione di Nizza.
La domanda di marchio nazionale n. 302024000044026 può invece proseguire con riferimento a
tutti i servizi di cui alla classe 41 della Classificazione di Nizza.
Spese
Nel caso di specie, poiché l’accoglimento dell’opposizione è parziale e parte opponente nulla ha
chiesto per spese di rappresentanza professionale, viene posto a carico del richiedente l’onere del
rimborso parziale all’opponente dei costi sostenuti da quest’ultimo per i soli diritti di
opposizione, che si determinano nella misura di € 125,00.
Si precisa che la determinazione dei tempi e delle modalità di corresponsione delle spese, come
stabilite, rientra nell’ambito dell’autonomia delle parti, non avendo l’Ufficio alcuna competenza al
riguardo.
L’esaminatore