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RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
art. 185 Codice Proprietà Industriale

1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprieta’ industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono (1):

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome dell’inventore o dell’autore (2);

e) gli estremi della priorità rivendicata;

f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte (3).

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l’ufficio informa il MIPAF della concessione.

(1) Alinea sostituito dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera modificata dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
art. 184 Codice Proprietà Industriale

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.

 

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NOMINA DEGLI ESAMINATORI
art. 183 Codice Proprietà Industriale

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all’esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette (1).

2. La nomina all’incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l’esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

(1) Comma modificato dall’articolo 97 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

 

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RICORSO
art. 182 Codice Proprietà Industriale

1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione, e’ comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all’articolo 135, comma 1, hanno facolta’ di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all’articolo 135.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 96 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
art. 181 Codice Proprietà Industriale

1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

b) le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;

c) l’opposizione è ritirata;

d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva (1);

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177.

(1) Lettera modificata dall’articolo 95 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
art. 180 Codice Proprietà Industriale

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1;

b) se l’opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l’opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l’opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all’articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l’opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell’articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza;

e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice (1).

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata.

3. Se l’opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed f), l’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale (2).

3-bis. L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e’ stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria (3).

(1) Lettera aggiunta dall’articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera modificata dall’articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE
art. 179  Codice Proprietà Industriale

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un’opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni (1).

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall’avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

(1) Comma modificato dall’articolo 93 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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ESAME DELL’OPPOSIZIONE E DECISIONI
art. 178  Codice Proprietà Industriale

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 176, comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita’ e l’ammissibilita’ dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l’avviso, anche all’opponente, della facolta’ di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice (1).

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all’articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo’ presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall’Ufficio (2).

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposizione è respinta. Se l’uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi (3).

5. L’istanza del richiedente per ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l’opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l’opposizione, dandone comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

(1) Comma sostituito dall’articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Comma sostituito dall’articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall’articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

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LEGITTIMAZIONE ALL’ OPPOSIZIONE
art. 177  Codice Proprietà Industriale

1. Sono legittimati all’opposizione:

a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8.

 

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DEPOSITO DELL’ OPPOSIZIONE
art. 176  Codice Proprietà Industriale

1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 possono presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilita’, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non e’ stata pubblicata ai sensi dell’articolo 179, comma 2;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriete’ Intellectuelle des Marques Internationales (1).

2. L’opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, e’ ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita’ (2):

a) in relazione al marchio oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione oppure del diritto di cui all’articolo 8;

c) i motivi su cui si fonda l’opposizione.

3. L’opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 226.

4. Chi presenta l’opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all’articolo 178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

5. Con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere c) e d), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8 (3).

(1) Comma sostituito dall’articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Alinea modificato dall’articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall’articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

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