Borse, borsoni, borse da viaggio e articoli di abbigliamento questi sono i prodotti oggetto di entrambi i marchi. Il marchio anteriore è BISBIGLI, il marchio impugnato è BISBIGLIO. Il termine BISBIGLIO al singolare o al plurale ha carattere distintivo in quanto significando mormorio non ha attinenza con prodotti commercializzati. L’elemento figurativo del marchio impugnato sia nel caso si interpretasse come volto stilizzato sia come ripetizione “BIS”, non aggiungerebbe distintività. L’Opposizione del marchio anteriore BISBIGLI è accolta.
Linclalor S.p.A., SS 31 Km. 18, 15030 Villanova Monferrato (AL), Italia (opponente), rappresentata da Interpatent, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Alessio Lombardi, Via Di Mezzo 38, 59100 Prato, Italia (richiedente), rappresentato da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Senato, 8, 20121 Milano (MI), Italia (rappresentante professionale).
Il 03/12/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
| 1. | L’opposizione n. B 3 075 160 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 18: Borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo; zaini; zaini sportivi; borse; borsellini; borse casual; borse da sport; borse da spiaggia; valigie; bauli da viaggio. Classe 25: Tutti i prodotti contestati di questa classe. |
| 2. | La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 965 853 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti. |
| 3. | Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
MOTIVAZIONI
In data 06/02/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 965 853 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 658 432,
(marchio figurativo) e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 455 414,
(marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I prodottie servizisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 658 432 (marchio anteriore 1)
Classe 25: Articoli di abbigliamento.
Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento.
Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 455 414 (marchio anteriore 2)
Classe 18: Borse.
Classe 25: Articoli di abbigliamento; articoli di abbigliamento di intimo giorno; articoli di abbigliamento di intimo notte; costumi da bagno; scarpe; sciarpe.
Classe 35: Servizi di vendita all’ingrosso, al dettaglio e on line di articoli di abbigliamento, articoli di abbigliamento di intimo giorno, articoli di abbigliamento di intimo notte, costumi da bagno, scarpe, sciarpe e borse.
I prodotticontestati sono i seguenti:
Classe 18: Abbigliamento per animali domestici; borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; zaini; zaini sportivi; borse; borsellini; borse casual; borse da sport; borse da spiaggia; abiti per animali; valigie; collari per animali; bauli da viaggio.
Classe 25: Abbigliamento; abbigliamento intimo; top [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; cinture [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; pantaloncini [abbigliamento]; guanti [abbigliamento]; abbigliamento casual; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento da uomo; abbigliamento per gestanti; abbigliamento da mare; abbigliamento da notte; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento da sera; abbigliamento da ragazza; articoli di abbigliamento; tute da gioco [abbigliamento]; scarpe per abbigliamento casual; tute da jogging [abbigliamento]; abbigliamento per la ginnastica; cinture in pelle [abbigliamento]; abbigliamento formale da sera; articoli d’abbigliamento impermeabili; articoli di abbigliamento tessuti; abbigliamento esterno per bambini; abbigliamento esterno per ragazzi; articoli di abbigliamento per uomo; articoli di abbigliamento per bambini; abbigliamento per il tempo libero; articoli di abbigliamento per donna; articoli d’abbigliamento per lo sport; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; sciarpe; cappelli; camicie; felpe; felpe con cappuccio; T-shirt; pantaloni di tute; pantaloni; pantaloni corti; pantaloni chino; pantaloni sportivi; pantaloni casual; maglieria; polo.
In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in classe 18
Le borse sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti, la lista del marchio impugnato e la lista del marchio anteriore 2.
I seguenti prodotti contestati borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo; zaini; zaini sportivi; borsellini; borse casual; borse da sport; borse da spiaggia del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria delle borse del marchio anteriore 2. Pertanto, sono identici.
Le valigie del marchio impugnato si sovrappongono con le borse del marchio anteriore 2. Pertanto, sono identiche.
I bauli da viaggio del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle borse del marchio anteriore 2, in quanto hanno lo stesso scopo e la stessa natura, Inoltre, essi coincidono normalmente nei canali di distribuzione e punti vendita, pubblico di riferimento e metodo d’uso.
Tuttavia, i seguenti prodotti abbigliamento per animali domestici; articoli di abbigliamento per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; abiti per animali; collari per animali del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono nessun fattore di somiglianza rilevante in comune. In effetti, prodotti quali gli articoli di abbigliamento in classe 25 e i servizi di vendita al dettaglio degli stessi in classe 35 del marchio anteriore 1 e le borse in classe 18, gli articoli di abbigliamento vari e le scarpe in classe 25, e i servizi di vendita all’ingrosso, al dettaglio e online di tali prodotti, hanno natura e metodi d’uso distinti. Inoltre, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi, in quanto i collari per animali servono da aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, gli abiti per animali servono per coprire/proteggere gli animali, mentre i prodotti dell’opponente hanno come funzione la copertura/protezione del corpo umano (abbigliamento e scarpe), o sono utilizzati solitamente per custodire o trasportare piccoli oggetti d’uso quotidiano (borse) e i servizi dell’opponente hanno come scopo la vendita dei suddetti prodotti. Ulteriormente, i prodotti in esame non vengono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati/forniti dalla stessa impresa. In aggiunta, non sono né concorrenti né complementari rispetto ai rimanenti prodotti contestati.
Prodotti contestati in classe 25
Articoli di abbigliamento; abbigliamento sono identicamente contenuti in tutte le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
Le sciarpe sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti, quella del marchio impugnato e quella del marchio anteriore 2.
Le scarpe per abbigliamento casual del marchio impugnato sono comprese nell’ampia categoria delle scarpe del marchio anteriore 2. Pertanto, sono identiche.
I seguenti prodotti cinture [abbigliamento]; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento da uomo; tute da gioco [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; pantaloncini [abbigliamento]; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento da sera; abbigliamento da ragazza; top [abbigliamento]; abbigliamento da notte; abbigliamento intimo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento casual; abbigliamento da mare; coprispalle [abbigliamento]; articoli d’abbigliamento per lo sport; felpe; articoli d’abbigliamento impermeabili; camicie; articoli di abbigliamento per uomo; abbigliamento per la ginnastica; abbigliamento esterno per ragazzi; abbigliamento per il tempo libero; articoli di abbigliamento tessuti; articoli di abbigliamento per bambini; cinture in pelle [abbigliamento]; felpe con cappuccio; tute da jogging [abbigliamento]; abbigliamento formale da sera; articoli di abbigliamento per donna; abbigliamento esterno per bambini; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; T-shirt; polo; pantaloni casual; pantaloni di tute; pantaloni corti; pantaloni sportivi; pantaloni; maglieria; abbigliamento per gestanti; pantaloni chino del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria degli articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I cappelli del marchio impugnato sono simili agli articoli di abbigliamento dell’opponente poiché hanno lo stesso scopo, in quanto sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda. Pertanto, essi possono ben essere distribuiti dallo stesso fabbricante o da fabbricanti collegati, e non è insolito per i fabbricanti di abbigliamento produrre cappelleria e commercializzarla direttamente. Oltretutto, si tratta di prodotti reperibili negli stessi punti vendita al dettaglio.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodottiche risultano essere identici o simili in vari gradi sono diretti al grande pubblico.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Marchi anteriori | Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
L’elemento verbale dei marchi anteriori “BISBIGLI” è il plurale del sostantivo “BISBIGLIO”, che in italiano significa mormorio, sussurro (informazione estratta dal dizionario Garzanti in data 26/11/2021 al https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bisbiglio%201). L’elemento verbale indicato nella parte superiore del marchio impugnato tuttavia, sebbene assomigli alla versione al singolare dell’elemento verbale dei marchi anteriori, non esiste in quanto tale nella lingua italiana. Di conseguenza, per evitare differenze nell’analisi concettuale dei segni, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, come per esempio la parte del pubblico che parla spagnolo.
L’unico elemento verbale dei marchi anteriori, “bisbigli” e la parola del marchio impugnato, “BISIBIGLIO” non hanno alcun significato nella lingua di riferimento, e sono pertanto normalmente distintivi.
La stilizzazione dei marchi anteriori ha una funzione meramente decorativa e non devia l’attenzione del pubblico dalla parola che rappresenta. Lo stesso vale per la rappresentazione grafica della parola “BISIBIGLIO” del marchio impugnato.
L’elemento figurativo stilizzato rappresentato al di sotto della parola “BISIBIGLIO” del marchio impugnato sarà percepito, come anche indicato dal richiedente, come un volto stilizzato. Secondo il richiedente, inoltre, tale elemento figurativo è formato dalle lettere “B, I e S”, poste su tre differenti livelli. A detta del richiedente, la sequenza delle lettere “B, I e S” sarà quindi percepita dal pubblico come la parola ‘BIS’. Se percepito come tale, per il pubblico di riferimento, aggiungerà il concetto di ripetizione, quindi aggiunto al termine “BISIBIGLIO”, indicherà al consumatore medio il fatto che si tratti di una seconda linea, una ripetizione della prima linea in relazione ai prodotti contestati, pertanto tale termine, se percepito in tal modo, avrà una distintività ridotta. Se percepito solo come volto umano, avrà una distintività normale. Ad ogni modo, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ed è ciò che accade nel caso di specie, in cui, contrariamente a quanto asserito dal richiedente, l’elemento figurativo non è l’unico elemento dominante del marchio impugnato, non essendo esso in grado di oscurare l’elemento verbale “BISIBIGLIO”. Infatti, il marchio impugnato non ha elementi dominanti. Occorre notare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno (o l’elemento che si trova in alto) quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra (o dall’alto verso il basso), il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra o più in alto (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.
Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “BIS*BIGLI*”, e differiscono nelle lettere aggiuntive del marchio impugnato “I” in quarta posizione e “O” in ultima posizione. Inoltre, i marchi hanno ciascuno una rappresentazione grafica differente, e il marchio impugnato aggiunge pure un elemento figurativo che potrà essere letto secondo il richiedente come “BIS”.
Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in misura inferiore alla media.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “BIS*BIGLI*”, presenti nella stessa combinazione in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere aggiuntive del marchio impugnato “I” in quarta posizione e “O” in ultima posizione, che non hanno controparte nel segno anteriore ma che, dovuto alla loro posizione non in evidenza e alla loro natura di vocali, non costituiscono una differenza fonetica marcata. L’elemento figurativo non è soggetto a una valutazione fonetica, ma se compreso e quindi pronunciato come “BIS”, avrà un suono ripetitivo rispetto alle prime lettere del marchio anteriore, creando una sorta di ripetizione.
Pertanto, i segni sono foneticamente simili almeno in media misura.
Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell’elemento figurativo e/o delle lettere “BIS” del marchio impugnato, come sopra spiegato, i marchi anteriori non avranno nessun significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili. Tuttavia, l’importanza di questa distanza concettuale sarà attenuata dal fatto che l’elemento figurativo ha un impatto minore sul consumatore rispetto all’elemento verbale, e se percepito come elemento “BIS” avrà comunque una distintività ridotta.
d) Carattere distintivo dei marchi anteriori
Il carattere distintivo dei marchi anteriori è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti sono identici e simili in vari gradi e sono diretti al grande pubblico con un grado di attenzione medio.
I marchi anteriori hanno un carattere distintivo normale.
I segni in esame sono visivamente simili almeno in misura inferiore alla media e foneticamente simili almeno in grado medio, in quanto coincidono in numerose lettere nella stessa sequenza. In effetti la parola posizionata in alto nel marchio impugnato, che quindi attirerà per prima l’attenzione del consumatore, è quasi identica alla parola che costituisce i marchi anteriori, con l’aggiunta di sole due vocali in posizioni non importanti (quarta e ultima posizione). Pertanto, l’aggiunta della lettera “I” tra altre lettere identiche, e dell’ultima lettera “O” alla fine dell’elemento verbale “BISIBIGLIO” del marchio impugnato, possono essere facilmente trascurate o fraintese (sempre se pronunciate).
Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La distanza concettuale introdotta dal marchio impugnato ha un impatto non incisivo sul consumatore, perché creata da un elemento di minore importanza per i motivi sopra esposti.
Il richiedente richiama il principio secondo cui in relazione agli articoli di abbigliamento l’aspetto visivo riveste un’importanza rilevante nella valutazione globale del rischio di confusione. Questo principio in effetti non trova eccezione nel caso di specie, in quanto i segni sono stati ritenuti simili visivamente almeno in misura inferiore alla media, e quindi non presentano notevoli differenze visive come invece sostiene il richiedente. Infatti, i consumatori faranno più facilmente riferimento ai marchi utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.
Nel caso in esame, i precedenti richiamati dal richiedentenon sono rilevanti ai fini del presente procedimento, per i seguenti motivi:
· B 3 072 829, “AIRBNB” contro , B 3 080 005, “PERI”, “PERIPAL” e “PERISAFE” contro
e B 2 736 224,
contro “JAMPIERI”: i segni non sono comparabili perché l’elemento figurativo è posto sopra all’elemento verbale, e gli elementi verbali dei segni specialmente nel primo e terzo caso citati sono chiaramente molto distanti, soprattutto nelle loro parti inziali, e nel secondo caso l’attenzione del consumatore era superiore alla media perché si trattava di apparati e strumenti medici in classe 10 .
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotticonsiderati identici o similiin vari gradia quelli dei marchi anteriori.
I restanti prodotticontestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.
Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo a prodotti identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.
Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su cui si fonda l’opposizione in relazione ai prodottidissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un carattere distintivo accresciuto.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotticontestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Divisione d’Opposizione
| María Clara IBÁÑEZ FIORILLO | Valeria ANCHINI | Rosario GURRIERI |
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
