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MARCHIO SENZA TESTO – Assenza di carattere distintivo.  Euipo 30.11.2016

Siamo di fronte ad un marchio tridimensionale senza testo, la cui domanda di registrazione è stata rifiutata per mancanza di carattere distintivo.

L’azienda del richiedente è l’unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi e presenta la seguente osservazione:

la circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l’intera struttura sia “minimalista“ conferirebbe al segno capacità distintiva.

Le argomentazioni sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.

L’Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo. È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l’attenzione del consumatore e da far si che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.

 

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 16/11/2016

UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI  Via della Scala, 4 I-50123 Firenze  ITALIA

Fascicolo nº: 014997308 Vostro riferimento: 27771 Marchio: Tipo de marchio: Tridimensionale

Nome del richiedente: Tecnodidattica S.p.A.  Via G. Garibaldi 67 I-16040 San Colombano Certenoli (Genova)  ITALIA

In data 11/02/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 07/04/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente è titolare di un marchio identico che è stato concesso in Italia e la cui preesistenza viene rivendicata nella domanda oggetto di rifiuto. E’ inoltre titolare del marchio dell’ Unione Europea EUTM No. 6 536 577 che lui ritiene esser equivalente al segno oggetto di rifiuto.
2. Le immagini riportate dall’Ufficio nella comunicazione allegata, con il fine di provare che la forma del segno in oggetto non si differenzia da quelle normalmente in uso nel settore, sono di fatto immagini di basi per mappamondi prodotte dalla richiedente. A tal fine vengono presentate prove volte a dimostrare tale circostanza.
3. La richiedente è l’unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi come quella oggetto del presente procedimento. Ciò è dimostrato anche dai cataloghi in allegato.
4. Il richiedente ritiene che il segno sia distintivo poiché normalmente nel settore in questione, quello dei mappamondi, la base è molto più imponente ed inoltre è piena. La circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l’intera struttura sia “minimalista“ conferirebbe al segno capacità distintiva. Si allegano prove volte a dimostrare le differenze sopra menzionate. Tutto quanto sopra esposto renderebbe il segno facilmente memorizzabile e dunque conferirebbe al medesimo un carattere distintivo superiore alla soglia minima perché la medesima possa essere accettata.
5. Il richiedente argomenta in subordine il carattere distintivo acquisito e tal fine presenta delle prove che verranno elencate e analizzate in seguito.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
È giurisprudenza consolidata che il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro” (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Le argomentazioni di cui al punto 1 non possono essere accolte perché:

Per quanto riguarda le decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata:
il regime dell’Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale … Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell’Unione. Pertanto l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Per quanto riguarda l’argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata “le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare … relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesse (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Tutto ciò premesso il marchio anteriore del richiedente già registrato dall’Ufficio è il marchio :
EUTM No. 6 536 577
Le differenze fra tale segno e il segno oggetto di rifiuto, sono più che evidenti e non è necessario dilungarsi.
In relazione alle argomentazioni di cui al punto 2 l’Ufficio prende atto del fatto che le immagini riproducono basi per mappamondi prodotte dal richiedente e che dunque tali immagini non possano supportare la posizione dell’Ufficio, ma, per le ragioni che verranno spiegate in seguito tale circostanza non influisce sulla valutazione dell’Ufficio.
Le argomentazioni di cui al punto 3 sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.
L’Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che:
“Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [RMUE]” (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l’attenzione del consumatore e da far si che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.
Volendo comparare il segno del richiedente con una normale base per mappamondi
Si puó rilevare come la differenza sia imputabile al braccio che sostiene il globo e alla circostanza che la base nel caso del segno oggetto di rifiuto sia vuota e non è piena.
Nel presente caso il consumatore di riferimento è il grande pubblico e non certamente esperti del settore dei mappamondi delle basi per lampade.
Non vi sono ne prove ne indizi che detto consumatore percepirà quella che  è una stilizzazione, certamente riuscita ed elegante,  di una normale base per mappamondo, come un segno distintivo tridimensionale indicativo di una provenienza imprenditoriale.
Volendo porre in essere un esercizio di stile, tramite il quale si limita il pubblico ai consumatori specializzati nei settori interessanti, è possibile che essi giungano alla conclusione che la base per mappamondo, globo o lampada in questione è  un oggetto di design, ma non vi sono ragioni per concludere che gli stessi pensino che la medesima è indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.
Sebbene come menzionato uno scostamento sia percepibile, lo stesso rientra nell’ambito delle stilizzazioni che fanno parte del mondo del design e certamente la forma non presenta uno scostamento tale da far si che il consumatore medio dell’Unione Europea percepisca la medesima come un segno distintivo.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la percezione del segno oggetto di rifiuto da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.
Carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE. Gli impedimenti registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico … .
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate … .
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento … .
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta … .
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto … .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Il richiedente ha presentato la seguente documentazione:
A) Affidavit reso dal Sig. Riccardo Donati, legale rappresentante della Tecnodidattica S.p.A, nella quale si dichiara che: 1) La società opera sin dal 1949 nella produzione di globi geografici e sussidi didattici; 2) La medesima raggruppa numerosi marchi e uno di questi marchi identifica la linea “Atmosphere” a cui appartengono le basi per mappamoondo in questione; 3) la società è titolare di un marchio italiano identico a quello oggetto del presente rifiuto; 4) Mappamondi avente una base identica al segno oggetto del presente rifiuto sono commercializzati sin dal 2004.
B) Una visura camerale della Società TECNIDATTICA S.p.A;
C) Estratti di cataloghi TECNODIDATTICA nei quali si rappresenta il marchio oggetto di rifiuto nella funzione di base per mappamondo. I cataloghi sono in Italiano ed Inglese.
D) Dichiarazione del menzionato Sig. Riccardo Donati datata 04/12/2012 tramite la quale dichiara che in relazione ai prodotti delle linee Colour, Colour Liight, Vision, Full Circle, Reflection ed Expression per gli anni dal 2008 al 2012 ammonta ad un totale di circa 724.000€ per l’estero e a  circa 1. 264.000€ in Italia. Le spese fra fiere e pubblicità ammontano per lo stesso periodo a circa 60.000€ per l’estero e a circa 50.000€ per l’Italia.
Fatture che vanno dal 2008 al 2016 (si riportano solo quelle emesse in data posteriore al 13/01/2016 per ragioni che verranno spiegate nel corso della decisione):
Tutti gli importi sono approssimativi
– Olanda:  n. 4 fatture Tot. 53.300€ – Spagna: n.2 fatture Tot. 9.500 € – Francia: n. 5 fatture Tot. 59.100€ – Germania n. 7 fatture Tot. 124.400€ – Repubblica Ceca n. 2 fatture Tot. 5.800€ – Polonia. 1 fattura Tot.9.600€ – Danimarca  n. 2 fatture Tot. 26.300€ – Regno Unito n. 2 fatture Tot. 55.400€ – Italia n. 37 fatture Tot. 270.048€ ( le fatture vanno dal 2008 al 2015)
E) Articoli di vari Giornali e riviste italiane (Es. Grazia, Sole 24 ore, Cose di Casa, Cosmopolitan) in cui il marchio “Atmosphere“ viene citato e i mappamondi rappresentati. Tutti gli articoli sono in lingua italiana. Nella maggior parte dei casi, si tratta di rappresentazioni di Globi/Mappamondi all’interno di articoli redazionali di portata più ampia che si riferiscono ad arredamento e design.
F) Estratti di cataloghi di concorrenti
G) Catalogo “FIDATY” dei supermercati Esselunga dove uno dei mappamondi è offerto come premio.
Si deve premettere che una parte delle fatture non sono state tenute in considerazione poiché posteriori alla data di deposito del 13/01/2016. Si rileva in tal senso che poiché un marchio gode di protezione a decorrere dalla sua data di deposito, e dal momento che la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto a un altro, un marchio deve essere registrabile a quella data. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquisito mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione (sentenze dell’11/6/2009, C-542/07P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49 e 51; e del 7/9/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).
Sebbene sia vero che la prova dell’uso del segno dopo tale data non debba essere trascurata automaticamente si ritiene che la portata della medesima, che è agli atti, non sia tale da cambiare il risultato della presente analisi.
In primo luogo l’Ufficio rileva che la prova presenta delle carenze strutturali.
In tal senso, se da un lato le prove presentate dimostrano una reale presenza nel mercato, dall’altro manca del tutto un temine di paragone. L’Ufficio non è in grado di dedurre a quale sia la quota di mercato detenuta dal richiedente, né tantomeno dati in tal senso sono stai presentati dal quest’ultimo.
Sulla base delle fatture l’Ufficio puó solo concludere che il richiedente fra il 2008 e il 2015 ha veduto mappamondi per un totale di 370.500€.
Non sono d’aiuto neanche le prove riassunte al punto D) poiché sono semplici dichiarazioni del richiedente, della cui veridicità l’Ufficio non dubita, ma che non possono portare a conclusioni sulla quota di mercato detenuta, né tantomeno sulla percezione del  segno da parte del pubblico.
Per ciò concerne le rassegne stampa e gli articoli presentati, si rileva in primis che le medesime sono carenti dal punto di vista territoriale poiché relative esclusivamente al pubblico di lingua italiana. In secondo luogo dalle medesime non si puó in alcun modo dedurre che il segno venga percepito dal pubblico come un segno distintivo.
Le ulteriori prove presentate, se da un lato confermano una presenza nel mercato di basi per mappamondi o globi aventi la forma del segno oggetto di rifiuto, in nessun modo permettono di concludere che il segno abbia acquisito capacità distintiva tramite l’uso ai sensi dell’ articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
Non è dunque necessario valutare l’idoneità delle prove dal punto di vista territoriale.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 997 308 è respinta per i seguenti prodotti
Classe 11 Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di lampade
Classe 12 Mappamondi; Globi celesti.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Michele M. BENEDETTI – ALOIS

MARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE CURVE ROSSE OBLIQUE – Assenza di carattere distintivo.  Quarta Sezione Euipo 31.01.2017

Siamo di fronte ad un marchio dell’Unione Europea raffigurante due curve rosse oblique.      I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 .

–  classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio;

– classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;

– classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate;

–  Classe 42: «Servizi nell’ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».

Nel 2014 la ricorrente presenta domanda di registrazione del marchio europeo.

Nel 2015 l’esaminatore ne  respinge la registrazione per mancanza di carattere distintivo.

La ricorrente chiede ricorso dinnanzi a EUIPO.

La Seconda Commissione di Ricorso annulla la sentenza EUIPO.

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omesso di prendere in considerazione il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un’elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.

Il Tribunale non è  in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in considerazione il livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento.

Per questo motivo la Quarta sezione del Tribunale decide che la decisione della seconda commissione è respinta.

 

 

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2017 (1)

Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante due curve rosse oblique – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di valutare il carattere distintivo di un marchio in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento»

Nella causa T-130/16,

Coesia SpA, con sede in Bologna (Italia), rappresentata da S. Rizzo, in qualità di agente, ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente, convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2016 (procedimento R 1933/2015-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo che raffigura due curve rosse oblique,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2016,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2016,
visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1        Il 26 gennaio 2014 la Coesia SpA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
2        Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo formato da due curve rosse oblique:
3        I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–        classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti alimentari e di consumo, come macchine per imballaggio di sigarette e sigari, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, macchine per imballaggio di fazzoletti di carta, dispositivi per mettere nei sacchetti il tabacco trinciato; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione, bilance per tabacco per dispositivi di imballaggio del tabacco in sacchetti; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico, macchine per la fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette; macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine di trattamento stoppa per la preparazione di stoppa da filtri destinata alla fabbricazione di filtri per articoli fumabili, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine utensili per la produzione di ingranaggi; macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;
–        classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;
–        classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate, quali: macchine per fabbricare recipienti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, dispositivi per inscatolare, macchine per la
fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette, macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, macchine utensili per la produzione di ingranaggi, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;
–        Classe 42: «Servizi nell’ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».
4        Con decisione del 24 luglio 2015, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per tutti i succitati prodotti e servizi, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Costui ha sostanzialmente considerato che il segno figurativo di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo, ai sensi di tale disposizione.
5        Il 24 settembre 2015 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
6        Con decisione del 26 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Alla stregua dell’esaminatore, essa ha considerato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo.

Conclusioni delle parti
7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        condannare l’EUIPO alle spese.
8        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
9        La ricorrente deduce due motivi, attinenti alla violazione, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e all’obbligo di motivazione.
10      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.
11      Secondo una giurisprudenza costante, i marchi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio
designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenza del 3 dicembre 2015, Omega International/UAMI (Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero), T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 14 e giurisprudenza ivi citata].
12      Secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali sono chiesti la registrazione o la tutela del marchio, e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, C-473/01 P e C-474/01 P, EU:C:2004:260, punto 33, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 15).
13      Tuttavia, è sufficiente un minimo di carattere distintivo perché l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non sia applicabile (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto16 e giurisprudenza ivi citata).
14      L’accertamento del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo. 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio. Basta che il marchio consenta al pubblico di riferimento d’identificare l’origine dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio e di distinguerli da quelli di altre imprese (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
15      Tuttavia, un segno caratterizzato da eccessiva semplicità e costituito da una figura geometrica di base, quale ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo, o un comune pentagono, non può, in quanto tale, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori, cosicché questi ultimi non lo considereranno come un marchio, a meno che esso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso [sentenze del 12 settembre 2007, Cain Cellars/UAMI (Raffigurazione di un pentagono), T-304/05, non pubblicata, EU:T:2007:271, punto 22, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 18].
16      Quanto al pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare l’eventuale carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 12 della decisione impugnata, che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di registrazione erano principalmente destinati a un pubblico professionale e che, pertanto, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarebbe stata elevata. Questa osservazione della commissione di ricorso non è stata contestata e può essere convalidata.
17      La commissione di ricorso, al punto 12 della decisione impugnata, ha anche considerato che il marchio richiesto, nel suo complesso, era privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e ai servizi per i quali è chiesta la registrazione.
18      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omesso di prendere in considerazione il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un’elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.
19      L’EUIPO replica che, secondo la giurisprudenza, i segni di una semplicità estrema, come il marchio richiesto, di solito non sono distintivi. Tale constatazione vale anche quando, come nella presente fattispecie, il pubblico di riferimento è dotato di una soglia di attenzione più elevata dell’usuale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno.
20      Su questo punto, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno, nei limiti in cui, se è certamente vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento specializzato è, per definizione, più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole del segno se il pubblico di riferimento è specializzato (sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 48).
21      Infatti, il principio, derivante da giurisprudenza costante, secondo il quale, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita potrebbe essere rimesso in discussione se la soglia di distintività di un segno dipendesse, in maniera generale, dal livello di specializzazione del pubblico di riferimento (sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punti da 48 a 50).
22      Tuttavia, sebbene si evinca dalla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 20 e 21 che il fatto che il pubblico di riferimento abbia un livello d’attenzione elevato non attribuisce automaticamente a un marchio un carattere distintivo sufficiente, non se ne evince che un livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento non debba affatto essere preso in considerazione al momento di valutare il carattere distintivo di un marchio.
23      La totale astensione dal prendere in considerazione un siffatto livello d’attenzione al momento della valutazione del carattere distintivo di un marchio sarebbe contraria alla giurisprudenza citata al precedente punto 12, la quale impone che tale carattere sia valutato in funzione della percezione del pubblico di riferimento.
24      Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso si è limitata a ricordare, al punto 13 della decisione impugnata, la giurisprudenza citata al punto 20 supra. Nonostante tale generico richiamo, come sostiene giustamente la ricorrente, la commissione di ricorso non ha per niente precisato, nella decisione impugnata, di aver preso in considerazione l’elevato livello d’attenzione di cui dà prova il pubblico di riferimento.
25      Il Tribunale non è pertanto in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in considerazione il livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento.
26      Da tutto quanto precede consegue che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 conformemente a uno dei criteri fondamentali derivanti dalla giurisprudenza.
27      Il primo motivo deve essere quindi accolto.
28      La decisione impugnata deve pertanto essere annullata senza che occorra esaminare il secondo motivo.
Sulle spese
29      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 gennaio 2016 (procedimento R 1933/20152) è annullata.
2)      L’EUIPO è condannato alle spese.
Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2017.

Il cancelliere       Il presidente
E. Coulon       H. Kanninen
1 Lingua processuale: l’italiano.

 

ITALIA XX VENTITERRE – DECADENZA MARCHIO FIGURATIVO- Divisione di Annullamento EUIPO 16.12.2016

 

Il titolare del marchio ITALIA XX VENTITERRE decade dai suoi diritti relativamente ai prodotti contestati della classe 33 e cioè Bevande alcoliche (tranne le birre) per mancato utilizzo per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il marchio rimane registrato per le restanti classi per cui era registrato e cioè:

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.
Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

 

ANNULLAMENTO N. 13071 C (DECADENZA)

Casa Vinicola Zonin S.p.A, Borgolecco, 9, I-36053 Gambellara (VI), Italia (richiedente), rappresentata/o da De Gaspari Osnach S.R.L., Via Oberdan, 20, 35122 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Collegio Toscano degli Olivicoltori Ol.Ma S.A.C., Loc. II Madonnino, 3, I-58100 Montepescali Scalo (GR), Italia (titolare del marchio dell’Unione europea), rappresentata/o da Leonardo Paulillo, Via Andrea Bafile, 13, 00195 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/12/2016, la divisione di annullamento emana la seguente

 

DECISIONE

1. La domanda di decadenza è accolta.

2. Il titolare del marchio dell’Unione europea è decaduto interamente dai suoi diritti in relazione al marchio dell’Unione europea n. 7 517 931 a decorrere dal 09/06/2016 per tutti i prodotti contestati, ossia:
Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

3. Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati, ossia:

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.
Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

4. Il titolare del marchio dell’Unione europea sopporta l’onere delle spese, fissate a 1 080 EUR.

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 2 di 4

MOTIVAZIONI
Il richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell’Unione
europea n. 7 517 931  (marchio figurativo) (il marchio dell’Unione europea). La richiesta è diretta contro alcuni dei prodotti coperti dal marchio dell’Unione europea, ossia:

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).
Il richiedente ha invocato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il titolare del marchio dell’Unione europea decade dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, RMUE, se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dell’Unione europea è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Nei procedimenti di decadenza che si basano sulla mancata utilizzazione, l’onere della prova spetta al titolare del marchio dell’Unione europea poiché il richiedente non può essere tenuto a fornire la prova di un fatto negativo, ossia che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni. Spetta pertanto al titolare del marchio dell’Unione europea dimostrare l’uso effettivo nell’Unione europea o presentare le ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In questo caso il marchio dell’Unione europea è stato registrato in data 22/08/2009. La richiesta di decadenza è stata depositata il 09/06/2016. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio dell’Unione europea era registrato da oltre cinque anni.
Il 14/06/2016, la divisione di annullamento ha debitamente notificato al titolare del marchio dell’Unione europea la domanda di decadenza concedendo un termine di tre mesi per presentare la prova dell’uso del/della marchio dell’Unione europea per i prodotti contestati.

Il titolare del marchio dell’Unione europea non ha presentato osservazioni o prove dell’uso in risposta alla domanda di decadenza entro il termine prestabilito.
Secondo la regola 40, paragrafo 5, RMUE, se il titolare del marchio dell’Unione europea non fornisce la prova dell’effettiva utilizzazione del marchio contestato entro il termine fissato dall’Ufficio, il marchio dell’Unione europea sarà dichiarato decaduto.
Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 3 di 4
In mancanza di risposta da parte del titolare del marchio dell’Unione europea, non sussiste alcuna prova dell’effettiva utilizzazione del marchio dell’Unione europea nell’Unione europea per i prodotti né alcuna indicazione di ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, RMUE, il marchio dell’Unione europea deve essere considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti specificati nel regolamento RMUE nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti.
Di conseguenza, il titolare del marchio dell’Unione europea deve decadere parzialmente dai suoi diritti, che sono considerati privi di effetti a decorrere dal 09/06/2016 per tutti i prodotti contestati. Il/La marchio dell’Unione rimane valido/a per tutti i prodotti e servizi non contestati.

SPESE
Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.
Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La divisione di annullamento
Miriam SANCHEZ FUNES María INFANTE SECO DE HERRERA
José Antonio GARRIDO OTAOLA

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94,

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 4 di paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

TEST DRIVE – MARCHIO FIGURATIVO – Dipartimento Operazioni EUIPO 25.10.2016

Marchio Test Drive

Il marchio Test Drive è un marchio figurativo e viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico. L’attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all’interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese.

L’Ufficio competente ha riscontrato che il marchio è descrittivo e privo di carattere distintivo.

Sebbene sia vero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa. Il fatto che i termini “Test” e “Drive siano posti su due righe all’interno di un cerchio non sono altro che espedienti grafici piuttosto comuni e noti da tempo. Il marchio non è in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.

 

 

DIPARTIMENTO OPERAZIONI

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE Alicante, 25/10/2016
BRUNACCI & PARTNERS S.R.L  Via Scaglia Est, 19-31 I-41126 Modena  ITALIA

Fascicolo nº: 014672943 Vostro riferimento: 25541EU/MB/EB/ag Marchio: TEST DRIVE

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: Stefano Ravazzini  Via dei Fiori, 95 I-41053 Maranello  ITALIA

In data 04/12/2015 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata. Allegare L110.

In data 04/04/2016 dopo aver richiesto una proroga dei termini, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente rileva che in ambito commerciale l’utilizzo della dicitura “TEST DRIVE” serve ad identificare un servizio complementare nella vendita di autoveicoli. Tuttavia, il segno in questione non è utilizzato in questo senso in quanto nessuno dei prodotti e servizi è riconducibile alla prova su strada per fini commerciali e/o vendita. Infatti, il marchio in questione viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico.

2. L’attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all’interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese. Non esiste nessun legame diretto tra il marchio e i servizi in classe 39 e 41. Tantomeno, dal punto di vista semantico, la dicitura “TEST DRIVE” non permette stabilire un collegamento immediato con i prodotti di classe 12 e i servizi rivendicati in classe 35. Il richiedente rileva che non condivide l’opinione dell’Ufficio di come il segno in
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
questione possa essere considerato descrittivo per i prodotti e servizi in oggetto. La dicitura è da ritenersi distintiva e descrittiva solo in relazione alla definizione indicata dall’Ufficio, ossia a servizi di “prova di guida di un auto o di un altro veicolo a motore, al fine di determinare le sue capacità e limitazioni”.

3. Il segno in questione è inusuale e fantasioso.

4. Il richiedente afferma che contrariamente da quanto affermato dall’Ufficio, i prodotti e servizi sono destinati ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi offerti dal richiedente con quelli offerti con la denominazione generica “TEST DRIVE”.

5. La componente figurativa è sufficiente da conferire al segno in oggetto carattere distintivo.

6. Il richiedente è già titolare del marchio dell’Unione n. 12 936 241 “TEST DRIVE MARANELLO” che conferma ulteriormente la capacità distintiva del marchio “TEST DRIVE”.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:
Classe 35 Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; servizi di merchandising. Classe 39 Imballaggio e deposito di merci; trasporto di passeggeri su veicoli con autista; servizi di trasporto su strada; trasporto di passeggeri su strada. Classe 41 Attività culturali.
L’obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti e servizi.

Osservazioni di carattere generale:

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Osservazioni del richiedente:
1. Il richiedente rileva che in ambito commerciale l’utilizzo della dicitura “TEST DRIVE” serve ad identificare un servizio complementare nella vendita di autoveicoli. Tuttavia, il segno in questione non è utilizzato in questo senso in quanto nessuno dei prodotti e servizi è riconducibile alla prova su strada per fini commerciali e/o vendita. Infatti, il marchio in questione viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico.
L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.
Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno è composto dai termini “TEST DRIVE”, il cui significato è rintracciabile in dizionari inglesi di uso comune. In base alle definizioni date il consumatore di riferimento percepirà i termini come un’espressione dotata di significato, ossia “prova di guida”.
In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti nella lingua inglese. La dicitura fa riferimento alla prova di guida di un auto o un altro veicolo a motore, al fine di determinare, ad esempio, le caratteristiche tecniche, capacità, prestazioni e/o limitazioni tecniche.
Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.
Ciò premesso, se applicata a prodotti e servizi quali quelli richiesti, la dicitura “TEST DRIVE” non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida.
Per quanto concerne gli argomenti del richiedente esposti nel punto 1, in primo luogo i servizi indicati dal richiedente, ossia auto di alta gamma e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento, non corrispondono ai servizi indicati. Per quanto riguarda i servizi di guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento anche qualora fossero stati rivendicati, si tratta comunque di servizi che riguardano la prova guida di veicoli. Si potrebbe trattare, ad esempio, di una prova di guida di un veicolo guidato dal consumatore accompagnato da un istruttore o viceversa, con lo scopo di illustrare le caratteristiche tecniche e/o le prestazioni.

Rispetto all’argomento secondo il quale la dicitura “TEST DRIVE” viene utilizzata in ambito commerciale quale servizio complementare nella vendita di autoveicoli, l’Ufficio rileva che esso è solo uno dei tanti usi che si potrebbero fare del segno in oggetto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che se applicata a servizi di noleggio di automobili, noleggio di veicoli a motore, noleggio di vetture da corsa, la dicitura “TEST DRIVE” indicherà che tale noleggio è finalizzato a permettere al consumatore di effettuare per l’appunto una prova guida. Questa caratteristica permette al consumatore, ad esempio, di poter provare diverse classi di veicoli e poter apprezzare le differenti caratteristiche tecniche e/o prestazioni prima di effettuare una scelta definitiva.
Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 1 sono dunque da rigettare.

2. L’attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all’interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese. Non esiste nessun legame diretto tra il marchio e i servizi in classe 39 e 41. Tantomeno, dal punto di vista semantico, la dicitura “TEST DRIVE” non permette stabilire un collegamento immediato con i prodotti di classe 12 e i servizi rivendicati in classe 35. Il richiedente rileva che non condivide l’opinione dell’Ufficio di come il segno in questione possa essere considerato descrittivo per i prodotti e servizi in oggetto. La dicitura è da ritenersi distintiva e descrittiva solo in relazione alla definizione indicata dall’Ufficio, ossia a servizi di “prova di guida di un auto o di un altro veicolo a motore, al fine di determinare le sue capacità e limitazioni”.
Per quanto riguarda il punto 2, il fatto che l’attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all’interno di un programma promozionale e di valorizzazione del modenese, tale circostanza è irrilevante. Nessuno dei servizi sopra indicati sono stati rivendicati nella domanda di marchio.
L’Ufficio invece ritiene che, come già parzialmente esposto nel punto anteriore, i prodotti e servizi delle classi 12, 35, 39 e 41 sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida di un auto o un altro veicolo a motore, al fine di determinare le caratteristiche tecniche, capacità, prestazioni e/o limitazioni tecniche. Pertanto il marchio in questione trasmette informazioni ovvie  che i prodotti e servizi in oggetto sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida.
Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

L’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che il segno “TEST DRIVE” se utilizzato per contraddistinguere organizzazione di viaggi, incluso servizi di guida che hanno come oggetto prove di guida; noleggio di vetture da corsa; non fa altro che definire più concretamente l’oggetto dei servizi prestati, ossia che sono dei viaggi organizzati per quei consumatori desiderosi di svolgere delle prove di guida di veicoli al fine di determinare le caratteristiche tecniche, capacità e prestazioni, ad esempio, la possibilità di poter effettuare delle prove di guida con diversi tipi di vetture fuoristrada, sportive ecc. Mentre per servizi quali attività sportive, inclusi servizi di formazione per autisti in materia di competenze di guida, formazione per automobilisti, addestramento dei conducenti, lezioni di guida sicura, istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli, il segno in questione indica che tali servizi sono resi mediante “TEST DRIVE”, ovvero prove di guida utilizzate, ad esempio, con fini formativi e/o di addestramento. Ad esempio, in seguito alla prova di guida, l’informazione raccolta viene riepilogata ed esaminata permettendo così di individuare gli errori di guida commessi, quegli aspetti di stile che vanno ottimizzati affinché la guida sia più efficace. L’informazione ottenuta viene utilizzata per fini didattici affinché si possa correggere o migliorare la guida in base al tipo di servizio di formazione/addestramento prescelto. Prodotti recanti la dicitura “TEST DRIVE”, come autovetture o auto sportive, saranno sicuramente apprezzati dal pubblico di riferimento, probabilmente perché saranno immediatamente individuati come i prodotti con cui verrà svolta o che hanno sostenuto una prova di guida che permetta di determinare le caratteristiche tecniche e le prestazioni su strada. Si tratta quindi di prodotti che appunto perché sono stati sottoposti al “TEST DRIVE”, soddisfano le necessità del pubblico di riferimento in quanto racchiudono le caratteristiche che un amante del mondo dei motori o un consumatore medio si aspetta dalla guida di uno dei prodotti in questione (ad esempio che il veicolo sia veloce nelle curve, abbia una buona accelerazione ecc.).
Ecco che anche le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 2 sono dunque da rigettare.

3.Il segno in questione è inusuale e fantasioso.
La “mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente” (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).
L’argomentazione del richiedente inclusa nel punto 3 deve essere quindi respinta.

4. Il richiedente afferma che contrariamente da quanto affermato dall’Ufficio, i prodotti e servizi sono destinati ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi offerti dal richiedente con quelli offerti con la denominazione generica “TEST DRIVE”.

L’Ufficio non può condividere l’affermazione del richiedente secondo la quale i prodotti e servizi sono destinati unicamente ad un pubblico di riferimento altamente informato es esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi del richiedente.
La ratio dell’individuazione del consumatore di riferimento è imputabile alla necessità di individuare in primis, il grado di attenzione del medesimo e in secondo luogo il grado di specializzazione e comprensione del significato del marchio.  Si possono dunque dare situazioni in cui il termine è così specialistico che solo il consumatore specializzato comprenderà il significato del medesimo, ma tale non è il presente caso.
I prodotti e servizi richiesti non sono destinati esclusivamente al pubblico specializzato. Infatti, un’automobile, una moto, un servizio di autoscuola, un noleggio di auto ecc. non sono indirizzati esclusivamente a uno specialista, la cui consapevolezza è elevata, bensì anche al consumatore medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto.
Inoltre, come già indicato più sopra, la dicitura “TEST DRIVE” è un’espressione comunemente usata in inglese e che quindi è comprensibile anche dal consumatore medio, oltre che dal pubblico specializzato. È per tale motivo che l’Ufficio non concorda con le affermazioni del richiedente rispetto al pubblico di riferimento.
Inoltre, il consumatore professionale, la cui consapevolezza è elevata, proprio perché tale, comprenderà senza necessità di particolari sforzi mentali quale sia il significato della dicitura “test drive” in relazione ai prodotti e servizi obiettati. Egli pertanto cercherà prodotti e servizi che sono destinati a/specificamente disegnati e/o concepiti per prove di guida di un veicolo a motore al fine di determinare le caratteristiche tecniche e pertanto attribuirà certamente alla dicitura “TEST DRIVE” il significato indicato dall’Ufficio.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Ufficio ritiene di aver compiuto un esame esaustivo del legame esistente fra i consumatori di riferimento e i prodotti e servizi obiettati. Ecco che allora deve essere altresì respinta l’argomentazione del richiedente inclusa nel punto 4.

5. La componente figurativa è sufficiente da conferire al segno in oggetto carattere distintivo.
Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno, l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero
Sebbene sia vero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa. Il fatto che i termini “Test” e “Drive siano posti su due righe all’interno di un cerchio non sono altro che espedienti grafici piuttosto comuni e noti da tempo. Il marchio non è in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore. Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.
L’Ufficio ritiene pertanto, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo, a differenza di quanto affermato dal richiedente.
Nessuno degli elementi costituitivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estendibile all’insieme. In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti e servizi obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti/servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC (1203/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Ecco che allora devono essere altresì respinte le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 5.

6. Il richiedente è già titolare del marchio dell’Unione n. 12 936 241 “TEST DRIVE MARANELLO” che conferma ulteriormente la capacità distintiva del marchio “TEST DRIVE”.

Per quanto riguarda l’argomento in base a cui la registrazione n. 12 936 241 “TEST DRIVE MARANELLO” di cui il richiedente è titolare è stata accettate dall’EUIPO, l’Ufficio rileva che si tratta di un marchio diverso, non comparabile con quello in esame. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 6 sono dunque da rigettare.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 729 943  è respinta per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 Autovetture; auto sportive; trasporti [veicoli]; veicoli da locomozione terrestri, aerei, acquatici e ferroviari; veicoli terrestri.
Classe 35 Pubblicità; organizzazione di eventi; esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Classe 39 Organizzazione di viaggi, incluso servizi di guida; noleggio di automobili; noleggio di veicoli a motore; noleggio di vetture da corsa; organizzazione di visite turistiche; organizzazione di visite guidate; organizzazione, prenotazione e gestione di escursioni; servizi di autisti; prenotazione di autovetture a noleggio; fornitura di informazioni tramite internet inerenti il noleggio di automobili.
Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive, incluso servizi di formazione per autisti in materia di competenze di guida; formazione per automobilisti; addestramento dei conducenti; lezioni di guida sicura; istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli; organizzazione di corsi di formazione per turisti; organizzazione di tornei; organizzazione di manifestazioni sportive, gare e tornei sportivi; organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; servizi di registrazioni video; scuola guida; noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; organizzazione di competizioni sportive; organizzazione di rally, tour e gare automobilistiche.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

SAN FELICE contro DUCA SAN FELICE LIBRANDI  – Commissione di Ricorso  09.01.2017

Marchio San Felice contro marchio Duca San Felice Librandi

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini SAN FELICE.

Nel marchio impugnato le parole SAN FELICE sono scritte in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch’esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi si trovano a loro volta all’interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all’interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta con il colore dorato, in stampatello maiuscolo e in grassetto all’interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte

I prodotti – I prodotti contestati della classe 33  «bevande alcoliche (escluse le birre)» sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi di prodotti, nonostante siano formulati in modo leggermente diverso.

Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. – Per quanto riguarda il marchio contestato, l’elemento «DUCA» sarà associato a «un titolo nobiliare». Tenuto conto che i prodotti pertinenti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell’industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre).

Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, il fiore dorato è prettamente decorativo e pertanto si considera dotato di un minore carattere distintivo. Il paesaggio vitivinicolo suggerisce il luogo di produzione dei prodotti pertinenti della Classe 33, «bevande alcoliche (escluse le birre)», come per esempio i vini e, pertanto, si considera che tale elemento abbia un minore carattere distintivo.

Tenuto conto  della somiglianza tra i marchi e l’identità dei prodotti interessati, la Commissione ritiene che, dal momento che i prodotti sono identici, i segni sono simili e il marchio dell’Unione europea anteriore presenta un normale grado di carattere distintivo, sussista il rischio che il pubblico di riferimento sia indotto a credere che i prodotti designati dai segni in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

 

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 9 gennaio 2017

Nel procedimento R 373/2016-2

Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A. Contrada S. Gennaro, S.S. 106 88 811 Cirò Marina Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Studio Rubino SRL, Via Lucrezia della Valle, 84, 88 100 Catanzaro, Italia

contro

Società Agricola San Felice S.p.A Corso Italia 23 20122 Milano Italia Opponente / Resistente rappresentata da Porta, Checcacci & Associati S.P.A., Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 292 673 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 055 281)

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da T. de las Heras (presidente), H. Salmi (relatore) e C. Govers (membro)
Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente
Lingua del procedimento: italiano
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Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 9 agosto 2013, Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A (in prosieguo: «la richiedente») chiedeva la registrazione del marchio figurativo
con riferimento al seguente elenco di prodotti:
Classe 33: bevande alcoliche (escluse le birre). La richiedente rivendicava i colori nero, bianco, rosso e oro e descriveva il marchio nel modo riportato in appresso. Il marchio è rappresentato da un complesso figurativo costituito da un disegno e due diciture. Il disegno è raffigurato da un paesaggio campestre di colore rosso al di sopra del quale in negativo è riportata la dicitura «duca san felice» in caratteri maiuscoli stilizzati di colore bianco. Sotto tale disegno è raffigurato un fiore di agave al di sotto del quale è riportata la dicitura «librandi» in caratteri maiuscoli stilizzati di colore oro posta all’interno di un riquadro di colore nero. L’intero complesso figurativo è posto all’interno di tre cornici concentriche di diverso spessore di cui una di colore nero e le altre due di colore oro.

2 La domanda veniva pubblicata il 24 settembre 2013.

3 Il 18 dicembre 2013 la Società Agricola San Felice S.p.A. (in prosieguo: «l’opponente») presentava opposizione avverso la registrazione della domanda di marchio pubblicata per tutti i prodotti suesposti.

4 L’opposizione era fondata sugli impedimenti di cui all’articolo articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE

5 L’opposizione era basata sui seguenti diritti anteriori: – MUE n. 4 485 397 «SAN FELICE» depositato l’8 luglio 2005, registrato il 2 luglio 2008 e debitamente rinnovato per, inter alia, i seguenti prodotti:
Classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre).  – Marchio italiano n. 665 262 «SAN FELICE», depositato il 27 settembre 1995, registrato il 13 dicembre 1995 e debitamente rinnovato per, inter alia, i seguenti prodotti:
Classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre).
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6 Con decisione del 23 dicembre 2015 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), la divisione d’Opposizione ha accolto l’opposizione per tutti i prodotti contestati. Essa ha fondato, in particolare, la propria decisione sui seguenti motivi: – l’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio dell’Unione europea n. 4 485 397 dell’opponente.
I prodotti – I prodotti contestati «bevande alcoliche (escluse le birre)» sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi di prodotti, nonostante siano formulati in modo leggermente diverso.
I segni – I segni da porre a confronto sono i seguenti:
– Il territorio di riferimento è l’Unione europea. – Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea significa che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione (sentenza dell’08/09/2008, C-514/06 P, Armacell, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. – Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini «SAN FELICE». Il marchio contestato è un marchio figurativo formato da vari elementi posti all’interno di una cornice rettangolare. I termini «SAN
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SAN FELICE » sono scritti in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch’esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi si trovano a loro volta all’interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all’interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta con il colore dorato, in stampatello maiuscolo e in grassetto all’interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte. – Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere «S-A-N-F-E-L-I-C-E». Essi differiscono, invece, nella rappresentazione, nei colori, nelle parole «DUCA» e «LIBRANDI» e negli elementi figurativi del marchio contestato, ossia lo sfondo vitivinicolo e il fiore. – Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe «SANFE-LI- CE» presenti nello stesso ordine in entrambi i segni. Entro questi limiti, i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle sillabe «DU-СА» del primo termine e «LI-BRAN-DI» del secondo termine del marchio contestato, che non trovano riscontro nel marchio anteriore. – Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore sarà percepito dal pubblico del territorio di riferimento come «SAN FELICE», il nome di un santo. Con riferimento al marchio contestato si ritiene probabile che sarà anch’esso associato allo stesso concetto e, in tale misura, i marchi sono concettualmente simili. Il termine «DUCA» sarà percepito dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare, trasmissibile ereditariamente di padre in figlio (v. il dizionario italiano Treccani online, http://www.treccani.it). Il termine «LIBRANDI» sarà presumibilmente percepito come un cognome italiano (v. www.cognomix.it). L’elemento figurativo del marchio contestato possiede un contenuto concettuale che potrà essere identificato dal pubblico di riferimento come composto da un fiore e da un paesaggio vitivinicolo. Nella misura in cui il marchio anteriore non fa riferimento a questi concetti, i marchi non sono simili concettualmente. – Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni oggetto della comparazione sono simili.
Elementi distintivi e dominanti dei segni – Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. – Per quanto riguarda il marchio contestato, l’elemento «DUCA» sarà associato a «un titolo nobiliare». Tenuto conto che i prodotti pertinenti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell’industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). La parte
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del pubblico di riferimento che comprende il significato di questo elemento non presterà nei confronti di tale elemento di limitato carattere distintivo la stessa attenzione che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l’impatto di tale elemento è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione. – Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, il fiore dorato è prettamente decorativo e pertanto si considera dotato di un minore carattere distintivo. Il paesaggio vitivinicolo suggerisce il luogo di produzione dei prodotti pertinenti della Classe 33, «bevande alcoliche (escluse le birre)», come per esempio i vini e, pertanto, si considera che tale elemento abbia un minore carattere distintivo. Di conseguenza gli elementi figurativi aggiuntivi del marchio contestato hanno solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi. – I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.
Carattere distintivo del marchio anteriore – Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso di specie non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno del suo argomento. – Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso di specie, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico nel territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Ne consegue che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
Pubblico di riferimento – grado di attenzione – Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Il livello di attenzione di tale pubblico sarà medio.
Valutazione globale, altri argomenti e conclusione – I prodotti nella Classe 33 oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono stati ritenuti identici. – I marchi sono simili nella misura in cui il marchio anteriore «SAN FELICE» è interamente contenuto nel marchio contestato. I rimanenti elementi del marchio contestato dispongono di un limitato carattere distintivo o svolgono un ruolo di natura secondaria. Nel caso del termine «DUCA», questo è stato ritenuto in possesso di un limitato carattere distintivo, giacché frequentemente usato nell’industria delle bevande alcoliche. Gli elementi figurativi del marchio contestato svolgono un ruolo decisamente debole e probabilmente non colpiranno l’attenzione visiva del consumatore in misura
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così determinante da distoglierlo dalle parole che compongono il marchio contestato. Va altresì rilevato che il termine «LIBRANDI» suggerisce il cognome del produttore. Tale elemento svolge inoltre un ruolo secondario, dal momento che è di dimensioni più ridotte rispetto al resto degli elementi del marchio contestato ed è posizionato al di sotto di quest’ultimi. – D’altra parte, va ricordato che, nel caso di specie, i marchi in conflitto riguardano prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). Il fatto che le bevande alcoliche siano prodotti spesso ordinati oralmente, ad esempio nei bar e nelle discoteche, è altresì importante nel caso di specie. Quando i prodotti sono ordinati oralmente, la percezione fonetica del segno può essere influenzata da fattori quali la probabile presenza di vari altri suoni percepiti dal destinatario dell’ordine al momento dell’acquisto. In luoghi come pub, bar e discoteche, le bevande alcoliche sono normalmente ordinate nei punti di vendita con un aumento del fattore di rumore (sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mistery, EU:T:2003:7, § 48). Di conseguenza, si ritiene che il grado di somiglianza fonetica tra i marchi, che si riferirà a entrambi i marchi principalmente attraverso il termine «SAN FELICE» (identico dal punto di vista fonetico sia nel marchio anteriore sia nel marchio contestato), sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione. Ciò anche perché il termine «LIBRANDI», come già detto in precedenza, suggerisce il cognome del produttore. – Per completezza, resta da prendere in considerazione la tesi della richiedente che richiama precedenti decisioni dell’Ufficio a sostegno delle proprie argomentazioni. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. – Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’Ufficio (sentenza del 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld EU:T:2004:198). – Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare. – Nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente, ovvero la decisione dell’EUIPO del 27/07/2015, B 2 316 605, «CAPRI-PRELUDIO CAPRI», non è rilevante ai fini del presente procedimento, dato che i segni non sono comparabili con quelli del caso di specie, giacché entrambi sono figurativi; inoltre, l’opponente non aveva affermato in modo esplicito che i marchi anteriori erano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà. – Alla luce di quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel caso di specie, ivi incluso il principio d’interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da
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un elevato grado di somiglianza tra i prodotti (e viceversa), la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento di lingua italiana per i prodotti reputati identici in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata. – Pertanto, l’opposizione basata sul MUE anteriore deve essere considerata fondata. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. – Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo. – Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 485 397 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio contestato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (sentenza del 16/09/2004, T342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268).

7 Il 16 febbraio 2016 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendo che la decisione fosse annullata integralmente. Una memoria contenente i relativi motivi del ricorso veniva depositata in data 21 aprile 2016.

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevute il 23 giugno 2016, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come riportato di seguito. – Il cuore del marchio richiesto, al di là delle rappresentazioni grafiche caratterizzanti e riprodotte nell’etichetta, non è rappresentato dalla sola dicitura «SANFELICE», ma dall’intera scritta «DUCA SANFELICE LIBRANDI», in cui tutti i singoli termini ed elementi denominativi contribuiscono ad attribuire al marchio un carattere maggiormente distintivo. – I marchi in questione appaiono diversi, in quanto, nonostante condividano alcuni elementi denominativi, questi sono riprodotti e collocati in modo completamente differente nel marchio richiesto, e sono oltretutto posti all’interno di una struttura denominativa e figurativa più ampia, nella quale sono presenti alcuni termini aggiuntivi, ossia le parole «DUCA» e «LIBRANDI» che contribuiscono a diversificare maggiormente i segni.
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– Il numero maggiore di sillabe, la loro diversa successione e la complessiva difforme struttura dei segni sono facilmente percepibili sul piano visivo. Inoltre, sul piano fonetico, tali caratteristiche sono di particolare impatto perché incidono fortemente sulla diversa successione di suoni, accenti e ritmo e sulla pronuncia complessiva dei marchi. Ne consegue, pertanto, che, sul piano visivo e fonetico, i marchi sono diversi. – Sotto il profilo concettuale, la decisione impugnata afferma che il pubblico italiano di riferimento percepirà il termine «SAN FELICE» come il nome di un santo, mentre con riferimento ai termini «DUCA» e «LIBRANDI», afferma che questi saranno percepiti rispettivamente dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare trasmissibile da padre in figlio, il primo, e come un cognome italiano, il secondo. Il significato specifico di ciascuno dei due termini del marchio anteriore non presenta alcun nesso con le caratteristiche dei prodotti della Classe 33, di conseguenza le due parole e il marchio nel suo complesso devono essere considerati dei meri segni di fantasia, dotati di originalità. – A differenza dei marchi di fantasia dell’opponente, nel marchio contestato la dicitura utilizzata «DUCA SAN FELICE» non rappresenta un nome di pura fantasia, bensì un personaggio storico realmente esistito, e nello specifico il Duca Giovan Vincenzo, Conte di Bagnoli, dal quale la famiglia Librandi aveva acquistato i terreni per piantarvi alcune viti, ed in onore al quale ne aveva riportato le fattezze sulle etichette delle prime annate prodotte. – Pertanto, l’uso del termine «DUCA» è altresì fortemente ancorato ad un contesto e ad un personaggio storico che rendono l’associazione semantica opportuna e adeguata. – Quindi, dal momento che alla parola «DUCA SAN FELICE» presente nel marchio richiesto sarà associato un significato ben preciso da parte del consumatore, a differenza dei marchi anteriori dell’opponente, si può affermare che i marchi in questione non sono concettualmente simili. – Il mercato del vino è un settore altamente variegato e specializzato, che presenta notevoli differenze tra prodotti di vario tipo, vitigni, aziende produttrici, ecc. Il consumatore medio della categoria di riferimento, ossia prodotti vinicoli, sarà dunque considerato non «mediamente informato», ma «ragionevolmente ben informato» o, se appassionato o utilizzatore non sporadico del prodotto, «molto cauto e attento». Inoltre, laddove al bisogno primario da soddisfare sia associato il piacere, risulta evidente che il livello di attenzione prestato dal consumatore nella selezione e/o nell’acquisto di tali prodotti sarà molto più elevato. – Quindi, se, come afferma la controparte, il consumatore arriverà ad associare il vino «SAN FELICE» ai territori toscani del Chianti e del Montalcino, avrà ancor prima rilevato e carpito l’informazione che il vino «DUCA SAN FELICE» proviene da un vitigno diverso, ossia il Cirò, tipico delle zone del sud d’Italia e della Calabria in particolare. – In entrambi i casi dunque, il confronto tra i segni non porterebbe a un rischio di confusione e/o all’associazione dei prodotti vinicoli
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contraddistinti dai marchi in questione, in quanto il consumatore finale sarà in grado di ricordare e di apprezzare con maggiore precisione ed interesse le differenze esistenti tra etichette e aziende produttrici. – Dal momento che i prodotti nella Classe 33, protetti dai marchi in conflitto, sono stati ritenuti identici, e che, in particolare, essi non sono «bevande alcoliche» ma «vini», anche di un certo prestigio, la decisione impugnata ha commesso un errore di valutazione nell’affermare che «i marchi in conflitto riguardano le bevande alcoliche (escluse le birre), ossia prodotti spesso ordinati oralmente, ad esempio nei bar e nelle discoteche (…)» – Il vino viene acquistato e/o consumato generalmente nei ristoranti, nelle enoteche, nelle aziende produttrici o in qualsiasi altro luogo in cui il consumatore si reca per scegliere e degustare un vino. I consumatori sono certamente già a conoscenza delle caratteristiche e delle etichettature di tali vini, anche se li vedono e degustano per la prima volta; tuttavia, i vini non saranno di certo acquistati in discoteche. – La consumazione di bevande alcoliche non può essere paragonata a quella del vino, perché non solo sono diversi i canali di vendita e di somministrazione, ma è anche molto diverso il target del pubblico di riferimento, in quanto un estimatore di buon vino, anche solo mediamente informato, non si recherà mai nei luoghi descritti dall’esaminatore (bar e/o discoteche) per ordinarne un bicchiere o una bottiglia. Di conseguenza, anche la tesi dell’oralità dell’ordine e del rumore che inficia la corretta percezione fonetica del segno, viene a nostro avviso a cadere, dal momento che il tipo di bevanda contrassegnata dai marchi in questione, ossia il «VINO», non viene venduta nei suddetti luoghi e non viene ordinata oralmente, in quanto la scelta di un vino viene di solito coadiuvata da una carta dei vini o da una persona apposita che illustra caratteristiche e peculiarità del prodotto al consumatore interessato. – Il fatto che, nel caso di specie, i marchi anteriori non siano dotati di alcun carattere distintivo forte, essendo meramente denominativi e senza alcun elemento caratterizzante, deve essere considerato nella valutazione globale e di insieme, ed essi devono essere qualificati come aventi un grado basso di carattere distintivo, a differenza di quello riconosciuto al marchio opposto, in cui la parte figurativa, che include anche elementi denominativi aggiuntivi quali «DUCA» e «LIBRANDI», lo qualifica di per sé come avente un alto grado di carattere distintivo, perché dotato di un impatto visivo importante. – Inoltre, alla luce delle argomentazioni esposte finora, idonee a dimostrare che i marchi presentano significative differenze in quanto, anche laddove i prodotti siano risultati identici, gli elementi di diversità superano quelli di somiglianza, e che il rischio di confusione va stabilito sulla base di una valutazione globale tra i marchi, in base all’impressione generale conferita dagli stessi e tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti, – riteniamo non ravvisabile alcuna somiglianza tra i segni.
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10 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati secondo quanto indicato di seguito. – Il fatto che vi sia identità di prodotti non è stato contestato dalla richiedente. – Il marchio contestato include una parte verbale «DUCA SAN FELICE – LIBRANDI» e una parte figurativa, che comprende un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. I termini «DUCA SAN FELICE LIBRANDI» sono posti all’interno di rettangoli di vari colori. La parte figurativa menzionata è tipica delle etichette dei vini: difatti un paesaggio relativo alle viti sostanzialmente descrive i vigneti dove l’uva per la produzione del vino viene coltivata. La presentazione in rettangoli colorati è la tipica soluzione grafica che è presente nelle etichette dei vini di qualunque tipo e qualità, essendo forme geometriche semplici. Pertanto, la parte grafica non presenta alcun elemento distintivo particolare. Inoltre, la parola «DUCA» viene interpretata come un titolo nobiliare. Nel settore vitivinicolo, segnatamente le aziende agricole italiane e spagnole, sono solite aggiungere al loro nome un titolo nobiliare, come conte, marchese, duca, ecc., giacché in passato le aziende agricole erano di norma possedute, in particolare, da nobili. L’elemento «DUCA» non può essere considerato distintivo, ma piuttosto debole. – I marchi depositati anche solo a livello dell’Unione contenenti la parola «DUCA» nella Classe 33 per bevande alcoliche sono numerosissimi. Il fatto che «DUCA SAN FELICE» sia un personaggio realmente esistito cambia poco, dal momento che egli è conosciuto solamente da una minoranza di persone quali storici o intenditori di vini. Inoltre, l’utilizzo di nomi di personaggi effettivamente nobili è anch’esso prassi comune nel settore, come già evidenziato e descritto nell’opposizione, in cui una pluralità di marchi contenenti il titolo nobiliare conte, marchese, duca, ecc. nella Classe 33 identificava effettivi personaggi realmente esistiti appartenenti alla nobiltà. Pertanto, il commento della richiedente secondo cui tale personaggio può risultare distintivo agli occhi del consumatore non può essere accolto. In conclusione, la parola «DUCA» non può essere considerata distintiva. – Il termine «LIBRANDI», come si può osservare dalla rappresentazione del marchio registrato, appare in piccolo in basso con un carattere di dimensioni ridotte rispetto a «SAN FELICE». Tale termine viene molto probabilmente associato ad un cognome e specificatamente al cognome del produttore. – Pertanto, l’elemento «SAN FELICE» è quello dominante. – Un consumatore, per quanto bene informato, avrà difficoltà a percepire che «SAN FELICE» e «DUCA SAN FELICE» si riferiscano a prodotti provenienti da diversi produttori. I consumatori di vini ed in particolare quelli con una certa conoscenza del settore, sono abituati a vini la cui denominazione include un titolo nobiliare, quale appunto «DUCA». Viene quindi assai conseguente considerare i vini «SAN FELICE» e «DUCA SAN FELICE» come provenienti dallo stesso produttore, e considerarli delle varianti.
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– Da ultimo, nelle stesse carte dei vini solitamente non è riprodotta l’etichetta del vino, ma unicamente la sua denominazione. Anche qui, alla denominazione «DUCA SAN FELICE» della carta dei vini il consumatore assocerà un vino prodotto dal medesimo produttore di «SAN FELICE». – Non è inusuale ordinare vini e anche vini di pregio al bar; nelle stesse enoteche si svolgono degustazioni «modello bar» dove vengono serviti vini di qualità.
Motivi

11 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, esso è ammissibile.
Osservazioni preliminari sui regolamenti applicabili

12 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata depositata prima che il nuovo regolamento sui marchi dell’Unione europea (RMUE), introdotto dal regolamento modificativo (UE) 2015/2424 entrasse in vigore (il 23 marzo 2016). Pertanto, il vecchio regolamento sui marchi comunitari (RMC) si applica al presente ricorso (sentenza del 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), almeno per quanto riguarda le disposizioni non strettamente procedurali (sentenza del 13/06/2013, C-346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Tuttavia, per pronto riferimento, la Commissione farà riferimento al «RMUE» e alla nuova terminologia introdotta dal regolamento modificativo, nonostante le modifiche sostanziali contenute nel regolamento non trovino applicazione nel caso di specie.

13 Dal momento che il nuovo regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea (REMUE) non entrerà in vigore prima del 1º ottobre 2017, la Commissione continuerà a fare riferimento all’attuale regolamento di esecuzione sul marchio comunitario (CE) n. 2868/95 (REMC).
Rischio di confusione

14 L’articolo 8 del RMUE recita: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: … (b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
…»
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15 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

16 Il rischio di confusione nella mente del pubblico dev’essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; del 29.09.1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Pubblico e territorio di riferimento

17 La percezione dei marchi nella mente del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione.

18 Considerato che il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea, il territorio di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è l’Unione europea.

19 Dal carattere unitario del marchio dell’Unione europea, sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, RMUE, discende che un marchio dell’Unione europea anteriore è protetto in modo identico in tutti gli Stati membri. I marchi dell’Unione europea anteriori sono pertanto opponibili a qualsiasi domanda di marchio successiva che leda la loro tutela, anche solo con riguardo alla percezione dei consumatori di una parte del territorio dell’Unione. Da ciò consegue che il principio sancito dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale è sufficiente per rifiutare la registrazione di un marchio che un impedimento assoluto alla registrazione esista soltanto per una parte della Comunità [Unione europea], si applica, per analogia, anche al caso di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Pertanto, «una parte» dell’Unione europea può essere costituita da un solo Stato membro (sentenza del 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 e 83, ultima frase).

20 Pertanto l’opposizione deve essere accolta anche laddove il rischio di confusione sussista in un solo Stato membro. Per ragioni di economia processuale, la divisione d’Opposizione ha incentrato la propria analisi unicamente sul territorio italiano. La Commissione farà altrettanto.

21 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, quando i prodotti o i servizi sono destinati all’insieme dei consumatori, come nel caso di specie, occorre considerare che il pubblico pertinente è costituito dal consumatore medio (sentenza del 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 62 e la giurisprudenza ivi citata).
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22 L’argomento della richiedente, secondo cui il consumatore medio è molto attento, non può essere accolto. Le bevande alcoliche sono, in genere, prodotti di consumo quotidiano, spesso oggetto di una distribuzione su larga scala, che va dal reparto alimentari dei supermercati, dei grandi magazzini e di altri punti vendita al dettaglio, ai ristoranti e bar. Secondo una costante giurisprudenza, il consumatore di bevande alcoliche appartiene al pubblico generale, considerato normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza del 24/11/2016, T-250/15, CLAN / CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 25-26 e la giurisprudenza ivi citata).

23 La giurisprudenza summenzionata non esclude che talune sottocategorie di bevande alcoliche, come ad esempio alcune varietà di vino, in ragione della loro rarità o dell’elevato prezzo, possano essere rivolte a un numero limitato di estimatori o persino collezionisti, che mostrerebbero un grado di attenzione elevato. Tuttavia, tale affermazione non può automaticamente applicarsi al consumatore medio di bevande alcoliche in questione. Pertanto, anche qualora si ammettesse l’esistenza di talune sottocategorie di vini conosciute solo da un pubblico molto esclusivo o che sono accessibili solo da tale pubblico, ciò dimostrerebbe, se così fosse, un livello di attenzione superiore alla media. In ogni caso, bisogna tenere conto del fatto che la richiedente non ha provato che i prodotti coperti dai marchi in questione appartengono a tale sottocategoria. La richiedente non ha dimostrato che tali prodotti non sono rivolti al pubblico generale bensì, esclusivamente, ad una specifica categoria di consumatori. Al contrario, gli argomenti della richiedente si limitano a contenere generalizzazioni sui vini (per analogia, sentenza del 24/11/2016, T-250/15, CLAN / CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 30)

24 Il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza del 28/06/2005, T-301/03, Canal Jean, EU:T:2005:254, § 50).

25 Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comparazione dei prodotti

26 È pacifico che la decisione impugnata ha correttamente ritenuto che i prodotti debbano essere considerati identici.
Comparazione dei segni

27 Il rischio di confusione dev’essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi, sulla base dell’impressione generale data dai marchi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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28 I segni che devono essere confrontati sono i seguenti:

29 Come correttamente accertato nella decisione impugnata, da un punto di vista visivo, il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini «SAN FELICE». Il marchio contestato è un marchio figurativo formato da vari elementi posti all’interno di una cornice rettangolare. I termini «SAN FELICE» sono scritti in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch’esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi a loro volta si trovano all’interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all’interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta in colore dorato, in stampatello maiuscolo e grassetto all’interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte. I segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere «S-A-N-F-E-L-l-C-E». Essi differiscono, invece, nella rappresentazione, i colori, le parole «DUCA» e «LIBRANDI» e negli elementi figurativi del marchio contestato, ossia lo sfondo vitivinicolo e il fiore.

30 Il marchio contestato riproduce interamente il marchio anteriore e due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (sentenza del 20/01/2010, T-460/07, Life Blog, EU:T:2010:18, § 51 e la giurisprudenza ivi citata).

31 La Commissione cita altresì la giurisprudenza del Tribunale secondo cui se un marchio è contenuto interamente nel marchio richiesto, ciò indica che i due marchi sono simili (sentenza del 13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; del 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 e del 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).

32 Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, la Commissione ritiene che il loro impatto sia limitato. Gli elementi figurativi non sono rappresentati in un modo così specifico e originale da consentire ai consumatori di ricordare tali elementi né sono tali da agevolarli nel distinguere i segni. Inoltre, occorre rammentare che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere considerati come maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il loro nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio
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Marchio anteriore Segno contestato

(sentenza del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:70, § 45 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie non sussiste ragione alcuna per discostarsi da tale principio. Il pubblico di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio contestato come componenti decorativi e non come elementi che indicano l’origine commerciale dei prodotti.

33 Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe «SAN-FELI-CE» presenti allo stesso ordine in entrambi i segni. Entro questi limiti, i segni sono identici dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle sillabe «DU-СA» del primo termine e «LI-BRAN-DI» del secondo termine del marchio contestato, che non trovano riscontro nel marchio anteriore. Il fatto che il marchio richiesto contenga parole in più e che sia quindi più lungo da pronunciare non consente di concludere che non sussiste alcuna somiglianza fonetica tra i marchi in questione (sentenza del 23/10/2015, T-96/14, VIMEO, EU:C:1999:323, § 39 e del 07/10/2015, T-227/14, EU:T:2015:760, FRECCE TRICOLORI, 46) Pertanto i segni sono simili da un punto di vista fonetico nella misura in cui il marchio anteriore è interamente contenuto nel segno contestato e le parole «SAN FELICE» si pronunciano in modo identico. 34 Inoltre, come correttamente affermato nella decisione impugnata, per quanto riguarda il marchio contestato, i consumatori italiani assoceranno l’elemento «DUCA» a un «titolo nobiliare». Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell’industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato di questo elemento non presterà la stessa attenzione a tale elemento di limitato carattere distintivo che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l’impatto di tale elemento è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi in questione.

35 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le differenze tra i segni non siano tali da superare le considerevoli somiglianze visive e, in particolare, fonetiche esistenti tra i marchi. La Commissione ritiene che dall’impressione generale dei marchi si evinca la sussistenza di una somiglianza visiva e fonetica.

36 Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore sarà percepito dal pubblico del territorio di riferimento come «SAN FELICE», il nome di un santo. Con riferimento al marchio contestato si ritiene probabile che sarà anch’esso associato allo stesso concetto e in tale misura i marchi sono concettualmente identici. Il termine «DUCA» sarà percepito dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare, trasmissibile ereditariamente di padre in figlio. Il termine «LIBRANDI» sarà presumibilmente percepito come un cognome italiano. L’elemento figurativo del marchio contestato possiede un contenuto concettuale che potrà essere identificato dal pubblico di riferimento come composto da un fiore e da un paesaggio vitivinicolo.

37 Per quanto riguarda l’argomento della richiedente secondo cui, diversamente dal marchio dell’opponente, nel marchio contestato la dicitura utilizzata «DUCA SAN FELICE» non rappresenta un nome di pura fantasia, bensì un personaggio storico realmente esistito, e nello specifico il Duca Giovan Vincenzo Conte di
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Bagnoli, dal quale la famiglia Librandi aveva acquistato i terreni per piantarvi alcune viti, ed in onore al quale ne aveva riportato le fattezze sulle etichette delle prime annate prodotte e che dunque i marchi in questione non sono simili da un punto di vista concettuale, non vi è prova che il consumatore medio sarebbe al corrente delle specificità che riguardano la storia del nome del prodotto della richiedente.

38 Pertanto, i marchi presentano altresì, almeno, una scarsa somiglianza concettuale.

39 Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione condivide l’opinione della divisione d’Opposizione secondo cui i marchi sono nel complesso simili.
Carattere distintivo del marchio anteriore

40 La Commissione conviene con la divisione d’Opposizione sul fatto che, ai fini del presente procedimento, il marchio anteriore presenta un carattere distintivo normale per i prodotti in questione.
Valutazione globale del rischio di confusione

41 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, a seconda del caso, da imprese economicamente collegate. La valutazione del rischio di confusione nella mente del pubblico dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dall’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti e i servizi designati: esso deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 e 29 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 e 18).

42 Inoltre, per quanto riguarda i prodotti in questione, «bevande alcoliche (escluse le birre)» (i prodotti non coprono solo i «vini», come la richiedente sembra asserire), il Tribunale ha già statuito che nella valutazione complessiva del rischio di confusione si tiene conto della percezione sia visiva che fonetica dei consumatori, sebbene la percezione fonetica rivesta un’importanza particolare (sentenza del 29/02/2012, T-525/10, Servo Suo, EU:T:2012:96, § 67 e del 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 35). Questi prodotti sono altresì venduti in bar e ristoranti nei quali il consumatore sceglie dopo aver letto il menù il quale riproduce solamente gli elementi denominativi dei marchi in questione. In tali circostanze, il rischio di confusione è maggiore in ragione del fatto che le differenze visive tra i marchi non aiutano il consumatore a distinguere i suddetti marchi (sentenza del 27/02/2014, T-602/11, Qta S. José de Peramanca, EU:T:2014:97, § 58 e del 16/09/2009, T-458/07, Dominio de la Vega, EU:T:2009:337, § 48).

43 Di conseguenza, nel caso di specie, bisogna attribuire meno importanza alle differenze visive tra i segni in questione e dare maggior peso alle somiglianze
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fonetiche (sentenza del 27/02/2014, T-602/11, Qta S. José de Peramanca, EU:T:2014:97, § 59).

44 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, quando i prodotti coperti dai marchi in questione sono identici o molto simili, il grado di differenza dei segni deve essere alto in modo da escludere un rischio di confusione (sentenza del 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Nel caso di specie, come affermato nei paragrafi che precedono, i segni sono nel complesso simili.

45 Alla luce di quanto detto, tenuto conto di una certa interdipendenza tra i fattori che devono essere presi in considerazione nonché, in particolare, della somiglianza tra i marchi e l’identità dei prodotti interessati, la Commissione ritiene che, dal momento che i prodotti sono identici, i segni sono simili e il marchio dell’Unione europea anteriore presenta un normale grado di carattere distintivo, sussista il rischio che il pubblico di riferimento sia indotto a credere che i prodotti designati dai segni in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

46 La Commissione osserva, inoltre, che in base al principio di interdipendenza e data l’identità dei prodotti, si giungerebbe alla stessa conclusione anche laddove risultasse che i marchi presentano nel complesso solo un grado di somiglianza basso.

47 Pertanto, il ricorso è respinto.
Spese

48 La richiedente, in quanto parte soccombente ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, dovrà sopportare le spese del procedimento di ricorso. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 6, RMUE, e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, la richiedente è pertanto tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso per l’importo specificato nella regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC (550 EUR). Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la divisione d’Opposizione ha ordinato alla richiedente di sopportare le spese sostenute dell’opponente per un importo pari a 650 EUR. Questa posizione è rimasta invariata.
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Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Ordina alla richiedente di sopportare l’importo totale di 1 200 EUR in relazione alle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di ricorso e di opposizione.

Signed
T. de las Heras
Signed
H. Salmi
Signed
C. Govers
Registrar:
Signed
H.Dijkema

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TECNINOX contro TECNOINOX – Divisione di Opposizione 23.01.2017

Marchio Tecninox contro marchio Tecnoinox

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “tecninox” leggermente stilizzata, dove le lettere “tecn” sono più grandi delle restanti lettere “inox”. Tale dicitura è preceduta da un elemento figurativo di colore nero all’interno del quale sono riprodotte una “t” con un pallino, entrambi di colore bianco e una “i” in nero e puntellata in bianco. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico mentre la restante parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituto da un elemento figurativo con angoli arrotondati e delle lettere stilizzate “ti” e della parola “tecnoinox” in caratteri stilizzati. Il marchio è in colore blu. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico di riferimento mentre l’altra parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

I prodotti contestati lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox sono simili alla rubinetteria dell’opponente. Tali prodotti sono complementari e hanno la stessa destinazione. Inoltre, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili a quelli del marchio anteriore.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 543 588

 

TecninoxS.r.l., Via Emilia 89/A – Frazione Sanguinaro, 43015 Noceto (Parma), Italia (opponente), rappresentata da Ing. Dallaglio S.r.l., Via Mazzini, 2, 43121, Parma, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Tecnoinox S.r.l., Via Torricelli, 1, 33080 Porcia, Italia (richiedente), rappresentata da Abp Agenzia Brevetti Pordenone Di Da Riva Luigi, Via div. M. Modotti, 1/6, 33170, Pordenone, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 23/01/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 543 588 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 11: Lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 700 273 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 700 273, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 11. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 2 764 561. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 7: Miscelatori per polveri e liquidi, pompe, valvole.

 

Classe 11: Rubinetteria.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 11: Accessori di sicurezza per condutture del gas; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; addolcitori dell’acqua; apparecchi ad acqua calda; apparecchi ad aria calda; apparecchi da cucina a gas; apparecchi di congelamento per alimenti; apparecchi di cottura; apparecchi di cottura a barbecue; apparecchi di cottura a gas; apparecchi di cottura a vapore elettrici; apparecchi di cottura allo spiedo; apparecchi di refrigerazione; apparecchi di regolazione (parti di bruciatori a gas); apparecchi ed impianti di raffreddamento; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi elettrici per cuocere a vapore la verdura; apparecchi elettrici per cuocere a vapore il riso; apparecchi elettrici per il riscaldamento; apparecchi elettrici per cuocere a vapore; apparecchi elettrici per cuocere il riso; apparecchi elettrici per cuocere il pane; apparecchi elettrici per cuocere le uova; apparecchi industriali per cuocere il riso; apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; apparecchi per cuocere; apparecchi per cuocere le uova; apparecchi per la generazione di fumo per la cottura; apparecchi per la generazione di flussi d’aria; apparecchi per la generazione di calore; apparecchi per la produzione di vapore; apparecchi per la produzione di ghiaccio; armadi riscaldati per alimenti; armadio di fermentazione per pasta da pane; armature per forni; arrostiere elettriche; aspiratori di fumi; attrezzatura per il trattamento dell’aria; attrezzature per cucinare, riscaldare, raffreddare e trattare cibi e bevande; attrezzature per refrigerare e congelare; barbecue; barbecue a gas; barbecue [apparecchio]; barbecues; blocchi di cottura; bruciatori; bruciatori a gas; cucine; cucine a gas; cucine elettriche; elementi scaldanti piatti; fornelli a gas; fornelli [apparecchi di cottura]; fornelli comprendenti grill; fornelli con superfici smaltate in vetro; fornelli da cucina; fornelli elettrici; fornelli elettrici e a gas; forni; forni a convezione; forni a carrello; forni a gas; forni da cucina; forni da tavolo; forni di cottura per uso commerciale; forni elettrici; forni elettrici da cucina; forni per panetteria; friggitrici; friggitrici commerciali per catering; friggitrici elettriche; friggitrici elettriche industriali; frigoriferi (armadi -); frigoriferi-congelatori; frigoriferi elettrici; girarrosto; griglie; griglie a gas; griglie [apparecchi di cottura]; griglie elettriche [il calore viene dalla parte inferiore]; griglie per barbecue; griglie per carne; griglie per cucinare; grill elettrici; impianti di cottura; impianti di produzione di vapore; lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox; macchine da cucina (a gas) per la cottura; macchine e apparecchi per il ghiaccio; macchine per cuocere alimenti; macchine per cuocere il pane; macchine per fare il pane; macchine per la cucina elettriche per cucinare; macchine per il ghiaccio; macchine per la frittura di alimenti; macchine per la produzione di vapore; pentole elettriche per la cottura; pentole per brodo elettriche; pentole per bollire; piani di cottura; piani di cottura a incasso; piani di cottura ad incasso; piani di cottura per riscaldare cibi; piani di lavandini in acciaio inossidabile; piastre di cottura [anelli]; piastre elettriche; piastre in ceramica vendute come parte di stufe; piastre in ceramica vendute come parte di piani di cottura; piastre in vetroceramica [parti di forni]; piastre in vetroceramica [parti di stufe]; piastre [parti di forni]; piastre [parti di stufe]; piastre per grigliare; spiedi per forni; spiedi per rosticceria; wok elettrici.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I prodotti contestati lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox sono simili alla rubinetteria dell’opponente. Tali prodotti sono complementari e hanno la stessa destinazione. Inoltre, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

 

I restanti prodotti accessori di sicurezza per condutture del gas; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; addolcitori dell’acqua; apparecchi ad acqua calda; apparecchi ad aria calda; apparecchi da cucina a gas; apparecchi di congelamento per alimenti; apparecchi di cottura; apparecchi di cottura a barbecue; apparecchi di cottura a gas; apparecchi di cottura a vapore elettrici; apparecchi di cottura allo spiedo; apparecchi di refrigerazione; apparecchi di regolazione (parti di bruciatori a gas); apparecchi ed impianti di raffreddamento; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi elettrici per cuocere a vapore la verdura; apparecchi elettrici per cuocere a vapore il riso; apparecchi elettrici per il riscaldamento; apparecchi elettrici per cuocere a vapore; apparecchi elettrici per cuocere il riso; apparecchi elettrici per cuocere il pane; apparecchi elettrici per cuocere le uova; apparecchi industriali per cuocere il riso; apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; apparecchi per cuocere; apparecchi per cuocere le uova; apparecchi per la generazione di fumo per la cottura; apparecchi per la generazione di flussi d’aria; apparecchi per la generazione di calore; apparecchi per la produzione di vapore; apparecchi per la produzione di ghiaccio; armadi riscaldati per alimenti; armadio di fermentazione per pasta da pane; armature per forni; arrostiere elettriche; aspiratori di fumi; attrezzatura per il trattamento dell’aria; attrezzature per cucinare, riscaldare, raffreddare e trattare cibi e bevande; attrezzature per refrigerare e congelare; barbecue; barbecue a gas; barbecue [apparecchio]; barbecues; blocchi di cottura; bruciatori; bruciatori a gas; cucine; cucine a gas; cucine elettriche; elementi scaldanti piatti; fornelli a gas; fornelli [apparecchi di cottura]; fornelli comprendenti grill; fornelli con superfici smaltate in vetro; fornelli da cucina; fornelli elettrici; fornelli elettrici e a gas; forni; forni a convezione; forni a carrello; forni a gas; forni da cucina; forni da tavolo; forni di cottura per uso commerciale; forni elettrici; forni elettrici da cucina; forni per panetteria; friggitrici; friggitrici commerciali per catering; friggitrici elettriche; friggitrici elettriche industriali; frigoriferi (armadi -); frigoriferi-congelatori; frigoriferi elettrici; girarrosto; griglie; griglie a gas; griglie [apparecchi di cottura]; griglie elettriche [il calore viene dalla parte inferiore]; griglie per barbecue; griglie per carne; griglie per cucinare; grill elettrici; impianti di cottura; impianti di produzione di vapore; macchine da cucina (a gas) per la cottura; macchine e apparecchi per il ghiaccio; macchine per cuocere alimenti; macchine per cuocere il pane; macchine per fare il pane; macchine per la cucina elettriche per cucinare; macchine per il ghiaccio; macchine per la frittura di alimenti; macchine per la produzione di vapore; pentole elettriche per la cottura; pentole per brodo elettriche; pentole per bollire; piani di cottura; piani di cottura a incasso; piani di cottura ad incasso; piani di cottura per riscaldare cibi; piani di lavandini in acciaio inossidabile; piastre di cottura [anelli]; piastre elettriche; piastre in ceramica vendute come parte di stufe; piastre in ceramica vendute come parte di piani di cottura; piastre in vetroceramica [parti di forni]; piastre in vetroceramica [parti di stufe]; piastre [parti di forni]; piastre [parti di stufe]; piastre per grigliare; spiedi per forni; spiedi per rosticceria; wok elettrici sono dissimili dai prodotti coperti dal marchio anteriore nelle classi 7 (miscelatori, pompe, valvole) e 11 (rubinetteria). Essi differiscono in natura, scopo, canali di distribuzione e origine commerciale. Essi, inoltre, non sono complementari né in competizione tra loro.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua bulgara.

 

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “tecninox” leggermente stilizzata, dove le lettere “tecn” sono più grandi delle restanti lettere “inox”. Tale dicitura è preceduta da un elemento figurativo di colore nero all’interno del quale sono riprodotte una “t” con un pallino, entrambi di colore bianco e una “i” in nero e puntellata in bianco. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico mentre la restante parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

 

Il segno contestato è un marchio figurativo costituto da un elemento figurativo con angoli arrotondati e delle lettere stilizzate “ti” e della parola “tecnoinox” in caratteri stilizzati. Il marchio è in colore blu. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico di riferimento mentre l’altra parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “t-e-c-n-*-i-n-o-x” e nelle due lettere “t-i” (per la parte del pubblico che sarà in grado di percepirle) poste all’inizio di entrambi i marchi. Essi, tuttavia, differiscono nei rispettivi elementi figurativi più sopra descritti e nella lettera “o” del segno impugnato.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

 

La parola “tecninox” del marchio anteriore e “tecnoinox” del segno impugnato hanno lo stesso inizio. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “t-e-c-n-*-i-n-o-x”, presenti in entrambi i segni. Inoltre, per una parte del pubblico la pronuncia potrebbe coincidere anche nel suono delle lettere “ti” laddove articolate.  La pronuncia differisce nel suono delle lettera “o” del segno contestato, che non ha controparte nel marchio anteriore.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

 

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

 

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l’analisi del rischio di confusione.

 

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

I prodotti sono in parte simili e in parte dissimili.

 

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico. In particolare i marchi differiscono unicamente nei loro elementi grafici/figurativi e nella lettera “o” del segno contestato. Come visto anteriormente, nel caso di marchi complessi l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto maggiore sul consumatore rispetto agli elementi grafici/figurativi.

 

Alla luce di quanto più sopra esposto, si ritiene che le differenze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze tra di essi.

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Martina GALLE

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 E

 

EUPHIDRA contro EUPHYTOS MADE IN NATURE – Prima Commissione 26.01.2017

Marchio EUPHIDRA contro marchio EUPHYTOS MADE IN NATURE

Siamo di fronte al marchio anteriore EUPHIDRA e al marchio impugnato EUPHYTOS.

Tutti i fattori pertinenti depongono a favore dell’esistenza del rischio di confusione. Un consumatore mediamente attento ma soggetto a ricordo imperfetto, già esposto a prodotti cosmetici contraddistinti dal marchio “EUPHIDRA”, che si veda offrire, in un altro momento, gli stessi prodotti contraddistinti da un marchio nel quale l’elemento dominante e distintivo è “EUPHYTOS”, potrebbe ragionevolmente confonderlo o associarlo con quello dell’opponente.

 

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 26 gennaio 2017

Nel procedimento R 147/2016-1

SPECCHIASOL S.R.L. Via Bruno Rizzi, 1/3 37012 Bussolengo (Verona) Italia Richiedente / ricorrente rappresentato da Praxi Intellectual Property Spa, Piazza Brà, 28, 37121 Verona, Italia

contro

ZETA FARMACEUTICI S.P.A. Via Mentana, 38 36100 Vicenza (VI) Italia Opponente / resistente rappresentato da BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 437 534 (domanda di marchio dell’Unione europea  n. 13 063 458)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e Ph. von Kapff (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente
Lingua del procedimento: italiano
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda dell’8 luglio 2014, SPECCHIASOL S.R.L. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti :
Class 3 – Prodotti cosmetici ivi compresi: balsami e creme cosmetiche; tinture per capelli; shampoo e balsami per capelli; maschere ed impacchi per capelli; lozioni per capelli anche in fiale; prodotti per il fissaggio dei capelli; lacche per capelli; gel per capelli; schiume per capelli; prodotti decoloranti per capelli; prodotti ondulanti per capelli; olii per capelli; prodotti per la colorazione dei capelli; decapanti; prodotti ristrutturanti bifasici; thalasso mineral; districanti per capelli; lucidanti per capelli; trattamenti permanenti per capelli e prodotti per permanenti; cosmetici a base d’acqua ossigenata; attivatori per la colorazione dei capelli; bagno schiuma per il corpo; gel per massaggi non ad uso medico; latte per la toilette; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; oli da toilette; oli per uso cosmetico; pomate per uso cosmetico; preparati cosmetici per il bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; prodotti per la toilette.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 25 agosto 2014.

3 In data 24 novembre 2014, ZETA FARMACEUTICI SPA (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti. 4 L’opposizione si fondava sul rischio di confusione di cui all’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) , RMUE con il marchio dell’Unione europea No 11 576 949 “EUPHIDRA”, di tipo denominativo, depositato il 15 febbraio 2013 e registrato il 27 giugno 2013 per, tra gli altri, i seguenti prodotti:
Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici; Abrasivi; Acqua di colonia; Acqua di lavanda; Acque da toilette; Acque odorose; Adesivi decorativi per unghie; Adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; Adesivi per fissare i posticci; Adesivi per fissare le ciglia posticce; Agenti decapanti; Alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; Aloe vera preparati per uso cosmetico; Ambra [profumeria]; Amido per dare il lustro; Ammorbidenti; Aria compressa, conservata in scatola, per la pulizia e la spolveratura; Aromi [oli essenziali]; Aromi per bevande [oli essenziali]; Aromi per dolci [oli essenziali]; Astringenti per uso cosmetico; Balsamo non per uso medico; Basi per profumi di fiori; Bastoncini di incenso; Bastoncini ovattati per uso cosmetico; Belletto; Bianco di gesso; Blu per azzurrare la biancheria; Candeggina; Candeggina per il bucato; Carburi metallici [abrasivi]; Carburo di silicio [abrasivo]; Carta per lucidare; Carta smeriglio; Carta vetro [vetrata]; Carte abrasive; Cenere vulcanica per pulire; Cera antiscivolo per pavimenti; Cera per calzolai; Cera per depilare; Cera per i baffi; Cera per il bucato; Cera per lucidare; Cera per parquet; Cera per sarti; Cera per scarpe; Cere per lucidare; Ciglia posticce; Cipria per il trucco; Coloranti per capelli; Coloranti per la toilette; Corindone [abrasivo]; Corteccia di quillaia per lavaggio;
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Cosmetici; Cosmetici per animali; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici per le sopracciglia; Creme cosmetiche; Creme per calzature; Creme per il cuoio; Creme per lucidare; Creme per sbiancare la pelle; Cristalli di soda per la pulizia; Decoloranti per uso cosmetico; Dentifrici; Deodoranti per animali domestici; Deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; Detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; Diamantina [abrasivo]; Eliotropina; Essenza di anice stellato; Essenza di menta; Essenza di trementina [prodotto per smacchiature]; Essenze di bergamotto; Essenze eteriche; Essiccanti per lavastoviglie; Estratti di fiori [profumeria]; Gel per massaggi non ad uso medico; Gel per sbiancare i denti; Gelatina di petrolio per uso cosmetico; Geraniolo; Gesso per la pulizia; Grassi per uso cosmetico; Henna [tintura cosmetica]; Incenso; Ionone [profumeria]; Lacche per capelli; Lacche per unghie; Latte di mandorle per uso cosmetico; Latte per la toilette; Legno aromatico; Liquidi antiscivolo per pavimenti; Liquidi per lavacristalli; Liscivia di soda; Lozioni dopo barba; Lozioni per i capelli; Lozioni per uso cosmetico; Lucidanti per labbra; Lucido da scarpe; Mascara; Maschere di bellezza; Matite per le sopracciglia; Matite per uso cosmetico; Menta per la profumeria; Motivi decorativi per uso cosmetico; Muschio [profumeria]; Nécessaires di cosmetica; Neutralizzanti per permanenti; Oli da toilette; Oli essenziali; Oli essenziali di cedro; Oli essenziali di limone; Oli per la profumeria; Oli per pulire; Oli per uso cosmetico; Olii essenziali di cedro; Olio di gaulteria; Olio di gelsomino; Olio di lavanda; Olio di mandorle; Olio di rose; Ovatta per uso cosmetico; Paste per le coramelle; Pece per calzolai; Perossido d’idrogeno per uso cosmetico; Pietra per levigare; Pietra per lucidare; Pietra pomice; Pietre d’allume [astringenti]; Pietre da barba [astringenti]; Pomate per uso cosmetico; Pots-pourris profumati; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Preparati cosmetici per il bagno; Preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; Preparati per l’apprettatura del bucato; Preparati per la pulizia delle protesi dentarie; Preparati per lucidare; Preparati per ondulare i capelli; Preparati per pulire le protesi dentarie; Preparati per schermi solari; Preparati per sturare tubi di scarico; Preparati per togliere il tartaro per uso domestico; Preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; Prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; Prodotti contro l’elettricità statica per uso domestico; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Prodotti depilatori; Prodotti di profumeria; Prodotti di sbianca [bucato]; Prodotti di toilette contro il sudore; Prodotti per affilare; Prodotti per far brillare; Prodotti per far brillare le foglie delle piante; Prodotti per fumigazioni [profumi]; Prodotti per il lavaggio a secco; Prodotti per il trucco; Prodotti per la conservazione del cuoio [lucidi]; Prodotti per la cura della bocca non per uso medico; Prodotti per la cura delle unghie; Prodotti per la pulizia; Prodotti per la rasatura; Prodotti per la toilette; Prodotti per lisciare; Prodotti per mettere a bagno la biancheria per il bucato; Prodotti per profumare la biancheria; Prodotti per pulire la carta da parati; Prodotti per rimuovere la ruggine; Prodotti per sbiancare il cuoio; Prodotti per sgrassare eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; Prodotti per togliere il trucco; Prodotti per togliere la pittura; Prodotti per togliere le lacche; Prodotti per togliere le tinture; Prodotti per togliere le vernici; Profumi; Profumi per ambiente; Rossetti; Rosso per lucidare; Safrolo; Salda d’amido; Sali da bagno non per uso medico; Sali per sbiancare; Sapone alla mandorla; Sapone da barba; Saponette; Saponi; Saponi contro il sudore dei piedi; Saponi contro la traspirazione; Saponi deodoranti; Saponi disinfettanti; Saponi medicinali; Saponi per ravvivare; Shampoo; Shampoo per animali da compagnia; Shampoo secco; Smacchiatori; Smeriglio; Soda per sbiancare; Sostanza per pulire; Spray per rinfrescare l’alito; Strisce per rinfrescare l’alito; Strofinacci impregnati con un detergente per pulire; Sverniciatore per cera di pavimenti di legno; Talco per toilette; Tela per lucidare [rendere liscio]; Tela smeriglio; Tela vetrata; Terpeni; Tinture cosmetiche; Tinture per la barba; Tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; Trementina [prodotto per smacchiatura]; Tripolo per lucidare; Unghie posticce.

5 Con decisione resa il 26 novembre 2015 (“la decisione impugnata”), la divisione di Opposizione ha accolto l’opposizione e rigettato, conseguentemente, la domanda di marchio. Veniva osservato quanto segue: – I prodotti della domanda sono ricompresi nell’enunciato del marchio anteriore, quindi identici; si tratta di articoli destinati al grande pubblico; – Ai fini della valutazione del rischio di confusione, viene preso a parametro il consumatore medio anglofono avente un grado di attenzione medio;
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– Il marchio della domanda è globalmente simile a quello anteriore dal punto di vista visivo e fonetico dato che inizia in maniera quasi identica (“EUPHI-” e “EUPHY-”) e ha una lunghezza simile; l’espressione “MADE IN NATURE” è scarsamente distintiva e, conseguentemente, il suo peso nella comparazione è ridotto; i marchi non sono, tuttavia, concettualmente simili giacché “EUPHIDRA” non ha significato e il marchio impugnato allude alla composizione naturale dei prodotti; – Il marchio anteriore, essendo privo di “significato” per il pubblico, possiede un carattere distintivo “normale”; – Considerata l’identità merceologica e la somiglianza dei marchi, sussiste rischio di confusione.

6 La richiedente presentava ricorso il 21 gennaio 2016 e trasmetteva la motivazione il 25 marzo 2016. L’opponente rispondeva, il 19 maggio 2016, con osservazioni.

 

Conclusioni e argomenti delle parti

7 La richiedente chiede che la Commissione di ricorso “riesamini” la decisione e accolga la domanda di registrazione per tutti i prodotti. La richiedente è d’avviso che il proprio marchio non generi alcun rischio di confusione con quello anteriore e fa valere, al riguardo, i seguenti argomenti: – L’identità o somiglianza merceologica non è contestata ma le differenze che separano i marchi sono sufficienti a escludere qualsiasi rischio di confusione; – Le differenze visive e fonetiche sono manifeste dato che un marchio è formato da un’unica parola e l’altro da quattro, con le inevitabili conseguenze sul numero di lettere e sillabe e, quindi, sull’aspetto visivo e la pronuncia; – Esiste anche una differenza concettuale in ragione della presenza, nel marchio impugnato, dell’espressione “MADE IN NATURE”, non presente nell’anteriorità; – A quell’espressione è stato erroneamente dato, nella comparazione, un peso troppo basso nonostante sia distintiva, dato che evoca concetti antitetici (quello di ‘fabbricazione’ e quello di ‘natura’) che possono catturare l’attenzione del pubblico; quell’espressione, pertanto, è capace di contribuire efficacemente a distinguere i due marchi.

8 Nelle sue osservazioni in risposta, l’opponente chiede il rigetto del ricorso e si rifà in sostanza alle argomentazioni svolte nella decisione attaccata circa la somiglianza dei marchi e la scarsa capacità distintiva dell’espressione “MADE IN NATURE”.
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Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli Articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle Regole 48 e 49 REMUE. Pertanto, il ricorso è ammissibile. Tuttavia, il ricorso è infondato e la decisione attaccata dev’essere confermata perché, come ha giustamente deciso la divisione di Opposizione, il marchio di cui alla domanda può ingenerare un rischio di confusione con quello anteriore. Segue la motivazione.

10 L’opposizione era fondata sul rischio di confusione di cui all’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L’opponente fa valere che il marchio della richiedente è stato depositato per prodotti identici a quelli per i quali il proprio marchio è registrato e che i marchi sono essi stessi simili dato che l’elemento dominante “EUPHYTOS” di quello impugnato è molto simile alla parola “EUPHIDRA”.

11 La decisione resa dalla divisione di Opposizione ha dato ragione all’opponente ma la richiedente ritiene che tale decisione sia erronea perché, a suo dire, i presupposti dell’esistenza del rischio di confusione non sono presenti nella fattispecie.

12 I presupposti in questione sono, stando al tenore dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’identità o somiglianza dei prodotti contraddistinti dai marchi e l’identità o somiglianza dei marchi stessi.

13 Il rischio di confusione deve esistere per il pubblico al quale sono destinati i prodotti. Nella fattispecie, trattandosi di prodotti per uso cosmetico, vale a dire di largo consumo, il pubblico da prendere in considerazione è molto ampio, formato, cioè, da tutte le persone che acquistano e impiegano prodotti cosmetici. Poiché il marchio anteriore è registrato nell’Unione europea, l’ambito territoriale da considerare è quello comprensivo di tutti gli Stati membri. Proprio perché trattasi di articoli di uso quotidiano, il grado di attenzione del consumatore è medio.
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Comparazione dei prodotti

14 La decisione oggetto del ricorso aveva affermato che i prodotti dei marchi in conflitto sono identici. La Commissione fa propria tale affermazione che, peraltro, non è stata messa in discussione dalla richiedente nel ricorso. Comparazione dei marchi

15 Secondo costante giurisprudenza, la comparazione va fatta sulla base dell’impressione generale prodotta dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Inoltre, la percezione dei marchi da parte del consumatore medio del tipo di prodotto in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica a esaminarne i vari dettagli (si veda, tra le tante, 08/12/2015, T-583/14, FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943, § 46). Finalmente, nel comparare i marchi si deve tener presente che il consumatore, quando acquista la merce, non è necessariamente esposto contemporaneamente ai marchi ma si orienta sulla base di un ricordo sovente imperfetto (sentenza citata, paragrafo 47).

16 A giudizio della Commissione, la comparazione effettuata dalla divisione di Opposizione è stata realizzata sulla base dei suddetti principi e ha dato luogo ad un risultato corretto.

17 La divisione di Opposizione ha dato, infatti, il giusto peso, ai fini della comparazione, ai due elementi che compongono il marchio della richiedente, cioè la parola “EUPHYTOS”, da una parte e l’espressione “MADE IN NATURE”, dall’altra. Un peso maggiore è stato dato, correttamente, all’elemento “EUPHYTOS” perché è quello maggiormente in grado di catturare l’attenzione del consumatore. E ciò per tre ragioni, peraltro legate tra loro. La prima è il dimensionamento dell’elemento all’interno del marchio: la tipografia impiegata per scrivere “EUPHYTOS” è largamente sovradimensionata rispetto a quella usata per l’espressione “MADE IN NATURE”. La seconda, è il contenuto promozionale del messaggio veicolato da questa espressione. La terza è la posizione subordinata dell’espressione rispetto a quella ricoperta dall’elemento “EUPHYTOS”.

18 Le tre ragioni sono naturalmente interdipendenti: infatti, la legenda “MADE IN NATURE” figura in una posizione subordinata e appare scritta in piccole dimensioni perché esprime un messaggio sulle proprietà dei prodotti (fabbricazione a base di ingredienti naturali) e non deve, quindi, oscurare l’elemento che deve catturare l’attenzione, costituito dalla parola di fantasia “EUPHYTOS” che per questa ragione è scritta con grande risalto tipografico.

19 Osservando il marchio della richiedente in maniera “generale” (come prescrive la giurisprudenza), il consumatore mediamente attento comprenderà immediatamente che la funzione distintiva la assolve il termine “EUPHYTOS”, scritto in caratteri sovradimensionati e privo di un messaggio chiaramente identificabile, mentre all’espressione “MADE IN NATURE” verrà assegnata la funzione di una legenda descrittiva circa le caratteristiche qualitative dei prodotti.
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20 Quindi, bene ha fatto la divisione di Opposizione ad attribuire, nella comparazione, maggiore rilevanza al termine “EUPHYTOS”: così facendo, infatti, ha dato applicazione concreta al precetto giurisprudenziale, già ricordato, secondo il quale il consumatore presta maggiore attenzione all’elemento che è in grado di identificare come dominante e distintivo.

21 Quanto precede non significa, ovviamente, che la presenza della legenda descrittiva debba essere ignorata ai fini della comparazione, ma che ad essa vada dato un peso limitato, come in effetti ha fatto la divisione di Opposizione.

22 Sul piano visivo, il marchio della richiedente presenta una somiglianza con il marchio dell’opponente perché l’elemento dominante “EUPHYTOS” è assai simile alla parola “EUPHIDRA”. Infatti, la lunghezza dei due vocaboli è pressoché la stessa e la prima metà (“EUPH-”) è identica. Quest’ultimo fattore di somiglianza è particolarmente rilevante sotto il profilo visivo perché non sono molte le parole, in qualsiasi lingua, che cominciano in questa maniera. Nel ricordo imperfetto del consumatore, pertanto, tale coincidenza verrà facilmente registrata. Com’è naturale, la presenza, nel marchio della richiedente, dell’espressione “MADE IN NATURE” influisce sul grado di somiglianza ma non in maniera determinante, in ragione delle piccole dimensioni che possiede. Globalmente, quindi, la somiglianza visiva può essere definita medio-alta.

23 La somiglianza uditiva è alta, a parere della Commissione, non solo perché il suono delle parole “EUPHYTOS” e “EUPHIDRA” è simile (ad esempio, secondo le regole fonetiche italiane: “eufitos” e “eufidra”) ma anche perché non è improbabile che la legenda “MADE IN NATURE”, proprio per le ridotte dimensioni e il contenuto informativo, finisca per non essere pronunciata da un consumatore normalmente avveduto nelle normali circostanze di acquisto della merce.

24 Per quanto riguarda la comparazione concettuale, la divisione di Opposizione si è limitata a rilevare il significato della legenda descrittiva, desumendo da esso una dissomiglianza concettuale dei marchi. In realtà, se si prendono in considerazione, come da giurisprudenza, gli elementi dominanti dei due marchi, vale a dire “EUPHYTOS” e “EUPHIDRA”, ci si accorge che una comparazione concettuale non produrrebbe risultati certi. Si tratta, infatti, di termini di fantasia, peraltro accomunati dal fatto di evocare parole di origine greca (“phytos” e “hydra”), come hanno del resto rilevato entrambe le parti. Resta comunque difficile accertare fino a che punto il pubblico di riferimento sia in grado di riconoscere un contenuto concettuale preciso nei due marchi: mancano, infatti, elementi di prova al riguardo. La Commissione ritiene, quindi, di non assegnare molto peso, nella comparazione, all’aspetto concettuale e di basarsi sulle conclusioni dell’analisi visiva e uditiva.

25 Globalmente, i marchi sono simili e il grado di somiglianza è medio-alto.
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Sul giudizio complessivo circa il rischio di confusione

26 I fattori da prendere in considerazione ai fini di questo giudizio sono: il grado di somiglianza dei prodotti, il grado di somiglianza dei marchi, il grado di attenzione del consumatore, la capacità distintiva del marchio anteriore.

27 Si è detto che i prodotti sono identici.

28 E’ stato anche osservato che i marchi presentano un grado di somiglianza medioalto.

29 E’ stato altresì osservato che, in relazione al particolare settore merceologico di cui trattasi, l’attenzione del consumatore non è elevata ma media e che, inoltre, il consumatore non ha solitamente la possibilità di confrontarsi contemporaneamente con i due marchi quando sceglie i prodotti.

30 Resta da considerare il fattore che concerne la capacità distintiva del marchio anteriore. La divisione di Opposizione l’ha definita “normale”, cioè di intensità media, in considerazione del fatto che nessun nesso concettuale chiaro può essere stabilito tra la parola “EUPHIDRA” e i prodotti cosmetici. La stessa richiedente ha ammesso, in sede di ricorso, che tale capacità distintiva fosse “media”. La Commissione è dello stesso avviso.

31 Alla luce di quanto precede, tutti i fattori pertinenti depongono a favore dell’esistenza del rischio di confusione. Un consumatore mediamente attento ma soggetto a ricordo imperfetto, già esposto a prodotti cosmetici contraddistinti dal marchio “EUPHIDRA”, che si veda offrire, in un altro momento, gli stessi prodotti contraddistinti da un marchio nel quale l’elemento dominante e distintivo è “EUPHYTOS”, potrebbe ragionevolmente confonderlo o associarlo con quello dell’opponente.

32 L’opposizione è quindi fondata.

Spese

33 La richiedente, quale parte soccombente, dovrà rifondere le spese sostenute dall’opponente per la rappresentazione professionale nel procedimento di ricorso, che si liquidano in 550 EUR (Articolo 85, RMUE).
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Dispositivo Per questi motivi,

 

LA COMMISSIONE
così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente rifonderà la somma di 550 EUR all’opponente.
Signed Th. M. Margellos
Signed C. Rusconi
Signed Ph. von Kapff
Registrar:
Signed H.Dijkema
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