Il marchio anteriore è “Diego M” e il marchio impugnato è “Diego Marquez”. Il consumatore incentrerà la sua attenzione sul nome Diego e tenderà a confondere i due marchi. Per questo motivo l’opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 167 483

**************************** (VR), Italia (opponente), rappresentata da ************************* Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

************************** Milano, Italia – ********************************** (TP), Italia (richiedenti), rappresentati da ********************************** Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 08/02/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’opposizione n. B 3 167 483 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia Classe 9: Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole. Classe 18: Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette. Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.
2.	La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3.	I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 07/04/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 9, 18 e 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad -); arco elettrico (apparecchi per il taglio con l’-); ascensori (dispositivi di comando per -); astucci per lenti a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli insetti (dispositivi elettrici per l’-); bigodini elettrotermici; calamite decorative [magneti]; catenelle per occhiali a molla; chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione (apparecchi di -); galvanoplastica (apparecchi di -); magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a molla; poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; porte (dispositivi elettrici per l’apertura delle -); pubblicazioni elettroniche scaricabili; saldare (apparecchi per-) elettrici; saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per -); saldatori elettrici; saldatura elettrica (apparecchi per -); struccare (apparecchi per -) elettrici; tappetini per mouse.

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; foderi per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sottascelle; sparati di camicie; suole; suole interne; tacchi; tasche di indumenti; tomaie; tomaie di calzature; visiere [cappelleria].

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole.

Classe 18: Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 9

Occhiali; occhiali da sole contestati sono inclusi nell’ampia categoria degli apparecchi e strumenti ottici dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Montature per occhiali e occhiali da sole del marchio impugnato si sovrappongono alle montature di occhiali a molla dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Prodotti contestati in Classe 18

Le valigie sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

Le borse del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le borse lavorate a maglia dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

I bagagli del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le valigie dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

Gli zaini contestati si sovrappongono con alIe borse lavorate a maglia dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Portafogli; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette contestati sono simili alle borse lavorate a maglia dell’opponente nella stessa classe perché questi prodotti quantomeno coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Prodotti contestati in Classe 25

Abbigliamento; cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le calzature del marchio impugnato includono le scarpe dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Entrambi i marchi sono figurativi. Il marchio anteriore è formato dalle cinque lettere “DIEGO” al di sotto delle quali si trova una lettera “M”. Tutti questi elementi sono riprodotti in caratteri maiuscoli neri, con la particolarità che la lettera “M” è leggermente di maggiori dimensioni rispetto alle lettere che compongono l’elemento “DIEGO”. Il marchio impugnato è formato da “DIEGO” e da “MARQUEZ”, riprodotti l’uno sopra l’altro in caratteri maiuscoli bianchi che nel caso di “DIEGO” sono leggermente più grandi. Questi elementi verbali sono posti all’interno di uno sfondo quadrato di colore rosso.

L’elemento comune “DIEGO” è un nome di origine spagnola. Pure di origine spagnola è il cognome “MARQUEZ” del marchio impugnato. Per le ragioni che saranno di seguito esposte,  la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico per la quale sia “DIEGO” che “MARQUEZ” sono un nome proprio di persona maschile e un cognome di origine straniera, nient’affatto comuni in taluni territori, per esempio nei paesi nei quali si parlano il lituano o il polacco. Per quanto riguarda la lettera “M”, è lecito attendersi che almeno una parte del pubblico potrà associarla, data la sua posizione subito dopo un nome, all’iniziale di un cognome, il cui significato non andrebbe comunque al di là di quello di una semplice lettera dell’alfabeto.

A questo proposito, è di fondamentale importanza tenere conto del fatto che in linea di principio, non esistono criteri specifici di cui tener conto ai fini della valutazione del rischio di confusione tra nomi; nondimeno, a causa della natura stessa dei nomi e dei cognomi, taluni aspetti assumono una certa importanza (come si vedrà in seguito), ad esempio il fatto se un determinato nome e/o cognome è comune nel territorio rilevante, e devono quindi essere considerati e valutati con attenzione.

Nessuno dei significati attribuibili agli elementi verbali dei segni presenta una qualsivoglia relazione con i prodotti coperti dai marchi. Essi sono quindi normalmente distintivi.

Per quanto riguarda la stilizzazione dei segni, essa è destinata giocoforza a svolgere un ruolo secondario, data la non particolare originalità e la natura puramente decorativa, e di conseguenza la sua limitata distintività. 

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che formano l’elemento comune “DIEGO”, seppur riprodotte in fogge leggermente diverse. I marchi pure coincidono nella prima lettera di “MARQUEZ” del marchio impugnato, che trova corrispondenza nel secondo elemento “M” del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nelle restanti lettere “-ARQUEZ” del segno impugnato nonché nella veste grafica di entrambi, incluso lo sfondo quadrato rosso del marchio impugnato.

Tenuto conto di quanto suesposto circa la diversa distintività degli elementi che formano i segni, la Divisione d’Opposizione ritiene che essi siano visivamente quantomeno simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere) “DIEGO”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “M” del segno anteriore e “MARQUEZ” del marchio contestato.

Alla luce della distintività normale di tutti i suddetti elementi, la Divisione d’Opposizione reputa i segni foneticamentequantomeno simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati a un significato simile nella misura in cui contengono entrambi il nome proprio di persona maschile “DIEGO”. Pertanto, i segni sono concettualmente simili quantomeno in media misura, nonostante la presenza di “M” e “MARQUEZ”.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle Classi 9, 18 e 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti del marchio sul quale si basa l’opposizione. Essi sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione sarà medio.

I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel nome proprio di persona maschile “DIEGO”, mentre differiscono negli elementi che lo seguono, peraltro nella medesima posizione inferiore, ossia la lettera “M” nel caso del marchio anteriore e il cognome “MARQUEZ” per quanto riguarda il marchio impugnato.

I segni sono contraddistinti da una diversa veste grafica la quale tuttavia in entrambi è meno distintiva, data la sua semplicità, che la farà percepire dal pubblico di riferimento come puramente decorativa.

Come visto nella sezione c) della presente decisione, per la parte del pubblico presa in esame né il nome “DIEGO” né il cognome “MARQUEZ” sono comuni, ma saranno al contrario percepiti come nomi di origine straniera. Nessuno di questi elementi ha un carattere distintivo più forte.

È vero che quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, e quando è probabile che il nome sia percepito come un nome comune (o persino molto comune) nel territorio rilevante, è prassi ritenere che non sussiste rischio di confusione perché i consumatori sono consapevoli del fatto che ci sono molte persone con quel nome.

Tuttavia, come visto poc’anzi, nel caso ora in esame vale il contrario. È infatti probabile che il nome “DIEGO” sia percepito come non comune nel territorio preso in esame rilevante e che pertanto i consumatori concentrino l’attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un’origine comune ai prodotti in questione (03/10/2012, C-649/11 P, “Rosalia De Castro”, EU:C:2012:603). A maggior ragione ciò vale se si tiene conto del fatto che la lettera “M” del marchio anteriore coincide con la prima lettera del cognome “MARQUEZ” del marchio impugnato.

La Divisione d’Opposizione ritiene che si debba tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione, quantomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana o polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Infine, poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea No 4 650 479 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Andrea VALISA

Francesca CANGERI

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Maska rimanderebbe a maschere di carnevale per cui per l’esaminatore europeo è descrittivo e non originale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2024
********** Modena
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo
*************FIRENZE
ITALIA
In data 17/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18
Classe 25
Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli
d’animali; pellicce [pelli di animali].
Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il
tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane
[foulards]; berretti; capi d’abbigliamento resistenti al vento; cappelli;
copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa
[abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di
abbigliamento];
paraorecchie
[abbigliamento];
passamontagna
[abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli [indumenti];
visiere come copricapo.
Pagina 2 di 4
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
lettone attribuirebbe al segno il significato seguente: maschera.
• Il suddetto significato del termine «MASKA», di cui il marchio è composto, è
confermato dal seguente riferimento di dizionario.
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621033&q=maska&cid=658437&&g=2
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti obiettati in classe 25 sono maschere, contengono maschere (i.e.
costumi da carnevale), possono essere utilizzate come tali o che i prodotti obiettati in
classe 18 possono essere usati per creare o confezionare maschere. Pertanto, il
segno descrive specie, qualità e/o destinazione d’uso dei prodotti obiettati.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
• A riprova ulteriore del significato del segno in lingua lettone e del suo uso nel
linguaggio corrente, si riportano i risultati di una ricerca condotta in data 13/10/2023.
Inserendo il termine «MASKA» nella pagina nel motore di ricerca Google lettone
all’indirizzo www.google.lv si ottengono i seguenti risultati:
https://www.google.lv/search?
q=maska&sca_esv=573110829&hl=lv&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwivpdiR
v_KBAxUmSaQEHY5aAsEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo
2
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 4
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018925992 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 18
Classe 25
Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli
d’animali; pellicce [pelli di animali].
Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il
tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane
[foulards]; berretti; capi d’abbigliamento resistenti al vento; cappelli;
copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa
[abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di
abbigliamento];
paraorecchie
[abbigliamento];
passamontagna
[abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli [indumenti];
visiere come copricapo.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 18
Classe 25
Abiti per animali da compagnia; articoli da selleria; astucci in finta pelle;
astucci in pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni
da passeggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity
cases; bauli; borse; borse a tracolla per bambini; borselli; borsellini;
borsette; borsoni; cartelle scolastiche; cartelle, buste [articoli di pelle]; casse
in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; custodie per documenti;
guinzagli per animali; marsupi; ombrelli e ombrelloni; parapioggia; pochette
[borse a mano]; portabiti da viaggio; portabanconote [articoli in pelle]; porta
biglietti da visita; porta-carte [portafogli]; portachiavi in cuoio e in pelle;
portadocumenti [prodotti in pelle]; portafogli; portamonete, non in metalli
preziosi; porta-musica; sacche; sacchetti da viaggio per calzature; sacchi da
sport; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigette;
valigie; zaini.
Abiti; abiti [completi]; abiti cerimoniali; abiti da sposa; accappatoi da bagno;
bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body [abbigliamento]; boleri;
bomber; boxer [intimo]; bretelle; calzature; calzature per lo sport; calzature
per il tempo libero; calze; calze per lo sport; calzini; calzoncini; camicie;
camicie da notte; camiciole; canotte; canotte sportive; cappotti; cappucci
[indumenti]; cardigan; ciabatte; cinture [abbigliamento]; collants; completi da
uomo; copricostume; corpetti intimi; corredini da neonato; costumi da
bagno; cravatte; felpe; gabardine [indumenti]; giacche; giacche sportive;
giacconi;
giacconi
sportivi;
giubbotti;
gonne; grembiuli; guanti
[abbigliamento]; jeans; infradito; jerseys [indumenti]; leggings; lingerie;
maglieria; maglie sportive; maglioni; mantelli; mantelline; minigonne;
mutande; panciotti; pantaloncini (abbigliamento); pantaloni; pantofole;
Pagina 4 di 4
pareo; pellicce [indumenti]; pigiama; polo; poncho; reggiseni; scaldacollo;
scarpe da ginnastica; scarpe da lavoro; scarponi da montagna; soprabiti;
sottovesti; stivaletti; stivali; suole; tailleurs; tee-shirt; tomaie; top
[abbigliamento]; tute [indumenti]; tuta da ginnastica; uniformi; vestaglie.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il marchio in esame è un marchio figurativo la cui parte denominativa è ” “RIALTO” e vuole essere usato per identificare lampade, cornici e articoli per l’arredamento in generale. Ciò che contesta l’ufficio comunitario è la rappresentazione della bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2024
****** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018931703
Marchio figurativo
***********MILANO
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/10/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE perché ritiene che il marchio oggetto della domanda debba essere escluso ai sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 11
Classe 20
Lampade da scrivania.
Sgabelli; Cornici [cornici] per fotografie; Cestini portaoggetti [articoli di
arredamento].
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera, la bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di
Parigi, più precisamente:
• Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché la bandiera italiana,
sebbene rappresentata come ondeggiante al vento, è perfettamente riconoscibile
(21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
Pagina 3 di 4
• Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/10/2023, il 19/10/2023 e il 23/10/2023
di cu viene riportata letteralmente solo l’ultima poiché tutte sostanzialmente identiche:

1. “Buongiorno avete chiesto voi di togliere la bandiera, in quanto riconducibile ad un
   simbolo nazionale. Lo abbiamo tolto e il logo risulta modificato in modo significativo…
   vorremmo capire cosa dobbiamo fare al logo per renderlo accettabile. grazie “
   III. Motivazione
   Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
   in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
   Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
   mantenere la propria obiezione.
   Le ragioni sono esposte nella comunicazione dell’Ufficio inviata in data 23/10/2023 che si
   riporta integralmente:
   “In risposta alle comunicazioni del richiedente del 16/10/2023 e del
   19/10/2023 si precisa quanto segue.
   La prassi dell’Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio è molto
   rigorosa.
   Le due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una
   volta depositato, sono cumulative:
   · l’errore deve essere ovvio, e
   · la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.
   Si rileva in tal senso che la modifica proposta altererebbe in maniera
   sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente depositato. Sul punto, si
   invita la richiedente a prendere visione delle Direttive concernenti l’esame
   sui marchi dell’Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità, 15
   Modifiche alla domanda di marchio dell’Unione europea, 15.1 Modifiche alla
   riproduzione
   del
   marchio
   (https://guidelines.euipo.europa.eu/1935309/2055214/direttive-di-marchi/15
   1-modifiche-alla-riproduzione-del-marchio ).
   Per completezza si precisa che Le tasse versate all’ Ufficio non sono
   rimborsate (eccezioni: l’articolo 33, RDMUE e l’articolo 37, REDC, sul
   rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché l’articolo 105,
   paragrafo 5, RMUE, sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del
   procedimento, quando la domanda non sia ammissibile).
   Alla luce di quanto sopra il richiedente può:
   Pagina 4 di 4
   1) Ottenere un’autorizzazione dal Governo italiano; o
   2) Depositare una domanda di marchio ex novo che non contenga
   l’elemento contestato. “
   Non essendo stata presentata un’autorizzazione la domanda viene rifiutata ai sensi
   dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.
   IV. Conclusioni
   Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
   domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931703 è respinta.
   Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
   decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
   all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
   presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
   deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
   tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
   pagata.
   Michele M. BENEDETTI – ALOIS

CXL è un segno non registrabile per articoli di abbigliamento poiché il consumatore finale lo percepirebbe come taglia XL per bambini e non andrebbe a distinguere quel capo di abbigliamento dal capo di abbigliamento di altri brand.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/01/2024
***** Prato (PO)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: CXL
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ****************** Prato (PO)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: taglia extra large per bambini.

Pagina 2 di 3
• Il suddetto significato del termine «CXL», di cui il marchio è composto, è supportato
dai seguenti riferimenti.
https://acronyms.thefreedictionary.com/CXL
https://www.acronymfinder.com/Child-Extra-Large-(clothing-size)-
(CXL).html
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti oggetto di rifiuto sono di una determinata taglia.
Pertanto, il segno descrive specie, e qualità dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione
essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

Il marchio in questione è un marchio figurativo che contiene le parole Marcus Aurelius traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio. Dato che la classe di riferimento è relativa alla pubblicazione di libri, il consumatore percepirebbe questi libri come opere che parlano dell’imperatore Marco Aurelio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/01/2024
************************
I- Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: ***************
Vostro riferimento: ****
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ******** Roma (RM)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l’istruzione e l’educazione.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marcus-aurelius
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti Libri; Pubblicazioni; Stampati; Materiale per l’istruzione e l’educazione hanno come
oggetto Marco Aurelio e le sue opere o contengono referenze all’imperatore romano.
Pertanto, nonostante alcuni figurativi costituiti nel ritratto di Marco Aurelio , il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e la qualità dei
prodotti.
Benché il segno ‘ ’ contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo
il marchio nel suo insieme. Il segno consiste nella rappresentazione di Marco Aurelio posta
all’interno di un circolo (la rappresentazione di Marcus Aurelius riprodotta nel marchio
corrisponde al ritratto di quest’ultimo, così come si può apprezzare dal busto riprodotto in
basso). Nella parte bassa la scritta MARCUS AURELIUS posta all’interno di una etichetta.
Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018898583 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l’istruzione e l’educazione.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 16 Cartoleria; carta; cartone; opuscoli; volantini; stampe; articoli di cancelleria e
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per la scrittura; attrezzatura per l’insegnamento.
Classe 25 Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; abbigliamento per bambini;
abbigliamento da mare; costumi da bagno; accappatoi; calzature; scarpe per
lo sport; cappelleria; biancheria intima; biancheria da notte.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

L’Ufficio Marchi e Brevetti avvisa che in questo ultimo periodo sono state recapitate richieste fraudolente di pagamento provenienti da diversi indirizzi email ingannevoli con domini @minister.com e, da ultimo, @divisione3-uibm.com e @divisione1-uibm.com, che richiamano le intestazioni di articolazioni del Ministero e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nonché il cognome e nome di Dirigenti in servizio presso il medesimo Dicastero, con allegato un mendace “Attestato di registrazione per Marchio di Impresa”.

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal MIMIT né dall’UIBM.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il ContactCenterUIBM (contactcenteruibm@mise.gov.it).

Il marchio anteriore è SEVEN, il marchio impugnato è SEVENDAY entrambi marchi figurativi in classe 25 per articoli di abbigliamento. Ad avviso della Commissione la contestazione è fondata e il marchio SEVENDAY è rigettato.

OPPOSIZIONE N. B 3 176 679

******************* (TO), Italia (opponente), rappresentata da ************************, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

***************** Prato, Italia (richiedente), rappresentata da ******************* Prato, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/01/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’ opposizione No B 3 176 679 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2.	La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 702 681 è totalmente respinta.

3.	La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 09/08/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 702 681  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 17 958 819  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza della richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

La richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell’uso mediante un documento separato come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell’uso non è ammissibile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 958 819.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamento per lo sport ed il tempo libero.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamento.

I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente. 

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Con riferimento all’elemento ‘SEVENDAY’ del segno impugnato, si ritiene che il pubblico lo scomporrà negli elementi ‘SEVEN’ e DAY poiché essi hanno un significato concreto come di seguito indicato.

La parola ‘SEVEN’ in entrambi i marchi è un termine inglese basico che la maggior parte del pubblico di riferimento conoscerà, tenendo presente che i numeri sono generalmente trattati nelle prime fasi delle lezioni di lingua, anche di livello elementare. A questo riguardo, la Corte ha già affermato che il consumatore medio nell’Unione europea comprende le parole inglesi elementari (21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32; 03/ 03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 46).

La parola ‘DAY’ nel segno impugnato è anch’essa un termine basico della lingua inglese che sarà intesa dal pubblico come ‘giorno’. La richiedente sostiene che ‘SEVENDAY’ è una parola di fantasia o comunque richiamerebbe circostanze di tempo. A tal riguardo si osserva come ‘SEVENDAY’ non costituisca un’unità grammaticalmente corretta nella lingua inglese. Si ritiene che almeno il pubblico nativo di lingua inglese non vedrà in tale elemento un riferimento al fatto che i  prodotti sono adatti ad essere indossati tutti i giorni della settimana.

Di fatto, il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla base delle premesse anteriori ed incentrando l’analisi dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

Gli elementi succitati si considerano normalmente distintivi poiché non hanno relazione concreta, diretta e/o immediata con i prodotti di riferimento.

La cifra ‘7’ in entrambi i marchi sarà intesa come numero da parte del pubblico ed è normalmente distintiva.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. 

La piccola stella presente nel marchio anteriore sarà percepita come decorativa e ha comunque ha natura elogiativa essendo comunemente utilizzata nel commercio come un riferimento alla qualità superiore di un prodotto.

Gli aspetti grafici nei segni inclusa la leggera stilizzazione hanno essenzialmente natura decorativa e non distoglierà l’attenzione del consumatore dagli elementi verbali che impreziosiscono. Con riferimento all’argomentazione della richiedente secondo la quale la caratterizzazione grafica dei marchi è molto diversa, occorre osservare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. 

Visualmente e foneticamente, i marchi coincidono nella parola ‘SEVEN’ e nel numero, sebbene differiscano nel termine DAY del segno impugnato e, visualmente, nei loro aspetti grafici che sono decorativi o comunque hanno un impatto minore.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile dato dal concetto di sette (7), essi sono concettualmente simili almeno in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato, nel suo complesso, normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici e si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili quantomeno in misura media. In particolare, essi coincidono negli elementi ‘SEVEN’ e ‘7’ che sono normalmente distintivi e posti nella parte iniziale di entrambi i segni dove il consumatore tende a focalizzare maggiormente la propria attenzione. Si ritiene che le differenze tra i segni date dai rispettivi aspetti grafici e dall’ultimo termine addizionale ‘DAY’ del segno impugnato non siano sufficienti a superare le somiglianze tra di essi ed escludere con sicurezza un rischio di confusione.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). 

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione quantomeno per la parte del pubblico esaminata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata  sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 17 958 819  deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Infine, poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare l’altro marchio anteriore invocato dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il segno “Lavanda del Conero” vuole pubblicizzare cosmetici. Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno non è registrabile in quanto verrebbe percepito dal consumatore medio come arbusto con fiori violacei che si coltiva sul monte Conero, montagna delle Marche.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/01/2024
************************* Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ***************
Vostro riferimento: *****************
Marchio: LAVANDA DEL CONERO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ****************** (AN)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 05/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la
sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo;
balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per
la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: lavanda che proviene dal monte Conero.
Il suddetto significato dei termini «LAVANDA DEL CONERO», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
LAVANDA Nome comune di alcune specie del genere Lavandula (v. fig. ), famiglia Lamiacee,
originarie del Mediterraneo, Etiopia, India, e comunemente coltivate per le proprietà
aromatiche. Tra queste, la più diffusa è Lavandula officinalis, spontanea in luoghi rupestri
dell’Europa occidentale e orientale mediterranea (Alpi Marittime, Liguria, Piemonte,
Dalmazia, Grecia), e inselvatichita in varie parti d’Italia, dov’è frequentemente coltivata. È un
arbusto alto 1 m, con foglie grigiastre, allungate e arrotolate al margine, fiori azzurri violacei
riuniti in infiorescenze spiciformi. Le sommità fiorite si usano in medicina e specialmente per
estrarre la pregiata essenza, usata in profumeria. Olio di l. Olio essenziale che si ottiene
distillando in corrente di vapore i fiori freschi di lavanda. Liquido da incolore a giallognolo, ha
odore gradevole, sapore aromatico, leggermente amaro ed è solubile in alcol. È costituito
principalmente da linalolo, in parte libero e in gran parte esterificato con acido acetico,
butirrico ecc.; altri componenti minori sono: geraniolo libero ed esterificato, a-pinene,
cumarina, etilamilchetone, aldeide valerianica ecc. In commercio si trovano diverse essenze
di l. (l. francese, l. italiana, l. inglese, l. spagnola) che si differenziano per il contenuto di
esteri. L’olio francese, che è quello di qualità migliore, ne contiene fino al 50%. L’olio di l. è
impiegato in profumeria, nell’industria dei saponi e in medicina come stimolante; è
anche un repellente per insetti. (informazioni estratte dal dizionario Treccani in data
05.09.2023 all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/lavanda )
DEL prep. art. – Forma composta della prep. di (de) e dell’art. il. (informazioni estratte dal
dizionario Treccani in data 05.09.2023 all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-
11de-9d89-0016357eee51/
CONERO Montagna (572 m) delle Marche; forma l’ossatura orografica del promontorio alla
cui estremità settentr. sorge Ancona. Celebre per la ricchezza della sua vegetazione
spontanea e per la bellezza della riviera, ospita (dal 1987) un parco naturale regionale. È il
solo rilievo apprezzabile sulla costa adriatica italiana, dal Golfo di Trieste al Gargano.
(informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023 all´indirizzo
https://www.treccani.it/enciclopedia/monteconero/
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati contengono lavanda che proviene, si coltiva sul monte Conero. Pertanto, il
segno descrive il tipo di prodotti e la provenienza di uno dei loro ingredienti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
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IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018895437 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la
sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo;
balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per
la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 21 Utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici; pettini; spugne; spazzole;
diffusori di profumo per ambienti [contenitori].
Classe 24 Asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani da spiaggia.
Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli
essenziali, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non
medicate, shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate,
cosmetici e preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il
corpo; servizi di vendita al dettaglio di diffusori elettrici di deodoranti per
interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini, spugne,
spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,
asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia; servizi di vendita al
dettaglio online di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli essenziali,
preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non medicate,
shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate, cosmetici e
preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il corpo;
servizi di vendita al dettaglio online di diffusori elettrici di deodoranti per
interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini, spugne,
spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,
asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.