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Buffalo Beef –  Quinta Commissione di ricorso 26.07.2017

Buffalo Beef  è un marchio figurativo per la classe di prodotti e servizi la Classe 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Roast-beef; Polpette; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata-  e la Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne.

L’esaminatore argomentava che, relativamente ai prodotti e servizi obiettati, il marchio fosse descrittivo dato che il pubblico, costituito dal consumatore medio di lingua inglese, percepirà il segno come un’indicazione che i prodotti obiettati hanno a oggetto carne di bufalo o di bisonte. Pertanto, l’esaminatore concludeva che il segno fosse costituito essenzialmente da un’espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti obiettati, i quali sono a loro volta oggetto dei servizi obiettati. Inoltre, l’esaminatore affermava che, data la connotazione puramente descrittiva del segno, esso fosse anche sprovvisto di carattere distintivo, in quanto gli elementi figurativi sono così minimi in natura da non potere aggiungere distintività alcuna. Infine,  l’esaminatore ravvisava come il segno potesse indurre il pubblico di riferimento in errore circa la natura, qualità e provenienza geografica di certi prodotti e servizi.

La richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Il marchio è distintivo, in quanto composto da parole stilizzate, frutto di fantasia e, pertanto, arbitrarie che permettono al segno di assolvere alla sua funzione di segno distintivo dell’origine dei prodotti e servizi della richiedente rispetto a quelli di altre imprese. Secondo la richiedente, nel segno predomina il carattere meramente evocativo e non descrittivo poiché evoca nel consumatore l’idea del “ranch” americano, ovvero il personaggio di Buffalo Bill. – L’Ufficio ha già registrato numerosi marchi (anche solo denominativi) simili sotto l’aspetto concettuale poiché tutti contenenti la parola BUFFALO o BUFFALO BEEF, come nel caso del marchio registrato dalla società francese Buffalo Grill. – Il marchio BUFFALO BEEF è stato registrato in Italia nel 2001 dalla richiedente stessa.

 

 

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 26 luglio 2017

Nel procedimento R 529/2017-5

Buffalo Beef Società Agricola a r.l. Via Galatina, 4 – Fraz. S. Angelo in Formis 81043 Capua (CE) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da G.D. Di Grazia D’alto & C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Napoli, Italia

RICORSO

concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 436 827

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro) Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente Lingua del procedimento: italiano 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 13 maggio 2016, Buffalo Beef Società Agricola a r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea per i seguenti prodotti e servizi:

Class 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Roast-beef; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di carne; Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; uova; olii e grassi commestibili; Acciughe; Brodi; Brodi ristretti; Conserve di frutta; Conserve di legumi; Frullati; Verdure trattate; Gelatine commestibili; Olio di oliva; Olio extra vergine d’oliva; Juliennes [preparati di verdure per zuppe]; Legumi conservati; Legumi cotti; Legumi secchi; Macedonia di frutta; Macedonia di verdure; Margarina; Preparati per fare la minestra; Succhi vegetali per la cucina; Succo di pomodoro per la cucina; Yogurt; bevande a base di yogurt; Dessert freddi a base di prodotti derivati dal latte; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Patate chips; Salse; Latte; Prodotti lattieri; prodotti caseari e loro succedanei; latticini; formaggi; formaggio tipo ricotta; burro; succedanei del formaggio; salse al formaggio; Bevande a base di latte; mozzarella; Piatti pronti, freschi o congelati costituiti principalmente di carne, pesce o verdure; condimenti costituiti principalmente di carne e/o pesce e/o verdure e/o formaggi; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi);

Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, bevande, prodotti caseari, formaggi, carne, pesce, pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; assistenza nella gestione degli affari; consultazione professionale di affari; dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi pubblicitari; fiere (organizzazione di) per scopi commerciali o pubblicitari; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; marketing; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; promozione delle vendite per i terzi; servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising; servizi di consulenza nella gestione commerciale in materia di franchising; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, bevande, cibi pronti, prodotti caseari e loro succedanei, prodotti lattieri, formaggi, carne, carne di bufalo, pesce, pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse; detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all’ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, mediante siti web, o 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 2 programmi di televendita; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, bevande, cibi pronti, prodotti caseari e loro succedanei, prodotti lattieri, formaggi, carne, carne di bufalo, pesce, pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti e bevande; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; Alloggi temporanei; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; Prenotazione di abitazioni temporanee; Prenotazione di ristoranti; servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi alberghieri; Servizi di bar; Servizi di campi di vacanze [alloggio]; Servizi di catering.

2 In data 29 giugno 2016 l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per una parte dei prodotti e servizi rivendicati. In particolare, i prodotti e servizi obiettati dall’esaminatore erano i seguenti: Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) EUTMR Class 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Roast-beef; Polpette; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di carne; Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi di bar; Servizi di catering. Articolo 7, paragrafo 1, lettera g) EUTMR Class 29 – Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti.

3 L’esaminatore argomentava che, relativamente ai prodotti e servizi obiettati, il marchio fosse descrittivo dato che il pubblico, costituito dal consumatore medio di lingua inglese, percepirà il segno come un’indicazione che i prodotti obiettati hanno a oggetto carne di bufalo o di bisonte. Pertanto, l’esaminatore concludeva che il segno fosse costituito essenzialmente da un’espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti obiettati, i quali sono a loro volta oggetto dei servizi obiettati. Inoltre, l’esaminatore affermava che, data la connotazione puramente descrittiva del segno, esso fosse anche sprovvisto di carattere distintivo, in quanto gli elementi figurativi sono così minimi in natura da non potere aggiungere distintività alcuna. Infine, 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 3 l’esaminatore ravvisava come il segno potesse indurre il pubblico di riferimento in errore circa la natura, qualità e provenienza geografica di certi prodotti e servizi.

4 In data 12 agosto 2016 la richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Il marchio è distintivo, in quanto composto da parole stilizzate, frutto di fantasia e, pertanto, arbitrarie che permettono al segno di assolvere alla sua funzione di segno distintivo dell’origine dei prodotti e servizi della richiedente rispetto a quelli di altre imprese. Secondo la richiedente, nel segno predomina il carattere meramente evocativo e non descrittivo poiché evoca nel consumatore l’idea del “ranch” americano, ovvero il personaggio di Buffalo Bill. – L’Ufficio ha già registrato numerosi marchi (anche solo denominativi) simili sotto l’aspetto concettuale poiché tutti contenenti la parola BUFFALO o BUFFALO BEEF, come nel caso del marchio registrato dalla società francese Buffalo Grill. – Il marchio BUFFALO BEEF è stato registrato in Italia nel 2001 dalla richiedente stessa. – L’impedimento sollevato dall’esaminatore è in contrasto con l’articolo 12, paragrafo 1, RMUE. 5 Con decisione del 19 gennaio 2017 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore rifiutava la registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti e servizi: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, i particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar; servizi di catering. 6 L’esaminatore decretava che la domanda di marchio poteva proseguire per i rimanenti prodotti e servizi rivendicati. 7 In data 16 marzo 2017 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento nella misura in cui l’esaminatore aveva rifiutato la domanda di marchio per i prodotti e servizi citati al punto 5 della presente decisione. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 17 maggio 2017. 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

4 Motivi del ricorso La richiedente essenzialmente allega che, contrariamente a quanto concluso dall’esaminatore, il segno non è sprovvisto di capacità distintiva e che esso non descrive i prodotti e servizi rivendicati. Secondo la richiedente il segno in esame è solo evocativo, ma non per questo descrittivo. A sostegno di tali affermazioni, la richiedente argomenta che sin dall’anno 2001 il medesimo segno è stato registrato in Italia sotto il n. 1 473 642. Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 and 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

10 Il ricorso è altresì fondato visto che la decisione impugnata è inficiata da errore di natura procedurale nella misura in cui l’esaminatore ha fornito una motivazione incongruente e sotto certi aspetti incomprensibile. Pertanto, il fascicolo deve essere trasmesso al Dipartimento Operazioni per un nuovo esame. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito.

11 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

12 Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

13 Infine, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE sono esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

14 Secondo il paragrafo 2, dell’articolo 7 RMUE, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione europea. Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. per analogia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25, e 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35; v. anche 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).

15 Il carattere distintivo o descrittivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall’altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge (v. 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26). 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 5

16 Si reputa che, nel caso di specie, il pubblico di riferimento sia composto prevalentemente da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (v. 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 30; v. altresì, per analogia, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). I consumatori in questione presteranno un livello di attenzione medio relativamente alla maggioranza dei prodotti e servizi richiesti. Questa considerazione è in linea con la decisione impugnata e non è stata oggetto di contestazione da parte della richiedente.

17 Ciononostante, la Commissione ritiene che una parte dei servizi della classe 35 si dirigano a imprese e professionisti cui livello di attenzione sarà più elevato.

18 Inoltre, la porzione del pubblico da prendere in considerazione nella fattispecie è quella formata dai consumatori anglofoni nell’Unione europea. Quindi, il marchio deve essere esaminato tenendo conto della percezione dei consumatori nei territori di Regno Unito, Irlanda e Malta.

19 È indubbio che, stante le definizioni fornite dal dizionario della lingua inglese, i due elementi verbali che compongono il segno hanno i seguenti significati per il pubblico di riferimento: “BUFFALO”: The name of several species of oxen; esp. a. Bos bubalus, originally a native of India, inhabiting most of Asia, southern Europe, and northern Africa. It is tamed in India, Italy, and elsewhere (http://www.oed.com/view/Entry/24304? rskey=GINoNp&result=1&isAdvanced=false#eid). “BEEF”: 1. The flesh of an ox, bull, or cow, used as food. Often preceded by words indicating the exact part of the animal, e.g. sirloin, ribs of beef, etc. seabeef n. beef pickled for use at sea (http://www.oed.com/view/Entry/16953? rskey=HKqCAO&result=1#eid).

20 Perciò, i due elementi verbali che compongono il segno in esame saranno compresi come “BUFALO” e “CARNE”, rispettivamente. A titolo di chiarezza, la Commissione riporta in seguito le rispettive definizioni fornite dal dizionario della lingua italiana. “BUFALO”: (ant. bùffalo; ant. e region. bùfolo) s. m. (f. -a) [lat. tardo bufălus, class. bubălus, dal gr. βούβαλος]. – 1. a. Nome attribuito a diverse specie di mammiferi ruminanti bovini del genere Bubalus, che hanno caratteristiche comuni: pelame scarso, coda di media lunghezza con ciuffo terminale, fronte convessa, arti corti e grossi, corna triangolari e rugose alla base, rotonde e lisce superiormente. Sono di solito suddivisi in due gruppi: il b. asiatico e quello africano. Allo stato domestico, importate anche in Italia, le varie specie sono utilizzate come animali da lavoro, da carne e da latte. b. B. americano, nome dato impropriam. al bisonte (http://www.treccani.it/vocabolario/bufalo/). “CARNE”: 1. Parte muscolare del corpo dell’uomo e degli animali (http://www.treccani.it/vocabolario/carne/). 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 6 21 Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione concorda con l’esaminatore che il segno sia composto prevalentemente da un’espressione in un inglese corretto che significa “carne di bufalo”, o anche “carne di bisonte”.

22 La Commissione è quindi tenuta a valutare se l’esaminatore abbia correttamente valutato detto significato convogliato dal segno in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda.

23 In seguito a un’analisi delle considerazioni svolte dall’esaminatore, circa i prodotti e servizi inizialmente obiettati e quelli per cui è stata respinta la domanda di marchio, e dopo aver confrontato gli impedimenti sollevati nella lettera di rifiuto provvisorio con quelli su cui è stata fondata la decisione impugnata, la Commissione ritiene che quest’ultima sia inficiata da varie incongruenze che non permettono alla parte interessata di conoscere con esattezza l’ambito e le ragioni del rifiuto. Quindi, la valutazione dell’esaminatore è da considerarsi erronea.

24 In particolare, la Commissione nota che il rifiuto provvisorio emesso dall’esaminatore concerneva non solo gli impedimenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, bensì anche l’impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e) del medesimo regolamento. Invece, la decisione impugnata si riferisce solo ai primi due senza fornire motivazione alcuna, in relazione al terzo motivo di impedimento.

25 La Commissione non ravvisa nessuna valida ragione per giustificare il cambio d’approccio da parte dell’esaminatore, il quale, nella decisione impugnata, si discosta in parte, senza però spiegarne le ragioni, da certe considerazioni esposte nella lettera di rifiuto provvisorio. In effetti, nel confutare gli argomenti presentati dalla richiedente, l’esaminatore sembra essersi “dimenticato” di aver sollevato, per certi prodotti e servizi, un’obiezione che era fondata sulla presunta ingannevolezza del segno. I prodotti e servizi in questione erano i seguenti: Classe 29 – Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti. 26 Inoltre, la decisione impugnata appare contradittoria e carente di motivazione adeguata circa il criterio che aveva spinto l’esaminatore ad obiettare, e in seguito rifiutare, la domanda di marchio per determinati prodotti e servizi, quando, invece, questa veniva accettata per prodotti e/o servizi molto simili sennonché identici a quelli rifiutati.

27 In tal senso, giova ricordare che le argomentazioni iniziali dell’esaminatore si riferivano ai seguenti prodotti e servizi richiesti: Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE Classe 29 – Carni; Carne di vitello; Roast-beef; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di carne; 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 7 Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi di bar; Servizi di catering. Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE Classe 29 – Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti.

28 Conseguentemente, nella lettera di rifiuto provvisorio, la domanda di marchio veniva obiettata per i seguenti prodotti e servizi richiesti: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; Carne di manzo; Carne di vitello; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Salame; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, i particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti. Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar; servizi di catering.

29 Infine, l’esaminatore, nel confermare come a suo avviso il segno fosse solo descrittivo e sprovvisto di capacità distintiva ai sensi articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, concludeva che esso non fosse registrabile per i seguenti prodotti e servizi: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 8 Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, i particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar; servizi di catering.

30 La Commissione non può non notare come, oltre ad essere stata inspiegabilmente respinta in base a solo una parte dei motivi inizialmente sollevati, la domanda di marchio non fosse stata tuttavia rifiutata per i seguenti prodotti e servizi richiesti, i quali, ad avviso di questa Commissione, possono riferirsi ad alimenti a base di carne di bufalo o di bisonte: Classe 29 – Brodi; Brodi ristretti; Gelatine commestibili; Preparati per fare la minestra; Piatti pronti, freschi o congelati costituiti principalmente di carne, condimenti costituiti principalmente di carne; Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all’ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, mediante siti web, o programmi di televendita.

31 Detti prodotti e servizi si riferiscono ad alimenti che possono includere o essere composti da carne di bufalo e/o di bisonte. Dunque, seguendo la linea di ragionamento dell’esaminatore, il marchio avrebbe dovuto essere considerato descrittivo e privo di capacità distintiva anche per questi prodotti e servizi della richiedente.

32 Infine, la Commissione non comprende la ragione per la quale l’esaminatore abbia deciso obiettare e in seguito rifiutare la domanda di marchio per servizi quali “servizi di raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti”, i quali nulla hanno a che vedere con la carne di bufalo o di bisonte.

33 Ai termini dell’articolo 75, secondo periodo, RMUE, le decisioni dell’Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

34 Orbene, tenuto conto di tutte le circostanze e le considerazioni summenzionate, la Commissione ritiene che la decisione impugnata presenti una motivazione incongruente, che non riflette in maniera chiara e certa il ragionamento su cui si fonda la misura adottata dall’esaminatore, in modo che la parte interessata possa legittimamente conoscere le ragioni del rifiuto e che la Commissione stessa possa debitamente esercitare la sua funzione di controllo.

35 Stante la consolidata giurisprudenza, la decisione impugnata deve contenere una motivazione chiara e coerente al fine di consentire agli interessati di conoscere i motivi sui quali essa si fonda e di disporre degli elementi sufficienti per 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 9 esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-447/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio etic (fig.) / SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28). 36 Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata e l’istanza deve essere rinviata alla Dipartimento Operazioni per la prosecuzione della procedura in linea con quanto stabilito dall’articolo 64, paragrafo 1, RMUE.

37 La Commissione invita, in particolare, l’esaminatore a valutare ex novo la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione in relazione a tutti i prodotti e servizi richiesti, fornendo una motivazione congrua ed adeguata relativamente a ciascun impedimento ravvisato e a ciascuna categoria omogenea di prodotti e servizi.

38 Poiché nel caso di specie è ravvisabile una violazione procedurale di carattere sostanziale ai sensi della regola 51, lettera b), REMC, si ritiene equo disporre il rimborso della tassa di ricorso. 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

10 Dispositivo

Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide:

1. Il ricorso è accolto;

2. Il fascicolo è trasmesso all’esaminatore per un nuovo esame della domanda di marchio relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti;

3. La tassa di ricorso deve essere rimborsata. Signed G. Humphreys Signed A. Pohlmann Signed V. Melgar Registrar: Signed H.Dijkema 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Givova contro Giova –  Divisione d’Opposizione 09.08.2017

GIVOVA  contro  GIOVA

 

La Classe di riferimento è la classe 25 che racchiude scarpe e articoli di abbigliamento.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine “GIVOVA”.

Il segno contestato è un segno figurativo formato dal termine “GIOVA”, chiaramente leggibile e riprodotto in caratteri stilizzati contraddistinti da una freccia che fuoriesce dal lato sinistro della lettera “G” e un segno “+” che corrisponde al lato sinistro del trattino orizzontale della lettera “A”, oltre ad un elemento figurativo posto alla destra dell’elemento verbale e formato da un semicerchio alle cui estremità si trovano il segno di una freccia e un trattino orizzontale.

Gli elementi “GIVOVA” del marchio verbale anteriore e “GIOVA” del marchio figurativo contestato non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

È poi vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla esistenza di elementi figurativi. Tuttavia, per l’appunto questa circostanza è controbilanciata dal fatto che si deve tenere presente che sarà il termine “GIOVA” ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

Poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e a causa delle forti somiglianze fonetiche e della somiglianza visiva tra i segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà alcun contenuto semantico agli elementi verbali dei marchi, quale ad esempio la parte di pubblico di lingua inglese o spagnola.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 770 587

 

Giovanni Acanfora, Via Carlo Alberto, 60, 80045 Pompei (NA), Italia (opponente), rappresentato da Gennaro Cirillo, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Giova Como Limited, 1301 Bank of America Tower Suite 1598 12 Harcourt Road, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. Srl, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 09/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 770 587 è accolta per tutti i prodotti contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 559 461 è totalmente respinta.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 559 461. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 7 328 735. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 7 328 735.

 

 

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

 

Classe 25:       Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 25:       Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento formale; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per bambini; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento per ragazzi; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da camera; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento in lana; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento per la ginnastica; Abbigliamento intimo in maglia; Abbigliamento formale da sera; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Abbigliamento in finta pelle; Articoli di abbigliamento tessuti; Articoli di abbigliamento per bambini; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Articoli d’abbigliamento per lo sport; Capi d’abbigliamento resistenti al vento; Abbigliamento sportivo [tranne i guanti da golf]; Articoli d’abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento premaman; Top [abbigliamento]; Cinture [abbigliamento]; Fazzoletti [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento]; Mitre [abbigliamento]; Incerata [abbigliamento]; Guanti [abbigliamento]; Body [abbigliamento]; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Parti inferiori [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Tute da gioco [abbigliamento]; Pantaloni da jogging [abbigliamento]; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Tute da jogging [abbigliamento]; Reggiseni a fascia [abbigliamento]; Foulard [articoli di abbigliamento]; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi composti da pantaloncini e maglietta [abbigliamento]; Abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Magliette; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Magliette a maniche corte; Magliette a manica lunga; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglie; Maglieria; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglie senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Completi intimi composti da maglie e pantaloncini; Giacche; Giacche impermeabili; Maglioni; Maglioni [pullover]; Pantaloni; Pantaloni eleganti; Pantaloni termici; Leggings [pantaloni]; Pantaloni casual; Pantaloni impermeabili; Pantaloni corti; Pantaloni sportivi; Pantaloni per bambini; Pantaloni per neonati; Pantaloni di tute; Giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; Gonne; Gonne, gonne pantalone; Abiti; Abiti [completi]; Abiti da sera; Abiti da cocktail; Camicie per abiti; Abiti in gessato; Abiti da cerimonia per donna; Abiti per il tempo libero; Abiti da sera da uomo; Tute [indumenti]; Tute [non sportive]; Pagliaccetti; Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe da allenamento; Scarpe da palestra; Scarpe da pioggia; Scarpe di tela; Scarpe di tela con suola di corda; Scarpe da corsa; Scarpe da ginnastica; Scarpe in gomma; Scarpe da donna; Scarpe da spiaggia; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe da bagno; Scarpe in cuoio; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Sandali; Sandali da bagno; Stivali; Stivali da donna; Stivali invernali; Stivali di gomma; Stivali per motociclisti; Stivali da equitazione; Ciabattine infradito; Zoccoli [calzature]; Ballerine [calzature]; Calzature; Calzature [tranne le calzature ortopediche]; Calzature da lavoro; Cappelli; Cappelli di lana; Cappelli da spiaggia; Cappelli in pelle; Cappelli per bambini; Cappelli da sole; Cappelli di pelliccia; Cappelli a cilindro; Cappelli da pioggia; Cappelli stile pescatore; Berretti; Berretti (cappelleria); Berretti sportivi; Berretti con visiera; Berretti con pompon; Berretti lavorati a maglia; Cappelli e berretti da notte; Cappelli e berretti per lo sport.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I prodotti contestati abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento formale; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento per bambini; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento per ragazzi; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento da mare; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da camera; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento in lana; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento per la ginnastica; Abbigliamento intimo in maglia; Abbigliamento formale da sera; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Abbigliamento in finta pelle; Articoli di abbigliamento tessuti; Articoli di abbigliamento per bambini; Abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Articoli d’abbigliamento per lo sport; Capi d’abbigliamento resistenti al vento; Abbigliamento sportivo [tranne i guanti da golf]; Articoli d’abbigliamento per il tempo libero; Abbigliamento premaman; Top [abbigliamento]; Cinture [abbigliamento]; Fazzoletti [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Pantaloncini [abbigliamento]; Mitre [abbigliamento]; Incerata [abbigliamento]; Guanti [abbigliamento]; Body [abbigliamento]; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Parti inferiori [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Tute da gioco [abbigliamento]; Pantaloni da jogging [abbigliamento]; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Tute da jogging [abbigliamento]; Reggiseni a fascia [abbigliamento]; Foulard [articoli di abbigliamento]; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Completi composti da pantaloncini e maglietta [abbigliamento]; Abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Magliette; Magliette termiche; Magliette scollate senza maniche; Magliette a maniche corte; Magliette a manica lunga; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglie; Maglieria; Maglie sportive; Maglie intime [maglieria]; Maglie senza maniche; Maglie per tute da ginnastica; Completi intimi composti da maglie e pantaloncini; Giacche; Giacche impermeabili; Maglioni; Maglioni [pullover]; Pantaloni; Pantaloni eleganti; Pantaloni termici; Leggings [pantaloni]; Pantaloni casual; Pantaloni impermeabili; Pantaloni corti; Pantaloni sportivi; Pantaloni per bambini; Pantaloni per neonati; Pantaloni di tute; Giacche, cappotti, pantaloni, gilet da uomo e da donna; Gonne; Gonne, gonne pantalone; Abiti; Abiti [completi]; Abiti da sera; Abiti da cocktail; Camicie per abiti; Abiti in gessato; Abiti da cerimonia per donna; Abiti per il tempo libero; Abiti da sera da uomo; Tute [indumenti]; Tute [non sportive]; Pagliaccetti contestati sono identici agli articoli di abbigliamento dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono i prodotti contestati.

 

I prodotti contestati cappelli; Cappelli di lana; Cappelli da spiaggia; Cappelli in pelle; Cappelli per bambini; Cappelli da sole; Cappelli di pelliccia; Cappelli a cilindro; Cappelli da pioggia; Cappelli stile pescatore; Berretti; Berretti (cappelleria); Berretti sportivi; Berretti con visiera; Berretti con pompon; Berretti lavorati a maglia; Cappelli e berretti da notte; Cappelli e berretti per lo sport sono compresi nell’ampia categoria di cappelleria dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe da allenamento; Scarpe da palestra; Scarpe da pioggia; Scarpe di tela; Scarpe di tela con suola di corda; Scarpe da corsa; Scarpe da ginnastica; Scarpe in gomma; Scarpe da donna; Scarpe da spiaggia; Scarpe da spiaggia; Scarpe da bagno; Scarpe in cuoio; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Ballerine [calzature]; Calzature; Calzature [tranne le calzature ortopediche]; Calzature da lavoro sono identici alle scarpe dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

 

I prodotti contestati sandali (ripetuto due volte); Sandali da bagno; Stivali; Stivali da donna; Stivali invernali; Stivali di gomma; Stivali per motociclisti; Stivali da equitazione; Ciabattine infradito; Zoccoli [calzature] sono differenti tipi di calzature che presentano una marcata affinità con le scarpe nella Classe 25 dell’opponente, dal momento che tutti questi prodotti hanno la medesima natura e il medesimo scopo, ossia coprire i piedi, oltre ad essere normalmente prodotti dai medesimi operatori economici nonché distribuiti attraverso gli stessi canali. Alla luce di queste considerazioni, questi prodotti sono da considerarsi simili in alto grado.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Gli elementi verbali “GIVOVA” e “GIOVA” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun contenuto semantico ai suddetti elementi verbali, come per esempio la parte del pubblico rilevante di lingua spagnola o inglese.

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dal termine “GIVOVA”.

 

Il segno contestato è un segno figurativo formato dal termine “GIOVA”, chiaramente leggibile e riprodotto in caratteri stilizzati contraddistinti da una freccia che fuoriesce dal lato sinistro della lettera “G” e un segno “+” che corrisponde al lato sinistro del trattino orizzontale della lettera “A”, oltre ad un elemento figurativo posto alla destra dell’elemento verbale e formato da un semicerchio alle cui estremità si trovano il segno di una freccia e un trattino orizzontale.

 

Come visto poc’anzi, gli elementi “GIVOVA” del marchio verbale anteriore e “GIOVA” del marchio figurativo contestato non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

 

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Per quanto riguarda il marchio contestato, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “G-I-(x)-O-V-A” dei termini distintivi “GIVOVA” e “GIOVA”. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione delle suddette lettere e nell’elemento figurativo aggiuntivo nel caso del segno contestato e nella terza lettera ‘V’ del marchio anteriore. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “G-I-O-V-A”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della terza lettera “V” del segno anteriore, che non ha controparte nel segno contestato.

 

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, mentre non si può escludere che il pubblico del territorio di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio contestato come frecce e segni “più”, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili, per quanto limitatamente ad elementi il cui impatto, come esplicitato poc’anzi, è minore.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in alto grado.

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Nel presente caso, i marchi sono simili in alto grado da un punto di vista fonetico e simili in medio grado da un punto di vista visivo. Per quanto riguarda il loro contenuto semantico, la differenza dovuta alla presenza di simboli (la freccia, il segno più) nel marchio contestato è di natura secondaria, data la genericità di questi simboli e il minor impatto degli elementi figurativi rispetto agli elementi verbali nei segni, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

 

È poi vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla esistenza di elementi figurativi. Tuttavia, per l’appunto questa circostanza è controbilanciata dal fatto che, come messo in evidenza nella sezione c) della presente decisione, si deve tenere presente che sarà il termine “GIOVA” ad avere un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

 

Poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e a causa delle forti somiglianze fonetiche e della somiglianza visiva tra i segni, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà alcun contenuto semantico agli elementi verbali dei marchi, quale ad esempio la parte di pubblico di lingua inglese o spagnola. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

Poiché la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 7 328 735 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

Infine, poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Angela DI BLASIO

Andrea VALISA

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

Kuboraum contro – Kuboraum Divisione d’Opposizione 09.08.2017

Kuboraum contro  Kuboraum

Stiamo parlando delle seguenti Classi:

Classe 9:    Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali.

Classe 35:  Servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all’ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è composto dalla parola ‘Kuboraum’. I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale è irrilevante. Le differenze nell’uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo che consiste nella parola ’KUBORAUM’ riprodotta utilizzando lettere maiuscole nere di tipo ordinario, ad eccezione della lettera “O”, la quale presenta forma quadrata anziché arrotondata.

L’elemento comune «KUBORAUM» non ha un significato per il pubblico rilevante ed è, pertanto, distintivo.

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla sua natura di segno figurativo. Tuttavia, la stilizzazione del marchio è così limitata da non poter svolgere alcun ruolo nella caratterizzazione del segno, al quale è il pubblico rilevante farà riferimento, semplicemente, come “KUBORAUM”.

Poiché i prodotti sono in parte identici e in parte simili in basso grado e a causa dell’identità fonetica e della quasi coincidenza visiva, anche alla luce del summenzionato principio di interdipendenza, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 497 959

 

Kuboraum Berlin Graziotin Eusebi Pincin GbR, Köpenicker Str. 96, 10179 Berlino, Germania (opponente),

 

c o n t r o

 

Foval S.r.l., Via Erizzo 159-Z.I., 31049 Valdobbiadene (TV), Italia (richiedente), rappresentata da D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio 6, 31100 Treviso, Italia  (rappresentante professionale).

 

Il 09/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 497 959 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

 

Classe 9:    Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali.

 

Classe 35:  Servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all’ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 500 368 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 500 368. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 966 431. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 966 431.

 

 

1. I prodotti e servizi

 

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 9:         Occhiali, montature e astucci per occhiali; lenti per occhiali, occhiali da sole.

 

Classe 18:       Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

 

Classe 25:       Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

 

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 9:         Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali.

 

Classe 14:       Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria; gioielleria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

 

Classe 35:       Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, all’ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Prodotti contestati in classe 9

 

Occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

 

Prodotti contestati in classe 14

 

I prodotti contestati metalli preziosi e loro leghe; oreficeria; gioielleria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici non presentano punti di contatto rispetto ai prodotti del marchio anteriore sui quali è fondata l’opposizione, vale a dire, occhiali, montature e astucci per occhiali; lenti per occhiali, occhiali da sole in Classe 9, cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria in Classe 18, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria in Classe 25. In effetti, tali prodotti hanno natura, destinazione e metodo d’uso completamente diversi. Inoltre, essi vengono distribuiti attraverso canali commerciali distinti ed hanno di solito un’origine commerciale del tutto diversa. In particolare, per quanto riguarda i gioielli la Divisione di Opposizione sottolinea che essi sono indossati per ornamento personale. Anche questo aspetto può interessare l’abbigliamento, ma la principale funzione di quest’ultimo è vestire il corpo umano. Come sopra, la loro natura e quella dell’abbigliamento sono diverse. Non hanno gli stessi canali di distribuzione e, ancora una volta, non sono né concorrenti né complementari. È vero che oggi stilisti che producono abbigliamento di moda vendono con il loro marchio anche accessori di moda, come occhiali e gioielli. Tuttavia, questa non è la regola, e vale piuttosto per gli stilisti di successo (dal punto di vista economico). Alla luce di tutto quanto sopra i prodotti del marchio impugnato nella Classe 14 e i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25 sono da ritenersi dissimili.

 

Servizi contestati in classe 35

 

I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

 

Pertanto, i servizi contestati servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, lenti per occhiali, all’ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita sono simili in basso grado rispetto a occhiali; montature per occhiali; astucci per occhiali; lenti per occhiali dell’opponente.

 

Tuttavia, i servizi di gestione, organizzazione, amministrazione di punti vendita a beneficio di terzi di metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, all’ingrosso, al dettaglio, on-line, per corrispondenza, telefonici e per televendita e i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25 del marchio anteriore sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari. La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono dissimili.

 

I servizi contestati di pubblicità consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo dei servizi di pubblicità sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti o dalla fornitura di molti altri servizi. Il mero fatto che alcuni prodotti, quali ad esempio i prodotti nelle Classi, 9, 18 e 25 del marchio sul quale si basa l’opposizione, possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi ultimi. Pertanto, i servizi di pubblicità deve essere considerata dissimili dai prodotti del marchio sul quale si basa l’opposizione.

 

I rimanenti servizi di gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell’esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l’analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di “consulenza”, “di fornitura di pareri” e di “assistenza” che può risultare utile nella “gestione di un’impresa”, ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un’identità aziendale, eccetera.

Detti servizi non presentano affinità di alcun tipo se confrontati con i prodotti del marchio anteriore nelle Classi 9, 18 e 25  del marchio anteriore. Questi prodotti e servizi hanno una diversa natura, origine, scopo e canali di distribuzione. Neppure sono detti prodotti e servizi complementari o in competizione. Pertanto, essi sono da considerarsi dissimili.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti al grande pubblico e, nel caso dei servizi nella Classe 35, anche ad un pubblico professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

1. I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Esso è composto dalla parola ‘Kuboraum’. I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico standard utilizzato dal rispettivo ufficio. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale (ad esempio il Bollettino MUE) è irrilevante. Le differenze nell’uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole.

 

Il marchio impugnato è un marchio figurativo che consiste nella parola ’KUBORAUM’ riprodotta utilizzando lettere maiuscole nere di tipo ordinario, ad eccezione della lettera “O”, la quale presenta forma quadrata anziché arrotondata.

 

L’elemento comune «KUBORAUM» non ha un significato per il pubblico rilevante ed è, pertanto, distintivo.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Visivamente, i segni coincidono in tutte le loro lettere, con la sola differenza costituita dalla stilizzazione delle lettere del segno impugnato. Pertanto, essi sono da ritenersi visivamente molto simili

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni è la medesima, essendo formati dalle stesse lettere nello stesso ordine. Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

 

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti e servizi coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in basso grado e in parte dissimili.

 

I prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti al grande pubblico e, nel caso dei servizi nella Classe 35, anche ad un pubblico professionale. In entrambi i casi il grado di attenzione sarà medio. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Nel presente caso, i marchi sono identici da un punto di vista fonetico e visivamente simili in alto grado. L’aspetto concettuale non influenza la presente comparazione.

 

È vero che il marchio impugnato presenta delle differenze visive dovute alla sua natura di segno figurativo. Tuttavia, la stilizzazione del marchio è così limitata da non poter svolgere alcun ruolo nella caratterizzazione del segno, al quale è il pubblico rilevante farà riferimento, semplicemente, come “KUBORAUM”.

 

Poiché i prodotti sono in parte identici e in parte simili in basso grado e a causa dell’identità fonetica e della quasi coincidenza visiva, anche alla luce del summenzionato principio di interdipendenza, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione.

 

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

 

• Registrazione di marchio tedesco n. 302 012 005 540 per il marchio denominativo “KUBORAUM”.

 

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre gli stessi prodotti, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

1969 contro 19 V 69 ITALIA – Divisione d’Opposizione 28.08.2017

Le classi di prodotti e servizi oggetto dell’opposizione sono la classe 18: borse, borsette e la classe 25: Articoli di abbigliamento.

Il marchio anteriore ‘1969’ sarà inteso come un numero arbitrario o potrebbe essere collegato ad un anno, cioè il 1969. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

La divisione d’Opposizione ritiene che il numero ‘1969’ potrà essere percepito come tale anche nel segno contestato nonostante la presenza della lettera ‘V’ nel mezzo che verrà percepita dal pubblico come tale. Generalmente i consumatori dei prodotti in questione sono soliti associare i numeri a quattro cifre che iniziano con ‘19’ con una data, dal momento che questi numeri identificano il secolo scorso, durante il quale sono nati e hanno vissuto parte della loro vita. Alla luce di quanto precede, la separazione effettuata dalla lettera ‘V’ tra ‘19’ e ‘69’ non è sufficiente per evitare la percezione dell’elemento ‘1969’ come anno formato da quattro cifre.

L’elemento ‘Italia’ del segno contestato sarà percepito come tale. Dal momento che i prodotti in esame sono abbigliamento e borse, tale elemento è non distintivo dal momento che sarà inteso come una indicazione relativa all’origine geografica dei prodotti. Tale elemento, inoltre è meno dominante rispetto ai restanti elementi del marchio in ragione della sua posizione secondaria e ridotta dimensione.

Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo ai prodotti identici o simili.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 638 933

 

Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, Stati Uniti d’America   (opponente), rappresentata da Studio Legale SIB, Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo S.r.l., Via Daniele Crespi, 1, 21052 Busto Arsizio (VA), Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 28/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 638 933 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 18: Borse; borsette; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; borse per la spesa in pelle; tracolle in cuoio.

 

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio; scarpe in cuoio. 

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 593 883 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 593 883. L’opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 8 928 442, n. 838 664 e n. 11 392 057. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

PROVA DELL’USO

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

 

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

 

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso dei marchi sui quali si basa l’opposizione, ovvero,  marchi dell’Unione europea  n. 8 928 442, 838 664 e n. 11 392 057.

 

Nel presente caso, il marchio impugnato è stato pubblicato in data 14/10/2015.

 

La richiesta di prove d’uso in relazione al marchio dell’Unione europea n. 11 392 057 non è ammissibile poiché era diretta contro un marchio che, alla data di pubblicazione della domanda di marchio contestata, non era registrato da almeno cinque anni.

 

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile in relazione ai restanti marchi, dal momento che tali marchi erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata. E’ stato, pertanto, chiesto all’opponente di dimostrare che i marchi su cui si basa l’opposizione erano oggetto di uso effettivo nell’Unione europea nel periodo tra 14/10/2010 e 13/10/2015 compreso.

 

Le prove devono altresì dimostrare l’uso dei marchi in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, ovvero:

 

Marchio dell’Unione europea n. 8 928 442

 

Classe 18:  Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

 

 

Marchio dell’Unione europea n. 838 664

 

Classe 25:  Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

 

 

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

 

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 28/09/2016 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori. Il 09/08/2016 l’Ufficio ha concesso una proroga del termine per presentare le prove d’uso fino al 28/11/2016. L’opponente ha presentato le prove d’uso il 25/11/2016 (entro il termine). Parte di tale documentazione era stata trasmessa dall’opponente anche  il 17/05/2016.

 

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 

• Copie di articoli e redazionali datati 1999 e 2015 e apparsi su riviste pubblicate in Gran Bretagna, Francia e Germania e siti online contenenti un riferimento al marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.

 

• Copie di pubblicità datate nel periodo 2011-2012 apparse su riviste in Gran Bretagna contenenti un riferimento al marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.

 

• Copie di estratti dal sito Archive.org relativi al sito gap.eu in cui appare il marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento e datati 10/2013

 

• Copie di foto relative alla campagna pubblicitaria sul marchio ‘1969’ in alcuni negozi nell’Unione Europea.

 

• Copie di brochure datate 2011 e 2012 in cui appare il marchio 1969 in relazione ad articoli di abbigliamento.

 

• Copie di estratti di ordini datati 2011 e 2012 inviati a società che producono per conto dell’opponente ed aventi ad oggetto il confezionamento di articoli di abbigliamento.

 

• Copia di un conteggio del numero di visite al sito gap.eu da parte di consumatori europei nel periodo 2010-2012.

 

• Copie di immagini relative alla apertura di un negozio a Roma.

 

• Copie di cartelloni pubblicitari in Gran Bretagna, Francia, Irlanda e Italia relativi a prodotti di abbigliamento a marchio 1969.

 

• Copie di immagini di vetrine di negozi in Gran Bretagna, Irlanda e Francia in cui appare il marchio ‘1969’.

 

• Copia di una dichiarazione giurata del vice presidente di Gap Inc. datata 11/11/2016 in cui si dichiara che il fatturato relativo alla vendita di articoli di abbigliamento e accessori contraddistinti dal marchio 1969 è stato di oltre 7 milioni di dollari nel 2013, di oltre 10 milioni di dollari nel 2014 e di oltre 12 milioni di dollari nel 2015.

 

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l’espressione “natura dell’utilizzazione” comprende la prova dell’uso in commercio del segno come marchio, o, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

 

Il materiale probatorio dimostra che il marchio 1969 è stato utilizzato per articoli di abbigliamento. Questi prodotti non rientrano in nessuna delle categorie di prodotti per le quali il marchio anteriore dell’Unione europea n. 8 928 442 è registrato. Di conseguenza, l’opponente non ha dimostrato l’uso del marchio per i prodotti per i quali esso è registrato, ma per prodotti diversi, per i quali non gode di protezione.

 

La Divisione d’Opposizione conclude che le prove fornite dall’opponente non sono sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore n. 8 928 442 è stato utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di riferimento durante il periodo di riferimento.

 

Ne discende che in relazione al marchio anteriore dell’Unione europea n. 8 928 442 l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, e della regola 22, paragrafo 2, REMUE.

 

L’esame pertanto procederà in relazione al marchio dell’Unione europea n. 838 664.

 

I documenti presentati, in particolare i diversi articoli e redazionali e le pubblicità, dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto nell’Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti: francese, inglese e tedesco. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

 

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

 

Sebbene sia vero che l’opponente non ha presentato fatture, le diverse prove nel loro insieme forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. Le prove sono distribuite in modo piuttosto uniforme nel tempo e si riferiscono a diversi paesi nell’Unione europea. Inoltre, il materiale pubblicitario è piuttosto consistente e gli articoli e redazionali sono di portata nazionale.

 

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l’espressione “natura dell’utilizzazione” comprende la prova dell’uso in commercio del segno come marchio, o, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

 

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per una parte dei prodotti per i quali esso è registrato.

 

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha “uso effettivo” del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

 

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

 

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

 

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

 

Classe 25:  Articoli di abbigliamento.

 

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alle registrazione di marchio dell’Unione europea dell’opponente n. 838 664.

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 25: Articoli di abbigliamento.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 3: Cosmetici in generale, comprendenti: profumi; profumi solidi; deodoranti; saponi; saponi liquidi; saponette; bagni schiuma; dentifrici; shampoo; olii essenziali; lozioni per capelli; prodotti per la permanente e per la messa in piega dei capelli; gel; tinture per capelli; creme per il viso; mascara; eye liner; ombretti; matite per il trucco; terre per il viso; rossetti; fondotinta; creme per il corpo; smalti per unghie; rinforzanti per unghie; olii e creme abbronzanti; detersivi; candeggianti; ammorbidenti; saponi; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, raschiare e abradere.

 

Classe 18: Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria; pelle conciata; finta pelle; scatole in pelle; borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; cinghie in finta pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; astucci da viaggio in pelle; rivestimenti in pelle per mobili; borse per la spesa in pelle; cuoio; cuoio grezzo; cuoio sintetico; cappelliere in cuoio; cinghie di cuoio; fili di cuoio; imitazioni di cuoio; scatole per cappelli in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; passamanerie in cuoio per mobili; guaine per molle in cuoio; corregge in cuoio; tracolle in cuoio; cuoio per finimenti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; moleskin [imitazione del cuoio].

 

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio; scarpe in cuoio.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

 

Prodotti contestati in classe 3

 

I prodotti contestati non sono simili ai prodotti dell’opponente, i quali consistono in abbigliamento. Tali prodotti differiscono in natura, scopo, metodo d’uso, produttori e canali di distribuzione. Essi, inoltre, non sono complementi né in competizione tra loro.

 

Prodotti contestati in classe 18

 

I prodotti contestati borse; borsette; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; borsellini in pelle; portadocumenti in pelle; custodie in pelle; borse in pelle; borsette in finta pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; valigette portadocumenti in finta pelle; borse per la spesa in pelle; tracolle in cuoio sono collegati agli articoli d’abbigliamento dell’opponente. E’ probabile, infatti, che i consumatori considerino i prodotti contestati come accessori complementari dei prodotti dell’opponente dal momento che questi vengono normalmente abbinati tra loro. Va, altresì, rilevato che tali prodotti possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati e trovarsi negli stessi punti vendita al dettaglio.  Essi, pertanto, sono considerati simili.

 

I restanti prodotti contestati valigie; bauli; pelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria; pelle conciata; finta pelle; scatole in pelle; astucci da viaggio in pelle; rivestimenti in pelle per mobili; cuoio; cuoio grezzo; cuoio sintetico; cappelliere in cuoio; cinghie di cuoio; fili di cuoio; imitazioni di cuoio; scatole per cappelli in cuoio; guarnizioni in cuoio per mobili; passamanerie in cuoio per mobili; guaine per molle in cuoio; corregge in cuoio; cuoio per finimenti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; moleskin [imitazione del cuoio] non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Essi differiscono in natura e scopo e vengono normalmente fabbricati da diverse imprese e non si trovano negli stessi punti vendita. Essi, inoltre, non sono complementari né sono in competizione tra loro.

 

 

Prodotti contestati in classe 25

 

I prodotti contestati abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; giacche di pelle; cappotti di pelle; pantaloni di pelle; gilet in pelle; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in pelle o cuoio sono compresi nell’ampia categoria di articoli di abbigliamento dell’opponente. Essi sono, pertanto, identici.

 

I prodotti contestati calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; scarpe in cuoio sono simili ai prodotti dell’opponente. Inoltre, i canali di distribuzione dei prodotti in questione coincidono e i loro punti vendita al dettaglio o i reparti di grandi magazzini in cui sono venduti sono spesso gli stessi, o quanto meno strettamente collegati.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti  al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

 

1. I segni

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Per ragioni di economia processuale, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

 

Il marchio anteriore ‘1969’ sarà inteso come un numero arbitrario o potrebbe essere collegato ad un anno, cioè il 1969. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

 

La divisione d’Opposizione ritiene che il numero ‘1969’ potrà essere percepito come tale anche nel segno contestato nonostante la presenza della lettera ‘V’ nel mezzo che verrà percepita dal pubblico come tale. Generalmente i consumatori dei prodotti in questione sono soliti associare i numeri a quattro cifre che iniziano con ‘19’ con una data, dal momento che questi numeri identificano il secolo scorso, durante il quale sono nati e hanno vissuto parte della loro vita. Alla luce di quanto precede, la separazione effettuata dalla lettera ‘V’ tra ‘19’ e ‘69’ non è sufficiente per evitare la percezione dell’elemento ‘1969’ come anno formato da quattro cifre.

 

L’elemento ‘Italia’ del segno contestato sarà percepito come tale. Dal momento che i prodotti in esame sono abbigliamento e borse, tale elemento è non distintivo dal momento che sarà inteso come una indicazione relativa all’origine geografica dei prodotti. Tale elemento, inoltre è meno dominante rispetto ai restanti elementi del marchio in ragione della sua posizione secondaria e ridotta dimensione.

 

Visivamente, i segni coincidono nelle cifre 1-9-6-9. Essi differiscono nella lettera ‘V’, nella parola Italia e nella leggera stilizzazione del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, IL marchio anteriore sarà pronunciato come il numero o l’anno ‘1969’. Come segnalato anteriormente, è probabile che una larga parte del pubblico rilevante pronunci i numeri ‘19’ e’69’ del segno impugnato come il numero o l’anno ‘1969’, nonostante la presenza della lettera ‘V’ nel mezzo che pertanto sarà pronunciata prima o dopo il numero. Si ritiene altresì probabile che la parola ‘Italia’ non sarà pronunciata dal pubblico rilevante essendo carente di carattere distintivo e in ragione della sua ridotta dimensione e posizione secondaria.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati ad un significato simile, essi sono molto simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta ,nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti sono in parte identici, in parte simili ed in parte dissimili.

 

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale per le ragioni esposte sopra, le quali sono essenzialmente riconducibili al fatto che i marchi contengono la cifra ‘1969’.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

 

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente n. 838 664.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo ai prodotti identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

 

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto del marchio su cui si fonda l’opposizione in relazione ai prodotti dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore godesse di un carattere distintivo accresciuto.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 392 057 per il marchio verbale ‘GAP 1969’.

 

Tale diritto anteriore contiene l’elemento ‘GAP’ che è il primo elemento del marchio che non è presente nel segno impugnato e che costituisce un importante elemento di differenziazione tra segni, anche in virtù del suo carattere distintivo. Nel caso di questo diritto anteriore, ‘1969’ sarà percepito come riferimento all’anno in cui è stata fondata la società titolare del marchio. Tale elemento avrebbe, pertanto, un carattere distintivo debole.  Alla luce di quanto precede, pertanto, non sussisterebbe un rischio di confusione in relazione a tale marchio anteriore.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

 

TUTTO contro TUTTO CAPSULE – Divisione d’Opposizione 16.08.2017

 

Parliamo di due realtà, Tuttoespresso srl che ha depositato il marchio anteriore “tutto” e dell’azienda Pagliero & Calvetti S.r.l. del marchio impugnato “tutto capsule”

Sono entrambi marchi che operano nell’ambito della produzione e commercializzazione del caffè e quindi la classe di riferimento è la Classe 30: Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.

Analizziamo i singoli prodotti:

I  prodotti contestati caffè; tè sono identicamente coperti dal marchio anteriore, i succedanei del caffè hanno un alto grado di somiglianza con il caffè dell’opponente. Tali prodotti coincidono in produttori, pubblico, canali di distribuzione e metodo d’uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

Il cacao è simile al caffè dell’opponente. Tali prodotti coincidono in pubblico, canali di distribuzione e metodo d’uso. Essi, inoltre, sono in competizione.

Lo zucchero non è simile ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti hanno un diverso metodo d’uso e finalità specifica. Inoltre, sono venduti in diverse sezioni dei supermercati, hanno diversa origine commerciale e non sono complementari ne sono in competizione tra loro.

Per cui l’opposizione  è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 30: Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 584 566

 

Tuttoespresso S.r.l., Via Fatebenefratelli, 22, 20121 Milano (MI), Italia (opponente), rappresentata da Studio Legale SIB, Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Pagliero & Calvetti S.r.l., Via della Repubblica 9, 10036 Settimo Torinese, Italia (richiedente), rappresentata da A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 16/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 584 566 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 30: Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 182 315 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 182 315, ovvero contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 2 318 962. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione europea n.  2 318 962.

 

 

PROVA DELL’USO

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

 

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

 

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso dei marchi sui quali si basa l’opposizione, inter alia, marchio dell’Unione europea n.  2 318 962.

 

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

 

La domanda contestata è stata pubblicata il 22/06/2015. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione era oggetto di uso effettivo nell’Unione europea nel periodo tra 22/06/2010 e 21/06/2015 compreso.

 

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione, ovvero:

 

Classe 11:  Apparati di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essicamento, di ventilazione, di distribuzione di acqua, e installazioni sanitarie, e in particolare macchine elettriche da caffé, loro parti e accessori.

 

Classe 30:  Caffé, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

 

Classe 32:  Birre; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

 

Per ragioni di economia processuale la divisione d’Opposizione esaminerà le prove d’uso unicamente in relazione ai prodotti nella classe 30 e presupporrà l’uso del marchio per i prodotti nelle classi 11 e 32.

 

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

 

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 04/07/2016 per presentare le prove dell’uso. Il 29/06/2016 l’Ufficio ha concesso all’opponente una proroga del termine fino al 04/09/2016. L’opponente ha presentato le prove d’uso il 02/09/2016 (entro il termine).

 

Poiché l’opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

 

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 

• Tabella con i dati di fatturato relativi alle vendite di prodotti contraddistinti dal marchio ‘Tutto’, divisi per Paese, anno e tipologia di prodotto;
• Numerose fatture di vendita emesse su vari clienti In Austria, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Slovenia e Spagna datate nel periodo 2010-2015 in cui appare il marchio ‘Tutto’ in particolare per caffè e tè. Gli importi e i quantitativi sono significativi.

 

• Fotografie di macchine da caffè contraddistinte dal marchio ‘Tutto’.

 

• Manuale d’uso di una macchina da caffè.

 

• Fotografie dei packaging di alcuni prodotti contraddistinti dal marchio ‘Tutto’ e, particolare, caffè in cialde, bevande solubili. Bustine di zucchero e palette.

 

• Estratti dal sito www.t-club.com.

 

Le fatture dimostrano che i luoghi in cui l’uso è avvenuto sono Austria, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Slovenia e Spagna. Tale circostanza può essere dedotta, dalla valuta menzionata, euro e dagli indirizzi in tali paesi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento e dimostrano che il marchio è stato utilizzato nell’Unione europea.

 

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

 

I documenti presentati, in particolare le fatture, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

 

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per una parte dei  prodotti.

 

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha “uso effettivo” del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

 

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti e servizi da esso coperti.

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

 

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

 

Classe 30:  Caffé, tè.

 

I riferimenti ai restanti prodotti del marcio anteriore sono scarsi o inesistenti.

 

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. I prodotti e servizi

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 11:  Apparati di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essicamento, di ventilazione, di distribuzione di acqua, e installazioni sanitarie, e in particolare macchine elettriche da caffé, loro parti e accessori. (l’uso è stato presupposto per ragioni di economia procedurale)

 

Classe 30: Caffè, tè.

 

Classe 32:  Birre; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande. (l’uso è stato presupposto per ragioni di economia procedurale)

 

 

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 30:      Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; zucchero.

 

Classe 35:  Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; gestione di siti per vendita di capsule su Internet.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

 

Prodotti contestati in classe 30

 

I prodotti contestati caffè; tè sono identicamente coperti dal marchio anteriore.

 

I succedanei del caffè hanno un alto grado di somiglianza con il caffè dell’opponente. Tali prodotti coincidono in produttori, pubblico, canali di distribuzione e metodo d’uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

 

Il cacao è simile al caffè dell’opponente. Tali prodotti coincidono in pubblico, canali di distribuzione e metodo d’uso. Essi, inoltre, sono in competizione.

 

Lo zucchero non è simile ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti hanno un diverso metodo d’uso e finalità specifica. Inoltre, sono venduti in diverse sezioni dei supermercati, hanno diversa origine commerciale e non sono complementari ne sono in competizione tra loro.

 

 

Servizi contestati in classe 35

 

I servizi impugnati pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; gestione di siti per vendita di capsule su Internet sono diversi dai prodotti del marchio anteriore. Essi differiscono in natura, scopo, pubblico rilevante, canali di distribuzione e origine commerciale. Inoltre, non sono complementari ne in competizione tra loro.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti  al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

 

1. I segni

 

 

TUTTO
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento comune ‘TUTTO’ sarà inteso in taluni territori, per esempio in Italia. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

 

L’elemento ‘TUTTO’ sarà inteso come ‘L’intera quantità, l’intero numero, il pieno complesso, senza esclusione di alcuna parte o di alcuni elementi dell’insieme’. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

 

L’elemento ‘CAPSULE’ del segno impugnato sarà inteso come ‘qualsiasi involucro di forma tondeggiante o cilindrica che ha funzione protettiva o è usato come contenitore’. Tenendo a mente che i prodotti rilevanti sono caffè, tè, cacao e zucchero, tale elemento è debole per tali prodotti dal momento che verrà percepito come un riferimento all’involucro in cui tali prodotti sono contenuti.

 

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Il marchio anteriore, ‘TUTTO’, è interamente compreso – e ha un ruolo distintivo autonomo – nel segno impugnato ed è altresì il suo primo elemento. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

Visivamente, i segni coincidono nel termine ‘TUTTO’ che è l’unico elemento del marchio anteriore e il primo elemento del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella parola ‘CAPSULE’ e negli elementi figurativi del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘TUTTO’, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘CAPSULE’ del segno contestato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni sono pertanto concettualmente molto simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti e servizi sono in parte identici, in parte simili in varia misura ed in parte dissimili.

 

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. In particolare, i marchi coincidono in ‘TUTTO’ che è l’unico elemento del marchio anteriore e il primo elemento nonché l’elemento maggiormente distintivo del segno impugnato.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o secondari.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono ‘TUTTO’. A sostegno della propria tesi, il richiedente richiama un certo numero di marchi registrati nell’Unione europea.

 

La Divisione d’Opposizione rileva che l’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti ‘TUTTO’ e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

 

Come visto anteriormente le prove d’uso non sono state esaminate in relazione ai prodotti coperti dal marchio anteriore nelle classi 11 e 32. Tali prodotti sono chiaramente dissimili ai servizi rivendicati dal marchio contestato e, pertanto, anche supponendo che l’opponente abbia dimostrato l’uso in relazione a tali prodotti il .risultato non può essere diverso per i prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul marchio dell’Unione europea n. 2 960 946 per il marchio verbale ‘TUTTOESPRESSO’ per prodotti nelle classi 9, 11, 30 e anch’esso soggetto a prova d’uso. Con riferimento ai prodotti nelle classi 9 e 11  va rilevato che essi sono chiaramente dissimili dai prodotti e servizi  rivendicati dal marchio contestato.

 

L’opponente ha presentato le stesse prove d’uso per entrambi i marchi posti a base dell’opposizione, pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

CA’ DEI FRATI contro CORTE DEI FRATI – Divisione d’Opposizione 11.08.2017

 

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono relativi alla Classe 43:   Alloggi temporanei. I servizi contestati sono nello aspecifico  Alloggi per vacanze. 

Gli elementi “CA’ DEI FRATI”, che costituiscono l’intero marchio denominativo anteriore, e “CORTE DEI FRATI” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Il segno impugnato presenta poi degli elementi verbali in lingua inglese, ossia le parole “THE HISTORICAL SUITES HOME”.

L’ elemento “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno contestato sarà inteso nella sua interezza in lingua inglese come una espressione equivalente a “La casa delle suites storiche”.

Questa espressione sarà inevitabilmente associata a un significato descrittivo. Tenendo a mente che i servizi relativi sono nella sostanza servizi di alloggio temporaneo, questo elemento è non distintivo per questi servizi, data che esso descrive in forma diretta una caratteristica positiva dei suddetti servizi, i quali sarebbero “per definizione” la sede (home) di suites storiche, ossia di abitazioni lussuose storiche.

Poiché i servizi sono identici e in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro quasi totalità limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari, sussiste un rischio di confusione.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 727 249

 

Azienda Agricola Ca’ Dei Frati di Dal Cero Pietro e Figli Società Agricola, Via Frati, 22, 25019 Sirmione, Fraz. Lugana (BS), Italia (opponente), rappresentata da Mondial Marchi S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Paginoro S.r.l., Via Marconi 1, 37011 Bardolino (VR), Italia (richiedente).

 

Il 11/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 727 249 è accolta per tutti i servizi contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 330 772 è totalmente respinta.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 330 772. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 582 278. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

1. I servizi

 

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

 

Classe 43:       Alloggi temporanei.

 

I servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 43:       Alloggi per vacanze.

 

Gli alloggi per vacanze contestati sono compresi nell’ampia categoria degli alloggi temporanei dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

CA’ DEI FRATI	CORTE DEI FRATI
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Gli elementi “CA’ DEI FRATI”, che costituiscono l’intero marchio denominativo anteriore, e “CORTE DEI FRATI” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Il segno impugnato presenta poi degli elementi verbali in lingua inglese, ossia le parole “THE HISTORICAL SUITES HOME”.

 

Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla inglese.

 

Gli elementi che formano il marchio anteriore, come già accennato poc’anzi, non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi. Lo stesso vale per i termini “CORTE DEI FRATI” del segno impugnato.

 

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

 

Il segno impugnato presenta poi, nella sua parte superiore, un elemento figurativo che consiste in uno stemma od emblema la cui dimensione non permette peraltro di divisarne le caratteristiche in dettaglio. Non essendo nel suo complesso descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i servizi di riferimento, presenta carattere distintivo.

 

Tuttavia, l’elemento “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno contestato sarà inteso nella sua interezza in lingua inglese come una espressione equivalente a “La casa delle suites storiche”.

 

Questa espressione sarà inevitabilmente associata a un significato descrittivo. Tenendo a mente che i servizi relativi sono nella sostanza servizi di alloggio temporaneo, questo elemento è non distintivo per questi servizi, data che esso descrive in forma diretta una caratteristiche positiva dei suddetti servizi, i quali sarebbero “per definizione” la sede (home) di suites storiche, ossia di abitazioni lussuose storiche.

 

L’elemento denominativo “CORTE DEI FRATI” insieme all’elemento figurativo del segno anteriore costituiscono nel loro insieme l’elemento dominante del segno impugnato in quanto dotato di maggiore impatto visivo rispetto alle parole “THE HISTORICAL SUITES HOME” in virtù in particolare della loro maggior dimensione.

 

Per quanto riguarda il segno impugnato, si deve poi tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, i segni coincidono nella prima lettera “C” dei termini distintivi “CA’” del marchio anteriore e “CORTE” del segno impugnato nonché nel secondo e terzo termine, entrambi normalmente distintivi, “DEI FRATI”.

 

Tuttavia, essi differiscono nei restanti elementi dei termini “CA’” e “CORTE”, nell’elemento figurativo, che pur essendo co-dominante ha un minore impatto per le ragioni viste poc’anzi e nei termini che compongono l’elemento non distintivo “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “C” dei primi termini distintivi di entrambi i segni, ovvero “CA’” e “CORTE” e nel suono delle lettere dei termini distintivi “DEI FRATI”.  I segni differiscono nella pronuncia delle restanti lettere dei termini “CA’” e “CORTE” e nei termini dell’elemento non distintivo “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno impugnato, il quale non ha controparte nel segno anteriore.

 

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso. Nonostante l’espressione “THE HISTORICAL SUITES HOME” del segno impugnato evochi un concetto, ciò non è sufficiente per stabilire una somiglianza concettuale, in quanto tale elemento è non distintivo e non può indicare l’origine commerciale di uno dei marchi. L’attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I servizi nella Classe 43 coperti dai marchi in conflitto sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

 

I marchi sono simili in medio grado da un punto di vista visivo e in alto grado da quello fonetico. Ciò è dovuto alla presenza, nel segno impugnato, di un elemento figurativo il quale, pur aggiungendo un gradiente di differenziazione tra i segni, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente sezione avrà comunque un minore impatto. Per quanto riguarda poi gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato, ovvero l’espressione “THE HISTORICAL SUITES HOME”, essi presentano un carattere non distintivo, in particolare per i consumatori di lingua inglese presi in esame.

 

Alla luce di queste due circostanze particolari, sarà quindi l’elemento “CORTE DEI FRATI” del segno impugnato a svolgere un ruolo preponderante nella percezione del segno da parte dei consumatori. Questo elemento verbale, che è pure elemento dominante, presenta numerosi punti di contatto con il marchio denominativo anteriore “CA’ DEI FRATI”. Due dei tre termini che compongo questi elementi sono infatti identici, mentre il primo termine è contraddistinto dalla medesima lettera iniziale.

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i servizi come nel presente caso. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Poiché i servizi sono identici e in considerazione del fatto che le differenze esistenti tra i segni sono nella loro quasi totalità limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari, sussiste un rischio di confusione.

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

 

Si ribadisce pertanto che considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Di conseguenza, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 10 582 278 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARILLA contro BARILLA LATTICINI ITALIA – Divisione d’Opposizione 11.08.2017

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dalla parola “BARILLA”. Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto da un ovale di colore blu la cui circonferenza presenta delle sezioni i cui colori sfumano, da sinistra, dal verde, al bianco al rosso. All’interno dell’ovale sono posti i termini “Barilla”, al centro e in caratteri ordinari di colore bianco, essendo il primo maiuscolo ed i restanti minuscoli; nella parte superiore il termine “latticini”, in caratteri minuscoli bianchi di minori dimensioni e nella parte inferiore il termini “ITALIA”, in caratteri bianchi maiuscoli di minori dimensioni rispetto al termine “Barilla”. Al di sotto di quest’ultimo termine si trova una striscia o linea leggermente curva di tre colori, sempre ad effetto sfumato, ovvero verde, bianco e rosso, i quali peraltro corrispondono alla bandiera italiana.

L’elemento “BARILLA” comune a entrambi i marchi sarà inteso come un cognome di origine italiana da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L’elemento “ITALIA” del segno contestato sarà associato al nome dello Stato dell’Europa meridionale. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per tutti i prodotti nella Classe 29, dal momento che ne indica, semplicemente, il territorio di origine.

Per quanto riguarda l’elemento “latticini” del segno contestato sarà associato al nome generico di ogni prodotto alimentare ricavato dal latte (panna, burro, yogurt, ricotta formaggio fresco e stagionato, ecc. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, come visto poc’anzi, prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per parte di questi prodotti, vale a dire per prodotti caseari nella Classe 29. Per quanto concerne i restanti prodotti, non essendo il termine “latticini” descrittivo, allusivo o altrimenti debole, presenta carattere distintivo.

Di fatto, il marchio anteriore è ricompreso nella sua interezza nell’elemento dominante “BARILLA” del marchio impugnato, il quale presenta elementi aggiuntivi la cui natura è però secondaria o, nel caso dell’elemento verbale “ITALIA” e del termine “latticini” pure non distintiva, per tutti o almeno parte dei prodotti in questione.

La Divisione d’Opposizione ritiene che, poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari sussiste un rischio di confusione un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 787 516

 

Barilla G. e R. Fratelli – Societá per Azioni, Via Mantova, 166, 43100 Parma, Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Astra Service S.r.l., Via Torre Spaccata 145, 00169 Roma, Italia (richiedente).

 

Il 11/08/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 787 516 è accolta per tutti i prodotti contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 614 738 è totalmente respinta.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 614 738. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 585 747. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 8 585 747.

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 29:       Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 29:       Carni; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Olii e grassi alimentari; Pesce, frutti di mare e molluschi; Prodotti caseari e loro succedanei.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I prodotti contestati carni; olii e grassi alimentari; pesce, prodotti caseari sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi quali prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili)

 

I prodotti frutta ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi) contestati includono, in quanto categorie più ampie i prodotti frutta e ortaggi conservati dell’opponente. Dal momento che la divisione d’opposizione non può scorporare ex officio le  ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I prodotti contestati funghi lavorati condividono con gli ortaggi conservati dell’opponente natura, origine abituale, pubblico rilevante, canali distribuzione e pure modalità d’uso. Inoltre, i suddetti prodotti sono in concorrenza. Ne consegue che debbano essere considerati simili in alto grado.

 

Per quanto riguarda i frutti di mare e del marchio impugnato molluschi (essendo “frutti di mare” il nome generico dei molluschi commestibili), essi condividono con il pesce dell’opponente natura, origine abituale, pubblico rilevante, canali distribuzione e pure modalità d’uso. Inoltre, i suddetti prodotti sono in concorrenza. Ne consegue che debbano essere considerati simili in alto grado.

 

Infine, i prodotti contestati loro succedanei [prodotti caseari] sono in stretta relazione con i prodotti derivati dal latte nella Classe 29 dell’opponente. Questi prodotti possono coincidere nella loro origine abituale, pubblico rilevante, canali distribuzione nonché nella loro modalità d’uso. Inoltre, i suddetti prodotti sono in concorrenza. Pertanto, sono da ritenersi simili in alto grado.

 

 

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

 

 

BARILLA
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento “latticini” del marchio impugnato possiede un significato in lingua italiana. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dalla parola “BARILLA”. Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto da un ovale di colore blu la cui circonferenza presenta delle sezioni i cui colori sfumano, da sinistra, dal verde, al bianco al rosso. All’interno dell’ovale sono posti i termini “Barilla”, al centro e in caratteri ordinari di colore bianco, essendo il primo maiuscolo ed i restanti minuscoli; nella parte superiore il termine “latticini”, in caratteri minuscoli bianchi di minori dimensioni e nella parte inferiore il termini “ITALIA”, in caratteri bianchi maiuscoli di minori dimensioni rispetto al termine “Barilla”. Al di sotto di quest’ultimo termine si trova una striscia o linea leggermente curva di tre colori, sempre ad effetto sfumato, ovvero verde, bianco e rosso, i quali peraltro corrispondono alla bandiera italiana.

 

L’elemento “BARILLA” comune a entrambi i marchi sarà inteso come un cognome di origine italiana da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

 

L’elemento “ITALIA” del segno contestato sarà associato al nome dello Stato dell’Europa meridionale. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per tutti i prodotti nella Classe 29, dal momento che ne indica, semplicemente, il territorio di origine.

 

Per quanto riguarda l’elemento “latticini” del segno contestato sarà associato al nome generico di ogni prodotto alimentare ricavato dal latte (panna, burro, yogurt, ricotta, formaggio fresco e stagionato, ecc. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, come visto poc’anzi, prodotti alimentari, questo elemento è non distintivo per parte di questi prodotti, vale a dire per prodotti caseari nella Classe 29. Per quanto concerne i restanti prodotti, non essendo il termine “latticini” descrittivo, allusivo o altrimenti debole, presenta carattere distintivo.

 

Con riferimento al segno contestato, esso è composto da elementi distintivi verbali ed  elementi figurativi meno distintivi di una natura puramente decorativa. Inoltre, i colori usati per rappresentare alcuni di questi elementi alludono, anche a causa del loro ordine (da sinistra a destra, verde, bianco e rosso) alla bandiera italiana. Anche per questa ragione, si ritiene che gli elementi verbali siano più distintivi rispetto agli elementi figurativi del segno impugnato.

 

L’elemento “BARILLA” nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo, di conseguenza avrà un rilievo maggiore nell’ambito della presente comparazione rispetto agli altri elementi del marchio.

 

Infine, per quanto riguarda il segno impugnato, si deve tener in conto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Di conseguenza, gli elementi figurativi del marchio ricopriranno un ruolo di secondaria importanza rispetto alla porzione verbale del segno distintivo.

 

Visivamente, i segni coincidono nel termine “BARILLA”, il quale è distintivo in entrambi i casi e altresì dominante nel marchio contestato. Tuttavia, essi differiscono negli elementi aggiuntivi del segno impugnato, i quali sono tuttavia o non-distintivi o svolgono un ruolo secondario. Pertanto, i segni sono da ritenersi simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dei termini distintivi (e dominante nel marchio contestato) “BARILLA”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “latticini” e “Italia” del segno contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che questi elementi aggiuntivi del segno impugnato sono o non-distintivi o svolgono un ruolo secondario.

 

Alla luce di ciò, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni siano foneticamente molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno percepiti come facenti riferimento ad un cognome italiano, ovvero “Barilla” e i restanti elementi del marchio impugnato sono non-distintivi o secondari,  i segni sono da considerarsi  concettualmente molto simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono considerati in parte identici e in parte simili in alto grado.

 

I prodotti che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio. Inoltre, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente simili in medio grado e simili in alto grado sia da un punto di vista fonetico che concettuale.

 

Di fatto, il marchio anteriore è ricompreso nella sua interezza nell’elemento dominante “BARILLA” del marchio impugnato, il quale presenta elementi aggiuntivi la cui natura è però secondaria o, nel caso dell’elemento verbale “ITALIA” e del termine “latticini” pure non distintiva, per tutti o almeno parte dei prodotti in questione.

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Di conseguenza l’identità o alto grado di somiglianza tra i prodotti rilevanti deve ritenersi atta a compensare le, seppur limitate, differenze tra i marchi di cui appena detto.

 

La Divisione d’Opposizione ritiene che, poiché i prodotti sono identici e simili in alto grado e le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari sussiste un rischio di confusione un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 8 585 74 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

Poiché la registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 8 585 74 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI SERRANO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).