EUIPO: respinta l’opposizione contro il marchio VISIKLEAR
Milano, 22 settembre 2025 – L’EUIPO ha respinto l’opposizione al marchio VISIKLEAR, ritenendo non sussistente il rischio di confusione con il marchio anteriore VISICLOR.
Nonostante alcune somiglianze tra i segni, l’Ufficio ha rilevato che le differenze sono sufficienti a evitare confusione per il pubblico professionale di riferimento.
OPPOSIZIONE N. ***********
******************* Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
******************* Milano, Italia (rappresentante professionale).
Il 10/09/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
- L’opposizione No B 3 219 637 è totalmente respinta.
- L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.
MOTIVAZIONI
In data 02/07/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 19 009 807 ‘VISIKLEAR’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa sullaregistrazione di marchio dell’Unione europea No 18 574 426 ‘VISICLOR’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 5: Anestetici; Preparazioni e sostanze farmaceutiche utilizzate in anestesiologia; Anestetici per uso chirurgico; Anestetici per uso non chirurgico.
A seguito della limitazione della domanda di marchio in questione, i prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 5: Preparati oftalmologici, tranne i seguenti prodotti: Anestetici.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
I prodotti contestati preparati oftalmologici, tranne i seguenti prodotti: anestetici sono simili in grado medio ai prodotti del marchio anteriore anestetici; preparazioni e sostanze farmaceutiche utilizzate in anestesiologia; anestetici per uso chirurgico; anestetici per uso non chirurgico. I prodotti contestati, pur escludendo gli anestetici, sono comunque prodotti medico-sanitari ed hanno pertanto la stessa natura dei prodotti del marchio anteriore. Inoltre, essi possono coincidere in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Nel presente caso, i prodotti contestati sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. I prodotti del marchio anteriore, invece, sono diretti esclusivamente a professionisti del settore medico-sanitario.
Quando i prodotti contestati sono rivolti al pubblico generale e professionale e i prodotti del marchio anteriore sono rivolti esclusivamente a un pubblico professionale (o vice versa), il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione sarà soltanto il pubblico professionale.
Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T‑331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T‑288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
c) I segni
VISICLOR
VISIKLEARMarchio anteriore
Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.
Il pubblico di riferimento, composto da professionisti del settore medico-sanitario, assocerà la componente “VISI-” di entrambi i marchi alla parola “visione” (in inglese, tedesco e danese “vision”, in francese “vision”, in spagnolo “visión”, ecc.) e gli attribuirà un carattere distintivo debole, interpretando questa componente dei marchi come un riferimento all’ambito di utilizzo dei prodotti in questione, ovvero l’ambito oftalmologico.
Una parte del pubblico attribuirà un significato, descrittivo o comunque scarsamente distintivo, anche alla seconda parte dei marchi, rispettivamente ‘-CLOR’ e ‘-KLEAR’. ‘-CLOR’ potrebbe evocare un principio attivo, la “cloro-procaina”, alla base di molti prodotti anestetici, e ‘-KLEAR’ potrebbe essere associato al termine inglese “CLEAR” (“chiaro”), che unitamente alla prima parte del marchio potrebbe essere interpretato come “visione chiara, nitida” (espressione che indicherebbe lo scopo dei prodotti in questione). Tuttavia, un’altra parte del pubblico percepirà ‘-CLOR’ e ‘-KLEAR’ come termini privi di significato e pertanto distintivi. Ai fini di questo confronto e ricordando che le somiglianze tra segni sono maggiori quando le coincidenze risiedono in elementi distintivi, la divisione d’Opposizione valuterà i segni da tale punto di vista in quanto ciò costituisce lo scenario più vantaggioso per l’opponente, nella misura in cui le componenti ‘-CLOR’ e ‘-KLEAR’ sono distintive per tutti i prodotti in questione.
Di conseguenza, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno concentrare la comparazione dei segni su tale parte del pubblico.
Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “VISILR” e differiscono nelle lettere “CO” e “KEA*”. Coincidono in queste lettere anche sotto il profilo fonetico, nonché nelle lettere “C” e “K” che sono generalmente pronunciate allo stesso modo nelle varie lingue del territorio rilevante. Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati al concetto di “visione”, i segni sono concettualmente simili. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da un significato debole.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti sono simili in grado medio. Il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è costituito da professionisti del settore medico-sanitario, il cui grado di attenzione è relativamente elevato. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo normale.
I segni sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in grado medio. Tuttavia, le somiglianze esistenti riguardano soprattutto la componente comune “VISI-” che presenta un carattere distintivo debole, mentre le componenti “CLOR” e “KLEAR” sono distintive per il pubblico di riferimento e sufficientemente diverse tra loro da permettere ai consumatori di distinguere facilmente i segni in questione.
Normalmente, la coincidenza in un elemento con un carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione [02/10/2014, Comunicazione comune sulla prassi comune riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione – rischio di confusione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole) (PC 5)].
Nel caso di specie, le somiglianze tra i marchi non sono sufficienti a causare un rischio di confusione da parte del pubblico e gli elementi aggiuntivi/differenti sono chiaramente percepibili e sufficienti a escludere ogni rischio di errore nell’identificazione dei marchi, anche considerando il fatto che il grado di attenzione del pubblico sarà relativamente elevato.
L’assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte di pubblico che attribuirebbe un significato (seppur debole) alle componenti “CLOR” e “KLEAR”. Il motivo risiede nel fatto che per questa parte del pubblico i marchi presenterebbero una somiglianza concettuale inferiore, determinata dai diversi significati delle componenti “CLOR” e “KLEAR”.
Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni e i prodotti non sono identici.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.