L’EUIPO ha accolto integralmente l’opposizione proposta contro la registrazione del marchio “GIOIE DI LUNA” ritenendo sussistente un rischio di confusione con il marchio anteriore “MILUNA”.
Nonostante le differenze tra i segni, la coincidenza nell’elemento distintivo “LUNA”, la somiglianza tra i prodotti in classe 14 e la notorietà acquisita dal marchio “MILUNA” per gli articoli di gioielleria hanno portato al rigetto totale della domanda di registrazione.
OPPOSIZIONE N.
***************(VI), Italia (opponente), rappresentata da ******************Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
***************Padova, Italia (richiedente).
Il 11/08/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
- L’ opposizione N. B 3 220 767 è accolta per tutti i prodotti contestati.
- La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 996 543 è totalmente respinta.
- Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.
MOTIVAZIONI
In data 23/07/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea N. 18 996 543 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano No 669 005 “MILUNA” (marchio verbale). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 14: Articoli di gioielleria, oreficeria, orologeria, metalli preziosi e pietre preziose, perle.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 14: Gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; orologeria; porta gioie e porta orologi; portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
I prodotti contestati gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; orologeria sono simili quantomeno in grado alto ai prodotti articoli di gioielleria del marchio anteriore. Questi prodotti hanno, in termini generali, la stessa natura di oggetti preziosi destinati all’ornamento personale e coincidono in produttore, canali di distribuzione e pubblico di riferimento.
I prodotti contestati porta gioie e porta orologi sono destinati a custodire gioielli e orologi e sono quindi complementari ai prodotti dell’opponente articoli di gioielleria e orologeria. Inoltre, questi prodotti sono destinati agli stessi consumatori e possono coincidere in canali di distribuzione e produttori. Pertanto, sono simili in grado medio.
I prodotti contestati portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati svolgono una funzione ornamentale e decorativa simile a quella degli articoli di gioielleria del marchio anteriore. Questi prodotti possono essere prodotti dalle stesse aziende e, occasionalmente, essere venduti attraverso gli stessi canali. Tuttavia, è importante notare che la natura di questi prodotti è diversa, in quanto i portachiavi sono principalmente articoli funzionali utilizzati per mantenere insieme e trasportare chiavi, mentre i gioielli sono destinati principalmente all’ornamento personale. Pertanto, questi prodotti sono simili solo in grado basso.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Nella decisione del 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la Commissione di ricorso sostiene che i consumatori, in termini generali, applichino una certa dose di riflessione alla scelta di beni di lusso o di oggetti destinati a essere regalati, come gli articoli di gioielleria o orologeria. Si può dunque presupporre un grado relativamente elevato di attenzione da parte del consumatore per una parte dei prodotti in questione, ad esempio gemme, perle e metalli preziosi, mentre per un’altra parte dei prodotti, ad esempio portachiavi e portachiavi a catenella, il grado di attenzione è da considerarsi medio.
c) I segni
MILUNA
Marchio anteriore
Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Italia.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). Pertanto, è altamente probabile che il pubblico italiano di riferimento percepisca la parte centrale e finale del marchio, “-LUNA” come una componente indipendente dello stesso, ovvero come il nome dell’unico satellite naturale della Terra. Alle due lettere iniziali, “MI-”, invece, non verrebbe attribuito nessuno significato specifico. La parola “LUNA”, le lettere iniziali “MI-” o il marchio anteriore nella sua interezza non presentano alcun collegamento con i prodotti in questione, né sono percepibili come riferimenti diretti a questi ultimi. Pertanto, si conclude che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco di grado medio.
L’elemento “GIOIE” è un termine italiano utilizzato per riferirsi a pietre preziose, lavorate o meno, o a qualsiasi gioiello, sia o meno ornato di pietre preziose( ). Pertanto, questo elemento del marchio impugnato non è distintivo o, nella migliore delle ipotesi, è distintivo in grado basso. L’elemento “LUNA”, come menzionato in precedenza, è distintivo in quanto non presenta alcun legame con i prodotti in esame. L’elemento “DI” è una preposizione italiana usata per esprimere provenienza in senso di origine o appartenenza e non è di per sé distintivo. Nel complesso, il marchio impugnato sarà percepito come un’unità concettuale interpretabile come gioielli (o pietre preziose) della luna o provenienti dalla luna. La stilizzazione degli elementi verbali del marchio è prettamente decorativa e possiede un carattere distintivo debole.
Visivamente, i segni coincidono nell’elemento “LUNA”, che è l’elemento più distintivo del marchio impugnato ed è percepibile come una componente indipendente nel marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono negli elementi “GIOIE” e “DI” del marchio impugnato, i quali non sono distintivi o possiedono un carattere distintivo debole e nelle lettere iniziali “MI-” del marchio anteriore. I marchi differiscono anche nella stilizzazione degli elementi verbali del marchio impugnato, la quale è prettamente decorativa.
La considerazione che il consumatore attribuisce normalmente maggiore importanza alla parte iniziale di un marchio non può valere in tutti i casi e rimettere in discussione il principio secondo cui l’esame della somiglianza dei marchi deve fondarsi sull’impressione complessiva da essi prodotta. Non vi è motivo di ritenere che i consumatori medi, normalmente informati, attenti e avveduti, ignoreranno sistematicamente la seconda parte dell’elemento verbale di un marchio a tal punto da ricordarne soltanto la prima parte (07/06/2023, T 33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Nonostante le differenze riscontrate, si evidenzia che l’elemento “LUNA” riveste un ruolo significativo sia nel marchio anteriore che in quello impugnato e che questo elemento non passerà inosservato agli occhi dei consumatori. Pertanto, si ritiene che sussista un grado di somiglianza visiva quantomeno inferiore alla media.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nella componente distintiva “-LUNA” e differisce nelle prime due lettere del marchio anteriore, “MI-”, nonché negli elementi “GIOIE DI” del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono simili in un grado inferiore alla media.
Sotto il profilo concettuale, anche se il pubblico assocerà entrambi i marchi con il concetto di luna, ovvero l’unico satellite naturale della Terra, il marchio impugnato ha una sfumatura di significato differente, dato che trasmette l’idea di gioielli della luna o che provengono dalla luna. In tale misura, i marchi sono concettualmente simili solo in grado inferiore alla media.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore gode di notorietà in Italia per i prodotti per i quali e stato registrato. La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opponente ha presentato prove a sostegno della richiesta. Poiché l’opponente ha richiesto che taluni dati economici/commerciali contenuti nelle prove fornite rimangano confidenziali e non vengano rivelati a terzi, la Divisione d’Opposizione fornirà una descrizione delle prove nei termini più generali, senza divulgare alcuna informazione specifica che possa violare la richiesta di confidenzialità. Le prove consistono, in particolare, nei seguenti documenti:
• All. 1: lista punti vendita MILUNA in Italia;
• All. 1.1: fotografie prodotti MILUNA;
• All. 2: dichiarazione della Responsabile Comunicazione della società Cielo Venezia riportante i dati di fatturato 2016 – 2024 relativi alla commercializzazione, in Italia, di articoli di gioielleria contraddistinti dal marchio MILUNA. Il fatturato totale è considerevole;
• All. 2.1 e 2.2: numerosi campioni di fatture relative ad articoli di gioielleria contraddistinti dal marchio MILUNA;
• All. 3: sito web MILUNA;
• All. 3.1: report estratto dal sistema informatico che registra gli accessi al sito web www.miluna.it;
• All. 3.2: report estratto dal sistema informatico relativo alle vendite effettuate negli ultimi anni (2022 – 2024) tramite il sito miluna.it;
• All. 4: estratto di ricerca effettuata su Google con parola chiave “MILUNA”;
• All. 4.1: citazioni marchio MILUNA sul web;
• All. 5: riferimento alla sponsorizzazione da parte del marchio MILUNA dell’evento “Miss Italia”, a partire dall’anno 1996. MILUNA fornisce, tra l’altro, la corona che viene consegnata alla vincitrice del concorso. Contratti di patrocinio pubblicitario relativi alla sponsorizzazione, da parte del marchio MILUNA, dell’evento “Miss Italia 2018” e “Miss Italia 2019”;
• All. 5.1: fatture relative alle spese di sponsorizzazione dell’evento “Miss Italia” negli anni 2016 – 2019, dell’evento “Festival di Sanremo 2025” (ed eventi collegati) e della sitcom “Un Posto al Sole”;
• All. 6: esempi di contenuti pubblicitari;
• All. 6.1: campioni di fatture relative alle spese promozionali-pubblicitarie sostenute negli anni 2019 – 2024. Le fatture fanno riferimento a pubblicità andate in onda durante programmi televisivi italiani particolarmente seguiti, come “Sanremo”, vari telegiornali, “Un posto al sole”, “Affari tuoi”, “Domenica In”, “Uomini e Donne”, “Scherzi a parte”, etc.;
• All. 6.2: piano stampa-digital campagna pubblicitaria 2022, dal quale si evince che inserzioni pubblicitaria relative a articoli di gioielleria a marchio MILUNA sono state pubblicate su giornali italiani di spicco, quali “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” o “Il Messaggero”;
• All. 6.3: certificazioni di messa in onda delle pubblicità MILUNA (anno 2022); RISERVATO
• All. 6.4: report riassuntivo inerente agli investimenti per attività pubblicitarie e di marketing (anni 2023 – 2025), per un importo totale considerevole;
• All. 7: contratti con varie società di marketing a comunicazione (anni 2023 e 2024);
• All. 8: estratti dai profili social MILUNA, con un numero rilevante di followers;
• All. 9: estratti da sondaggi di opinione e ricerche di mercato:
o Ricerca “Kantar” 2017 – “A livello di notorietà totale, Miluna risulta nota al 70% della popolazione femminile italiana; ancora più alta la penetrazione sulle fasce di età comprese tra i 35 ed i 54 anni ed al Centro-Sud”. Secondo quanto esposto dall’opponente, il quesito posto agli intervistati era “Quali di queste marche di gioielli conosce anche solo per averle sentite nominare?”;
o Ricerca quantitativa “AstraRicerche”, dicembre 2021, dalla quale risulta che l’8,8% degli intervistati ha acquistato, per sé o como regalo, un prodotto Miluna;
o Ricerca quantitativa “AstraRicerche”, Giugno 2024. Alla domanda “Quali di queste marche di gioielli conosce anche solo per averle sentite nominare?” il 65% degli intervistati ha indicato, tra gli altri, il marchio MILUNA;
Dalle prove presentate si evince che l’opponente ha effettuato importanti investimenti pubblicitari per promuovere il marchio MILUNA, sia in televisione che su giornali italiani di spicco come “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Il marchio è anche stato lo sponsor di importanti eventi e show italiani, conosciuti e seguiti da un elevato numero di consumatori, come “Miss Italia” o il “Festival di Sanremo” (allegati 5, 5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4). I sondaggi d’opinione e le ricerche di mercato (allegato 9) confermano che una parte non irrilevante del pubblico italiano conosce il marchio MILUNA. Le cifre di fatturato relative ad articoli di gioielleria a marchio MILUNA sono considerevoli (allegato 2). Pertanto, dopo aver esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione di opposizione conclude che il marchio anteriore ha acquisito un certo grado di notorietà e gode di un elevato carattere distintivo grazie all’uso che ne è stato fatto sul mercato. Tuttavia, alla luce dei prodotti menzionati nel materiale probatorio, tale carattere distintivo elevato non riguarda tutti i prodotti per i quali il marchio è stato registrato, ma solo gli articoli di gioielleria.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
22).
I prodotti sono simili in grado alto (quantomeno), medio e basso e sono destinati sia al grande pubblico che a una clientela commerciale, il cui grado di attenzione varia da medio a (relativamente) alto. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo elevato, quantomeno per quanto riguarda gli articoli di gioielleria. I segni sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in grado inferiore alla media (o quantomeno inferiore alla media).
I segni coincidono nell’elemento “LUNA”, che rappresenta l’elemento più distintivo del marchio impugnato e sarà facilmente percepito come una componente autonoma e indipendente del marchio anteriore.
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Considerato il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, il quale implica una maggiore capacità da parte del consumatore di riportarlo alla memoria e di associarlo a marchi aventi caratteristiche comuni, è possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa, ma comunque interessato dalla presenza dell’elemento distintivo e caratterizzante “LUNA” (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Pertanto, sebbene sussistano delle differenze tra i segni e nonostante il grado di attenzione relativamente alto del pubblico, le considerazioni di cui sopra portano la Divisione d’opposizione a concludere che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in relazione a tutti i prodotti contestati. Per quanto riguarda i prodotti considerati simili solo in grado basso a quelli dell’opponente, ovvero portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati, si evidenzia che, nell’ottica di una valutazione globale, l’elevato carattere distintivo del marchio anteriore è sufficiente a controbilanciare il minor grado di somiglianza di tali prodotti.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano No 669 005 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione