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Zignone contro Zingone – Divisione d’Opposizione 05.05.2017

 

Siamo di fronte al marchio anteriore ZIGNONE  e al marchio impugnato ZINGONE.

Si tratta di marchi che appartengono ad aziende che trattano di abbigliamento, scarpe, cappelleria. (Classe 25)

Gli elementi ‘ZIGNONE’ del marchio anteriore e ‘ZINGONE’ del segno impugnato sono privi di significato e, pertanto, sono distintivi.

Inoltre, un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno contestato ZINGONE  è altresì presente la dicitura ‘LABOR VITA TUA HONESTAS ITER TUUM’ che è appena percettibile in ragione della sua ridotta dimensione. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto.

Lo stemma araldico presente nel segno impugnato, ZIGNONE,  sarà anch’esso percepito come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

E’ altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore e quindi il marchio impugnato ZIGNONE deve essere respinto per tutti i prodotti.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 710 781

 

Lanificio Zignone S.p.A., Frazione Boero Monti, 3, 13823 Strona (Biella), Italia (opponente), rappresentata da Giambrocono & C. S.P.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Zingone 1896, Via Antonio Gramsci 43, 00197 Roma, Italia (richiedente), rappresentata da Maria Letizia Bixio, Via Firenze 47, 00184 Roma, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 05/05/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 710 781 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

 

Classe 25:  Abbigliamento; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cappelli; cappelli di lana; scarpe; scarpe per neonati; cappelli per bambini; cravatte.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 135 866 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 620EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 135 866 vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 3 609 872. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente dell’Unione Europea n. 3 609 872.

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

 

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 25: Abbigliamento; abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cappelli; cappelli di lana; scarpe; scarpe per neonati; cappelli per bambini; cravatte.

 

L’abbigliamento è identicamente contenuto in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

 

I prodotti contestati abbigliamento sportivo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento per bambini; abbigliamento per ragazzi; cravatte  sono compresi nell’ampia categoria di articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati cappelli; cappelli di lana; cappelli per bambini sono compresi nell’ampia categoria di cappelleria dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati scarpe; scarpe per neonati sono compresi nell’ampia categoria di scarpe dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti  al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Gli elementi ‘ZIGNONE’ del marchio anteriore e ‘ZINGONE’ dl segno impugnato sono privi di significato in taluni territori, come per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, come per esempio il pubblico di lingua spagnola.

 

Il segno impugnato include delle parole poste al di sopra e al di sotto del termine ‘ZINGONE’ che tuttavia risultano illeggibili a causa della loro ridottissima dimensione.  Di conseguenza, non verranno prese in considerazione ai fini della comparazione.

 

Inoltre, un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno contestato è altresì presente la dicitura ‘LABOR VITA TUA HONESTAS ITER TUUM’ che è appena percettibile in ragione della sua ridotta dimensione. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, anche tale elemento non sarà preso in considerazione poiché anche laddove compreso rivestirebbe un’importanza limitata

 

Gli elementi ‘ZIGNONE’ del marchio anteriore e ‘ZINGONE’ dl segno impugnato, come indicato anteriormente, sono privi di significato e, pertanto, sono distintivi.

 

La lettera Z presente in entrambi i segni sarà percepita come tale da parte del pubblico di riferimento. Non essendo descrittiva, allusiva o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

 

Lo stemma araldico presente nel segno impugnato sarà anch’esso percepito come tale dal pubblico di riferimento. Non essendo debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, i segni coincidono nella ‘Z’ e nelle lettere ‘Z-I-*-*-O-N-E’. Tuttavia, essi differiscono nella posizione della terza e quarta lettera, ‘GN’ del marchio anteriore e ‘NG’ del segno impugnato, e negli elementi figurativi e tipografia dei marchi.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della lettera Z e  delle lettere ‘‘Z-I-*-*-O-N-E’, presenti in entrambi i segni. Inoltre, i segni presentano una certa affinità fonetica dal momento che entrambi includono le lettere GN (NG) che sebbene siano in ordine invertito sono nella stessa posizione e sono precedute e seguite dalle stesse lettere.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati a un significato simile (la lettera Z), i segni sono simili in media misura.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti sono identici.

 

I marchi sono visualmente e concettualmente simili in misura media e hanno un alto grado di somiglianza fonetica. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

 

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 3 609 872 si considera fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

Poiché il diritto anteriore marchio dell’Unione Europea n. 3 609 872 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Maria ClaraIBAÑEZ FIORILLO

FrancescaCANGERI SERRANO

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

 

 

MARCHIO NON REGISTRABILE – Euipo 02.02.2017

L’Ufficio ritiene del tutto probabile che il pubblico di riferimento, principalmente il consumatore medio, normalmente attento e avveduto, se confrontato con il segno assocerà la dicitura “Torino” con il termine “vermouth”. Il consumatore, pertanto, sarà in grado di dedurre che i prodotti contraddistinti dal segno sono, per l’appunto, “vermouth di Torino”, ovvero un vino aromatizzato protetto ai sensi del regolamento.

Dalla riproduzione depositata si evince chiaramente che il termine “Torino” non compare unicamente nella dicitura “Fondata a Torino”, ma anche nella parte in alto a sinistra e non può che riferirsi che al vermouth. Per quanto sopra esposto, l’Ufficio ha segnalato che il segno (richiesto per “bevande alcoliche (tranne le birre); vermut” in classe 33) contiene vermouth che non ha l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio. L’Ufficio, pertanto, ha affermato che il segno deve essere respinto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Nella comunicazione di cui sopra, l’Ufficio ha proposto al richiedente una limitazione atta a superare il motivo di rifiuto. Tuttavia, poiché il richiedente non ha accettato la limitazione suggerita dall’Ufficio il marchio non è registrabile.

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

 

Alicante, 02/02/2017

JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Senato, 8 I-20121 Milano (MI) ITALIA

Fascicolo nº: 015625271 Vostro riferimento: C012669

Marchio:

CARPANO CLASSICO ROSSO G.B. CARPANO TORINO ORIGINALE 1786 IL 1º VERMOUTH ANTICA RICETTA FONDATA IN TORINO – PRODOTTO D’ITALIA FRATELLI BRANCA DISTILLERIE – MILANO

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.

Via Broletto, 35 I-20121 Milano ITALIA

 

In data 22/08/2016 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 30/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il regolamento (UE) n. 251/2014 abroga il regolamento il regolamento (CE) n. 1601/91. Definisce “vermut o vermout o vermouth” come “vino aromatizzato (…)”, ma non definisce “Vermouth di Torino”, che compariva nell’abrogato regolamento n. 1601/91.

2. Il disciplinare relativo all’indicazione geografica “Vermouth di Torino” è attualmente in fase di esame a cura del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali.

3. L’espressione “Fondata in Torino” indica la città di fondazione della società Carpano. Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi.

1. L’Ufficio ricorda che la protezione al “vermut di Torino” fu attribuita per prima volta a tale vino aromatizzato mediante l’Allegato II del regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991R1601&from=en ). Oltre al “vermut di Torino”, tale allegato fa esplicito riferimento al “Nürnberger Glühwein” e al “Vermouth de Chambéry”, definendoli come “Bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli”. È irrefutabile che il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ha derogato il regolamento (CE) n. 1601/91.

Tuttavia, l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento in vigore recita: Denominazioni geografiche preesistenti

1. Le denominazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 e le indicazioni geografiche presentate a uno Stato membro e approvate da quest’ultimo entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. (…). (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/? uri=CELEX:32014R0251&from=ES , sottolineatura aggiunta). Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, alla luce di quanto sopra esposto e conformemente alla normativa vigente, esiste l’obbligo di proteggere la dicitura “vermut” (o vermout o vermouth) di Torino” in quanto vino aromatizzato.

2. Le considerazioni di cui al punto 2 sono pertanto irrilevanti. Ciò premesso, nel caso di specie, considerati i prodotti richiesti (sostanzialmente di consumo di massa), l’Ufficio ritiene del tutto probabile che il pubblico di riferimento (principalmente il consumatore medio, normalmente attento e avveduto) se confrontato con il segno assocerà la dicitura “Torino” con il termine “vermouth”. Il consumatore, pertanto, sarà in grado di dedurre che i prodotti contraddistinti dal segno sono, per l’appunto, “vermouth di Torino”, ovvero un vino aromatizzato protetto ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014, come più sopra indicato.

Dalla riproduzione depositata si evince chiaramente che il termine “Torino” non compare unicamente nella dicitura “Fondata a Torino”, ma anche nella parte in alto a sinistra e non può che riferirsi che al vermouth. Per quanto sopra esposto, l’Ufficio, nella notifica del 22/08/2016, ha segnalato che il segno (richiesto per “bevande alcoliche (tranne le birre); vermut” in classe 33) contiene vermouth che non ha l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio. L’Ufficio, pertanto, ha affermato che il segno deve essere respinto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Nella comunicazione di cui sopra, l’Ufficio ha proposto al richiedente una limitazione atta a superare il motivo di rifiuto.

Tuttavia, poiché il richiedente non ha accettato la limitazione suggerita dall’Ufficio, il marchio non è registrabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 625 271 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Assenza di carattere distintivo – Euipo 25.01.2017

Di fronte al rifiuto da parte dell’Ufficio Euipo circa la registrazione del marchio figurativo che avrebbe dovuto rappresentare un porta mozziconi di sigarette, in data 19/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il pacchetto di sigarette di cui alla domanda differisce nettamente dalla normalità delle confezioni poiché incorpora al suo interno “un raccoglitore porta mozziconi”. Detto contenitore rappresenta, in effetti, l’elemento distintivo del marchio richiesto

2. . La richiedente osserva che l’Ufficio ha recentemente dichiarato registrabile il marchio n. 13 520 515 per i medesimi prodotti della classe 34 costituito dall’elemento figurativo di un pacchetto di sigarette.

Ciò che si richiede, in effetti, è una diversità che possa permettere al consumatore di distinguere l’origine commerciale dei prodotti in questione e non semplicemente le loro caratteristiche costruttive o funzionali. Sotto questo punto di vista, la peculiarità del contenitore di mozziconi incorporato non è affatto in grado di veicolare al consumatore una diversità sull’origine commerciale del prodotto. Infatti si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento possa immaginare detta “diversità” semplicemente come una nuova funzionalità adottata dal medesimo produttore per i suoi pacchetti di sigarette. La richiedente non ha provato che il consumatore associ la diversità funzionale del deposito mozziconi con una diversità sull’origine commerciale dei prodotti.

Per quanto riguarda l’argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, il marchio n.13 520 515 cui fa riferimento la richiedente è costituito dall’aspetto esteriore di un pacchetto, pertanto fa riferimento ad un elemento visibile al pubblico e non incorporato al suo interno come nel presente caso. Inoltre il marchio citato dalla richiedente è caratterizzato da un elemento di fantasia (la striscia colorata e la peculiare apertura del pacchetto) che non ha valore funzionale ma squisitamente arbitrario, dotato, questo si, di un certo grado di distintività in quanto non comune o banale. Lo stesso non si può dire per la riproduzione grafica di cui in oggetto che manca di elementi grafici capaci di essere percepiti come destinati a svolgere una funzione d’indicazione d’origine commerciale del prodotto. Il colore verde, così com’è rappresentato, è ininfluente per la sua banalità e non può ragionevolmente essere considerato sufficiente a supplire la mancanza di distintività degli altri elementi che compongono la confezione oggetto della domanda di registrazione.

Pertanto, la rappresentazione della confezione/prodotto oggetto della domanda è privo di qualsiasi carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti e servizi per cui è chiesta la registrazione.

 

 

DIPARTIMENTO OPERAZIONI

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 25/01/2017 Bruno Telchini Via Cassa di Risparmio 3 I-39100 Bolzano ITALIA Fascicolo nº: 015438955

Vostro riferimento: Marchio: Tipo de marchio: Marchio figurativo

 

Nome del richiedente:

Anton Prast Via della Piscina 4 I-39054 Renon ITALIA

In data 21/07/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 19/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il pacchetto di sigarette di cui alla domanda differisce nettamente dalla normalità delle confezioni poiché incorpora al suo interno “un raccoglitore porta mozziconi”. Detto contenitore rappresenta, in effetti, l’elemento distintivo del marchio richiesto.

2. A prescindere dal carattere distintivo del “porta mozziconi” il segno nel suo insieme sarebbe comunque dotato di un minimo grado di carattere distintivo sufficiente per permettere la sua registrazione.

3. La richiedente osserva che l’Ufficio ha recentemente dichiarato registrabile il marchio n. 13 520 515 per i medesimi prodotti della classe 34 costituito dall’elemento figurativo di un pacchetto di sigarette. Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Sono oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, i segni che “…sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform / Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29). Pertanto, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). In questo caso, i prodotti e servizi non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti e servizi di consumo quotidiano. Data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

• Con riferimento alle argomentazioni di cui al punto 1), l’Ufficio osserva quanto segue: Innanzitutto, la richiedente ha chiarito che il marchio oggetto della domanda è costituito dalla riproduzione fotografica di una vista di un pacchetto semi-aperto all’interno del quale si può vedere “un raccoglitore porta mozziconi”. La presenza di questo elemento on risultava così evidente dalla semplice osservazione della riproduzione fotografica visto che alla domanda non era allegata nessuna descrizione scritta. Come osservato in precedenza, i marchi figurativi che consistono nella riproduzione fedele di un prodotto sono equiparabili ai marchi tridimensionali e devono pertanto essere esaminati in analogia ai marchi tridimensionali ovvero come se di marchi tridimensionali si trattasse. Nel caso di un marchio costituito dall’aspetto o dalla forma del prodotto stesso o della sua confezione la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio denominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dall’aspetto del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l’aspetto del prodotto stesso o la sua confezione (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 48). Tutto ciò premesso, l’Ufficio rileva che la funzione distintiva cui fa riferimento l’articolo de quo, non è assolta dalla mera “diversità” o “peculiarità” di un prodotto (o della sua confezione) rispetto agli altri prodotti dello stesso tipo. Sotto quest’aspetto, l’Ufficio non nega che una certa diversità possa esistere, anche se celata all’interno della confezione e, quindi, percepibile dal consumatore solo in un momento successivo all’acquisto. E questo è già di per sé motivo sufficiente per negare valore distintivo alla specificità costituita dal contenitore di mozziconi incorporato nella confezione.

Ciò che si richiede, in effetti, è una diversità che possa permettere al consumatore di distinguere l’origine commerciale dei prodotti in questione e non semplicemente le loro caratteristiche costruttive o funzionali. Sotto questo punto di vista, oltre a quanto appena rilevato, la peculiarità del contenitore di mozziconi incorporato non è affatto in grado di veicolare al consumatore una diversità sull’origine commerciale del prodotto. Infatti, se volessimo speculare, facendo astrazione per un attimo di tutti i limiti di tale esercizio nella situazione concreta, si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento possa immaginare detta “diversità” semplicemente come una nuova funzionalità adottata dal medesimo produttore per i suoi pacchetti di sigarette. La richiedente non ha provato che il consumatore associ la diversità funzionale del deposito mozziconi con una diversità sull’origine commerciale dei prodotti.

• Con riferimento alle argomentazioni di cui al punto 2), l’Ufficio osserva quanto segue: L’argomento della richiedente di cui al punto 2) consiste in una mera affermazione apodittica non supportata da alcun argomento che spieghi per quale motivo, a parte quello già rigettato al punto 1), il segno depositato goda di un minimo di carattere distintivo. Infatti, come osservato nella nostra precedente comunicazione, se la riproduzione oggetto della domanda, fosse applicata a contraddistinguere prodotti quali Sigarette (ovviamente si fa riferimento alla loro confezione in pacchetti poiché non possono essere vendute singolarmente); pacchetti di sigarette; scatole per sigarette, non sarebbe nient’altro che la loro mera rappresentazione del tutto comune e banale. Inoltre, per quanto concerne gli altri prodotti quali i portacenere per sigarette; accendini, la riproduzione di un pacchetto di sigarette apposta su di essi non fa che indicare la loro destinazione o uso complementari a quello delle sigarette. Infatti, nella rappresentazione del pacchetto di sigarette, questo appare, nella sua essenza, svestito di ogni elemento che non sia meramente funzionale. Infatti, essa non contiene elementi che per la loro arbitrarietà o estraneità all’uso a cui sono destinati possano essere percepiti dal consumatore come indicazioni della provenienza dei prodotti da una certa azienda. Lo stesso colore verde e la cornicetta del coperchio del pacchetto sono assolutamente banali e privi di carattere distintivo. Le stesse considerazioni si applicano con riferimento all’uso dell’immagine del pacchetto di sigarette in relazione ai rimanenti servizi della domanda proprio in quanto la domanda in oggetto si esaurisce nella mera riproduzione, peraltro nemmeno così immediata e non facilmente decifrabile, di una vista di un pacchetto di sigarette semi-aperto e di color verde chiaro assolutamente inadatta a veicolare informazioni in merito all’origine commerciale dei servizi.

• Con riferimento alle argomentazioni di cui al punto 3), l’Ufficio osserva quanto segue: Per quanto riguarda l’argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale  precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). “Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). D’altra parte, volendo entrare nel merito dell’argomento della richiedente, la situazione cui questa fa riferimento è completamente diversa. Infatti, il marchio n.13 520 515 cui fa riferimento la richiedente è costituito dall’aspetto esteriore di un pacchetto , pertanto fa riferimento ad un elemento visibile al pubblico e non incorporato al suo interno come nel presente caso.

Inoltre il marchio citato dalla richiedente è caratterizzato da un elemento di fantasia (la striscia colorata e la peculiare apertura del pacchetto che non ha valore funzionale ma squisitamente arbitrario, dotato, questo si, di un certo grado di distintività in quanto non comune o banale. Lo stesso non si può dire per la riproduzione grafica di cui in oggetto che manca di elementi grafici capaci di essere percepiti come destinati a svolgere una funzione d’indicazione d’origine commerciale del prodotto. Il colore verde, così com’è rappresentato, è ininfluente per la sua banalità e non può ragionevolmente essere considerato sufficiente a supplire la mancanza di distintività degli altri elementi che compongono la confezione oggetto della domanda di registrazione. Pertanto, la rappresentazione della confezione/prodotto oggetto della domanda è privo di qualsiasi carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti e servizi per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 438 955 è respinta per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda:

Classe 34 Sigarette; Pacchetti di sigarette; Scatole per sigarette; Portacenere per sigarette; Accendini..

Classe 35 Pubblicità e marketing; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni].

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO

 

 

 

 

 

RVG contro DVG – Divisione d’opposizione 11.04.2017

 

RVG contro DVG

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalle lettere ”rvg” riprodotte in caratteri minuscoli bianchi posti al di sopra di un circolo di colore scuro la cui parte interna è formata da un circolo di colore grigio. Questo marchio non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Inoltre, il suo elemento verbale non ha un significato in quanto tale ed è, pertanto, distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è formato dalle lettere ”dvg” riprodotte in caratteri minuscoli di colore grigio. Al di sopra di esse, si trova una rappresentazione grafica stilizzata, sempre di colore grigio, di un portafiltro per macchina per caffè. Questo elemento richiama direttamente, essendone una rappresentazione o un articolo comunque collegato, i macina-dosatori per caffè elettrici nella Classe 7 e le macchine per il caffè espresso, ed accessori delle stesse nella Classe 11. Questo elemento è pertanto debole per questi prodotti. Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Non solo i marchi presentano caratteristiche grafiche differenti, per quanto nel caso del marchio impugnato riguardanti un elemento dalla limitata capacità distintiva, ma la lettera diversa, ovvero la lettera “r” nel caso del marchio anteriore e la lettera “d”  non è una lettera foneticamente e visivamente simile. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la lettera che differisce non sia foneticamente e visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza di rischio di confusione, in quanto, come detto, le lettere “r” e “d” sono consonanti assai diverse sia dal punto di vista fonetico che visivo.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 681 362

 

Rheavendors Services S.p.A., Via Valleggio 2 bis, 22100 Como, Italia (opponente), rappresentata da Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., Via Larga, 16, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

De Vecchi Giuseppe S.r.l., Via Don Luigi Sturzo 7, 20872 Cornate d’Adda (MB), Italia (richiedente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Viale Lancetti 17, 20158 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 11/04/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 681 362 è totalmente respinta.

 

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 882 468, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle classi 7 e 11. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 2 112 696 e sulla registrazione di marchio internazionale n. 717 881 che designa Spagna, Portogallo, Slovacchia, Germania, Austria, Francia, Romania, Regno Unito, Repubblica ceca, Benelux e Slovenia (marchio figurativo  ). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DELLA REGISTRAZIONE DI MARCHIO INTERNAZIONALE N. 717 881

 

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

 

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

 

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

 

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

 

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato [regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE].

 

Nel presente caso, non sono state accluse all’atto di opposizione prove riguardanti la registrazione di marchio internazionale n. 717 881 sulla quali si basa, inter alia, l’opposizione.

 

In data 14/04/2016 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 19/08/2016.

 

L’opponente non ha presentato prove concernenti la natura del summenzionato marchio anteriore.

 

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

 

L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio anteriore.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 9:         Distributori automatici di cibo e bevande.

 

Classe 11:       Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d’acqua e impianti sanitari.

 

Classe 30:       Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito; polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

 

Classe 32:       Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 7:         Macina-dosatori per caffè elettrici.

 

Classe 11:       Macchine per il caffè espresso, ed accessori delle stesse.

 

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti considerati essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalle lettere ”rvg” riprodotte in caratteri minuscoli bianchi posti al di sopra di un circolo di colore scuro la cui parte interna è formata da un circolo di colore grigio. Questo marchio non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Inoltre, il suo elemento verbale non ha un significato in quanto tale ed è, pertanto, distintivo.

 

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è formato dalle lettere ”dvg” riprodotte in caratteri minuscoli di colore grigio. Al di sopra di esse, si trova una rappresentazione grafica stilizzata, sempre di colore grigio, di un portafiltro per macchina per caffè. Questo elemento richiama direttamente, essendone una rappresentazione o un articolo comunque collegato, i macina-dosatori per caffè elettrici nella Classe 7 e le macchine per il caffè espresso, ed accessori delle stesse nella Classe 11. Questo elemento è pertanto debole per questi prodotti. Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Inoltre, la lunghezza dei segni può influenzare l’effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un’impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.

 

Visivamente, i segni coincidono nella loro seconda e terza lettera, ovvero le lettere ”v” e ”g”, per quanto di colore diverso. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera ”r” del marchio anteriore e ”d” del marchio impugnato degli elementi distintivi ”rvg” e ”dvg” e negli ulteriori elementi figurativi dei marchi, trattandosi peraltro, nel caso del marchio impugnato, di un elemento dal carattere debole e nel caso del marchio anteriore, di elementi aventi un impatto minore rispetto agli elementi verbali.

 

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “vg”, presenti in modo identico in entrambi i segni in elementi distintivi. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “r” del segno anteriore e “d” del marchio contestato, che non hanno controparti.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento assocerà all’elemento figurativo del segno contestato un significato, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

 

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

 

Nel presente caso i marchi in disputa sono stati riscontrati essere solo simili in basso grado dal punto di vista visivo e simili in media misura da un punto di vista fonetico.

 

I segni in conflitto sono entrambi composti, per quanto riguarda i loro unici elementi denominativi, da tre lettere e sono, quindi, marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che essi differiscano in una lettera, e in particolare la prima, sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione.

 

Non solo i marchi presentano caratteristiche grafiche differenti, per quanto nel caso del marchio impugnato riguardanti un elemento dalla limitata capacità distintiva, ma la lettera diversa, ovvero la lettera “r” nel caso del marchio anteriore e la lettera “d”  non è una lettera foneticamente e visivamente simile. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la lettera che differisce non sia foneticamente e visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza dl rischio di confusione, in quanto, come detto, le lettere “r” e “d” sono consonanti assai diverse sia dal punto di vista fonetico che visivo (v., per analogia, 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).

 

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI SERRANO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBA contro BOMBAS – Divisione d’opposizione 12.04.2017

 

Siamo di fronte al marchio anteriore BOMBA e al marchio impugnato BOMBAS.

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 25:       Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria con la esclusione di tutti i prodotti di tale genere destinati ai bambini.

I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 25 :      Calzini; tee-shirt. I prodotti contestati calzini; tee-shirt sono compresi nell’ampia categoria articoli di abbigliamento del marchio anteriore. Essi sono pertanto identici.

Entrambi i marchi si compongono dell’elemento verbale ‘BOMBA’ (anche se il marchio impugnato ha una lettera addizionale, la lettera ‘S’) scritta in una tipografia molto simile, in lettere nere maiuscole stile grassetto e di un elemento figurativo. Riguardo il marchio anteriore si tratta di due oche circondate da una linea ovale sopra delle quali si trova la parola ‘BOMBA’ e Il tutto si trova dentro di un’altra linea ovale. Riguardo il marchio impugnato si tratta di un insetto con una corona sopra.

L’elemento ‘BOMBA’ incluso in entrambi i marchi sarà inteso come esplosivo in molti territori dell’Unione europea, come per esempio nei paesi di lingua spagnola, italiana, polacca, oppure ungherese. La Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico che assocerà questo significato ai marchi in disputa. Il termine comune ‘BOMBA’ (con o senza ‘S’ addizionale) anche se inteso da una gran parte del pubblico di riferimento non essendo un termine descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento presenta un carattere distintivo normale.

Non è improbabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso, a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa e come in questo caso percepisca i marchi come la combinazione di un elemento verbale distintivo ‘BOMBA/S’ accompagnato da o combinato con un animale differente a seconda del prodotto o della linea di prodotti.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 658 402

 

Bomba S.r.l. Socio Unico, Via dell’Oca 39/41, 00186 Roma, Italia (opponente), rappresentata da Studio Tecnico Lenzi, Via Lucania, 13, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Bombas LLC, 115 West 29th Street, Suite 1100°, New York,  N Y 10001, Stati Uniti di America (richiedente), rappresentata da Luppi Crugnola & Partners S.r.l., Viale Corassori, 54, 41124 Modena, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 12/04/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 658 402 è accolta per tutti i prodotti contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 812 127 è totalmente respinta.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 650EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 812 127. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 975 384. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 25:       Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria con la esclusione di tutti i prodotti di tale genere destinati ai bambini.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25 :      Calzini; tee-shirt.

 

I prodotti contestati calzini; tee-shirt sono compresi nell’ampia categoria articoli di abbigliamento del marchio anteriore. Essi sono pertanto identici.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

 

1. I segni

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Entrambi marchi sono figurativi rappresentati in bianco e nero.

 

Entrambi i marchi si compongono dell’elemento verbale ‘BOMBA’ (anche se il marchio impugnato ha una lettera addizionale, la lettera ‘S’) scritta in una tipografia molto simile, in lettere nere maiuscole stile grassetto e di un elemento figurativo. Riguardo il marchio anteriore si tratta di due oche circondate da una linea ovale sopra delle quali si trova la parola ‘BOMBA’ e Il tutto si trova dentro di un’altra linea ovale. Riguardo il marchio impugnato si tratta di un insetto con una corona sopra.

 

L’elemento ‘BOMBA’ incluso in entrambi i marchi sarà inteso come esplosivo in molti territori dell’Unione europea, come per esempio nei paesi di lingua spagnola, italiana, polacca, oppure ungherese. La Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico che assocerà questo significato ai marchi in disputa. Il termine comune ‘BOMBA’ (con o senza ‘S’ addizionale) anche se inteso da una gran parte del pubblico di riferimento non essendo un termine descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento presenta un carattere distintivo normale.

 

Le linee ovali del marchio anteriore presentano una ridotta capacità distintiva essendo prettamente decorative.

 

Sia il marchio anteriore che il marchio impugnato, non hanno elementi che si possano considerate più dominanti rispetto ad  altri.

 

Visivamente, i segni coincidono nella sequenza di lettere che corrispondono al termine distintivo ‘BOMBA’ situato all’inizio di entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale ‘S’, l’ultima dell’elemento verbale del marchio impugnato e nei rispettivi elementi figurativi che, come già riferito, avranno un impatto minore nel consumatore per le ragioni dianzi menzionate.

 

In merito agli altri elementi figurativi di entrambi i marchi si evidenzia, altresì, che in linea di principio, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che formano il termine distintivo ‘BOMBA’, presente in modo identico in entrambi i segni, anche se il marchio impugnato contiene una lettera addizionale, la lettera ‘S’. Per tanto la pronuncia differisce nel suono della medesima, che non ha un’equivalente nel segno anteriore.

 

Pertanto, i segni sono simili in alto grado.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico dei marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile derivante dalla presenza in entrambi i segni del termine ‘BOMBA’ (anche se nel marchio impugnato è seguito dalla lettera ‘S’) i segni sono concettualmente simili in misura media.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti sono identici. Il grado di attenzione del pubblico rilevante è medio e nel suo insieme il marchio anteriore gode di un grado di distintività normale.

 

Il livello di somiglianza fra i segni è medio alto. Di fatto, l’elemento verbale del marchio anteriore è interamente incluso nel marchio impugnato. La differenza tra di essi è costituita da una lettera, l’ultima dell‘elemento verbale del marchio impugnato e dagli elementi figurativi addizionali di entrambi i marchi, che per i motivi precisati nella sezione c) della presente decisione cattureranno meno l’attenzione dei consumatori rispetto agli elementi verbali.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) e anche del fatto che in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Pertanto, la percezione visiva ed orale, in questo caso, dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto essendo quindi di maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T 117/03 – T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, La presenza dello stesso elemento verbale di carattere distintivo (con o senza ‘S’) in entrambi i marchi, assume uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

 

In effetti, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro, oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

 

Difatti, non è improbabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso, a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) e come in questo caso percepisca i marchi come la combinazione di un elemento verbale distintivo ‘BOMBA/S’ accompagnato da o combinato con un animale differente a seconda del prodotto o della linea di prodotti.

 

Il richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, poiché esistono sul mercato vari marchi comprendenti il termine ‘BOMBA’. A tal riguardo, il richiedente fa riferimento ad alcuni esempi. La Divisione d’Opposizione rileva che le prove addotte (elenco di 17 registri tra le quali due in Europa e 15 in altri uffici nazionali insieme ad alcuni siti web col segno ‘BOMBA’ isolato o con altri elementi verbali e figurativi)  non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti ‘BOMBA’ e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev’essere respinta.

 

Di conseguenza, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l’interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra prodotti e/o servizi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno da una parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola, italiana, polacca e ungherese. Come in precedenza precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione Europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione europea n. 9 975 384 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Francesca CANGERI SERRANO	María Clara IBÁÑEZ FIORILLO	Michele M. BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILANO CARE contro MILANO CARE  – Divisione d’opposizione 20.03.2017

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3:         Preparazioni decoloranti per capelli; balsamo per capelli; coloranti per capelli; prodotti per capelli, ovvero, mousse, gommine, pomate per capelli e lacche per capelli; prodotti depilatori, ovvero, creme depilatorie, prodotti depilatori, cera depilatoria; prodotti liscianti per capelli, ovvero, ferri per stirare i capelli e prodotti per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; shampoo.

L’elemento comune “CARE” è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui le lingue italiana e inglese non vengono capite. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, per esempio, il bulgaro o lo spagnolo.

L’elemento “CARE” comune a entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L’elemento comune “MILANO” sarà invece inteso anche dai consumatori di lingua bulgara o spagnola come il nome del capoluogo di regione della Lombardia nonché città metropolitana, seconda città in Italia, dopo Roma, la quale costituisce la massima concentrazione delle forme più moderne e dinamiche dell’economia del paese. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti cosmetici e per l’igiene personale, in particolare per la cura dei capelli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti, dato che esso può indicarne l’origine geografica.

Le sole differenze tra i marchi sono rappresentate dalla stilizzazione, non particolarmente originale, del marchio contestato. Peraltro, la stilizzazione riguarda di fatto solo il termine non distintivo “MILANO”, mentre il termine “CARE” è riprodotto in caratteri di forma e tipo assai comuni.

La Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e spagnola.  Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 016 306 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 696 139

 

Yuliannet Franchesca Gonzales Ureña, Residencial Charles Summers – Casa 15- Sector Los Prados, Santo Domingo, Repubblica Dominicana (opponente), rappresentata da Paolo Migani, Piazzetta Gregorio da Rimini, 10, 47921 Rimini, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Milano Care LLC, 8372 NW 64 st. Miami Florida 33166, Stati Uniti d’America (richiedente), rappresentata da Zanoli & Giavarini S.p.A., Via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 20/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 696 139 è accolta per tutti i prodotti contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 968 705 è totalmente respinta.

 

3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 968 705. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 016 306. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere) a) e b) RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla  registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 016 306.

 

 

 

 

1. a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

 

Classe 3:         Preparazioni per la pulizia, la colorazione, la tintura, lo schiarimento, la messa in piega e la permanente dei capelli; lozioni non medicamentose per il recupero dei capelli; preparazioni per la pulizia, la tintura, la colorazione, lo schiarimento, la messa in piega e il modellamento dei capelli; balsami per capelli; preparazioni cosmetiche per la cute e i capelli; preparati per ondulare i capelli; lozioni fissative per i capelli; lozioni per ondulare i capelli; schiarenti per capelli; olí per il trattamento dei capelli; shampoo per capelli; fissatori per capelli; balsamo per capelli; preparazioni per la messa in piega e la permanente dei capelli; preparazioni per capelli con filtro solare; preparati non medicati per la cura dei capelli; prodotti per la tintura e per la decolorazione dei capelli; preparazioni decoloranti per i capelli; idratanti per capelli; preparazioni per la toelettatura dei capelli; lozioni cosmetiche per capelli; preparati per arricciare i capelli; preparati per colorare i capelli; spray e gel per capelli; gel per scolpire i capelli; prodotti per lisciare i capelli; schiuma per capelli; mascara per capelli; preparati per la cura dei capelli; preparazioni decoloranti per capelli; tinture per capelli; preparazioni per la permanente e la messa in piega dei capelli; prodotti per la pulizia dei capelli; prodotti coloranti per il risciacquo dei capelli; pasta modellante per capelli; preparazioni per la cura della cute e dei capelli; preparati non medicati per la cura della pelle dei capelli e del cuoio capelluto; shampoo per capelli umani; preparazioni per il trattamento dei capelli; preparazioni per la pulizia la cura e la toelettatura dei capelli; creme per capelli; cera per capelli; preparati per lisciare i capelli; prodotti per mechés per capelli; polvere per lavare i capelli; gel per capelli; prodotti per eliminare la tinta dai capelli; gel spray spume e balsami per la cura e l’acconciatura dei capelli; preparazioni non medicamentose per il trattamento dei capelli per uso cosmetico; lozioni per il trattamento rinforzante dei capelli; preparazioni per la cura e la pulizia dei capelli; preparazioni non medicamentose per la cura dei capelli; preparazioni coloranti e decoloranti per capelli; lacche per capelli; coloranti per capelli; tinture leggere per capelli; lozioni per i capelli; spume e gel per i capelli; perossido d’idrogeno per capelli; prodotti rilassanti per capelli; olí per capelli; soluzioni per ondulare i capelli a freddo.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 3:         Preparazioni decoloranti per capelli; balsamo per capelli; coloranti per capelli; prodotti per capelli, ovvero, mousse, gommine, pomate per capelli e lacche per capelli; prodotti depilatori, ovvero, creme depilatorie, prodotti depilatori, cera depilatoria; prodotti liscianti per capelli, ovvero, ferri per stirare i capelli e prodotti per lisciare i capelli; preparati per ondulare i capelli; shampoo.

 

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.

 

Il termine “ovvero”, utilizzato nell’elenco dei prodotti della richiedente per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto ed una categoria più ampia di prodotti, ha una funzione escludente e limita la portata della protezione ai soli prodotti specificamente indicati.

 

I prodotti contestati preparazioni decoloranti per capelli; balsamo per capelli; coloranti per capelli; preparati per ondulare i capelli; shampoo sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi). Questi prodotti sono identici.

 

I prodotti contestati prodotti per capelli, ovvero, mousse, gommine, pomate per capelli e lacche per capelli; prodotti depilatori, ovvero, creme depilatorie, prodotti depilatori, cera depilatoria si sovrappongono con le preparazioni cosmetiche per la cute e i capelli dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati prodotti liscianti per capelli, ovvero, ferri per stirare i capelli e prodotti per lisciare i capelli sono identicamente riprodotti o inclusi nell’ampia categoria prodotti per lisciare i capelli dell’opponente. Essi sono quindi identici.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. c) I segni

 

 

milano care
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento comune “CARE” è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui le lingue italiana e inglese non vengono capite. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, per esempio, il bulgaro o lo spagnolo.

 

Come visto poc’anzi, l’elemento “CARE” comune a entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

 

L’elemento comune “MILANO” sarà invece inteso anche dai consumatori di lingua bulgara o spagnola come il nome del capoluogo di regione della Lombardia nonché città metropolitana, seconda città in Italia, dopo Roma, la quale costituisce la massima concentrazione delle forme più moderne e dinamiche dell’economia del paese. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono prodotti cosmetici e per l’igiene personale, in particolare per la cura dei capelli, questo elemento è non distintivo per questi prodotti, dato che esso può indicarne l’origine geografica.

 

Nessuno dei marchi presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Si deve poi tenere conto del fatto nella comparazione di segni in termini dei loro elementi verbali, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni siano simili se condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se non sono altamente stilizzati o sono stilizzati nello stesso modo o in un modo simile. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori (sentenze del 18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; del 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, ricorso C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, ricorso respinto).

 

Visivamente, i segni coincidono sia nel termine non distintivo ‘MILANO’ che nel termine distintivo ‘CARE’ che fanno parte di entrambi. È vero che il marchio contestato presenta caratteri stilizzati, in particolare il termine ‘MILANO’. Tuttavia, alla luce del fatto che proprio questo termine non è distintivo, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni siano visivamente molto simili in considerazione del fatto che la stilizzazione del termine “CARE” del segno contestato è in sostanza nulla, trattandosi di lettere maiuscole nere di tipo assai ordinario.

 

Sotto il profilo fonetico, i segni sono identici, essendo formati dai medesimi termini nel medesimo ordine.

 

Sotto il profilo concettuale, la somiglianza derivante dalla presenza in entrambi i segni del termine “MILANO” non rileva, dato che essi coincidono in un elemento non distintivo.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento non distintivo (o secondario), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono identici. Il grado di attenzione è medio. Nel suo insieme il marchio anteriore gode di un grado di distintività normale.

 

Le sole differenze tra i marchi sono rappresentate dalla stilizzazione, non particolarmente originale, del marchio contestato. Peraltro, la stilizzazione riguarda di fatto solo il termine non distintivo “MILANO”, mentre il termine “CARE” è riprodotto in caratteri di forma e tipo assai comuni.

 

Alla luce di quanto sopra la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e spagnola. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 016 306 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

 

Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 016 306 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMUE.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Pierluigi M. VILLANI

Andrea VALISA

Edith ElisabethVAN DEN EEDE

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).