Il marchio anteriore è il marchio CBA, il marchio impugnato è il marchio LBA legal. Le classi di riferimenti sono la n. 36 e la n. 45 relative a servizi giuridici , finanza immobiliare e servizi monetari. L’opposizione è totalmente respinta in quanto a giudizio della Divisione di Opposizione i segni non sono simili nè visimamente nè foneticamente o quantomeno in misura ridotta; non sono simili da un punto di vista concettuale e il termine “Legal” è non-distinto o quantomeno debole.
OPPOSIZIONE
N. B 3 067 181
CBA Studio Legale e
Tributario, Galleria San Carlo, 6, 20122,
Milano, Italia (opponente), rappresentato da Studio Torta S.p.A., Via
Viotti, 9, 10121, Torino, Italia (rappresentante professionale)
c
o n t r o
Marco Badellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino,
Italia – Elena Appendino, Corso
Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia (richiedenti), rappresentati
da Buzzi Notaro & Antonielli D’Oulx, Corso Vittorio Emanuele II, 6,
10123, Torino, Italia (rappresentante professionale).
Il 12/11/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 3 067 181 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a
300 EUR.
MOTIVAZIONE:
L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti iservizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 927 349 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basa, inter alia,
sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 578 854
per il marchio denominativo “CBA”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su
più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in
primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 10 578 854.
- I servizi
I
servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 36: Finanza immobiliare;
un’attività svolta per conto e/o a favore di terzi, nel settore delle
assicurazioni; servizi svolti per conto e/o a favore
di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie
di cambio o i servizi di compensazione; servizi di istituti di credito diversi
dalle banche, come associazioni cooperative di credito e compagnie finanziarie
individuali; servizi svolti dagli “investment trusts” e dalle
compagnie “holding”; servizi svolti da mediatori di valori o di beni;
servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti
fiduciari; servizi consistenti nell’emissione di assegni turistici e di lettere
di credito; servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di
locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori; servizi connessi
al settore delle assicurazioni, quali servizi resi da agenti o da mediatori che
si occupano di assicurazioni; servizi resi agli assicuratori e agli assicurati;
servizi consistenti nella sottoscrizione di assicurazioni.
Classe 45: servizi giuridici;
un’attività di consulenza e di assistenza legale; rappresentanza legale;
servizi personali e sociali, resi da terzi, per il
soddisfacimento di bisogni personali, servizi di sicurezza per la protezione di
beni e di individui; servizi politici, quali la tutela degli iscritti al
movimento politico, lobbying eccetto per scopi commerciali.
I
servizi contestati sono i seguenti:
Classe 36: Servizi
finanziari e monetari, e attività bancaria; servizi immobiliari.
Classe 45: Servizi
giuridici.
Al
fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un
elenco di servizi, è necessario interpretarne la formulazione.
I termini “quali” e “come” ,
utilizzati nell’elenco dei servizi dell’opponente, indicano che i servizi
specificamente indicati sono solo esempi di servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata
ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di
esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).
Servizi
contestati in classe 36
I servizi monetari del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti in
relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari del marchio
anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex
officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici
ai servizi del marchio anteriore.
I servizi di attività bancaria del
marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti
per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con
essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione del marchio
anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex
officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici
ai servizi del marchio anteriore.
I servizi finanziari del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di finanza
immobiliare del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione
d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi
contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio
anteriore.
I servizi immobiliari del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti da
amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni
immobiliari o resi da finanziatori del marchio anteriore. Dal momento che
la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di
servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del
marchio anteriore.
Servizi
contestati in classe 45
I servizi
giuridici sono identicamente contenuti in
entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).
- Pubblico
di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel
presente caso, i servizi
che risultano essere identici sono
rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene
informato, ragionevolmente rispettoso delle norme e avveduto ed anche a
una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e
competenze specifiche di tipo professionale. Trattandosi, però, di
servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie
per i loro utenti, il consumatore presta un elevato grado di attenzione quando
li sceglie (03/02/2011, R 719/2010‑1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15;
19/09/2012, T‑220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, respinto; 14/11/2013, C‑524/12 P,
F@ir Credit, EU:C:2013:874, respinto).
Inoltre, per quanto riguarda i servizi immobiliari nella
Classe 36, si deve tener presente che «l’acquisto e la vendita di proprietà
immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il
trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni si ritiene che il
consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media,
posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione
possono essere molto dannose» (17/02/2011, R 817/2010‑2, FIRST THE REAL
ESTATE (fig.) / FIRST
MALLORCA (fig.) et al., § 21).
Infine,
per quanto riguarda i servizi giuridici
nella Classe 45, in considerazione delle conseguenze legali che da essi possono
derivare si ritiene che il grado di attenzione prestato dai consumatori sia, in
genere, relativamente alto.
|
CBA
|
|
|
Marchio anteriore
|
Marchio impugnato
|
Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio anteriore è formato da tre lettere,
“CBA”, che in quanto tali non hanno un significato nel loro insieme e rendono
il marchio distintivo.
Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso
è formato dalla lettera maiuscola e in grassetto “L” seguita dalle lettere,
leggermente più piccole, “BA”. Al di sotto di esse e alla destra
della terminazione della lettera “L” si trovano, in caratteri minuscoli assai
più piccoli, le lettere “egal”. Esse formeranno un tutt’uno con la lettera “L”
per almeno una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quello di lingua
inglese (per cui esiste il termine “legal”) o quello di lingua italiana (per
cui esiste un termine molto simile, “legale”). Per la parte di pubblico che
non assocerà nessun significato agli elementi verbali del segno impugnato, esso
è normalmente distintivo. Tuttavia, una parte del pubblico di riferimento
riconoscerà il termine “Legal” nel segno impugnato il quale è non-distintivo
per quanto riguarda i servizi nella Classe 45 e quantomeno debole per i servizi
nella Classe 36. Le lettere “BA” sono prive di significato in quanto tali e
sono, come accennato poc’anzi, normalmente distintive.
Le
lettere “LBA” nel segno contestato sono, nel loro complesso, l’elemento
dominante in quanto dotate di maggiore impatto visivo.
È
importante tenere in considerazione il fatto che il marchio anteriore sia
formato soltanto da tre lettere così come sono tre le lettere che formano
l’elemento dominante del marchio impugnato, oltre al fatto che per almeno una
parte del pubblico di riferimento le restanti lettere formano, insieme alla
lettera “L”, un elemento debole o non-distintivo.
La
lunghezza dei segni può influenzare l’effetto prodotto dalle differenze tra
loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è
in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di
conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso
produrre un’impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in
grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.
Visivamente
e foneticamente,
i segni coincidono nelle lettere “-BA”, che sono elementi distintivi in
entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera “C” del
marchio anteriore e nella prima lettera “L” dominante e nelle lettere “-egal”,
del marchio impugnato, le quali per almeno una parte del pubblico di
riferimento formano insieme un elemento debole o non-distintivo, ma per una
parte sono invece normalmente distintive nel loro insieme.
Ad ogni modo che sia o meno inteso il termine “Legal”, si
ritiene che i segni siano visivamente e
foneticamente simili in ridotta misura.
Sotto il profilo concettuale,
per una parte del pubblico di riferimento nessuno dei due segni ha un
significato. Poiché in questo caso non è possibile procedere alla
comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini
dell’esame della somiglianza fra segni. Tuttavia, per la parte che assocerà un
contenuto semantico al termine “Legal” del segno impugnato, i segni non sono
concettualmente simili, pur trattandosi di un elemento debole o non-distintivo.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
- Carattere
distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.
- Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione
in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto
accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi
considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
Nel caso in oggetto, i servizi nelle classi 36 e 45 sono
stati riscontrati essere tutti identici. Essi sono diretti sia al
grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si
ritiene che il grado di attenzione sia quantomeno relativamente alto.
Per quanto riguarda i
segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente e foneticamente simili in
ridotta misura. Inoltre, da un punto di vista concettuale i marchi non sono
simili, per quanto limitatamente ad un elemento, il termine “Legal”, che è
non-distinto o quantomeno debole.
Essi condividono soltanto
due lettere, “BA”. D’altro canto, come gia accennato nella sezione c) della
presente decisione, è cruciale il fatto che si tratti di marchi brevi, formati
da tre lettere, come nel caso del marchio anteriore “CBA” o comunque il cui
elemento dominante è pure formato da tre lettere, “LBA”, indipendentemente dal
valore attribuito alla lettera “L” nel contesto del termine, comunque
secondario, “Legal”.
I segni in conflitto sono
quindi marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che
essi differiscano in una lettera sia un fattore rilevante, del quale tenere
conto in sede di valutazione del rischio di confusione.
Le prime lettere dei marchi,
ovvero la “C” e la “L”, sono ben distinte e non sono foneticamente o visivamente
simili tra di loro. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due
lettere e che la sola lettera che differisce non sia foneticamente o
visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza dl rischio di
confusione da parte del pubblico, in quanto, come visto, la prima lettera “C”
del marchio anteriore nulla ha a che vedere con la lettera “L”, peraltro
graficamente dominante, del marchio impugnato.
Pertanto, l’opposizione
deve essere respinta.
L’opponente richiama, a
sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio
e sentenze del Tribunale. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per
l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.
Tale prassi è stata
confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è
pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata
unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi
decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198).
Nel caso in esame, i
precedenti richiamati dall’opponente non sono rilevanti ai fini del presente
procedimento poiché riguardano segni molto diversi da quelli in esame in questa
sede. A titolo esemplificativo, la decisione emessa dalla Divisione
d’Opposizione nel procedimento B 2 892 985 (BIONADE / LIONADE)
riguardava due marchi non certo brevi e che coincidevano in ben sei lettere consecutive.
Inoltre, diversamente dal caso presente, l’attenzione del consumatore in
relazione ai prodotti ritenuti identici/simili era piuttosto bassa. Parimenti
la sentenza 23/10/2002, T-388/00 menzionata anch’essa dall’opponente non appare
pertinente in quanto le lettere che conformavano i marchi in questione in tale
sentenza non coincidono per nulla con quelle che conformano i marchi in questo
procedimento. Inoltre la lettera iniziale in ambedue i marchi considerati in
detta sentenza era una vocale (rispettivamente la “I” e la “E”), e non una
consonante come nel caso in oggetto. Infine, e ciò è un fattore importante, non
risulta che il grado di attenzione del consumatore nel caso citato
dall’opponente fosse quantomeno relativamente alto, come in questa sede.
Pertanto la rivendicazione
del richiedente va respinta in quanto infondata.
L’opponente ha basato
l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:
- La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 578 797 per il marchio figurativo ;
- La registrazione di marchio italiano n.1 503 285 per il marchio figurativo .
Gli altri diritti anteriori
invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché
essi contengono elementi figurativi ulteriori e parole aggiuntive quali la
cornice, i termini “STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO” o semplicemente caratteri, per
quanto assai semplici di fantasia, che non sono presenti nel marchio contestato.
Inoltre, si constaterebbe un medesimo
risultato, ossia l’identità, nella comparazione deiservizi.
Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i
quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali
servizi, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.
Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore
prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di
rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
|
Riccardo
RAPONI
|
Andrea VALISA
|
Francesca
CANGERI
|
Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
