Gli Emirati Arabi dal 28 dicembre faranno parte dei paesi che aderiscono al Protocollo di Madrid. Questa può diventare una buona opportunità per chi vuole depositare il proprio marchio internazionale e tutelarlo negli Emirati Arabi. Il nostro studio rimane a totale disposizione per consulenza e assistenza qualora abbiate esigenza di tutelare e registrare il vostro marchio nel settore abbigliamento, design, ristorazione, servizi o qualsiasi altro settore e vogliate espandere il vostro business nei paesi che affacciano sul Golfo.

Dal 20 dicembre 2021 è attiva sul portale on line (https://servizionline.uibm.gov.it ) la nuova procedura per il deposito delle domande internazionali basate su domande o registrazioni nazionali di marchio.

L’ utente, per avvalersi di questa procedura, dovrà selezionare, nella schermata iniziale di accesso al deposito, l’opzione “Marchio internazionale depositato in Italia” da individuarsi tra le istanze disponibili.

L’Ordine degli Avvocati di Messina con il patrocinio di AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Messina

organizza

Marchi e Brevetti come tutelare e valorizzare gli asset aziendali

Tra i Relatori

Avv. Luigi Martin “Il contenzioso della proprietà industriale: le misure cautelari”

on line su piattaforma ZOOM;

in diretta Streaming

in presenza Dipartimento Cultura e Servizi Via G. Venezian n. 43 a Messina

L’art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) prevede che i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possano ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Per informazioni

Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Da oggi 22 novembre 2021 e fino al 22 dicembre 2021 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare a Unioncamere le domande per l’accesso alle agevolazioni per la promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.

Si rimanda ai decreti per avere contezza dei criteri e dei parametri:

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021

decreto direttoriale 26 ottobre 2021 

Per coloro che sono interessanti è di estrema utilità consultare la modulistica dal sito  www.marchicollettivi2021.it

Abbiamo di fronte il marchio anteriore HORTO e il marchio impugnato HORTO HOTEL entrambi in classe 43 servizi alberghieri. La rilevanza a livello denominativo quindi letterale è maggiore rispetto a quella figurativa infatti il pubblico di riferimento porrà molta più attenzione istintivamente alla parte denominativa per cui anche la parte figurativa del marchio impugnato, seppur originale dell’ape e del fiore stilizzati, è comunque in secondo piano e meno appariscente rispetto al resto. Horto è distintivo per un servizio alberghiero in quanto in portoghese significa orto, giardino e la parola Hotel del marchio impugnato è totalmente descrittivo.

OPPOSIZIONE N. B 3 132 235

Diego Panizza, via Andrea Armanni 1, Capriolo, Italia (opponente), rappresentato da Michele Papa, via Lamarmora 40, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Riccardo Acquari, via Boccaccio 15, 50019 Sesto Fiorentino, Italia; Francesca Baccetti, via Grevigiana 80, 50020 San Casciano in Val di Pesa, Italia (richiedenti), rappresentati da A.Bre.Mar. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/11/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’ opposizione n. B 3 132 235 è accolta per tutti i servizi contestati.
2.	La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 242 709 è totalmente respinta.
3.	I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 07/10/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 242 709  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 986 879, . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)   I servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 43:       Fornitura di alimenti e bevande; bistrot; consulenza in materia di cucina; decorazione di alimenti; degustazione vini (fornitura di bevande); fornitura di cibi e bevande in ristoranti e bar; fornitura di cibi e bevande per gli ospiti; fornitura di cibi e bevande per i clienti di ristoranti; fornitura di servizi personalizzati di programmazione di pasti attraverso un sito web; gastronomie [ristoranti]; organizzazione di pasti in alberghi; organizzazione di ricevimenti nuziali [ristorazione]; ospitalità aziendale (fornitura di cibi e bevande); preparazione di alimenti; preparazione e fornitura di cibi e bevande per consumo immediato; servizi alimentari a contratto; servizi da asporto; servizi di banchetti; servizi di bar e ristorante; servizi di bar-caffè; servizi di cibi e bevande per asporto; servizi di caffetterie; servizi di fornitura di bevande; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di prenotazione di ristoranti e pasti; servizi di ristoranti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; somministrazione di bevande alcoliche; somministrazione di cibi e bevande a ospiti; somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43:       Servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; servizi di ristorazione alberghiera; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I servizi di ristorazione alberghiera del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di ristorazione dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti del marchio impugnato sono simili a fornitura di alimenti e bevande del marchio anteriore poiché coincidono nel pubblico di riferimento, nei canali di distribuzione e nel fornitore.

b)   Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o similisono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).  Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento verbale ‘HORTO’ che è presente in entrambi i segni verrà associato dal pubblico che parla la lingua portoghese ad un piccolo orto/giardino (informazioni estratte da Priberam Dicionario https://dicionario.priberam.org/horto in data 08/11/2021). Di conseguenza, la Divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su tale parte del pubblico per il quale esiste una somiglianza concettuale tra i segni.

Il termine ‘HOTEL’ del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di lingua portoghese ad un edificio appositamente costruito o adattato, attrezzato in modo da poter dare, a pagamento, alloggio ed eventualmente anche vitto a ospiti di passaggio per un soggiorno temporaneo (informazioni estratte da Priberam Dicionario https://dicionario.priberam.org/hotel in data 08/11/2021). Considerando che i servizirilevanti sono servizi alberghieri o alloggi temporanei tale elemento verbale non è distintivoperché ne indica la natura.

Il marchio anteriore è composto altresì da due elementi figurativi: la rappresentazione di un fiore e di un’ape, posti nella parte finale del marchio. Tuttavia, questi elementi sono rappresentati in un tono di colore molto chiaro che li fa risaltare molto meno rispetto all’altro elemento verbale ‘HORTO’. Essi sono distintivi in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi.

Il marchio impugnato è costituito anche dalla rappresentazione di una foglia che ha carattere distintivo in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi e da un quadrato sullo sfondo i cui lati laterali sono coperti dall’elemento verbale ‘HORTO HOTEL’. Tale ultimo elemento è una figura geometrica semplice ed è quindi non distintiva.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Pertanto, gli elementi figurativi dei segni come indicati sopra hanno un impatto minore sul consumatore che gli elementi verbali.

Nel marchio anteriore l’elemento verbale ‘HORTO’ può essere considerato più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto agli altri elementi figurativi che sono meno visibili. 

Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. 

I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Pertanto, nel marchio impugnato il pubblico focalizzerà l’attenzione sull’elemento distintivo verbale ‘HORTO’.

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale ‘HORTO’ che è distintivo. Tuttavia, differiscono nell’elemento verbale ‘HOTEL’ privo di distintività che è presente solamente nel marchio impugnato. Inoltre, i segni presentano differenti elementi figurativi.

Prendendo anche in considerazione le osservazioni sopra esposte relative al carattere distintivo e/o dominante e/o l’impatto dei diversi elementi che compongono i segni, i segni sono visivamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell’elemento verbale ‘HORTO’, presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono del termine ‘HOTEL’ del marchio impugnato, che non ha controparte nel segno anteriore. Considerato che tale elemento verbale è posto in seconda posizione nel marchio impugnato ed è non distintivo, avrà un impatto limitato nella comparazione fonetica dei segni.

Pertanto, i segni sono foneticamentemolto simili.

Sotto il profilo concettuale, dal momento che i segni saranno associati a un significato identico in quanto coincidono nel termine ‘HORTO’, essi sono concettualmente simili almeno in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d)   Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico di riferimento in relazione ai serviziin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e)   Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I servizi sono identici o simili. Sono destinati al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo di livello normale.

I segni sono visivamente e concettualmente simili almeno in media misura e foneticamente molto simili in quanto l’unico elemento verbale del marchio anteriore ‘HORTO’ è incluso nel marchio impugnato.

Nella fattispecie, le sole differenze tra i segni risiedono nell’elemento verbale aggiuntivo ‘HOTEL’ del marchio impugnato, che è non distintivo, come spiegato sopra, e negli elementi figurativi dei segni. Alla luce di quanto sopra, queste differenze non sono sufficienti per evitare un rischio di confusione. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua portoghese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 986 879. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizicontestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché i richiedenti sono parte soccombente, devono farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Martina GALLE

Chiara BORACE

Claudia ATTINÀ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Entrambi i marchi commercializzano caffè e riguardano prodotti e servizi attinenti al caffè e succedanei. Il marchio anteriore ha una parte denominativa MOAK ed è privo di significato per il pubblico di riferimento per cui è distintivo. Le tre linee parallele di colore nero, inclinate verso destra e con le estremità curve non ha attinenza con i prodotti e servizi oggetto del marchio. Il marchio contestato è un marchio puramente figurativo consistente in una figura astratta composta da due linee curve anch’esse parallele tra di loro, di colore rosso. Ad avviso della Divisione di Opposizione non esiste possibilità di confusione tra i due marchi.

OPPOSIZIONE N. B 3 087 689

Caffe’ Moak S.P.A., Viale delle Industrie, 97015 Modica (RG), Italia (opponente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. Srl, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Carmela Vecchione, 77 bd du Jardin Exotique, Monaco, Principato di Monaco (richiedente), rappresentata/o da Brevetti Ing. Cirillo S.R.L., Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 27/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’opposizione n. B 3 087 689 è totalmente respinta.
2.	L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 01/07/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 022 788  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 7 417 009 e del marchio italiano n. 1 160 220  identicamente rappresentato in entrambe i casi. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Il richiedente ha richiesto la prova dell’uso del marchio anteriore. Tuttavia, a questo punto, la divisione d’Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d’uso presentate (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’esame dell’opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore per tutti iprodotti e servizirivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell’opponente.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 7 417 009.

a) I prodotti e servizi

Iprodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 21: Tazzine da caffè; bicchieri di vetro e porcellana.

Classe 30: Caffè; surrogati del caffè; bevande a base di caffè.

Classe 43: Bar; caffè; ristoranti.

Iprodotti e servizicontestati sono i seguenti:

Classe 11: Bollitori elettrici; caffettiere elettriche; macchine per il caffè elettriche; filtri elettrici per il caffè; apparecchi per tostare il caffè; torrefattori; macchine per caffè espresso; caffettiere elettriche senza filo; macchine per tostare il caffè; impianti automatici per fare il caffè; macchine da caffè elettriche per uso domestico; apparecchi per il riscaldamento di bevande; apparecchi per il raffreddamento di bevande; refrigeratori.

Classe 21: Bastoncini (strumenti da cucina); bicchieri; bicchieri in carta o in materie plastiche; caffettiere non elettriche; filtri per il caffè non elettrici; filtri per il tè; macchine da caffè non elettriche; macinini per il caffè a mano; palette per torte; palette da gelato; paletta per dolci; prodotti di ceramica per uso domestico; recipienti coibenti per bevande; recipienti per bere; recipienti per la casa o per la cucina; scatole per il tè; servizi da caffè; servizi da tè; servizi per spezie; tazze; tazzine da caffè; piattini; teiere; utensili da cucina; utensili per la casa; caffettiere; tazzine da caffè; bicchieri da caffè; cucchiaini da caffè; cucchiai per miscelare; cucchiai per mescolare [utensili da cucina]; porta-tovaglioli; distributori di tovaglioli; scatole in metallo per la distribuzione dei tovaglioli di carta; vassoi; thermos per bevande; contenitori per bevande; agitatori per bevande; distributori portatili di bevande; cannucce per la degustazione delle bevande; capsule di caffè ricaricabili; macchine da caffè a leva non elettriche.

Classe 30: Aromi al caffè; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; bevande a base di cioccolato; bevande a base di tè; cacao; caffè; caffè macinato; caffè verde; caffe decaffeinato; caffè solubile; caffè aromatizzato; caffè in chicchi; estratti di caffè; essenze di caffè; capsule per caffè; miscele di caffè; succedanei del caffè; tè; tisane (infusi); zucchero; dolcificanti naturali; dolciumi; dolci; dolci gelato; gelato; biscotti; bonbons; caramelle; chicchi di caffè in confetti; cioccolato; confetteria; pasticceria; croissant.

Classe 35: Affitto di distributori automatici; distribuzione di materiale pubblicitario; fornitura su mercato on-line di beni e servizi per acquirenti e venditori; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; marketing; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; pubblicità; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità per corrispondenza; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a macchine per il caffè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a macchine per il caffè; servizi di vendita all’ingrosso in relazione al caffè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a caffè; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi di vendita al dettaglio relazione a bevande non alcoliche; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti da forno; servizi di vendita all’ingrosso relativi a prodotti da forno; servizi di vendita al dettaglio relativi ad articoli di abbigliamento; servizi di vendita all’ingrosso relativi ad articoli di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all’ingrosso in relazione ad utensili per la casa; servizi di vendita al dettaglio in relazione ad utensili per la casa; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a servizi da caffè e da tè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a servizi da caffè e da tè; sponsorizzazioni promozionali; organizzazione ed attuazione di eventi promozionali; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; affiliazione (franchising), ossia servizi resi da un franchisor, vale a dire trasferimento di know-how commerciale ed organizzativo (informazioni di affari); assistenza nello sviluppo e nella direzione di un’impresa commerciale; gestione commerciale di ristoranti; gestione di ristoranti per conto terzi.

Classe 40: Lavorazione e torrefazione del caffè; macinatura del caffè; conservazione degli alimenti e delle bevande; conservazione di alimenti; macinatura di alimenti; lavorazione di alimenti.

Classe 43: Servizi di bar; servizi di bar e ristorante; servizi di caffetterie; servizi di ristorazione; servizi di ristoranti self-service; servizi di catering; servizi di ristoranti; alloggi temporanei; servizi di ristorazione mobili.

Alcuni deiprodotti e servizicontestati sono identici o simili aiprodotti e servizisui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva deiprodotti e servizisopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti iprodotti e servizicontestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, iprodotti e serviziassunti come identicisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. 

Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto in virtù del prezzo, natura specialistica dei prodotti e/o servizi offerti ovvero dei termini e condizione di uso dei prodotti e servizi.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’elemento verbale ‘MOAK’ del marchio anteriore è privo di significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, distintivo. L’elemento figurativo, consistente in tre linee parallele di colore nero, inclinate verso destra e con le estremità curve, non ha relazione con i prodotti e servizi. Pertanto, anche detto elemento figurativo, al pari di quello verbale, è distintivo.

Tuttavia, occorre osservare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Come giustamente osservato dall’opponente, il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

Il marchio contestato è un marchio puramente figurativo consistente in una figura astratta composta da due linee curve anch’esse parallele tra di loro, di colore rosso. Pur essendo una figura astratta non può escludersi che parte del pubblico, data la sua forma e colore, vedrà detto elemento figurativo come una rappresentazione stilizzata di una fiamma. Sia che venga vista come una figura astratta ovvero che venga vista come una fiamma, detto elemento figurativo non ha una relazione diretta con i prodotti e servizi in oggetto e, pertanto, è distintivo. In ogni caso, dato che una eventuale differenza concettuale aumenterebbe le differenze tra i segni, la Divisione d’Opposizione baserà la propria analisi sulla parte del pubblico che vedrà il segno contestato come una figura astratta priva di ogni significato. Detto scenario, infatti, è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata. Il colore rosso svolge una funzione meramente ornamentale e, come tale, non è distintivo.

Nelle sue osservazioni l’opponente sostiene che, data la conformazione dei due segni, potrebbe accadere che gli stessi vengano rappresentati, quando usati sui prodotti o in relazione ai servizi, nella medesima resa cromatica e che, inoltre, molto spesso il marchio anteriore viene utilizzato appunto con l’elemento figurativo rappresentato in rosso. Anche al fine di dimostrare ciò, l’opponente ha presentato numerose prove ritraenti il marchio rappresentato con l’elemento figurativo in rosso. Tuttavia, la Divisione d’Opposizione osserva che la valutazione circa la sussistenza o meno del rischio di confusione deve fondarsi solo ed esclusivamente sui marchi così come registrati e, di conseguenza, la maniera in cui gli stessi vengono effettivamente utilizzati sul mercato non può in alcun modo influenzare l’analisi dell’Ufficio. Pertanto, detto argomento non può essere accolto e l’analisi continuerà sulla base dei marchi così come poc’anzi descritti.

Visivamente, i segni coincidono solo nella misura in cui entrambi contengono delle linee curve. Tuttavia, i marchi de quibus hanno una diversa struttura forma e orientamento. Mentre l’elemento figurativo del marchio anteriore è costituito da tre linee simmetriche, parallele e di uguale dimensione e lunghezza, il marchio contestato è costituito da due linee di diverse dimensioni (essendo una decisamente più larga e lunga dell’altra) ed asimmetriche. Inoltre, mentre nel marchio anteriore le linee si toccano nella loro estremità superiore di destra, nel marchio contestato detto incontro non avviene. Essi differiscono, altresì, nell’elemento verbale ‘MOAK’ del marchio anteriore che non è presente nel segno contestato e nel colore (nero per il marchio anteriore e rosso per il marchio contestato) che, tuttavia, essendo meramente ornamentale, non è distintivo.

A parere dell’opponente sotto il profilo visivo i marchi sono pressoché identici. Tuttavia, tenuto conto che le differenze di cui sopra sono chiaramente percettibili e visibili all’interno dei segni e, considerando, come precedentemente argomentato, che l’elemento verbale avrà un impatto maggiore sul consumatore, i segni sono visivamente simili in misura molto ridotta.

I segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché il marchio contestato è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”). L’esame procederà quindi in base alla presunzione che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Al punto d) della presente decisione la Divisione d’Opposizione ha presunto che il marchio anteriore sia stato usato in modo intensivo e goda quindi di un ambito di protezione accresciuto. L’esame del rischio di confusione sarà quindi basato sulla presunzione che il marchio anteriore possieda un ambito di protezione accresciuto. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

I beni e servizi in questione sono stati assunti identici. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento varia da medio ad alto. I segni sono visivamente simili in misura molto ridotta a causa della loro leggera somiglianza nei loro elementi figurativi mentre non è possibile una comparazione dal punto di vista fonetico e concettuale.

Tuttavia, la suddetta limitata somiglianza dal punto di vista visuale non è assolutamente sufficiente a creare un rischio di confusione nel pubblico di riferimento. Infatti, anche volendo considerare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, le limitate somiglianze visive derivano solo dall’elemento figurativo del marchio anteriore, che ha, come precedentemente osservato ed argomentato, un impatto minore sui consumatori rispetto all’elemento verbale ‘MOAK’. Inoltre, altro fattore determinante ai fini della presente comparazione, è il modo in cui vengono rappresentati gli elementi figurativi nei rispettivi segni. Infatti, gli stessi presentano una forma, struttura, dimensione e disposizione diverse tra loro.

Occorre osservare che la valutazione circa la somiglianza tra due marchi non può limitarsi ad un unico componente di un marchio composito ma dovrà basarsi, al contrario sui marchi nella loro interezza, tenendo conto, principalmente, dell’impressione generale trasmessa dai marchi. Infatti, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio nel suo insieme e non procede all’analisi dei suoi vari dettagli (12/06/2007, C 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35). Sebbene l’elemento figurativo del marchio anteriore condivida una leggera somiglianza con il segno contestato, il marchio anteriore contiene un altro elemento di maggiore impatto sui consumatori che sarà più facilmente richiamato dagli stessi (cioè “MOAK”) e che, pertanto, svolgerà la funzione ‘identificatrice’ all’interno del marchio anteriore. Ciò significa che è improbabile che i consumatori confondano l’origine dei prodotti e dei servizi in questione, o che presumano che tali prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che le differenze siano sufficientemente forti da controbilanciare le lievi somiglianze visive tra i segni e che, in ogni caso, le stesse siano tali da escludere con sicurezza un rischio di confusione, compreso un rischio di associazione, anche per prodotti e servizi considerati identici e per il pubblico in generale che mostra un grado di attenzione medio.

L’assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente alla parte del pubblico professionale nonché a quella parte di pubblico che percepirà nell’elemento figurativo del marchio contestato una fiamma atteso che, in tale eventualità, i marchi presenterebbero un’ulteriore differenza dal punto di vista concettuale che aumenterebbe, in tal modo, le differenze tra i segni in analisi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’opposizione deve essere rigettata.

Poiché l’opposizione è priva di fondamento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE, non è necessario esaminare la prova dell’uso presentata dall’opponente. Allo stesso modo, anche assumendo che il marchio anteriore goda di un maggiore grado di distintività, il risultato, scaturente in un’assenza del rischio di confusione, sarebbe lo stesso.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

Registrazione di marchio italiano n. 1 160 220,  in relazione a prodotti e servizi delle classi 21, 30 e 43.

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto, il risultato non può essere diverso. Pertanto, anche in relazione a tale marchio, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Claudia ATTINÀ

Enrico DERRICO

Michele M. BENEDETTI – ALOISI

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.