Ad avviso dell’esaminatore, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario all’ordine pubblico poiché promuoverebbe/banalizzerebbe attività criminali. La domanda di questo marchio subisce un rifiuto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/11/2022
Anna Lisa Putorti
Via Cassiodoro 1
I-00193 roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018720327
Vostro riferimento:
Marchio: MAFIA CONNECTION
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Videa Next Station S.r.l.
Via Livigno 50
I-00188 Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 26/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 38 Servizi di telecomunicazione.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Produzione di contenuti
audiovisivi e multimediali, e fotografia.

• Il pubblico di riferimento è il consumatore italiano e il consumatore medio dell’Unione
  europea che riconosce il termine ‘mafia’, attribuendo al termine un riferimento ad
  un’organizzazione criminale, nata in Italia ed attiva in tutto il mondo.
• Il significato del termine ‘mafia’ contenuto del segno è descritto da estratti di dizionario (a
  titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le ricerche effettuate in data 25/07/2022 agli
  indirizzi: https://dizionario.internazionale.it/parola/mafia, https://www.lexico.com/definition/ma
  Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
  Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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  fia, https://dle.rae.es/mafia, https://www.duden.de/rechtschreibung/Mafia. Inoltre, il pubblico
  inglese attribuirebbe al segno «MAFIA CONNECTION» il significato seguente:
  relazione/collegamento con un’organizzazione criminale di origine siciliana. Il significato del
  termine ‘connection’, contenuto nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario
  (ricerche effettuate in data 25/07/2022 all’indirizzo
  https://www.lexico.com/definition/connection).
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario
  all’ordine pubblico perché promuove/banalizza attività criminali. In particolare, il segno fa
  riferimento ad un collegamento con una organizzazione criminale mondialmente conosciuta
  per la sua ferocia e le innumerevoli attività illecite. Inoltre, ogni tentativo di ottenere un
  monopolio e sfruttare commercialmente il termine ‘mafia’ come indicazione di origine per
  servizi quotidiani offenderebbe sicuramente molto la sensibilità del consumatore medio
  europeo e, in particolare, quello di lingua italiana e sarebbe considerato inaccettabile.
  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
  III. Motivazione
  Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
  in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
  Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
  mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
  IV. Conclusioni
  Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7,
  paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720327 è respinta.
  Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
  decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
  all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
  presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
  deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
  tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
  pagata.
  

“I profumi della natura” è comunemente usato nel settore dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi per cui non è distintivo ed è elogiativo dei prodotti stessi per cui non supera l’esame dell’ufficio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/11/2022
NICCOLO SCARDACCIONE
Viale Majno 9
I-20122 MILANO
ITALIA
Fascicolo nº: 018717163
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: GeCa Srl
Via Giuseppe Verdi 6
I-20826 Misinto (MB)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per
ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per
ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.
Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla
presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi
mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all’ingrosso in
relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di
prodotti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

• Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe segno in esame in relazione ai
  prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato seguente: buoni
  odori dell’ambiente naturale. Tale significato dei termini «I PROFUMI DELLA
  NATURA» è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte
  da Treccani in data 15/07/2022 all’indirizzo
  https://www.treccani.it/vocabolario/profumo,
  https://www.treccani.it/vocabolario/preposizione,
  https://www.treccani.it/vocabolario/natura/).
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come
  attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti della Classe 3 sono
  costituiti da o contengono fragranze naturali, profumi che sono fatti con
  sostanze/ingredienti naturali (in contrapposizione a sostanze chimiche, aromi
  sintetici, ecc.) o che riproducono gli odori che si trovano in natura, allo stato naturale,
  e che i servizi della Classe 35 riguardano tali prodotti, come ad esempio servizi di
  vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti profumati, per rendere piacevolmente
  odorosi luoghi, oggetti o persone, o servizi di informazione sulla vendita di prodotti
  specializzati in profumi ed essenze odorose naturali. Il pubblico di riferimento
  tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
  meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi
  dei prodotti e servizi.
• Da una ricerca su Internet condotta in data 15/07/2022 è risultato che i termini «I
  PROFUMI DELLA NATURA» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento
  e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1.
  https://www.tigota.it/it/scelti-per-te/fragranteria/herbal; 2.
  https://www.lesepiciers.com/profumazioni-ambiente/profumatori-ambiente/;

1. https://www.erboristeriapuranatura.it/casa-profumata/nasoterapia-aromibotanici-ricaricaper-diffusore-a-bastoncini-foglie-di-pomodoro-e-menta; 4.
   https://www.macrolibrarsi.it/speciali/come-sopravvivere-all-inverno-con-iprofumi-dellanatura.php; 5. https://www.weleda.it/aroma-showers; 6.
   https://www.aseq.it/medicina-e-discipline-corporee/15541-curarsi-con-gli-oliessenziali-iprofumi-della-natura-per-rigenerare-corpo-e.html; 7.
   https://www.melapiu.com/aromaterapia-profumi-della-natura-sentirsi-meglio/; 8.
   https://saponificioaquaviva.it/saponi-profumi-della-natura/; 9.
   https://www.austria.info/it/benessere/vivere-nella-natura/profumi-bosco-prato-acasa#9-fatti-sul-profumo.

• Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, consistenti in un disegno
  floreale semplice e banale, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali
  elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
  insieme. Il disegno è elementare e modesto, e rafforza semplicemente il legame
  semantico con l’origine naturale dei prodotti e servizi in questione. Tali immagini
  comuni di fiori sono tipiche in relazione ai prodotti della Classe 3 e non possono
  conferire carattere distintivo, in quanto i consumatori le percepiscono come semplici
  decorazioni, indicanti che i prodotti contengono essenze/aromi floreali. Il disegno è
  abbastanza schematico e non ha caratteristiche accattivanti o intriganti, che lo
  distinguerebbero da una mera immagine ornamentale. Nulla nel modo in cui tali
  elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
  essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
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  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
  III. Motivazione
  Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
  in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
  Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
  mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
  IV. Conclusioni
  Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
  paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018717163 è respinta in
  parte, vale a dire per:
  Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per
  ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per
  ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.
  Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla
  presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con
  qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi
  all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di
  informazioni ai consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni
  sulla vendita di prodotti.
  La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
  Classe 35 Servizi di gestione delle vendite; Pubblicità; Pubblicità, in particolare servizi
  per la promozione di prodotti; Gestione di affari commerciali;
  Amministrazione commerciale; Gestione aziendale in materia di commercio
  elettronico; Servizi pubblicitari per la promozione del commercio elettronico.
  Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
  decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
  all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
  presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
  deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
  tale data.

Dal 1° dicembre 2022  l’UIBM dà avvio al nuovo servizio on line di richiesta e rilascio delle copie semplici.

Sarà possibile trasmettere l’istanza tramite il portale di deposito on line e recuperare la copia digitale richiesta accedendo alla propria area riservata del medesimo portale.

Sulla base della richiesta pervenuta dai potenziali soggetti interessati, è stato prorogato dal 31 ottobre 2022 al 14 novembre 2022 il termine per poter presentare le domande a valere sul Bando POC per progetti di valorizzazione dei brevetti.

Leggi il decreto direttoriale di proroga

VESPA contro VESTA. La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce al nome di un insetto, la parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento, ad una veste.

Seppur vero che il marchio VESPA goda di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato e ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per dimostrare che un marchio può essere confuso con l’altro.

Oltretutto non possiamo escludere che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi del marchio anteriore sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi del marchio posteriore.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro, infatti sono differenti per loro natura, per il loro scopo, per i loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro. 

La divisione d’Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato colleghi mentalmente i due i segni.

OPPOSIZIONE N. B  3 060 483

Piaggio & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italia (opponente), rappresentata/o da Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

G-Luxor S.R.L., Via Fossaceca 3/S, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italia (richiedente), rappresentata/o da Luigi Carlini, Via Carlo Armellini 16, 00153 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 10/10/2022 la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’opposizione No B 3 060 483 è totalmente respinta.

2.	L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 30/07/2018, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 17 874 778  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 8 938 458 VESPA; registrazione di marchio dell’Unione europea No 10 821 775 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 1 515 714 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 687 959 . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione a tutti i suddetti marchi e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE in relazione al marchio italiano No 687 959.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

Il richiedenteha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso dei marchi sui quali si basa l’opposizione.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio i marchi anteriorierano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La data di deposito della domanda contestata è 15/03/2018. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l’opposizione sono stati oggetto di uso effettivo nell’Unione europea e in Italia dal 15/03/2013 al 14/03/2018 compresi.

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione:

Marchio dell’Unione europea No 8 938 458

Classe 35:   Servizi concernenti l’organizzazione di vendite a beneficio di terzi realizzati in qualsiasi modo in relazione a veicoli ed apparecchi di locomozione.

Marchio dell’Unione europea  No 10 821 775

Classe 25:   Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Tomaie di stivali; Visiere [cappelleria]; Sottascelle; Ferramenti per calzature; Tomaie; Carcasse di cappelli; Talloniere; Rinforzi al tallone per le calze; Tacchi; Solette; Antisdrucciolevoli per calzature; Tasche di indumenti; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Sparati di camicie; Petti di camicie; Suole; Tacchetti per scarpe da calcio; Punte di calzature [spunterbi]; Guardoli per calzature.

Marchio italiano No 1 515 714

Classe 18:      Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 25:   Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Marchio italiano No 687 959

Classe 12:      Veicoli a due ruote.

Classe 18:   Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 25:      Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente a seguito di una estensione fino al 01/09/2019 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 29/08/2019 (entro il termine). Inoltre, l’opponente, in data 31/12/2018, ha presentato prove con il fine di dimostrare la notorietà del marchio VESPA che verranno anch’esse prese in considerazioni ai fini delle prove d’uso. A tal proposito si rileva che tutte le prove fornite dall’opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell’uso, anche anteriormente alla presentazione dell’istanza di prova dell’uso da parte del richiedente, devono essere prese automaticamente in considerazione nell’accertamento della prova dell’uso.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

Prove presentate il 31/12/2018

• Vespa mito degli ultimi 100 anni, La Vespa è nell’olimpo del design degli ultimi 100 anni, Design Vespa tra i 12 oggetti ‘cult’ al mondo, Design, la Vespa nelle dodici meraviglie che hanno fatto la storia del 900, ecc.

comunicazione, di Maurizio Boldrini e Omar Calabrese.

          Prove presentate il 29/08/2019

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove per la presentazione della prova dell’uso devono consistere in indicazioni riguardanti il luogo, l’ora, la portata e la natura dell’uso del marchio contestato per i prodotti e servizi per i quali è registrato.

Questi requisiti per la prova dell’uso sono cumulativi (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che l’opponente è obbligato non solo a indicare ma anche a dimostrare ciascuno di questi requisiti. Tuttavia, la sufficienza dell’indicazione e della prova circa il luogo, il tempo, la portata e la natura dell’uso deve essere considerata alla luce della totalità delle prove presentate. Una valutazione separata dei vari fattori rilevanti, ciascuno considerato isolatamente, non è adeguata (17/02/2011, T 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Le prove presentate non dimostrano l’uso dei marchi anteriori per i prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35. In particolare, le prove non contengono nessun riferimento ai servizi nella classe 35 né ai prodotti coperti dai marchi anteriori nella classe 18. Sebbene alcune delle prove mostrino foto di borse e zaini questi prodotti non sono coperti dai marchi anteriori. Le foto dei bauletti quali per esempio  si riferiscono ad accessori nel veicolo che sono protetti nella classe 12 e non hai bauli usati come bagaglio protetti nella classe 18. Con riferimento ai prodotti coperti da alcuni marchi anteriori nella classe 25 sebbene alcune prove presentate, ovvero i cataloghi, gli screenshot e le fatture contengano un riferimento ad articoli di abbigliamento, le fatture sono tutte datate fuori dal periodo rilevante e si riferiscono unicamente a 33 articoli. Tenendo conto delle dimensioni del mercato del settore dell’abbigliamento in Europa ed in Italia, la popolazione e la natura dei prodotti che sono di largo consumo, si ritiene che ad ogni modo tale quantitativo sia estremamente esiguo, ciò unito al fatto che gli screenshot non sono datati e, con riferimento ai cataloghi, non forniscono alcuna informazione sulla quantità di prodotti effettivamente venduti ne sull’estensione dell’uso dal momento che non è chiaro se effettivamente sono stati distribuiti ai consumatori finali né in che misura.

Come più sopra descritto, i fattori del tempo, del luogo, della portata e della natura dell’uso sono cumulativi e le prove devono fornire indicazioni sufficienti di tutti questi fattori per provare  l’uso effettivo. L’inosservanza di una condizione è sufficiente per respingere l’opposizione.

Ne discende che l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE e dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE in relazione ai marchi anteriori dell’Unione Europea, del marchio italiano No 1 515 714 e del marchio italiano No 687 959 in relazione ai prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35.

Le prove sono invece sufficienti a dimostrare l’uso del marchio italiano No 687 959 per i prodotti nella Classe 12.

Le prove dimostrano che l’uso è avvenuto in Italia come dedotto dalla lingua in cui sono redatti i documenti dai riferimenti a tale territorio. Inoltre, la maggior parte delle prove che si riferiscono ai prodotti nella Classe 12 recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare gli articoli di stampa, le campagne pubblicitarie e la dichiarazione redatta dai revisori contabili, forniscono alla divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato per tutti i prodottiper i quali esso è registrato nella classe 12.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore italiano No 687 959 nel territorio di riferimento per i prodotti nella classe 12.

Dal momento che l’opponente ha rivendicato solo l’Articolo 8(5) RMUE per i prodotti nella classe 12, l’esame continuerà in relazione a tale articolo.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• I segni devono essere identici o simili.

• Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

• Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se il richiedentedimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

a) Notorietà del marchio anteriore

L’opponente ha presentato le prove più sopra elencate.  Nel presente caso le prove presentate il 31/12/2018 sono sufficienti a dimostrare la notorietà del marchio anteriore.

Risulta chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso nel settore dei veicoli a due ruote e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio gode di un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato.

Alla luce di tali considerazioni la divisione d’Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per Veicoli a due ruote nella classe 12.

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce in italiano al nome delle varie specie di insetti imenotteri aculeati della famiglia vespidi. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha alcuna relazione con i prodotti di riferimento.

La parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento dato che è la versione popolare di veste o comunque al congiuntivo del verbo vestire. Parte del pubblico potrebbe anche associarlo ad una divinità degli antichi Romani. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha relazione diretta ed immediata con i prodotti e servizi di riferimento nelle classi 18 e 35. Parte del pubblico potrebbe anche non associare VESTA ad alcun significato e anche questo caso si considera normalmente distintivo.

L’elemento figurativo del segno impugnato sarà con probabilità associato alle lettere ‘VA’ stilizzate che sono poi la prima e l’ultima lettera di VESTA che segue.

La stilizzazione dei segni è di natura decorativa.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. 

I marchi coincidono visivamente e foneticamente nelle lettere ‘V-E-S-*–A’ (e loro suono) mentre differiscono nelle lettere ‘P’ e ‘T’ (e loro suono) rispettivamente. Visivamente inoltre i segni differiscono nella loro stilizzazione e nell’elemento ‘VA’ del segno impugnato che con molta probabilità non sarà pronunciato essendo la prima e ultima lettera di VESTA.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.

Come più sopra segnalato, il pubblico italiano assocerà i segni a due significati diversi e pertanto essi sono concettualmente diversi o almeno assocerà un segno ad un significato e l’altro a nessun significato e in questo caso non sono concettualmente simili.

Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l’esame sull’esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire.

c) Il «nesso» tra i segni

Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l’esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un’associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata in varie sentenze (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l’associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stessouna volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tra i fattori pertinenti per l’esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un “nesso” può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

Tale nesso può innanzitutto instaurarsi in conseguenza dalla somiglianza (o dall’identità) tra i segni; tuttavia, è necessario altresì che i segmenti di pubblico interessati a ciascuno dei prodotti e servizi cui si riferiscono i marchi in conflitto siano gli stessi o, in qualche misura, si sovrappongano.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,

non si può escludere, quindi, che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato il marchio posteriore e che il marchio anteriore, benché notorio, sia ignoto al pubblico di riferimento del marchio posteriore. In casi siffatti il pubblico di riferimento di un marchio può non trovarsi mai a confronto con l’altro marchio, ragion per cui non stabilirà alcun nesso tra loro.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)

La Corte di Giustizia ha altresì osservato

…che taluni marchi possono avere acquisito notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità è possibile che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato il marchio posteriore associ i marchi in conflitto l’uno all’altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)

Occorre ricordare che i prodotti e servizi restanti dopo due rigetti parziali del marchio contestato a seguito di decisioni dell’Ufficio che sono definitive contro i quali si dirige l’opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Pelle e finta pelle; Pelli d’animali; Bagagli; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Collari, guinzagli e indumenti per animali; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Valigie; Cinghie in cuoio; Cordoni in cuoio; Imitazioni di cuoio; Cuoio per scarpe; Finta pelle [imitazione del cuoio].

Classe 35: Amministrazione commerciale; Servizi di funzioni d’ufficio; Produzione, Distribuzione, Vendita al dettaglio e Servizi di vendita all’ingrosso in relazione ai seguenti prodotti: Pelletteria e Della finta pelle, Pelli d’animali e Pelli non lavorate, Valigeria, Ombrelli, parasoli, Bastoni, fruste e articoli di selleria, Fasce per il collo, guinzagli e coperte per animali, Bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti “vanity cases”, Articoli di valigeria, Cinture di cuoio, Cordoni in cuoio, Imitazioni di cuoio, Cuoio per calzature, Di finta pelle [imitazione del cuoio].

Mentre il segmento di pubblico interessato da alcuni dei prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto è il medesimo, o in qualche misura si sovrappone, tali prodotti e servizi sono differenti in una misura tale che difficilmente il marchio posteriore evocherà nella mente del pubblico interessato il marchio anteriore.

I prodotti nella casse 18 includono materiali grezzi, contenitori usati come bagaglio per il viaggio e per riporre oggetti di toeletta e cosmetici, attrezzature utilizzate per gli animali, prodotti semifiniti in cuoio, bastoni usati come ausilio nella deambulazione e dispositivi per la protezione dalle intemperie. I servizi nella classe 35 includono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell’esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l’analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di “consulenza”, “di fornitura di pareri” e di “assistenza” che può risultare utile nella “gestione di un’impresa”, ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un’identità aziendale, eccetera. Nella classe 35 sono anche inclusi servizi di vendita di prodotti che non hanno nulla in comune con i prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà che sono veicoli a due ruote che servono per il trasporto.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro. Essi differiscono nella loro natura, nel loro scopo, nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.  Contrariamente a quanto affermato dall’opponente i prodotti oggetto di contestazione non sono tipicamente venduti come accessori degli scooter o dei ciclomotori in generale, né come prodotti di merchadising come può essere il caso per esempio degli articoli di abbigliamento. Di fatto, nessuno dei prodotti a cui fa riferimento l’opponente e che appaio nei cataloghi e fatture presentati ai fini delle prove d’uso contengono alcun riferimento ai prodotti impugnati o ai prodotti inclusi nei servizi di vendita impugnati. Né l’opponente è stato in grado di dimostrare l’uso dei marchi anteriori in relazione ai prodotti nelle classi 18 e 25.

Quando un marchio gode di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato. Tuttavia, ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per mostrare questa. Prima che la dottrina dell’espansione naturale possa essere invocata dall’opponente, deve essere dimostrato che i nuovi prodotti e servizi, ovvero l’estensione del ramo di attività da quello che preesisteva all’arrivo del richiedente, si sono evoluti dalle attività di produzione e commercializzazione dell’opponente e non derivava dall’acquisizione di una nuova attività da parte di una società diversificante. Incombe sull’opponente l’onere di presentare prove convincenti del fatto che la nuova attività rappresenti un’espansione, e non semplicemente un’aggiunta non correlata, all’attività svolta dall’opponente per prodotti e servizi per i quali il richiedente chiede la registrazione. Senza tale prova di un’espansione naturale, l’opponente farebbe valere un diritto in toto a un marchio.

Inoltre, va osservato come più sopra descritto che i marchi presentano delle chiare differenze a livello concettuale per il pubblico rilevante che permetteranno al consumatore di distinguerli chiaramente tra loro e pertanto non si ritiene probabile che il segno impugnato possa richiamare alla mente il marchio anteriore.

Alla luce di quanto esposto e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l’importanza degli stessi, la divisione d’Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato operi un collegamento mentale tra i segni in conflitto, vale a dire che stabilisca un “nesso” tra di essi. L’opposizione quindi non è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE e deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Angela DI BLASIO

Francesca CANGERI

Gonzalo BILBAO TEJADA

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno VERTICALE DI PROSCIUTTO non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa al tipo e alla qualità . Il segno poi è abitualmente utilizzato nel marketing dei prodotti interessati per cui è privo di carattere distintivo per quei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/10/2022
ING. DALLAGLIO S.R.L.
Via Mazzini, 2
I-43121 Parma
ITALIA
Fascicolo nº: 018709994
Vostro riferimento: 000689TMCEX22
Marchio: VERTICALE DI PROSCIUTTO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: DEVODIER PROSCIUTTI S.R.L.
Via Ponticella, 4 – Frazione Mulazzano Ponte
I-43037 Lesignano De’ Bagni (Parma)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 07/06/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è
accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Nella notifica l’Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua iTaliana
attribuirebbe al segno il significato di “degustazione di prosciutto di diverse
stagionature o maturità” e che, come evidenziano i risultati ivi riportati di una ricerca su
Internet condotta in pari data, nel contesto in esame il termine ‘VERTICALE’ ha assunto una
specifica connotazione, vale a dire una tipologia di degustazione che contempla l’assaggio
dello stesso alimento, incluso il prosciutto, in diversi momenti della sua stagionatura o
maturità. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in esame come un’indicazione


non distintiva che i prodotti sono per, o sono connessi a, una degustazione in cui vengono
comparati prosciutti dello stesso tipo, ma con diverse stagionature. Il segno, se apposto su
una confezione, fornisce solo un’informazione commerciale ai consumatori sul fatto che i
prodotti che si stanno per acquistare appartengono a una degustazione verticale, ossia
offrono la possibilità di assaggiare prosciutti con tempi di stagionatura diversi, come ad
esempio vaschette di prosciutto San Daniele preaffettato di stagionatura 16, 24, 36 e 48
mesi. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa al
tipo, qualità e destinazione dei prodotti. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su
internet, i cui risultati sono riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzati
in relazione al marketing dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per
quei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709994 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.

Il marchio anteriore è HERNO il marchio impugnato è MR HERON entrambi i marchi sono relativi alle classi 18 e 25 rispettivamente borse e abbigliamento.

MR del marchio impugnato tradotto dall’inglese è il diminutivo di mister ed è comunemente usato per cui non distintivo. HER sono comuni ad entrambi i marchi e ON sono due lettere che invertite sono presenti in entrambi i marchi. L’opposizione è stata accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 088 784

Herno S.P.A., Via Opifici, 100, 28040 Lesa (NO), Italia (opponente), rappresentata da Caramelli Lazzarotto Associati S.R.L., Corso Re Umberto 10, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Miss Sparrow Ltd, 1st Floor, 14/16 Powis Street, SE18 6LF London, Regno Unito (richiedente), rappresentata da Trade Mark Direct, 1st Floor, 8 Bridle Close,, KT1 2JW Kingston Upon Thames, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 06/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’ opposizione n. B 3 088 784 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2.	La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 015 240 è totalmente respinta.     3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 11/07/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea No 18 015 240 MR HERON (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 13 132 477  . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

NOTA PRELIMINARE

Nella sua memoria di replica l’opponente fa presente all’Ufficio che le osservazioni presentate dalla richiedente non sono nella lingua del procedimento, italiano, ma bensì in inglese.

In base all’articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell’opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell’Ufficio.

Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell’opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell’Ufficio, l’argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l’opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell’originale da parte dell’Ufficio. L’Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall’Ufficio e non vengono prese in considerazione.

Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione osserva che la richiedente non ha presentato alcuna traduzione alle sue osservazioni e, pertanto, le stesse non verranno prese in considerazione.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla di marchio dell’Unione europea n. 13 132 477.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati con tali materiali; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria.

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria.

Classe 25: Abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori di moda per uomo, ovvero cinture, foulard, cravatte, fazzoletti, fasce per la testa, colletti, veli, bretelle per abbigliamento, cappucci.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria sono identici ai prodotti  Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria dell’opponente in classe 18, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell’opponente in classe 25, perché i prodotti dell’opponente includono o si sovrappongono con i prodotti contestati.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici  sono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per esempio per quanto concerne i finimenti ed altri articoli di selleria che possono dirigersi tanto al pubblico in generale come ad una clientela professionale). 

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Al fine di evitare un’analisi concettuale complessa con differenti scenari relativi a diverse parti del pubblico per le quali i segni possono avere un significato, la divisione di opposizione ritiene opportuno concentrare l’analisi sul pubblico di lingua spagnola e polacca per il quale nessuno dei due gli elementi verbali ‘HERNO’ e ‘HERON’ avranno un significato e sono, quindi, intrinsecamente normalmente distintivi.

L’elemento ‘MR’ del segno impugnato è un appellativo che si premette al nome/cognome come abbreviazione del termine inglese mister equivalente al termine italiano ‘signore’. Al riguardo, si precisa che tale elemento è considerato parte del vocabolario di base della lingua inglese, in quanto comunemente utilizzato nei media o quando si viaggia all’estero (26/04/2018, T-288/16, M’Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 72). Detto questo, “Mr” non ha alcuna forza distintiva in quanto rappresenta solo un titolo usato per riferirsi a una persona di genere maschile (01/06/2022, R 2216/2021-1, MrBowmont / BOMONT). Sebbene le lettere ‘MR’ normalmente precedano un nome o un cognome nel presente caso il termine ‘HERON’ non esiste in quanto tale come cognome né ha un significato per il pubblico in esame e, pertanto, sarà percepito almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento come un termine di fantasia che non sarà associato a nessun significato concreto. 

La tipografia e la sottolineatura del marchio anteriore hanno un carattere decorativo e non distolgono l’attenzione dall’elemento verbale ‘HERNO’. Il segno non ha alcun elemento che possa essere considerato chiaramente più dominante di altri elementi.

Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘H-E-R-*-*’. Entrambi i segni inoltre, includono le lettere   ‘N-O’ alla fine del marchio anteriore e dell’elemento ‘HERON’, del marchio impugnato, anche se in ordine invertito. Essi differiscono nell’elemento ‘MR’ del segno impugnato che non è distintivo e negli elementi grafici del marchio anteriore che sono decorativi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico,  indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘‘H-E-R-*-*’. Le lettere finali ‘N-O/O-N’ avranno un suono simile essendo le stesse sebbene in ordine invertito. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘MR’ del segno contestato.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Laddove uno dei marchi sia privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà un concetto di signorenell’altro. In tale misura, i marchi non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.  Essi si dirigono al pubblico in generale e a una clientela commerciale il cui grado di attenzione è medio.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media e non sono concettualmente simili. Tenendo conto delle somiglianze visive e fonetiche questa differenza concettuale non e’ sufficiente ad escludere il rischio di confusione anche tenendo in conto che sebbene il termine Heron preceduto da Mr, faccia pensare ad una persona di sesso maschile resta il fatto che Heron in se’ e’ senza significato, pertanto le differenze concettuali derivanti dalla presenza del termine Mr nel marchio posteriore non sono sufficienti.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico esaminato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea  n. 13 132 477. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Angela DI BLASIO

Francesca CANGERI

Gonzalo BILBAO TEJADA

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il consumatore medio vedrebbe il marchio come uno slogan elogiativo e mero apprezzamento per pomodori allungati rossi utili alla salsa. Non può esistere in teoria chi abbia il prodotto migliore possibile di salsa di pomodoro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/09/2022
ARGO STUDIO S.R.L.
Carla Primiero
Via Anselmo Bucci, 59
I-00125 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018682081
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Giuseppe Napoletano
Via Buonaiuto 29
I-84087 Sarno
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della
presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il consumatore medio di lingua inglese e italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: a me piace molto una varietà di pomodoro con frutti allungati, piriformi, molto carnosi e destinati alla produzione di pelati o salsa. L’Ufficio ha indicato che, nonostante
taluni elementi stilizzati (rappresentati da caratteri maiuscoli alquanto comuni e
perfettamente leggibili, nonché da un cuore rosso), il segno in esame è semplicemente una
dicitura promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare un sentimento positivo
d’apprezzamento. Il pubblico di riferimento non vedrebbe altro che un’informazione
promozionale che serve meramente a evidenziare che il produttore dei prodotti (pomodori,
conserve ecc.) e il fornitore dei servizi (lavorazione di alimenti, inscatolamento di cibi,
conservazione degli alimenti ecc.) sentono amore, passione per un determinato tipo di
pomodoro, e verosimilmente, pertanto, la qualità di quest’ultimo sarà la migliore possibile.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018682081 è respinta in
parte per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 29 Pomodori (conservati); Pomodori pelati; Conserve di pomodoro; Condensato
di pomodori.
Classe 40 Inscatolamento di cibi; Lavorazione di alimenti; Lavorazione di prodotti
alimentari per processi di produzione; Trattamento di alimenti cotti;
Conservazione degli alimenti.
La domanda procederà per i seguenti servizi:
Classe 40 Conservazione delle bevande.